Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Петро» (Петергофское ш., д. 71, Санкт- Петербург, 198206, ОГРН 1037819010129) и общества с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика» (Правая наб., д. 10, литер В, г. Калининград, 236006, ОГРН 1023900778747) на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 по делу № СИП-580/2017 (судьи Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Петро» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 38 и об

обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика» и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ул. Библиотечная, д. 11/5, Москва, 117218, ОГРН 1057748899560).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Петро» Литовцева Ю.В. (по доверенности от 19.09.2018 № 196), Пчелкин А.П., Яхин Ю.А. (по доверенности от 28.09.2017 № 285),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-401/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика» – Богелюс Е.Ю., Штыков Д.В. (по доверенности от 14.11.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Петро» (далее – общество «Петро») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 38 и об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика» (далее – общество «Балтийская табачная фабрика»).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество «Балтийская табачная фабрика и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (далее – Лаборатория).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 требования общества «Петро» оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество «Петро» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Общество «Петро» полагает, что суд первой инстанции оставил без внимания его довод о том, что имело место существенное нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества «Балтийская табачная фабрика», выразившееся в необоснованном отказе в переносе заседания Роспатента, учитывая то, что обществу «Петро» было предоставлено мало времени для своевременной подготовки правовой позиции и предъявления доказательств в отношении возражения объемом 1271 листов, что повлекло принятие Роспатентом незаконного ненормативного правового акта.

По мнению общества «Петро», суд первой инстанции неправильно применил нормы (пункт 3 статьи 41 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 и пункт 3.1 Правил подачи и рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), регламентирующие процедуру представления и оценки доказательств на стадии рассмотрения возражения Роспатентом и в ходе судебного разбирательства, поскольку приложения № 4–12 к возражению, содержащиеся на компакт-диске, не были представлены обществу «Петро»

и также в суд первой инстанции, что лишило возможности общество ознакомиться с указанными документами, а суд – исследовать данные доказательства, тем самым также был нарушен принцип непосредственности исследования доказательств судом и не дана оценка указанному доводу заявителя.

Общество «Петро» полагает, что судом первой инстанции нарушена статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд основывал решение на доказательствах (отчет о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет «Тройка» на территории Российской Федерации (РСФСР) автономной некоммерческой организации «Центр развития экономической этики и правовых отношений»; решение апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам 1994 года; решение Роспатента от 13.06.2012), не соответствующих требованиям относимости.

Общество «Петро» ссылается на то, что выводы суда первой инстанции в части социологических исследований, проведенных специалистами Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук от 04.05.2017 № 118-2017, от 12.05.2017 № 129-2017, от 04.05.2017 № 120-2017 и от 04.05.2017 № 119-2017, противоречат материалам дела, поскольку данные исследования не имеют правового значения и недостоверны.

По мнению общества «Петро», суд первой инстанции оставил без внимания его довод о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, так как осуществил произвольный пересмотр вступившего в силу решения Роспатента от 11.08.2005, при принятии которого были проанализированы и признаны не сходными с общеизвестным товарным знаком все противопоставленные в настоящем деле товарные знаки. Материалы возражения, поданного третьим лицом в 2017 году, не содержат каких-либо документов, которые не могли бы быть

учтены при оценке сходства указанных обозначений Роспатентом в 2005 году.

Общество «Петро» считает, что судом первой инстанции при оценке сходства товарных знаков неправильно применен закон в его истолковании (статьи 1477 и 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ), поскольку при регистрации каждого из противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных на имя различных правообладателей, Роспатент оценивал их охраноспособность, сравнивая друг с другом, при этом не нашел их сходными между собой и, учитывая, что общеизвестный товарный знак существенно отличается от всех противопоставленных товарных знаков как минимум тем, что слово «ТРОЙКА» включено в этикетку, содержащую в себе ряд графических элементов, отсутствующих в иных товарных знаках, а также отличается фонетически и семантически, суд должен был оценить, чем отличается предоставление охраны спорному общеизвестному товарному знаку от ситуации с иными знаками; кроме того, суд не учел различительную способность противопоставленных товарных знаков применительно к табачной продукции.

Общество «Петро» также полагает, что суд в нарушение статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уклонился от оценки аргументов и доказательств, предъявленных обществом, в частности, суд не оценил представленное заявителем заключение специалиста-лингвиста.

Общество «Петро» в кассационной жалобе ссылалось на то, что суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для признания действий третьего лица злоупотреблением правом.

Общество «Балтийская табачная фабрика» также выразило несогласие с решением суда первой инстанции, обратившись в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой

просило изменить решение суда первой инстанции от 13.07.2018 в его мотивировочной части, указав на наличие в действиях общества «Петро» злоупотребления правом, а также исключить вывод о том, что суд не находит оснований для признания в действиях общества «Петро» злоупотребления правом.

Общество «Петро» полагает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания в действиях общества «Петро» злоупотребления правом не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), основан на нарушении и неправильном применении норм материального права о запрете недобросовестной конкуренции.

В судебном заседании представители общества «Петро» поддержали доводы кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы общества «Балтийская табачная фабрика» возражали по мотивам, изложенным в отзыве на эту кассационную жалобу и в письменных пояснениях, приобщенных в заседании.

Общество «Балтийская табачная фабрика» поддержало доводы своей кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы общества «Петро» возражало по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу и в письменных пояснениях, приобщенных в заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы общества «Петро» по доводам, изложенным в письменных пояснениях, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Роспатент оставил вопрос о рассмотрении кассационной жалобы общества «Балтийская табачная фабрика» на усмотрение суда кассационной инстанции, указав, что в его компетенцию не входит

установление обстоятельств злоупотребления правом при регистрации товарного знака.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, общеизвестный товарный знак внесен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков по решению Роспатента о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации от 11.08.2005.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена с 01.01.2004 на имя закрытого акционерного общества «Лиггетт-Дукат» (далее – общество «Лиггетт-Дукат») в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «табачные изделия».

В результате зарегистрированного Роспатентом 08.02.2017 за № РП0006914 перехода исключительного права на общеизвестный товарный знак без заключения договора его правообладателем стало общество «Петро».

Обществом «Балтийская табачная фабрика» 17.05.2017 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 38, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 19.1 Закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002; далее – Закон о товарных знаках), поскольку спорный товарный знак не известен широко среди потребителей в отношении товаров правообладателя, является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет.

Роспатент признал общество «Балтийская табачная фабрика» лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку указанное лицо является производителем табачных изделий, в том числе под наименованием «ТРОЙКА», что привело к возникновению конфликта с правообладателем спорного товарного знака.

По результатам рассмотрения указанного возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 38 Роспатентом принято решение от 18.08.2017 о его удовлетворении. Предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в связи с несоответствием предоставления правовой охраны требованиям пункта 1 статьи 19.1 Закона о товарных знаках.

Вместе с тем Роспатент отклонил доводы возражения о том, что обозначение «ТРОЙКА» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида (конкретного вида товара), не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку данные доводы не относятся к основаниям для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака и не основаны на материалах, представленных с возражением.

В то же время Роспатент пришел к выводу о том, что словесное обозначение «ТРОЙКА» в течение длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции, а именно сигарет, что, по мнению Роспатента, подтверждается в том числе заключением коллегии палаты по патентным спорам от 26.04.2012 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 38, поданного одним из производителей сигарет «Тройка» закрытым акционерным обществом «Нево Табак» (далее – общество «Нево Табак»); отчетом о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет «Тройка» на территории Российской Федерации (РСФСР), подготовленным автономной некоммерческой организацией «Центр развития экономической этики и правовых отношений»; сведениями о производстве и реализации сигарет «Тройка» обществом «Балтийская табачная фабрика» с 1999 года и др.

В связи с изложенным и при отсутствии доказательств наличия ассоциаций у потребителей спорного обозначения именно с правообладателем спорного знака (обществом «Петро») Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение «ТРОЙКА» не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем в отношении всех вышеуказанных товаров 34-го класса МКТУ, что противоречит смыслу общеизвестного товарного знака.

Кроме того, Роспатент отказал обществу «Петро» в удовлетворении его просьбы о переносе даты рассмотрения возражения, поскольку посчитал нецелесообразным перенос заседания, учитывая, что правообладателем был представлен отзыв на возражение.

Общество «Петро», не согласившись с приведенными выводами Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании указанного решения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, придя к выводу о том, что Роспатент обоснованно и правомерно установил сходство общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 38 до степени смешения с противопоставленными словесными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 141909 , № 202794 , № 239003 и № 281141 в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии спорного товарного знака требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 19.1 Закона о товарных знаках.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что из совокупности представленных с возражением материалов следует, что на дату признания комбинированного обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (01.01.2004) табачная продукция, маркированная обозначением «ТРОЙКА», производилась несколькими предприятиями в течение длительного периода времени.

Кроме того, суд первой инстанции сослался на вывод, содержащийся в решении Апелляционной палаты по товарному знаку № 58930 от 15.07.1994, о том, что утрата различительной способности обозначения «ТРОЙКА», используемого для маркировки товара, вследствие его использования несколькими предприятиями препятствует регистрации этого обозначения на имя лишь одного из предприятий (абзац шестой листа 5, абзац первый листа 6 решения Апелляционной палаты).

Суд первой инстанции также отметил, что сведения об использовании данного обозначения различными лицами содержатся в представленном в материалы дела решении Роспатента от 13.06.2012,

которое было принято административным органом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 38, поданного одним из производителей сигарет «Тройка» – обществом «Нево Табак».

В отношении довода заявителя о несоответствии регистрации спорного знака требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках, по мнению суда первой инстанции, Роспатент верно отметил, что общеизвестный товарный знак не подлежит анализу на соответствие его требованиям статьи 6 Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны именно общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку содержатся в специальной статье 19.1 Закона о товарных знаках, положения которой относятся только к общеизвестным знакам.

Таким образом, довод о том, что комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРОЙКА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не могут считаться основаниями для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака.

При рассмотрении настоящего дела обществом «Балтийская табачная фабрика» был заявлен довод о несоответствии государственной регистрации товарного знака требованиям статьи 10 ГК РФ, который был отклонен судом первой инстанции со ссылкой на то, что осведомленность правообладателя общеизвестного товарного знака об использовании обозначения «ТРОЙКА» различными производителями табачной продукции задолго до даты приоритета спорного товарного знака не подтверждена достаточными доказательствами.

Кроме того, судом первой инстанции был отклонен довод общества «Петро» о том, что действия третьего лица по введению в гражданский оборот продукции, маркированной словесным обозначением, сходным до степени смешения с принадлежавшим обществу «Петро» общеизвестным

товарным знаком, и сам факт подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны третьего лица.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационных жалоб и возражений на них, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебном акте установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению.

Как следует из содержания возражения общества «Балтийская табачная фабрика», им выражено несогласие с регистрацией спорного товарного знака по мотиву нарушения при предоставлении ему правовой охраны требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 19.1 Закона о товарных знаках.

Как правильно установлено судом первой инстанции, с учетом даты приоритета спорного товарного знака (30.08.2010) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются ГК РФ, Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Согласно пункту 1 статьи 19.1 Закона о товарных знаках общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории

Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29) разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Вместе с тем в случае, если Роспатентом вынесено решение о прекращении правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ, а суд, исходя из имеющихся по делу доказательств, усматривает, что действия лица по регистрации товарного знака являлись злоупотреблением правом, решение Роспатента может быть оставлено без изменения даже в случае, если суд не

соглашается с примененными Роспатентом основаниями аннулирования правовой охраны товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными доводы кассационных жалоб общества «Петро» и общества «Балтийская табачная фабрика» о неправильном применении судом первой инстанции норм о злоупотреблении правом, поскольку выводы суда первой инстанции об отсутствии в действиях как правообладателя, так и третьего лица злоупотребления правом сделаны при неправильном применении статьи 10 ГК РФ, неполном исследовании и учете материалов дела по следующим основаниям.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2

статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 данного Кодекса); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения.

В обоснование заявления в порядке статьи 10 ГК РФ общество «Балтийская табачная фабрика» ссылалось на то, что целью признания общеизвестным товарным знаком со словесным элементом «ТРОЙКА» являлось злоупотребление правом и вытеснение с рынка табачной продукции конкурентов. Как указывало третье лицо, сразу же после предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку правообладатель предъявил претензии к иным производителям табачных изделий, в том числе и к обществу «Балтийская табачная фабрика», которое в результате предъявленных претензий в 2006 году изменило упаковку сигарет. Правопредшественник общества «Петро» – общество «Лиггетт-Дукат» обратилось 30.08.2010 с заявкой № 2010727852 на

регистрацию в качестве товарного знака только словесного обозначения «ТРОЙКА», в результате чего третье лицо утратило возможность использовать обозначение «ТРОЙКА», несмотря на то что осуществляло маркировку своей собственной продукции этим обозначением до даты приоритета общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 38.

Данные доводы третьего лица, а также возражения общества «Петро» против этих доводов в нарушение статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не получили надлежащей правовой оценки судом первой инстанции с учетом представленных в материалы дела доказательств.

В пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно статье 14.4 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее – средства индивидуализации).

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (от 20.03.1883), обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей

неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. В связи с этим независимо от декларируемой обществом «Петро» самостоятельности усилий по разработке спорного товарного знака приобретение им исключительного права может нарушать права иных лиц, которые начали использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность). Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить, имелись ли до обращения с заявкой на регистрацию этого товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации, иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации спорного товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

При этом подлежит учету и дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доводы общества «Петро» о наличии оснований для признания действий третьего лица злоупотреблением правом также не получили надлежащей правовой оценки.

При рассмотрении указанных обстоятельств суд первой инстанции не дал оценки доводам заявителя о незаконности действий третьих лиц по введению в гражданский оборот продукции, маркированной словесным обозначением, сходным до степени смешения с принадлежавшим обществу «Петро» общеизвестным товарным знаком.

Ссылка суда на пункт 63 Постановления № 5/29 не может быть признана обоснованной при отсутствии исследования вопроса о законности действий третьих лиц по использованию соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи обществом «Петро» заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Суд не дал правовой оценки доводам общества «Петро» о том, что действия по использованию обществом «Балтийская табачная фабрика» обозначения «ТРОЙКА», являющегося составной частью общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 38, в установленном законом порядке были признаны Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации недобросовестной конкуренцией, а в последующем был изменен дизайн выпускаемой табачной продукции.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции, отказывая в защите права обществу «Петро», установил не все обстоятельства, подлежащие установлению для применения норм статьи 10 ГК РФ, что повлекло неправильное применение указанной нормы.

Поскольку применение судом первой инстанции норм статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования общества «Петро», президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами пункта 3 части 1 статьи 287, части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции от 13.07.2018 подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение для установления совокупности всех обстоятельств, свидетельствующих или опровергающих доводы общества «Балтийская табачная фабрика» о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака злоупотребления правом при регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ТРОЙКА».

Кроме того, президиум Суда находит обоснованным довод общества «Петро» о том, что суд первой инстанции оставил без внимания его довод о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, выразившемся в непредставлении приложений № 4–12 к возражению, содержащихся на компакт-диске, и в необоснованном отказе в переносе заседания Роспатента, поскольку правообладателю было предоставлено всего 12 рабочих дней для ознакомления с материалом объемом 1271 лист и подготовки правовой позиции.

Следует учесть, что в суде кассационной инстанции лица, участвующие в деле, не отрицали отсутствие CD-диска(ов), содержащих приложения к Отчету автономной некоммерческой организации «Центр развития экономической этики и правовых отношений», в материалах административного дела, представленного в суд.

Суд первой инстанции не дал оценки доводу о том, что отсутствие указанных CD-диска(ов) не позволило обществу «Петро» ознакомиться с материалами возражения в полном объеме и выразить свое мнение по данным документам при рассмотрении возражения, ограничившись

констатацией того, что даже в случае отсутствия у заявителя данных материалов он не был лишен возможности ознакомиться с ними в открытом доступе, при этом в судебном акте отсутствуют указания на то, что суд первой инстанции непосредственно исследовал указанные документы (обозревал в открытых источниках).

Кроме того, суд первой инстанции не учел, что аналогичный вывод был сделан в судебных актах по делу № СИП-579/2017 по спору между теми же лицами, участвующими в деле (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2018 было отказано в передаче кассационной жалобы общества «Балтийская табачная фабрика» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Поскольку предметом спора по делу № СИП-579/2017 являлось иное решение Роспатента, это обстоятельство не имеет преюдициального значения – его установление зависит от материалов конкретного возражения.

Вместе с тем Высший Арбитражный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в

деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или

частей 2 и 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Кроме того, Роспатентом и судом первой инстанции не учтено следующее.

В силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 этого Кодекса, – федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ).

Таким образом, целью внесудебного (административного) порядка

рассмотрения спора является защита прав лиц, участвующих в соответствующем административном производстве.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 определения от 10.03.2016 № 448-О, установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав – в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 № 13-П и др.) – предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента, в том числе и на стадии рассмотрения возражений, должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных знаков в случае, если изначально они условиям охраноспособности не соответствовали), на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности.

На реализацию этой цели направлен и пункт 4.3 Правил № 56, согласно которому дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 этих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Сам факт обращения лица, подавшего возражение, с просьбой о

переносе даты заседания по рассмотрению возражения не порождает обязанности административного органа ее удовлетворить, однако обязывает данный орган оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания исходя из цели, определенной пунктом 4.3 Правил № 56, а именно из необходимости обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Перенос заседания коллегии является правом, а не обязанностью Роспатента. Вместе с тем реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам, с учетом правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228 <Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца первого пункта 4.9 и абзаца четвертого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56>, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу № СИП-16/2017.

Отложение заседания коллегии с учетом пункта 4.3 Правил № 56 производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: эта норма означает, что заседание должно быть отложено в том числе при одновременном соблюдении следующих условий:

ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения;

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 300-ЭС18-8491 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 25.06.2018 по делу № СИП-683/2017.

Судом не принято во внимание то, что возражение общества «Балтийская табачная фабрика» объемом 1271 лист, поступившее в Роспатент 17.05.2017, было отправлено правообладателю только 08.06.2017, получено им 14.06.2017 (т.д. 2, листы 57–60) и уже 05.07.2017 разрешено по существу, при этом Роспатент отказал в переносе даты заседания, не дав обществу «Петро» возможности представить все необходимые аргументы и доказательств против возражения.

В пункте 52 Постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения им процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

С учетом этого суд первой инстанции должен был установить, создал ли Роспатент условия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения этого возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В отношении довода общества «Петро» о нарушении статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Делая вывод о наличии у правообладателя информации о существовании иных производителей, использовавших обозначение «ТРОЙКА» на дату приоритета спорного товарного знака, и о наличии конкурентных отношений между обществом «Петро» и третьим лицом, Роспатент и суд первой инстанции сослались, в частности, на решения палаты по патентным спорам.

Между тем, как следует из материалов дела, решение Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам, принятое по возражению акционерного общества «Табакпром» от 16.02.1994 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «ТРОЙКА» № 58930 с датой приоритета от 17.05.1976, касается иного обозначения и в нем отсутствует описание этого товарного знака.

Помимо этого, указанный ненормативный правовой акт не подтверждает факт наличия иных производителей однородных товаров, маркируемых спорным обозначением, на дату приоритета товарного знака.

В заключении коллегии Палаты по патентным спорам от 26.04.2012, принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 38, содержится вывод о том, что материалами возражения не опровергается наличие прочной ассоциативной связи маркировки сигарет «Тройка» со спорным общеизвестным товарным знаком общества «Лиггетт-Дукат» (правопредшественник заявителя), при этом также указано, что, помимо правообладателя, производством сигарет «Тройка» в небольшом объеме занималось и общество «Нево Табак» (ликвидировано).

Оценка охраноспособности общеизвестного товарного знака в 2012 году проводилась на 01.01.2004, тогда как решение Апелляционной палаты вынесено применительно к иному периоду (1976 год), в отношении иного знака и по иному основанию.

Наличие ранее вынесенных решений Роспатента по смыслу статей 69 и 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относится к числу обстоятельств, освобождающих государственный орган от доказывания обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении иных дел.

Следует отметить, что решения, принятые Роспатентом, являются одним из доказательств по делу и не могут служить основанием для освобождения от доказывания тех фактов, которые в них изложены.

С учетом этого Роспатент обязан был дать самостоятельную правовую оценку вышеуказанным обстоятельствам, не ограничиваясь ссылками на решения палаты по патентным спорам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также находит обоснованным довод общества «Петро» о том, что суд первой инстанции оставил без внимания его довод о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, так как был осуществлен произвольный пересмотр вступившего в силу решения Роспатента от 11.08.2005, при принятии которого были проанализированы и признаны не сходными с общеизвестным товарным знаком противопоставленные в настоящем деле товарные знаки и материалы возражения, поданного третьим лицом, не содержат каких-либо документов, которые не могли бы быть учтены при оценке сходства указанных обозначений Роспатентом в 2005 году.

В рамках рассмотрения заявления общества «Лиггетт-Дукат» от 27.12.2004 и возражения общества «Балтийская табачная фабрика» от 17.05.2017 оценивалась вероятность смешения одних и тех же товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 202794, № 281141 и общеизвестного товарного знака по свидетельству № 38, при этом Роспатент при рассмотрении возражения общества «Балтийская табачная фабрика» пришел к иным выводам об их сходстве до степени смешения.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции не принял во внимание то, что в этом

случае Роспатент, если он приходит к иным выводам, нежели содержащимся в решении по ранее рассмотренному делу, обязан указать соответствующие мотивы.

Для судов аналогичное правило следует из вышеуказанных пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункта 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» и пункта 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в которых указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитываются судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту.

Такой же подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018 и от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к тому выводу, что судом первой инстанции не рассмотрен должным образом довод правообладателя спорного товарного знака о том, что в решении Роспатента от 11.08.2005 исследовались те же обстоятельства семантического и фонетического сходства словесных обозначений «Птица Тройка», «Русская Тройка» и «Тройка», а выводы сделаны противоположные.

Судом первой инстанции не дана оценка доводам о необходимости исследования этим судом вопроса о том, в какой части выводы оспариваемого решения Роспатента от 22.02.2018 противоречат обстоятельствам, установленным Роспатентом в решении от 11.08.2005, и в какой степени это влияет на законность и обоснованность решения Роспатента.

Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

Наличие надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств в решении Роспатента, являющегося предметом спора по настоящему делу, суд первой инстанции не проверил.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод общества «Петро» о неправильной оценке судом первой инстанции социологических исследований, так как он заявлен без учета компетенции президиума суда как кассационной инстанции.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основании иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Оценка социологических исследований, проведенных специалистами Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской Академии Наук от 04.05.2017 № 118-2017, от 12.05.2017 № 129-2017, от 04.05.2017 № 120-2017 и от 04.05.2017 № 119-2017, в части того, имеют ли они правовое значение и являются ли достоверными, относится к полномочиям суда первой инстанции.

Установленные президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушения норм материального права, допущенные судом первой инстанции при рассмотрении данного дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в силу части 1 статьи 288, пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного разрешения настоящего дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, в первую очередь – о применении или неприменении статьи 10 ГК РФ, во вторую – о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на

новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-580/2017 отменить.

Дело № СИП–580/2017 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Химичев Н.Н. Погадаев