Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Агуна-Молоко» (ул. Верейская, д. 17, этаж 5, пом. 509, Москва, 121357, ОГРН 1027700142535) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке № 2020700671.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Агуна-Молоко» – Робинов А.А., Токарева Е.Ю. (по доверенности от 15.09.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Пичугина Д.К. (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-391/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Агуна-Молоко» (далее – общество «Агуна-Молоко») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака «Palazzo di Parma» по заявке № 2020700671, об обязании административного органа зарегистрировать названный товарный знак в отношении товаров 29-го класса «закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 требования общества «Агуна-Молоко» удовлетворены. Признано недействительным решение Роспатента от 30.06.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке № 2020700671, как не соответствующее нормам пунктов 3 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). На административный орган возложена обязанность зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020700671 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие».

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Общество «Агуна-Молоко» представило в материалы дела письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы отложено.

Рассмотрение кассационной жалобы начато с начала в связи с изменением состава президиума Суда по интеллектуальным правам.

Представитель общества «Агуна-Молоко» Робинов А.А. принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «Агуна-молоко» возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, обозначение «Palazzo di Parma» по заявке № 2020700671 с приоритетом от 13.01.2020 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя общества «Агуна-Молоко» в отношении широкого перечня товаров 29-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 25.03.2021 в государственной регистрации в качестве товарного знака данного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 и пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

В административный орган 28.04.2021 поступило возражение общества «Агуна-Молоко» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Учитывая сферу деятельности общества «Агуна-Молоко» и незаинтересованность в таких товарах 29-го класса МКТУ, как «сыровяленые ветчина, окорок», для которых представлена правовая охрана противопоставленным наименованием места происхождения товара, заявитель выразил согласие на регистрацию спорного обозначения применительно к ограниченному перечню товаров 29-го класса МКТУ и просил принять решение о регистрации товарного знака «Palazzo di Parma» в отношении упомянутого на странице 2 настоящего судебного акта перечня молочных продуктов.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 30.06.2021 об отказе в его удовлетворении.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку при маркировке товаров заявленным обозначением у потребителей могут возникнуть ассоциации о месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности ввиду нахождения заявителя в Российской Федерации.

Как указал административный орган, спорное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам итальянского языка, на русский язык оно переводится как «Дворец Пармы» или «Пармский дворец», где Парма – город в северном итальянском регионе Эмилия Романья, административный центр одноименной провинции. Местный сыр «Пармезан» и пармская ветчина всемирно известны. В связи с этим административный орган сделал вывод о способности спорного обозначения вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Ссылка заявителя на контракт, заключенный 10.08.2020, т.е. после даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (13.01.2020) и после направления заявителю уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (30.07.2020), отклонена административным органом, поскольку названный контракт касается только намерения производить конкретный товар – сыры, при этом не представлено никаких документов, подтверждающих реальное производство сыров по данному контракту, а также материалов, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, что потребителем спорное обозначение воспринимается как обозначение товаров заявителя, притом что и скорректированный перечень товаров 29-го класса МКТУ содержит, помимо сыров, широкий перечень других продуктов, включая продукты из сои и заменителей молока, кумыс, йогурт и т.п.

Административный орган обратил внимание на то, что препятствием для регистрации спорного обозначения является и противопоставленное наименование места происхождения товара «PROSCIUTTO DI PARMA», сходство которого с заявленным на регистрацию обозначением установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «DI PARMA» / «di Parma», выполненных буквами латинского алфавита, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, производных от названия итальянского города Парма.

При анализе заявленного на регистрацию средства индивидуализации Роспатент не согласился с доводом общества «Агуна-Молоко» о том, что доминирующее положение в спорном обозначении и в противопоставленном наименовании места происхождения товаров занимают словесные элементы «Palazzo» и «PROSCIUTTO» соответственно. По мнению административного органа, основное индивидуализирующее значение в сравниваемых обозначениях для среднего российского потребителя имеет элемент «DI PARMA» / «di Parma», с учетом сложившейся репутации данного итальянского города как места производства высококачественных и всемирно известных продуктов питания (ветчины и сыра).

Полагая решение Роспатента от 30.06.2021 незаконным, общество «Агуна-Молоко» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

При проверке правомерности выводов административного органа в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что город Парма в Италии известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте, названный город характеризуется производством различных продуктов питания, в том числе пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан».

Вместе с тем суд первой инстанции отметил, что известность итальянской Пармы как места производства пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан» не является достаточной для вывода об известности названного города как места производства всех товаров, поименованных в заявке: с учетом существующего многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.) один регион не может быть известен в качестве источника происхождения любых продуктов питания.

Суд первой инстанции счел возможным согласиться с доводами общества «Агуна-Молоко» о том, что в данном конкретном случае при оценке охраноспособности заявленного обозначения применительно к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ следует учитывать, что на регистрацию заявлено не обозначение «Parma», являющееся топонимом, а «Palazzo di Parma», уяснение значения которого потребителем и возникновение у потребителя ассоциативных связей возможно лишь при известности такому потребителю перевода на русский язык указанного итальянского словосочетания, в котором «Parma» может восприниматься российским потребителем не только как топоним, но и во взаимосвязи с «дворцом» как, например, фамилия, прозвище и т.п.

Самостоятельно оценив спорное обозначение с позиций рядового российского потребителя (не обладающего знанием итальянского языка), суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорное обозначение, вопреки выводам Роспатента, воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара.

Дополнительно к изложенному суд первой инстанции принял во внимание представленный заявителем в Палату по патентным спорам контракт с производителем сыров, находящимся в итальянском городе Парма. Представление данного документа, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует о том, что возможные, с точки зрения Роспатента, ассоциации потребителя относительно места происхождения (производства) товаров 29-го класса МКТУ, маркируемых таким обозначением, будут соответствовать действительности.

Кроме того, суд первой инстанции исходил из неправомерности выводов Роспатента о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 7 статьи 1483 ГК РФ; суд не согласился с выводом административного органа о том, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленное ему наименование места происхождения товаров «PROSCIUTTODIPARMA» по свидетельству Российской Федерации № 116 обладают сильным элементом «DI PARMA» / «di Parma».

Как отметил суд первой инстанции, позиция Роспатента о силе элемента, указывающего на географический объект, а также обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента, по сути, приводят к «монополизации» названия географического объекта и производных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации; такой подход исключает сосуществование на одной территории нескольких наименований места происхождения товаров в отношении разных товаров, поскольку сходство между ними будет всегда определяться только исходя из тождества обозначения места, без учета различий вида товара.

Суд первой инстанции исходил из нарушения административным органом методологии сравнения названных средств индивидуализации, указав, что Роспатент ошибочно осуществлял дальнейшее сравнение обозначений исходя из тезиса о том, что словесный элемент «DI PARMA» / «di Parma» является доминирующим; предметом сравнительного анализа для установления сходства по семантическому критерию должны являться словесные элементы «Palazzo» спорного обозначения и «PROSCIUTTO» противопоставленного наименования места происхождения товаров, которые не обладают фонетическим и смысловым сходством.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал оспариваемое решение административного органа не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 и пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции не усмотрел существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения со стороны административного органа, в связи с чем указал на отсутствие оснований для повторного рассмотрения возражения и применил восстановительную меру в виде обязания Роспатента зарегистрировать спорное обозначение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о толковании элемента «PARMA» в качестве указания на Парму, город на севере Италии, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции, согласно которому регистрация спорного обозначения не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение в отношении испрашиваемых товаров 29-го класса МКТУ не способно вызывать правдоподобные ложные ассоциации относительно их места производства, сделан при неправильном истолковании закона. Правдоподобность возникновения ложных ассоциаций у российских потребителей при восприятии обозначения «Palazzo di Parma» в качестве указания на место происхождения товаров (молочных продуктов питания) обусловлена известностью географического названия Парма и общедоступностью сведений о нем для российских потребителей.

Административный орган полагает, что нормы действующего законодательства не содержат требований о необходимости установления известности географического названия как места производства конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению.

Роспатент оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что заявленное на регистрацию обозначение может быть воспринято российскими потребителями не только как топоним: суд не учел, что средний российский потребитель, не являющийся носителем итальянского языка, с большой долей вероятности может не знать значения словесного элемента «Palazzo», в то время как название города Парма известно среднему российскому потребителю. Представление в материалы административного дела договора поставки продукции от 10.08.2020 № 09/2020, заключенного с итальянской компаний, не имеет правового значения, поскольку вопрос о наличии или отсутствии у заявленного обозначения признаков ложности либо введения потребителя в заблуждение разрешается независимо от представленных заявителем в материалы административного дела документов.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда первой инстанции о соответствии спорного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, отмечая при этом, что словесные элементы «DI PARMA»

/«di Parma» занимают доминирующее положение в сравниваемых обозначениях. Логическое ударение в спорном обозначении падает именно на слово «Parma», поскольку данный элемент аудиально акцентирует на себе внимание российского потребителя, указывая на конкретный географический объект – известный во всем мире производимыми продуктами питания (в том числе сырами и ветчиной) город Парма. Словесный элемент «Palazzo», имеющий в русском языке значение «дворец», является нарицательным именем существительным и сам по себе не выполняет индивидуализирующую функцию в составе спорного обозначения, а также не изменяет вызываемые им ассоциации с итальянским городом.

Дополнительно административный орган указывает, что вероятность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемым обозначением и наименованием места происхождения товара, возрастает за счет вида испрашиваемых к регистрации товаров. Вероятность смешения в гражданском обороте поименованных в перечне заявки товаров с товарами противопоставленного наименования места происхождения товара является более высокой ввиду совместной встречаемости, общего круга потребителей и условий реализации. Таким образом, предоставление правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, включающему в себя в высокой степени сходный или тождественный с частью наименования места происхождения товара словесный элемент, указывающий на принадлежность к конкретному географическому объекту, для товаров, однородных товарам зарегистрированного наименования места происхождения товара, повлечет введение потребителя в заблуждение в отношении особых свойств товаров, маркированных таким обозначением.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Следует обратить внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39).

Рекомендации № 39 для суда обязательными не являются.

Вместе с тем они дают определенный ориентир по тому, как в той или иной ситуации поведет себя административный орган. Поэтому обобщающие материалы Роспатента суд использует только для сравнения правовой позиции, высказанной в конкретном деле, с той позицией, которую этот орган считает срезом своей единообразной практики, и в случае расхождения позиции в конкретном деле с обобщенной позицией – для проверки наличия мотивов изменения подхода административного органа (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021).

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций № 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций № 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

В абзацах втором и пятом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций № 39 обращено внимание на то, что обозначение может содержать как элементы, прямо указывающие на сведения об изготовителе или о месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести потребителя в заблуждение подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Иными словами, оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу № СИП-746/2017, от 16.07.2018 по делу № СИП-747/2017 и других.

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу № СИП-19/2015, от 16.02.2017 по делу
№ СИП-415/2016 и других дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил № 482, приведенных выше положений арбитражного процессуального законодательства о распределении бремени доказывания по данной категории дел, а также принимая во внимание положения Рекомендаций № 39, для обоснования правомерности отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатенту необходимо в рамках настоящего процесса доказать, что при восприятии данного товарного знака через вызванные им ассоциации, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

Для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров.

В отношении конкретного географического наименования (а не в целом государства, в котором соответствующее место находится) должны быть пройдены два шага:

определение того, воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование (по общему правилу, не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей (а не географам));

определение того, указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами; или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с товарами или услугами в будущем; или может ли оно, с точки зрения потребителей, указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг (т.е. такая проверка проводится в отношении конкретных заявленных товаров и услуг).

Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, имеется ли потенциальная возможность, вероятность возникновения у потребителей каких-либо ассоциативных связей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

Как усматривается из содержания принятого по делу судебного акта, суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о том, что город Парма в Италии известен среднему российскому потребителю как место производства различных продуктов питания, в том числе ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан».

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с позицией суда первой инстанции о том, что такой мотивировки ненормативного правового акта недостаточно для вывода о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента, поскольку известность города Парма как места производства сыра и ветчины не является достаточной для вывода об известности названного города как места производства всех товаров, указанных в заявке: с учетом многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.) один и тот же регион не может быть известен как место производства любых продуктов питания.

Суд первой инстанции установил и участвующими в деле лицами не оспаривается, что в решении Роспатента отсутствуют соответствующие выводы относительно каждого заявленного товара (их групп), среди которых имеются продукты неживотного происхождения, а также продукты, не относящиеся к сыру и ветчине.

При этом при экспертизе заявки предметом исследования является возможность регистрации спорного обозначения применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в заявке). При рассмотрении возражения предметом рассмотрения является проверка законности решения экспертизы применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в возражении с учетом уточнения заявителем перечня товаров, для которых истребуется правовая охрана спорного товарного знака). При рассмотрении дела судом предметом спора является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому заявленному товару из числа указанных в поданном в суд заявлении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не исключает возможности делать объединенные выводы по некоторым группам товаров (а не по каждому товару в отдельности), по секторам рынка, но лишь при условии надлежащей мотивировки причин объединения товаров в группы для оценки вероятного восприятия спорного обозначения адресными группами потребителей этих товаров.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021.

Отсутствие в оспариваемом ненормативном правовом акте детального исследования обстоятельства в отношении вероятных ассоциативных связей между заявленным на регистрацию обозначением применительно к каждому товару (группе товаров) является достаточным основанием для признания решения Роспатента от 30.06.2021 не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы о том, что нормы действующего законодательства не содержат требований о необходимости установления вероятных ассоциативных связей между заявленным на регистрацию обозначением и конкретными товарами, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в части признания недействительным решения Роспатента от 30.06.2021 соответствует действующему законодательству (подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает не основанным на материалах дела вывод суда первой инстанции о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложные ассоциативные представления о месте производства товара. Соответствующий вывод суд первой инстанции аргументировал тем, что на регистрацию заявлено не обозначение «Parma», являющееся топонимом, а обозначение «PalazzodiParma», уяснение значения которого потребителем и возникновение у потребителя ассоциативных связей возможно лишь при известности такому потребителю перевода на русский язык указанного итальянского словосочетания, в котором «Parma» может восприниматься российским потребителем не только как топоним, но и во взаимосвязи с «дворцом» как, например, фамилия, прозвище и т.п.; о фантазийности спорного обозначения, по мнению суда первой инстанции, говорит и тот факт, что спорное словесное обозначение и его перевод на русский язык не указывают на какое-то конкретное место, а используются для обозначения некоего собирательного образа, например собирательного образа совокупности дворцов (высоких домов) конкретного населенного пункта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932 правовой позиции, поскольку в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, оценка иностранных обозначений товаров осуществляется с учетом их восприятия в качестве названия определенного товара российскими потребителями.

Средний российский потребитель не владеет итальянским языком и с большой долей вероятности может не знать значение слова «Palazzo», в то время как название города Парма известно среднему российскому потребителю и одинаково звучит на русском и итальянском языках.

Вместе с тем как среди российских потребителей, владеющих итальянским языком (или знающим – по фильмам/книгам, как туристы – отдельные итальянские слова) и воспринимающим спорное обозначение как «Пармский дворец», так и среди российских потребителей, не владеющих итальянским языком, но знающих о городе Парма, все спорное обозначение неизбежно имеет географическую коннотацию.

С учетом вывода суда первой инстанции о том, что итальянский город Парма известен российскому потребителю как место производства ветчины и сыра «Пармезан», спорное обозначение неизбежно вызывает у потребителя определенное представление о месте происхождения товара.

Такое представление вызвано наличием в этом обозначении словесного элемента «Palazzo di Parma» и общеизвестными сведениями о том, что Парма указывает на определенный географический объект, ассоциирующийся в том числе с ветчиной и сыром.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: вне зависимости от того, какое из двух слов в словесном элементе является более сильным, доминирующим, весь словесный элемент целиком имеет определенную географическую коннотацию. Эта географическая коннотация применительно как минимум к товарам «сыры» (а возможно и к другой молочной продукции) является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что такой товар имеет отношение к городу Парма.

В этом смысле отрицание географической коннотации у спорного обозначения судом первой инстанции не соответствует как материалам дела и установленным судом фактическим обстоятельствам, так и объективной действительности.

При таких обстоятельствах применительно к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ нуждается в проверке то, является географическая ассоциация ложной или вводящей в заблуждение.

В рамках данной проверки суд первой инстанции принял во внимание представленный в материалы дела контракт от 10.08.2020 № 09/2020 с производителем сыров из Пармы. Суд первой инстанции счел его документом, свидетельствующим о том, что возможные ассоциации потребителя относительно места происхождения (производства) товаров 29-го класса МКТУ, маркируемых таким обозначением, будут соответствовать действительности.

В этой части президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Вопрос о наличии или отсутствии у заявленного обозначения признаков ложности либо введения потребителя в заблуждение решается независимо от представленных заявителем в материалы дела документов. Таким образом, наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории Италии, равно как и наличие или отсутствие отношений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, которые закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение в отношении определенных товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принял во внимание то, что решение суда первой инстанции содержит противоречивые выводы: с одной стороны, суд первой инстанции подтвердил правомерность выводов административного органа о том, что итальянский город Парма известен российскому потребителю как место производства пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан», а с другой – признал заявленное на регистрацию обозначение фантазийным.

В соответствии с пунктом 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» при применении положений статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о полномочиях суда кассационной инстанции изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции (пункты 1, 2 и 3 части 1) надлежит учитывать следующее. В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд кассационной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Принимая во внимание то, что выводы суда первой инстанции об отсутствии детального исследования возможности регистрации спорного обозначения применительно к каждому товару (группе товаров) являются достаточным основанием для признания недействительным решения Роспатента от 30.06.2021, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает содержащиеся в решении суда первой инстанции выводы о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товаров, избыточными и подлежащими исключению из мотивировочной части обжалуемого решения.

Соответствующие выводы суда первой инстанции не основаны на оценке перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана, на предмет возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара.

Что касается довода заявителя кассационной жалобы о несогласии с выводами суда первой инстанции о некорректности проведенного анализа сходства заявленного на регистрацию обозначения и наименования места происхождения товаров «PROSCIUTTODIPARMA» за счет неправильного определения сильного элемента в составе сравниваемых средств индивидуализации, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с этим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства спорного товарного знака и противопоставленного наименования места происхождения товаров, и следующей из него вероятности смешения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).

Методология определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте определена Правилами № 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Данная методология используется также при оценке вероятности смешения товарных знаков и наименования места происхождения товаров, за исключением учета степени однородности товаров.

Согласно пункту 47 Правил № 482 на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил № 482. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

Применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не ограничивают возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков с наименованиями мест происхождения товаров. Решающим фактором для определения сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Роспатент полагает, что словесный элемент «DIPARMA» является сильным, несущим основную индивидуализирующую функцию, выражает несогласие с позицией суда первой инстанции о слабости такого словесного элемента.

Что касается противопоставленного наименования места происхождения товара «PROSCIUTTO DI PARMA», то в данном случае не правы и Роспатент (указывающий на силу элемента «DI PARMA»), и суд первой инстанции (указывающий на силу элемента «PROSCIUTTO»).

Эти элементы, каждый сам по себе, указывают или на вид товара – «PROSCIUTTO», или на место его происхождения – «DI PARMA».

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в целом методологически ошибочно искать в наименованиях места происхождения товара сильные и слабые элементы, поскольку такому средству индивидуализации предоставляется правовая охрана, если обозначение в целом как единый объект стало известным в отношении конкретных товаров.

Поэтому для целей пункта 7 статьи 1483 ГК РФ сравнению подлежит товарный знак (заявленное на регистрацию обозначение) с учетом его сильных и слабых элементов и наименование места происхождения товара в целом, как единое обозначение.

Следует признать, что, несмотря на то, что суд первой инстанции в противопоставленном наименовании места происхождения товара ошибочно выделил сильный элемент, итоговые выводы по результатам сравнения являются верными, основанными на том, что Роспатент ошибся в выборе сильного элемента заявленного на регистрацию обозначения.

Довод административного органа о том, что перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация спорного обозначения, в основном составляют молочные продукты питания, вероятность смешения в гражданском обороте таких товаров с товарами противопоставленного наименования места происхождения товара является более высокой ввиду совместной встречаемости, общего круга потребителей и условий реализации, подлежит отклонению.

Пункт 7 статьи 1483 ГК РФ не указывает на учет однородности товаров при определении вероятности смешения обозначений и наименований мест происхождения товаров.

Для целей применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ однородность товаров не имеет правового значения, поскольку исходя из названной нормы в случае наличия сходного до степени смешения наименования места происхождения товаров, противопоставленного заявленному обозначению, последнее не может быть зарегистрировано в отношении любых товаров.

В пункте 47 Правил № 482 прямо говорится о том, что при определении вероятности смешения товарного знака и наименования места происхождения товаров вопрос однородности товаров не исследуется.

По сути, в кассационной жалобе Роспатент спорит не с решением суда первой инстанции, а с действующим правовым регулированием.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащим отклонению довод административного органа о том, что суд первой инстанции неправильно применил к установленным им обстоятельствам нормы материального права, закрепляющие установление сходства сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в оспариваемом ненормативном акте отсутствуют выводы в отношении каждого заявленного на регистрацию товара, для которого истребуется правовая охрана, на предмет его соответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает основания для изменения обжалуемого судебного акта в части способа восстановления нарушенных прав заявителя.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок. При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

На основании изложенного, принимая во внимание то обстоятельство, что при рассмотрении возражения Роспатент не дал оценку всем существенным обстоятельствам и доводам заявителя в отношении вышеуказанной группы товаров 29-го класса МКТУ, не установил наличие правдоподобных ассоциаций потребителей между обозначением «Palazzo di Parma» и каждым из заявленных на регистрацию товаров (с учетом уточненного заявителем перечня товаров), президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом при принятии оспариваемого решения нарушения носят существенный характер, поскольку решение принято без учета и оценки всех фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, что привело к нарушению прав и законных интересов заявителя, в связи с чем считает необходимым возложить на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение с учетом настоящего судебного акта.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство является основанием для изменения судебного акта в указанной части.

На основании изложенного с учетом того, что оспариваемое решение Роспатента признано судом первой инстанции не отвечающим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение в части восстановления нарушенных прав заявителя. В остальной части обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу
№ СИП-1042/2021 изменить.

Абзац третий резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021 изложить в следующей редакции:

«Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 28.04.2021 на решение от 25.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020700671 с учетом настоящего постановления.».

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Е.С. Четвертакова

Ю.М. Сидорская