Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ»(Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80, эт. 23, пом. 3, Москва, 125167, ОГРН 5147746108945) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2018 по делу № СИП-751/2016 (судьи Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н., Мындря Д.И.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.10.2016 о признании недействительным патента Российской Федерации № 62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,привлечен Рябов Георгий Константинович (г. Ульяновск).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С.–ТЕХНОЛОГИЯ» – генеральный директор Коршунов И.Е., (приказ от 17.09.2014 №1) и представитель Белова К.В. (по доверенности от 09.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – представитель Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018
№ 01/32-405/41);

Рябов Георгий Константинович (лично, паспорт гражданина Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. –ТЕХНОЛОГИЯ» (далее – общество «М.А.Р.С.–ТЕХНОЛОГИЯ», общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.10.2016 о признании патента Российской Федерации № 62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» полностью недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен податель возражения – Рябов Георгий Константинович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2017 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2017 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2018 в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ», ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить.

Роспатентом представлены письменные объяснения, в которых этот административный орган с изложенными в кассационной жалобе доводами не согласился, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились генеральный директор общества «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ», представитель этого общества, представитель Роспатента и Рябов Г.К.

В судебном заседании представитель общества «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» и его генеральный директор доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили ее удовлетворить.

Представитель Роспатента и Рябов Г.К. против удовлетворения кассационной жалобы возражали, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях против нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации № 62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» (классификационная рубрика Международной патентной классификации – Е21В 17/00) выдан по заявке № 2007104967/22 с приоритетом от 09.02.2007 на имя общества «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» с формулой, состоящей из одного независимого и двух зависимых пунктов, в следующей редакции:

«1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установки в зоне установки протектора».

Как следует из описания патента, задача, на решение которой направлена полезная модель, состоит в расширении технических возможностей за счет выполнения соединения частей корпуса протектора как шарнирным, так и винтовым, что делает его универсальным.

Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

В Роспатент 11.01.2016 поступило возражение Рябова Г.К., мотивированное несоответствием оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В обоснование довода о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» Рябовым Г.К. указано, что все существенные признаки этой полезной модели известны из технического решения по патенту Российской Федерации на полезную модель № 41486.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 19.10.2016, которым возражение удовлетворено, патент Российской Федерации на полезную модель № 62964 признан недействительным полностью.

При этом доводы подателя возражения, касающиеся несоответствия спорной полезной модели условию промышленной применимости, Роспатентом не были подтверждены.

Принимая данное решение, Роспатент исходил из того, что техническому решению по патенту Российской Федерации на полезную модель № 41486 присущи все приведенные в независимом пункте формулы спорной полезной модели по патенту Российской Федерации №62694 существенные признаки, включая характеристику назначения. Отличительный признак «шарнирное соединение выполнено разъемным» отнесен Роспатентом к несущественным.

Также Роспатентом было установлено, что признаки зависимого пункта 2 формулы спорной полезной модели, характеризующие наличие элементов боковой фиксации и место их расположения, а также все признаки зависимого пункта 3 формулы спорной полезной модели присущи техническому решению по патенту Российской Федерации № 41486, а признаки зависимого пункта 2 формулы спорной полезной модели, характеризующие конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса протектора, являются несущественными.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным, ссылаясь на ошибочность вывода Роспатента о том, что противопоставленному патенту присущи все существенные признаки спорной полезной модели.

В обоснование своего довода общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» указывало на то, что противопоставленному патенту не присущи признаки «шарнирное соединение выполнено разъемным» (в противопоставленном патенте отсутствует разъемное шарнирное соединение) и «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора» (в противопоставленном патенте охватывающий электрический кабель элемент прижимает этот кабель к корпусным частям погружной насосной установки, а не к корпусу протектора).

Кроме того, общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» ссылалось на нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, выразившееся в том, что правообладателю не было предложено внести изменения в патент с целью его частичного сохранения с сокращением объема правовой охраны путем внесения отличительных признаков зависимого пункта 2 спорного патента в независимый пункт формулы. При этом общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» просило принять во внимание, что Роспатентом такие отличительные признаки были выявлены (конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса), однако сделан ошибочный вывод о их несущественности.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части порядка оспаривания патента на полезную модель; далее – ГК РФ), статьями 3 и 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Патентный закон) и пунктами 2.1, 3.3.1, 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 83 (далее – Правила № 83) (в части проверки патентоспособности оспариваемого технического решения).

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из того, что полезная модель по спорному патенту в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения по патенту Российской Федерации № 41486 тем, что «шарнирное соединение выполнено разъемным».

При этом суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между признаком «выполнение шарнирного соединения разъемным» и заявленным техническим результатом. В связи с этим судом поддержан вывод Роспатента о том, что данный отличительный признак является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны оспариваемой полезной модели.

Также суд признал несостоятельным довод общества «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» о том, что Роспатент не выполнил свою обязанность по предложению внесения изменений в формулу полезной модели. При этом суд указал на объективную невозможность внесения изменений в формулу спорной полезной модели таким образом, чтобы это могло привести к ее патентоспособности, поскольку вся совокупность признаков независимого пункта формулы этой полезной модели известна из полезной модели по патенту Российской Федерации № 41486.

Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение в этот суд, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что решение суда первой инстанции вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, а также с неправильным применением норм материального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при сравнении существенных признаков спорной и противопоставленной полезных моделей суд первой инстанции дал оценку только доводу общества, выражающему несогласие с выводом Роспатента о несущественности признака оспариваемой полезной модели «шарнирное соединение выполнено разъемным», в то время как довод общества о том, что противопоставленному патенту не присущ такой признак, как «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора» (в то время как в противопоставленном патенте охватывающий электрический кабель элемент прижимает этот кабель к корпусным частям погружной насосной установки, а не к корпусу протектора), рассмотрен судом первой инстанции не был.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам признал несостоятельным вывод суда первой инстанции о невозможности внесения изменений в формулу спорного патента вследствие известности всех признаков независимого пункта формулы спорного патента из противопоставленного источника, указав на необходимость проверки известности из противопоставленного источника и существенности признаков зависимых пунктов спорного патента. Президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что правовое регулирование в сфере патентных отношений позволяет частично сохранять патент путем сокращения объема предоставленной правовой охраны внесением отличительных существенных признаков зависимых пунктов в независимый пункт формулы полезной модели.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2018, вынесенным по результатам нового рассмотрения дела, обществу «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» в удовлетворении заявленных требований вновь отказано.

Суд первой инстанции, назначив для разрешения вопроса о существенности такого отличительного признака независимого пункта формулы спорного патента как «шарнирное соединение выполнено разъемным» судебную экспертизу, оценив представленное в материалы дела заключение эксперта, а также иные доказательства, признал, что названный признак не влияет на достигаемый полезной моделью технический результат, вследствие чего не является существенным и не может быть учтен при исследовании вопроса о соответствии спорного патента условию патентоспособности полезной модели «новизна». Соответственно, в этой части выводы Роспатента признаны судом правильными.

Также судом первой инстанции была назначена комиссионная экспертиза с целью выявления того, присущ ли противопоставленной полезной модели такой признак независимого пункта формулы спорной полезной модели, как «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора», а также существенности названного признака (его влияния на достигаемый спорной полезной моделью технический результат).

По результатам проведенной экспертизы, учитывая данные в судебном заседании пояснения обоих экспертов, выразивших одинаковое мнение о том, что признак «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора» не присущ противопоставленной полезной модели, но разошедшихся во мнениях о его существенности, суд первой инстанции признал, что, несмотря невыявление Роспатентом такого отличительного признака, он является несущественным и не может учитываться при исследовании вопроса о соответствии или несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

При рассмотрении вопроса о том, возможно ли внесение в формулу полезной модели изменений путем включения в независимый признак формулы признака зависимого пункта 2 формулы, характеризующего конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса, судом первой инстанции установлено, что такой признак является несущественным, поскольку технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора, в то время как в описании спорной полезной модели не раскрыта причинно-следственная связь такого признака с иными техническими результатами, за исключением проворачивания.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал невозможным частичное сохранение правовой охраны спорного патента путем внесения изменений в независимый пункт формулы признаков зависимого пункта.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае,и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения Рябова Г.К. против выдачи спорного патента и по принятию решения по результатам рассмотрения такого возражения, о примененных судом первой инстанции нормах материального права, о том, что противопоставленный источник входит в уровень техники для проверки охраноспособности спорной полезной модели и является средством того же назначения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» не соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии причинно-следственной связи между достигаемым спорной полезной моделью техническим результатом и признаком «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора», считает, что судом не учтено и не опровергнуто мнение эксперта Салминой О.Б., высказавшейся о наличии и раскрытии в описании полезной модели такого влияния.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда первой инстанции о невозможности внесения изменений в независимый пункт формулы спорного патента путем включения в него признака зависимого пункта 2, характеризующего конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса. Общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» указывает, что этот признак был выявлен Роспатентом в качестве отличительного, данный вывод Роспатента подтвержден судом первой инстанции, а мнение Роспатента и суда первой инстанции о невозможности его включения в независимый пункт формулы спорного патента с целью частичного сохранения его правовой охраны основан на признании такого признака несущественным. Общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» просит принять во внимание, что решение Роспатента не содержит никаких мотивов, обосновывающих несущественность такого признака, а решение суда первой инстанции мотивировано тем, что данный признак влияет не на все достигаемые полезной моделью технические результаты (не раскрыто влияние на устранение других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора, за исключением его проворачивания).

Поскольку в решении суда первой инстанции не имеется вывода о том, что в описании спорного патента не раскрыто влияние названного признака на такой технический результат, как устранение проворачивания, в то время как этот технический результат приведен в описании спорного патента, общество «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» полагает, что суд первой инстанции сделал не соответствующий применимым нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела вывод о несущественности этого признака.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения, выразившиеся в высказывании в судебном заседании председательствующим судьей мнения о несущественности признака «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора», в отказе суда в удовлетворении ходатайства о приобщении вещественных доказательств.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным названным Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1–3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1398 этого Кодекса (абзац первый пункта 2 статьи 1398 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правила № 83 охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 11 пункта 3.2.4.3 Правил № 83 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил № 83 предусмотрено, что формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Как следует из кассационной жалобы, применительно к независимому пункту формулы спорной полезной модели ее податель приводит доводы, касающиеся лишь одного признака: «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора». В отношении выводов суда по результатам анализа, проведенного при сравнении и определении существенности иных признаков, заявитель кассационной жалобы возражений не заявляет.

Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции установлено, что независимый пункт спорной полезной модели содержит признак «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора», в то время как в формуле противопоставленной полезной модели элемент, охватывающий электрический кабель, прижимает этот кабель к корпусным частям погружной насосной установки, а не к корпусу протектора.

Судом первой инстанции также установлено, что данный отличительный признак Роспатентом при рассмотрении возражения не выявлен, а оспариваемое решение этого административного органа не содержит анализа, позволяющего определить, каким образом осуществлялось сравнение таких признаков и вследствие каких обстоятельств такой признак не был обнаружен.

С целью выявления такого признака в качестве отличительного судом первой инстанции была назначена комиссионная экспертиза, в ходе проведения которой эксперты пришли к консолидированному мнению о том, что названный признак противопоставленной полезной модели не присущ.

В такой ситуации суд первой инстанции счел необходимым проанализировать влияние этого признака на достигаемый спорной полезной моделью технический результат, пришел к выводам об отсутствии такого влияния и как следствие о несущественности спорного признака, в связи с чем согласился с выводом Роспатента о том, что все признаки независимого пункта спорной полезной модели, признанные существенными, присущи противопоставленному источнику.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы, направленный на оспаривание вывода суда первой инстанции о несущественности такого признака, в том числе со ссылкой на не опровергнутые судом первой инстанции выводы одного из экспертов.

Как следует из статьи 1398 ГК РФ, полномочия по рассмотрению возражения против выдачи патента возложены на административный орган.

Согласно пункту 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4 и 1.7 этих Правил, в решении палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены решения.

Как усматривается из оспариваемого решения Роспатента, названным органом, помимо резолютивной части, свидетельствующей об аннулировании патента, в заключении, являющемся приложением к этому решению, приведены мотивы его принятия. Так, в оспариваемом решении приведен сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы спорного патента с противопоставленным источником и выявлен лишь один отличительный признак «шарнирное соединение выполнено разъемным», который признан несущественным. Иные признаки независимого пункта формулы спорного патента оценивались Роспатентом как существенные, но признаны известными из противопоставленного источника.

В свою очередь, при судебной ревизии оспариваемого ненормативного правового акта суд, проверяя его законность, признал, что спорный патент имеет еще один отличительный признак, который не был выявлен при рассмотрении возражения в административном порядке.

Указанное обстоятельство свидетельствует о неполном выявлении Роспатентом обстоятельств, касающихся отличительных признаков сравниваемый патентных документов, и о преждевременном, не основанном на требованиях патентного законодательства выводе этого административного органа о несоответствии независимого пункта формулы спорного патента условию патентоспособности «новизна».

Установление судом первой инстанции того факта, что Роспатентом ошибочно не выявлен один из отличительных признаков является достаточным основанием для признания оспариваемого решения Роспатента не соответствующим нормам материального права, регулировавшим на дату приоритета полезной модели отношения в сфере охраноспособности полезных моделей (пункт 1 статьи 5 Патентного закона).

В такой ситуации дальнейшие рассуждения суда первой инстанции о существенности или несущественности признака, не анализировавшегося Роспатентом при рассмотрении возражения, являются преждевременными. Суд первой инстанции не вправе был подменять полномочия административного органа и проводить самостоятельную работу по определению раскрытия в описании спорной полезной модели влияния этого признака на достигаемый полезной моделью технический результат, по назначению с целью выяснения этих вопросов патентной экспертизы с постановкой перед экспертами вопросов правового характера.

В свою очередь, в силу положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту возлагается на орган или лицо, которые приняли этот акт. Оспариваемое решение административного органа не может быть признано законным, если один из признаков не выявлен и, как следствие, никакой оценки этого органа не получил.

Кроме того, заявителем кассационной жалобы приводится довод о необоснованных выводах Роспатента и суда первой инстанции о невозможности изменения формулы патента путем внесения в независимый пункт формулы признака зависимого пункта 2.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении − может быть признано недействительным частично.

Согласно правовому подходу, изложенному в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228, абзац первый пункта 4.9 Правил № 56, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Аналогичный подход применим и к отношениям, возникающим при оспаривании действующего патента (абзац второй пункта 4.9 Правил № 56).

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Как усматривается из решений Роспатента и суда первой инстанции, в зависимом пункте 2 спорной полезной модели выявлен отличительный от противопоставленного источника признак, характеризующий конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса. Роспатент в оспариваемом решении констатировал несущественность такого признака, однако какой-либо мотивировки своему выводу не привел.

Проверяя данный вывод административного органа, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в описании спорной полезной модели не раскрыто влияние такого признака на достигаемый технический результат –исключение других (кроме проворачивания) перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Выводов о том, что в описании спорного патента не раскрыто влияние такого признака на технический результат, заключающийся в устранении проворачивания, обжалуемое решение суда не содержит.

Из описания спорной полезной модели следует, и это установлено как Роспатентом, так и судом первой инстанции, что технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в исключении не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Таким образом, технический результат заключается в исключении различных перемещений электрического кабеля и корпуса протектора, в том числе и их проворачивания.

Однако решение суда первой инстанции не сдержит анализа в отношении отсутствия или наличия влияния спорного признака на технический результат, заключающийся в исключении проворачивания.

В свою очередь, решение Роспатента не содержит никакой мотивировки по этому вопросу.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции не может быть признано принятым с правильным применении норм материального права.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что выявление судом первой инстанции отсутствия влияния спорного признака только лишь на часть технических результатов, достигаемых полезной моделью, должно было послужить основанием для направления возражения на новое рассмотрения в Роспатент для проведения анализа влияния такого признака на технический результат, заключающийся в устранении проворачивания.

В силу пункта 2 части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 этой статьи.

Учитывая, что решение суда первой инстанции повторно проверяется президиумом Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, а также принимая во внимание, что судом первой инстанции установлена достаточная совокупность обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии оспариваемого решения Роспатента статье 5 Патентного закона и регулирующим патентные отношения подзаконным актам, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции с принятием нового судебного акта по существу спора.

Поскольку оспариваемым решением Роспатент аннулировал спорный патент, факт нарушения прав и законных интересов правообладателя этого патента является очевидным.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента является недействительным.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что в целях восстановления прав и законных интересов общества «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» необходимо обязать Роспатент повторно рассмотреть поданное Рябовым Г.К. возражение.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой обществом «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» государственной пошлины при подаче заявления и двух кассационных жалобы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Излишне уплаченная обществом «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» государственная пошлина подлежит возврату этому обществу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2018 по делу № СИП‑751/2016 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.10.2016 о признании патента Российской Федерации № 62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» недействительным как не соответствующее статье 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенные вынесенным ненормативным правовым актом нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» путем повторного рассмотрения возражения, поступившего 11.01.2016, против выдачи патента Российской Федерации № 62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке».

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления, 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы от 05.09.2017, 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящей кассационной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 29.11.2016 № 440, 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей, излишне уплаченной по платежному поручению от 28.08.2017 № 325 и 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 27.11.2018 № 307.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина