Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Sanofi Aventis Deutschland Gmbh /Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ на решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014 по делу
№ СИП-233/2014 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по заявлению компании Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (65926, Германия, Франкфурт на Майне, Брюннингштрассе, 50)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>),

федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (Бережковская наб., д. 30, стр. 1,

Москва, 123995, ОГРН <***>),

об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.06.2012 о признании недействительным патента Российской Федерации № 2313362 на изобретение «Кислые инсулиновые

препараты с повышенной стабильностью».

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена компания Ган и ФИО1 Лтд (№8 Цзиншэн Норз Зяя Стрит, Голден Бридж Сайенс Индастриал Бэйс, Тунжоу Гадн, ЧжунГуанЦун Саинс, Пекин, Китай).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя – ФИО2 по доверенности от 28.04.2013, ФИО3 по доверенности от 28.04.2013,

от заинтересованного лица – ФИО4 по доверенности от 28.08.2014,

от ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» – ФИО4 по доверенности от 29.07.2014,

от третьего лица – ФИО5 по доверенности от 10.10.2012, ФИО6 по доверенности от 10.10.2012.

УСТАНОВИЛ:

компания Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (далее – Компания, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.06.2012 о признании недействительным патента Российской Федерации № 2313362 на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью». В качестве органов, принявших оспариваемый ненормативный правовой акт, Компанией указаны Роспатент и федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФИПС).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена компания Ган и ФИО1 Лтд.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014 состоявшиеся по делу судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014 в удовлетворении заявленных требований Компании отказано.

Не согласившись с данным решением, Компания обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014, а также рассмотреть вопрос о возможности принятия нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение с учетом повторной проверки законности решения судом кассационной инстанции или о передаче дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

При этом Компания считает оспариваемое решение не соответствующим законодательству и имеющимся в деле доказательствам. Полагает, что в повторном решении судом первой инстанции обстоятельствам дела дана неверная правовая оценка. По мнению заявителя, суд первой инстанции не учел указания кассационной инстанции, в соответствии с которыми ранее принятые по делу судебные акты не содержали указание на мотивы, которыми руководствовались суды, отклоняя доводы заявителя о том, что признак «химическое вещество, выбранное из полисорбата» независимого пункта 1 уточненной формулы изобретения, предложенной заявителем в ходе рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2313362, присутствовал в зависимом пункте 5 первоначальной формулы Tween® (полисорбат).

Заявитель полагает, что Роспатент необоснованно принял решение о признании патента недействительным полностью вместо признания его недействительным частично.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы кассационной жалобы.

Представитель Роспатента в судебном заседании и письменных пояснениях возражал по доводам кассационной жалобы, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Представитель компании Ган и ФИО1 Лтд в отзыве на кассационную жалобу и в судебном заседании возражал по доводам заявителя, полагая их необоснованными и не соответствующими закону.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу и возражения на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Компании принадлежит исключительное право на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью» по патенту Российской Федерации № 2313362, выданному по международной заявке № РСТ/ЕР03/05887, с приоритетом от 05.06.2003 со следующей формулой:

«1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1–6,8).

2. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из Tween® 20 и Tween®80.

3. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество включает глицерин и Tween®20.

4. Фармацевтическая композиция по п.3, где по меньшей мере один консервант выбран из фенолов.

5. Фармацевтическая композиция по п.4, где по меньшей мере один консервант представляет собой м-крезол.

6. Фармацевтическая композиция по п.5, дополнительно включающая цинк.

7. Фармацевтическая композиция по п.1, дополнительно включающая по меньшей мере одно изотонизирующее средство, отличное от указанного по меньшей мере одного химического вещества.

8. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из полисорбата и полоксамеров.

9. Фармацевтическая композиция по п.3, где Tween®20 присутствует в эффективном количестве, позволяющем избежать мутности.

10. Фармацевтическая композиция по п.6 со значением рН в кислой области рН 3,5–6,8.

11. Фармацевтическая композиция по п.10 со значением рН в кислой области рН 3,5–4,5.

12. Фармацевтическая композиция по п.1, где по меньшей мере один консервант выбран из фенола, крезола, хлоркрезола, бензилового спирта и парабенов.

13. Фармацевтическая композиция по п.7, где по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из маннита, сорбита, лактозы, декстрозы, трегалозы, хлорида натрия и глицерина.

14. Фармацевтическая композиция по п.1, дополнительно содержащая буфер.

15. Фармацевтическая композиция по п.14, где буфер выбран из ТРИС, фосфата, цитрата, ацетата, глицилглицина, кислот, щелочей и их солей.

16. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 60–6000 нмоль/мл.

17. Фармацевтическая композиция по п.16, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 240–-3000 нмоль/мл.

18. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5–200 мкг/мл.

19. Фармацевтическая композиция по п.18, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5–120 мкг/мл.

20. Фармацевтическая композиция по п.19, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 20–75 мкг/мл.

21. Фармацевтическая композиция по по п.13, в которой по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из глицерина и маннита и в которой указанное по меньшей мере одно изотонизирующее средство находится в концентрации 100–250 ммоль.

22. Фармацевтическая композиция по п.1, в которой NaCl находится в концентрации вплоть до 150 ммоль.

23. Фармацевтическая композиция по п.14, в которой указанный буфер вещество находится в концентрации 5–250 ммоль».

В палату по патентным спорам 30.01.2012 поступило возражение компании Ган и ФИО1 Лтд против выдачи данного патента, мотивированное наличием в пунктах 1 и 3 формулы изобретения признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения на дату подачи заявки, несоответствием изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

При рассмотрении возражения третьего лица Роспатент на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-I (в редакции от 11.03.2003, далее — Патентный закон) пришел к выводу о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, что явилось основанием для признания указанного патента недействительным. Решением Роспатента от 18.04.2012 возражение третьего лица против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2313362 «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью» удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

Признание спорного патента на изобретение недействительным и послужило основанием для обращения Компании с заявлением в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о законности оспариваемого решения Роспатента.

Суд первой инстанции правильно определил, что с учетом даты подачи заявки № РСТ/ЕР03/05887 с приоритетом от 05.06.2003 Роспатент обоснованно руководствовался при проверке охраноспособности изобретения по указанному патенту следующей правовой базой: Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 № 82 (далее – Правила).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Патентного закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия.

Согласно пункту 3.3.1 Правил формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом; должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания; характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая изложенные выше требования.

В силу пункта 5 Правил в формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии — общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Третье лицо, обращаясь с возражением в Роспатент, указывало на несоответствие спорного изобретения Компании условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также на наличие в независимом пункте 1 и зависимом от него пункте 3 формулы спорного изобретения признака «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» отсутствовавшего в материалах заявки на дату ее подачи.

Судом установлено, что международная и приоритетная заявка Компании содержали сведения об использовании для стабилизации кислых препаратов инсулина поверхностно-активных веществ, представляющих собой частичные или полные сложные эфиры жирной кислоты с многоатомными спиртами, такими как глицерин, сорбитол, сахароза или простые эфиры высокомолекулярных спиртов с многоатомными спиртами.

При этом Роспатент пришел к обоснованному выводу, что признак, содержащийся в формуле изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» отсутствовал в материалах заявки. Вышеуказанные понятия, по обоснованному мнению Роспатента, соотносятся как родовое и видовое, и не являются тождественными.

Данный признак был уточнен заявителем 13.04.2007 в ответе на запрос экспертизы от 18.04.2006, в котором ФИПС в соответствии с пунктом 3.3.1 (2) просил привести формулу изобретения в соответствие с описанием изобретения. При этом в своем ответе заявитель указывал, что ответил на все вопросы эксперта, а предложенная уточненная формула соответствует установленным требованиям.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что последнее утверждение не соответствует действительности, поскольку в результате уточнения указанного признака формулы изобретение получило охрану в более широком объеме, чем первоначально испрашивалось в заявке. Как следствие, фактически правовая охрана была предоставлена иному по сравнению с первоначально указанным в заявке Компании изобретению.

Указанные обстоятельства в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона явились достаточным основанием для удовлетворения возражения третьего лица и признании спорного патента Компании недействительным.

При новом рассмотрении данного спора в Суде по интеллектуальным правам данные выводы Роспатента патентообладателем – Компанией фактически не оспаривались.

Довод Компании о неправомерности отказа Роспатента в принятии измененной формулы изобретения обоснованно отклонен судом первой инстанции как несостоятельный.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

В отзыве Компании на возражения третьего лица предлагались два варианта формулы, один из которых – «химическое вещество выбирается из полисорбатов», – был представлен на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Суд первой инстанции исследовал и дал оценку доводам заявителя в отношении признака «химическое вещество, выбранное из полисорбата» независимого пункта 1 уточненной формулы изобретения, предложенной заявителем в ходе рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2313362, который, по мнению заявителя, является равнозначным приведенному в зависимом пункте 5 первоначальной формулы (Tween® (полисорбат).

Проведенный судом анализ уточненной заявителем формулы изобретения показал, что признак «химическое вещество, выбранное из полисорбатов» содержался в пункте 8 формулы изобретения, с которой был выдан патент Российской Федерации № 2313362, однако отсутствовал в формуле изобретения по заявке PCT/EP03/05887.

При этом в примерах, содержащихся в описании к заявке РСТ/ЕР03/05887, имеется только указание на Tween® (Tween®20 и Tween® 80).

Указанные категории «Tween» и «полисорбат» соотносятся как частное и общее, поскольку Tween® – это всегда полисорбат, но обратное неверно. При этом сам Заявитель подтверждал, что имеются полисорбаты, которые не продаются под товарным знаком Tween®.

В ходе судебного разбирательства стороны не оспаривали тот факт, что вещества Tween®, а в описании конкретные вещества Tween® 20 и Tween® 80 действительно являются полисорбатами, но обозначение Tween® не охватывают весь класс полисорбатов, как химических веществ.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что категории «Tween» и «полисорбат» не равнозначны, и как следствие, заявляя в палате по патентным спорам приведенные выше уточнения в формулу изобретения, заявитель фактически претендовал на сохранение правовой охраны иного изобретения, чем заявлялось первоначально в заявке РСТ/ЕР03/05887, а также иного, чем описывалось формулой изобретения по патенту РФ № 2313362, в более широком объеме.

Доводы заявителя о том, что наличие в зависимом пункте 5 первоначальных материалов заявки РСТ/ЕР03/05887 указания на коммерческое название вещества Tween®, а в круглых скобках – полисорбат, что, по его мнению, подтверждает правомерность его уточненной формулы, был рассмотрен судом первой инстанции и ему дана надлежащая оценка. Представитель заявителя подтвердил, что Tween® является не единственным полисорбатом – существуют и другие марки полисорбатов, и помимо Tween® 20 и Tween® 80 существуют иные Tween®.

Вопреки утверждению заявителя признак «полисорбат» в общем виде, как самостоятельный ингредиент композиции, отсутствовал в первоначальных материалах заявки. Указание на возможность использования эфира жирной кислоты многоатомного спирта, известного под коммерческим обозначением ФИО7 (конкретные вещества, подпадающие в класс полисорбатов), не идентично использованию любого полисорбата, то есть любого вещества из данного класса химических веществ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необоснованным довод заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции не выполнил предписания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 31.03.2014. Данный довод прямо противоречит тексту решения, где указано о выполнении такой обязанности судом первой инстанции.

Суд первой инстанции дал полную и исчерпывающую оценку доводам всех лиц, участвующих в деле, проверил законность решения Роспатента, также с учетом предписаний суда кассационной инстанции, мотивировал доводы, указанные в решении.

Доводы кассационной жалобы по существу направлены на переоценку обстоятельств, которые установлены судом первой инстанции, что отражено в принятом по делу судебном акте.

Таким образом, доводы кассационной жалобы не опровергают вывод суда первой инстанции о том, что решение Роспатента от 18.06.2012 о признании патента Российской Федерации № 2313362 на изобретение недействительным полностью соответствует патентному законодательству и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, влекущих в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловную отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

С учетом изложенного, обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014 по делу № СИП-233/2014 оставить без изменения, кассационную жалобу Sanofi Aventis Deutschland Gmbh /Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Г.Ю. Данилов

Члены президиума: С.М. Уколов

В.А. Химичев