Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» (просп. Академика Сандахчиева, здание 11, раб. пос. Кольцово, Новосибирская обл., 630559, ОГРН 1025403638875) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП?1239/2021

по заявлению акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.08.2021 об отказе в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке № 2019728416.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» – Шеманин Я.А. (по доверенности от 08.11.2021), Лоханько Е.В.
(по доверенности от 08.11.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
Халявин С.Л. (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-382/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.08.2021, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 25.11.2020 об отказе в государственной регистрации в качестве знака обслуживания словесного обозначения «» по заявке № 2019728416 (далее – спорная заявка).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 в удовлетворении заявленных требований общества отказано.

Не согласившись с названным решением, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и для отмены судебного акта не имеется.

Общество направило письменные объяснения, в которых не согласилось с доводами, изложенными в письменных объяснениях административного органа.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества и Роспатента.

Представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считал, что оснований для отмены судебного акта не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество обратилось в административный орган со спорной заявкой на регистрацию обозначения «» в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35, 38, 39, 41-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы решением Роспатента от 25.11.2020 отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество 24.03.2021 обратилось в административный орган с возражением на решение от 25.11.2020.

Кроме того, общество сократило перечень испрашиваемых к регистрации услуг до 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров в сети интернет; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг в сети интернет; продажа розничная в сети интернет фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, и иных аптечных товаров, в т.ч. предметов и средств для ухода за больными, предметов и средств для ухода за новорожденными, предметов и средств для ухода за детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней, продуктов лечебного питания, продуктов детского питания, продуктов диетического питания, биологически активных добавок, парфюмерных средств, косметических средств; продвижение продаж для третьих лиц в сети интернет; публикация рекламных текстов в сети интернет; рассылка рекламных материалов в сети интернет; реклама, а именно размещение рекламных материалов третьих лиц в сети интернет; услуги интернет-аптек»; 39-го класса МКТУ «доставка товаров, заказанных с использованием сети интернет» и 41-го класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сети интернет».

Решением Роспатента от 21.08.2021 в удовлетворении возражения общества было отказано.

Не согласившись с названным решением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Решение Роспатента от 21.08.2021 обжаловано в части отказа в удовлетворении возражения в отношении уточненного перечня услуг.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Как указал суд первой инстанции, проведя анализ словарно-справочных источников и информации сети Интернет административный орган верно установил, что словесный элемент «аптека» заявленного обозначения означает учреждение, осуществляющее хранение, приготовление и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов санитарии и ухода за больными.

Элемент «.ру» (транслитерация «.ru») анализируемого обозначения представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 (https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:code:3166:RU), а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет(https://cctld.ru/domains/about/#ru), что является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги.

Суд первой инстанции отметил, что спорное словесное обозначение воспринимается потребителем как отсылающее к российскому учреждению по реализации лекарственных средств и медицинских принадлежностей, а также к реализации товаров посредством сети Интернет.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что элементы обозначения выполняют главным образом информационную функцию, указывая потребителю на видовое наименование предприятия (аптека) и область его деятельности.

Суд первой инстанции поддержал позицию Роспатента о том, что перечисленные элементы должны оставаться свободными для использования различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным.

С учетом этого суд первой инстанции счел регистрацию спорного обозначения противоречащей требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив документы, представленные обществом для доказательства приобретения обозначением различительной способности, суд первой инстанции констатировал, что они подтверждают интенсивное использование обществом обозначений при оказании услуг по реализации населению лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения с помощью сети Интернет с 2012 года. Вместе с тем в данных обозначениях, в отличие от заявленного, словесные элементы выполнены латиницей.

Суд первой инстанции отметил, что представленные обществом материалы не подтверждают использование спорного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на государственную регистрацию.

Суд первой инстанции поддержал позицию административного органа о том, что значительная часть материалов, в которых используется обозначение «аптека.ру», выполненное кириллицей, не содержит дат публикаций, поэтому не может служить надлежащим доказательством приобретения именно заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета.

В отношении заключения фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) по результатам социологического исследования «Определение различительной способности обозначений «apteka.ru» и «аптека.ру», проведенного в июне 2020 года, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что представленное социологическое исследование не может считаться объективным, достаточным и надлежащим доказательством, подтверждающим приобретение обозначением по заявке № 2019728416 различительной способности в результате его интенсивного использования обществом, а также доказательством того, что российский потребитель воспринимает обозначение «», как вариант обозначений
«», «».

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы указывает: суд первой инстанции ограничился формальной констатацией того факта, что заявленное и используемые обозначения имеют различия. Данный подход противоречит пункту 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

Как отмечает общество, обозначение «» отличается от заявленного только тем, что выполнено буквами латиницы. Материалы дела подтверждают, что общество также использовало словесное обозначение «аптека.ру», выполненное в кириллице. Вместе с тем подобное использование осуществлялось во взаимосвязи с заявленным обозначением и способствовало увеличению узнаваемости его доминирующего словесного элемента «аптека.ру».

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что суд первой инстанции делает выводы, противоречащие им же установленным фактическим обстоятельствам.

Как полагает общество, сделав вывод о том, что элемент заявленного обозначения «.ру» представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 «.ru», суд первой инстанции сам отождествил словесные элементы, несмотря на использование различных алфавитов при написании этих элементов.

Выводы суда первой инстанции противоречат его же выводам о том, что 34 % потребителей воспринимают заявленное обозначение и такое же обозначение, выполненное в латинице, как варианты одного и того же обозначения, а 56 % потребителей одинаково воспринимают обозначения «apteka.ru» и «аптека.ру».

Заявитель кассационной жалобы также делает акцент на то, что суд первой инстанции не дал оценку доказательствам, подтверждающим одинаковое восприятие потребителями обозначений в кириллице и латинице.

Общество указывает, что в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал оценку иным доказательствам использования заявленного обозначения в том виде, в каком оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, содержащим даты публикации.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что отчет ВЦИОМ был представлен в качестве дополнительного, а не единственно достаточного доказательства о том, что потребители считают заявленное обозначение средством индивидуализации, а не видовым наименованием предприятия.

В отношении вывода суда первой инстанции о том, что в упомянутом отчете ВЦИОМ не содержится вопрос о фирменном наименовании общества, заявитель кассационной жалобы подчеркнул: возникновение устойчивой ассоциативной связи между заявленным обозначением и обществом подтверждалось иными доказательствами, которым оценка судом первой инстанции не дана.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что слитное написание словесных элементов «аптека» и «.ру» спорного обозначения не изменяют ассоциаций, вызываемых обозначением «» и не придает иной семантики, отличной от значения каждого из вышеуказанных элементов по отдельности, ничем не подтвержден и противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам.

Кроме того, общество ссылается на то, что согласно лингвистическому заключению, за наименованием «аптека.ру» не закреплено строго определенного лексического значения, поскольку оно является средством индивидуализации особой формы организации информационных объектов, информационного ресурса, и несет информацию только об этом. Специалисты констатировали, что невозможно прямое соотношение обозначений со словесным элементом «аптека.ру» и наименованием предприятия «аптека».

По утверждению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что использование заявленного обозначения в отношении заявленных услуг, в том числе 35-го класса МКТУ «публикация рекламных текстов в сети интернет», 41-го класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сети интернет», прямо укажет на область деятельности заявителя – аптека, противоречит выводу о том, что, на вопрос «Для каких услуг из перечисленных используются обозначения «apteka.ru» и «аптека.ру»?» крайне мала вероятность выбора респондентами ответа «публикация статей в области фармацевтики и здоровья».

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проанализировав заявленное обозначение, суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что:

словесный элемент «аптека» указывает на учреждение, осуществляющее хранение, приготовление и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов санитарии и ухода за больными;

элемент «.ру» (транслитерация «.ru») анализируемого обозначения представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 (https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:code:3166:RU), а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет (https://cctld.ru/domains/about/#ru), что является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается потребителем как отсылающее к российскому учреждению по реализации лекарственных средств и медицинских принадлежностей, а также к реализации товаров посредством сети Интернет.

Выводы суда первой инстанции в этой части должным образом мотивированы и соответствуют как материалам дела, так и очевидным фактам объективной действительности: общеизвестно, что есть «аптека» и что представляет собой элемент «.ru» (который воспринимается как транслитерация элемента «.ру»).

Суд первой инстанции прав в том, что слитное написание элементов «аптека» и «.ру» заявленного обозначения и то, что они являются транслитерацией доменного имени, не изменяет ассоциаций, вызываемых анализируемым обозначением, и не придает заявленному на регистрацию обозначению иной семантики, отличной от значения каждого из вышеперечисленных элементов по отдельности.

При этом соответствующие выводы как Роспатента, так и суда первой инстанции сделаны не абстрактно, а применительно к восприятию обозначения потребителями конкретных услуг, для которых обозначение заявлено на регистрацию. Это является методологически верным(определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300?ЭС19-12932).

С учетом установленного восприятия обозначения предоставление ему правовой охраны противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы об обратном направлены на иную оценку фактических обстоятельств, притом что выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела.

В рамках настоящего дела заявлены обществом и оценены судом первой инстанции доводы о наличии у спорного обозначения приобретенной различительной способности.

В отношении корреспондирующих данной части судебного акта доводов кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 1¹ пункта 1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ содержит основания для отказа в государственной регистрации товарных знаков.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

не обладающих различительной способностью (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ);

состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 указанной статьи Кодекса);

состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ);

состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (подпункт 3 пункта 1 той же статьи Кодекса);

состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вместе с тем между ними возможно пересечение – одно и то же обозначение может быть признано, например, как не обладающим различительной способностью, так и характеризующим товары.

Соответствующие ограничения установлены, в первую очередь, в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Данные установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров (услуг) конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать товары (услуги) конкретного лица (подпункт 1¹ пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом.

Вместе с тем обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально (абзацу первому пункта 1 либо подпункту 1, 2, 3 или 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Так, для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), т.е. не способных индивидуализировать конкретный товар среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей. Этого достаточно для отпадения публичного интереса в отказе в регистрации товарного знака.

Для обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), чтобы снять публичный интерес в сохранении возможности называния товара своим именем должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности конкретное обозначение стало ассоциироваться адресной группой потребителей только с товарами конкретного лица (аффилированных лиц).

Равным образом, для обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), применительно к конкретным товарам адресная группа потребителей должна начать связывать названные символ или термин только с одним лицом (аффилированными лицами).

В настоящем же деле речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими товары (услуги) (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их.

Для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных производителей (а связывает его только с одним лицом (аффилированными лицами)), и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими производителями для характеристики собственных товаров.

В данном случае, несмотря на объем имеющихся доказательств использования как обозначения в латинице («apteka.ru»), так и непосредственно спорного обозначения («аптека.ру»), суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что спорное обозначение адресной группой потребителей продолжает восприниматься как указывающее на вид услуг и способ их оказания (интернет-аптека).

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что даже высокая интенсивность использования обозначения и узнавание данного обозначения некоторой долей потребителей не может свидетельствовать о том, что спорное обозначение само по себе стало восприниматься адресной группой потребителей в целом как указание на услуги, оказываемые только заявителем.

Аналогичный подход отражен, например, в постановлении Суда Европейского союза от 16.09.2015 по делу № С-215/14, Societe des Produits Nestle SA c/ Cadbury UK Ltd., п. 66?67.

Исходя из этого публичный интерес, заключающийся в том, чтобы другие лица могли продолжать свободно использовать спорное обозначение, не исчез.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает: сложно представить, каким безмерно широкомасштабным должно быть использование обозначения «аптека.ру», для того чтобы российские потребители перестали видеть в слове «аптека» лицо, реализующее лекарственные средства и медицинские принадлежности, а в его сочетании с элементом «.ру» – такое лицо, действующее в российском сегменте сети Интернет.

Имеющиеся в материалах настоящего дела доказательства, как правильно установил суд первой инстанции, прекращение такого восприятия не доказывают.

Доводы об обратном и в этой части направлены на иную оценку фактических обстоятельств, притом что выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела.

Указание в кассационной жалобе на то, что судебные акты по настоящему делу предрешат судебные акты по делам, в которых оцениваются обозначения «» и «», президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет, поскольку в настоящем деле оценивается конкретное спорное обозначение и конкретный объем доказательств приобретения именно им различительной способности.

Равным образом, президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы о том, что выводы суда первой инстанции не соотносятся с отдельными услугами, для которых спорное обозначение заявлено на регистрацию (35-го класса МКТУ «публикация рекламных текстов в сети интернет» и 41-го класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сети интернет»).

Общеизвестно (пункт 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»), что на сайтах интернет-аптек размещаются материалы, в том числе третьих лиц, как информационного, так и рекламного характера.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба общества удовлетворению не подлежит, а судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче относятся на общество.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП?1239/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» (ОГРН 1025403638875) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова