Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью НПО «ФораФарм» (Кулаков пер., д. 9, стр. 1, Москва, 129626, ОГРН 1127747121480) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-137/2018 (судьиБулгаков Д.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В. )

по заявлению общества с ограниченной ответственностью НПО «ФораФарм» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 544850.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС» (ул. Комсомольская, д. 1, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1057746394518).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПО «ФораФарм» – Медведев Н.Ю. (по доверенности от 27.06.2018), Корнейчук О.Л. (по доверенности от 10.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С.
(по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-402/41);

от общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС» – Стрелков А.Л.
(по доверенности от 13.12.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью НПО «ФораФарм» (далее – общество НПО «ФораФарм») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, с учетом дополнения к нему от 16.03.2018 № 03479, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 544850.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью
«ЗЕЛДИС» (далее – общество «ЗЕЛДИС»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 требования общества НПО «ФораФарм» оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам,общество НПО «ФораФарм», ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права,просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество НПО «ФораФарм» считает, что суд первой инстанции неправомерно пришел к выводу о том, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по делу № СИП-69/2017, не являются обязательными для Роспатента, поскольку там установлено отсутствие сходства обозначений «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» по фонетическому и семантическому критериям, а соответственно указанные обстоятельства, содержащиеся в мотивировочной части данного судебного акта, являлись обязательными для Роспатента в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не могли им не учитываться при принятии оспариваемого ненормативного правового акта.

По мнению общества НПО «ФораФарм», при принятии решения от 11.07.2018 суд первой инстанции должен был исследовать вопрос о том, в какой части выводы оспариваемого решения Роспатента от 22.02.2018 противоречат обстоятельствам, установленным судом в деле
№ СИП-69/2017, и в какой степени это влияет на законность и обоснованность решения Роспатента.

Общество НПО «ФораФарм» полагает, что в нарушение части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы суда первой инстанции о сходстве обозначений «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» противоречат выводам Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-69/2017, имеющим преюдициальный характер для настоящего дела, поскольку там устанавливались те же обстоятельства, которые не подлежали установлению вновь в настоящем деле.

Общество НПО «ФораФарм» также указывает на то, что в нарушение статьей 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не дана оценка всем доводам и доказательствам заявителя, представленным в опровержение выводов Роспатента, что не позволяет считать данное решение мотивированным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества НПО «ФораФарм» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента в судебном заседании приобщил письменные пояснения по кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения и в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Представитель общества «ЗЕЛДИС» в судебном заседании против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции,регистрация словесного товарного знака «» по заявке № 2014706437 с приоритетом от 03.03.2014 произведена 02.06.2015 за № 544850 на имя общества НПО «ФораФарм» в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Обществом «ЗЕЛДИС» 24.11.2017 подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 544850 в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Возражение мотивировано несоответствием регистрации спорного товарного знака пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В обоснование нарушения требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ податель возражения указал на наличие у него исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 485642, № 430477, № 530642 со словесным элементом «Лошадиная сила» и общеизвестный товарный знак со словесным элементом «Лошадиная сила» по свидетельству Российской Федерации № 183, сходные до степени смешения с товарным знаком общества НПО «ФораФарм», имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные для однородных товаров.

Ссылаясь на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ, общество «ЗЕЛДИС» также указало, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара ввиду высокой различительной способности противопоставленного общеизвестного товарного знака, поскольку вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности ассоциации с названным производителем.

Решением Роспатента от 22.02.2018 возражение удовлетворено, правовая охрана спорного товарного знака признана недействительной.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием правовой охраны спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вследствие наличия регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 485642, № 430477, № 530642, общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183, имеющих более раннюю дату приоритета и зарегистрированных для однородных товаров, а также тем, что спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 3-го класса МКТУ.

Полагая, что решение Роспатента от 22.02.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, общество НПО «ФораФарм» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции в удовлетворении требования общества НПО «ФораФарм» отказал, сделав вывод о том, что Роспатент обоснованно установил сходство противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «Лошадиная сила» и спорного товарного знака со словесным элементом «Лошадиная доза».

Суд первой инстанции также указал, что Роспатент верно отметил, что противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков, объединенную общим словесным элементом «Лошадиная сила», а поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 183 является общеизвестным в отношении товаров 3-го класса МКТУ (признан общеизвестным на основании зарегистрированного ранее товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 430477) с 01.03.2014, то есть ранее даты приоритета спорного товарного знака, следовательно, установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении указанных товаров на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации и указанное обстоятельство позволило Роспатенту сделать правомерный вывод о необходимости учета высокой различительной способности и репутации товарного знака с более ранним приоритетом в связи с тем, что в отношении таких товарных знаков существует высокая опасность смешения.

Что касается несоответствия регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, то суд первой инстанции указал, что Роспатент пришел к правильному выводу о наличии у спорного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 3-го класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение в Роспатент, широко использовался ранее сходный товарный знак «Лошадиная сила» применительно к однородным товарам 3-го класса МКТУ, учитывая ранее установленный факт признания данного товарного знака лица, подавшего возражение в Роспатент, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № 183.

Анализируя доводы общества НПО «ФораФарм» о наличии преюдициального судебного акта по делу № СИП-69/2017, которым, по мнению заявителя, были установлены обстоятельства отсутствия сходства обозначений «Лошадиная сила» и «Лошадиная доза», суд первой инстанции отметил, что судебные акты по делу № СИП-69/2017 не содержат каких-либо конкретных предписаний для Роспатента, которые требовали бы исполнения и не были исполнены Роспатентом; кроме того, Роспатент не мог не учитывать и новые по сравнению с имеющими отношение к делу № СИП-69/2017 обстоятельства, заключающиеся в том, что товарный знак «Лошадиная сила» был признан общеизвестным на территории Российской Федерации. При этом общая известность была установлена с даты более ранней, чем дата приоритета спорного товарного знака.

С учетом этого суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт Роспатента соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя.

Лицами, участвующими в деле, не оспаривалась однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному и противопоставленным товарным знакам.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (03.03.2014) суд первой инстанции верно определил законодательство, применимое для оценки охраноспособности спорного товарного знака: часть четвертая ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в вышеназванном подпункте пункта 6 статьи 1483
ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее – Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

В силу подпункта 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Согласно подпункту 14.4.2.2 Правил № 32 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06), от наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения могут также учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

В части оценки сходства обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Судом первой инстанции установлено, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 544850 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 485642 «», №430477 «», № 530642 «»и общеизвестный товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 183 представляют собой словесные обозначения «Лошадиная сила», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Суд первой инстанции, проверив решение Роспатента от 22.02.2018 на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, установил, что Роспатент правомерно провел полный анализ сходства спорного и противопоставленных товарных знаков с применением признаков сходства, указанных в пункте 14.4.2.4 Правил № 32, и пришел к выводу о наличии фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по делу № СИП-69/2017, должны были учитываться Роспатентом и судом первой инстанции при рассмотрении настоящего возражения, поданного обществом «ЗЕЛДИС».

Оспариваемое в настоящем деле решение Роспатента от 22.02.2018 принято в рамках рассмотрения второго возражения общества «ЗЕЛДИС» после того, как Роспатентом по первому возражению этого общества принято решение от 31.10.2016.

В рамках обоих возражений по доводам одних и тех же лиц оценивалась вероятность смешения одних и тех же товарных знаков, при этом Роспатент при рассмотрении двух возражений пришел к противоположным выводам.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции не принял во внимание то, что в этом случае Роспатент, если он приходит к иным выводам, нежели содержащиеся в решении по ранее рассмотренному делу, обязан указать соответствующие мотивы.

Для судов аналогичное правило следует из пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункта 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» и пункта 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в которых указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитываются судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту.

Такой же подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018.

Судом первой инстанции по настоящему делу отмечено, что отличие настоящего дела заключается в том, что товарный знак «Лошадиная сила» был признан общеизвестным на территории Российской Федерации.

Как отмечает президиум Суда по интеллектуальным правам, из пункта 6 статьи 1483 ГК РФ с учетом вышеуказанных правовых позиций высших судебных инстанций следует, что вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вместе с тем в настоящем деле, как следует из текста решения, суд первой инстанции фактически исходил из того, что степень известности товарного знака (которая не устанавливалась в рамках дела
№ СИП-69/2017, но анализировалась в рамках настоящего дела) влияет не на вероятность смешения товарных знаков, а на наличие или отсутствие их фонетического и семантического сходства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что данный вывод противоречит вышеуказанным правовым позициям – сходство товарных знаков (фонетическое, семантическое, визуальное) от известности знаков не зависит.

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела пришел к выводу о сходстве товарных знаков и по визуальному, и по семантическому, и по фонетическому критериям.

Вместе с тем в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 суд исходил из наличия визуального сходства по визуальному критерию, но полного отсутствия сходства по семантическому и фонетическому критериям.

Так, в части семантического критерия в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 суд согласился с выводом Роспатента в отношении полного семантического различия сравниваемых знаков.

При этом суд отметил, что «в рассматриваемом… случае, несмотря на тождество словесных элементов «Лошадиная», ключевым фактором в установлении семантического сходства этих товарных знаков, является совпадение элементов обозначений, на которые падает логическое ударение»; «логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на словесные элементы «сила» и «доза», поскольку они являются именами существительными (сильными элементами обозначений), а словесный элемент «Лошадиная» (слабый элемент сравниваемых обозначений) играет описательную роль, заключающуюся в раскрытии особых характеристик данных имен существительных. Указанное обстоятельство свидетельствует о слабой индивидуализирующей способности словесного элемента «Лошадиная» в сравниваемых товарных знаках»; «дополнение словесного элемента «Лошадиная» словесными элементами «сила» и «доза» существенно изменяет первоначальное семантическое значение»; «факт широкого использования иными производителями косметических средств обозначений, в состав которых входит словесный элемент «Лошадиная/Лошадиный» на дату приоритета оспариваемого товарного знака… ослабляет индивидуализирующую функцию данного словесного элемента и, как следствие, влияет на его дальнейшее восприятие потребителем»; «словосочетание «лошадиная сила» по своему смысловому значению представляет собой общеизвестную единицу измерения мощности, а в его переносном значении - достижение эффекта, сопоставимого с параметрами, свойственными лошадям, а словосочетание «лошадиная доза», представляющее собой общеупотребимый фразеологизм, означает значительный объем какого-либо получаемого, принимаемого вещества».

В настоящем же деле суд первой инстанции не учел, что при таком содержании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, Роспатент пришел к прямо противоположному выводу в отношении семантического сходства сравниваемых знаков, указав, вопреки решению Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, следующее: «представляется крайне несостоятельным довод правообладателя о том, что начальные слова «Лошадиная» в составе единых словосочетаний могут быть признаны «слабыми» элементами, не оказывающими никакого влияния на формирование индивидуализирующей функции у сравниваемых обозначений в целом»; «слово «Лошадиная» в составе сравниваемых единых словосочетаний «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила», предназначенных для индивидуализации косметических средств для человека, воспринимается исключительно в качестве фантазийного слова, не способного напрямую характеризовать данные определенные товары»; «обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» в данном случае, а именно в отношении указанных конкретных товаров, являются исключительно фантазийными и воспринимаются в целом исключительно в одинаковом переносном смысловом значении, порождая одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные именно с сильным (мощным) воздействием соответствующих косметических средств на внешний вид человека или с очень высоким эффектом от их применения человеком и т.п. Данное обстоятельство обусловливает вывод о наличии у сравниваемых обозначений в целом подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей.».

В части фонетического критерия в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 суд согласился с выводом Роспатента относительно полного фонетического различия сравниваемых знаков, «поскольку, несмотря на то, что указанные товарные знаки включают в свой состав фонетически тождественный элемент «Лошадиная», они существенно отличаются звучанием последних слов, в которых отсутствуют совпадающие слоги, различен состав гласных и согласных звуков».

В настоящем же деле суд первой инстанции не учел, что при таком содержании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, Роспатент пришел к противоположному выводу в отношении фонетического сходства сравниваемых знаков, указав, вопреки решению Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, следующее: «сопоставительный анализ соответствующих обозначений «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, так как имеют абсолютно тождественную фонетическую длину (одинаковое количество слов, слогов и звуков – 2 слова, 7 слогов, 13 звуков) и абсолютно тождественную визуальную длину (одинаковое количество слов и букв – 2 слова, 13 букв). К тому же, данные обозначения выполнены в одну строку абсолютно тождественным (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового (черного) цвета, первая из которых, в обоих случаях, является заглавной, а остальные – строчными, то есть они имеют абсолютно тождественный характер их графического исполнения. При этом сравниваемые обозначения имеют абсолютно тождественные начальные слова – «Лошадиная», с которых, прежде всего, начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом, причем данные начальные слова существенно преобладают по своей фонетической и визуальной длине в составе этих словосочетаний (9 звуков из 13 звуков, 5 слогов из 7 слогов, 9 букв из 13 букв), в силу чего они, очевидно, акцентируют на себе внимание, играя решающую роль в формировании фонетического восприятия сравниваемых обозначений в целом и общего зрительного впечатления от их визуального восприятия.».

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к тому выводу, что судом первой инстанции не рассмотрен должным образом довод правообладателя спорного товарного знака о том, что в деле № СИП-69/2017 исследовались те же обстоятельства семантического и фонетического сходства словесных обозначений «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила, а выводы сделаны противоположные.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с заявителем кассационной жалобы в том, что судом первой инстанции не дана оценка доводам о необходимости исследования этим судом вопроса, в какой части выводы оспариваемого решения Роспатента от 22.02.2018 противоречат обстоятельствам, установленным судом в деле
№ СИП-69/2017, и в какой степени это влияет на законность и обоснованность решения Роспатента.

Нельзя также не отметить, что Роспатент при анализе вероятности смешения товарных знаков сам в своей практике придерживается подхода о необходимости учета судебных актов, в которых соответствующий вывод уже сделан, в том числе принятых по делам, где Роспатент не являлся лицом, участвующим в деле.

Такой подход Роспатента виден, например, из судебных актов по делам № СИП-718/2016, СИП-626/2016 и СИП-717/2016 (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300- КГ17-12023).

Такая же позиция следует из определений Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023.

Исходя из этого вступившие в законную силу судебные акты по делу № СИП-69/2017, в которых осуществлялось сравнение оспариваемого в рамках настоящего дела словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 544850 и словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 485642, № 430477, № 530642 общества «ЗЕЛДИС», имели непосредственное и прямое отношение к вопросам, подлежащим рассмотрению Роспатентом по возражению общества «ЗЕЛДИС».

Суд первой инстанции не учел, что государственный орган, повторно рассматривающий аналогичное по существу возражение, исходя из принципа правовой определенности должен мотивированно изложить, на основании каких правовых норм и фактических обстоятельств при повторном рассмотрении он приходит к иным выводам.

Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

В отличие от степени сходства обозначений и степени однородности товаров, которые устанавливаются в любом случае при оценке вероятности смешения товарных знаков, иные обстоятельства, влияющие на вероятность смешения товарных знаков, исследуются в случае, если на такие обстоятельства ссылаются податель возражения и правообладатель, представляя соответствующие доказательства (например, доказательства длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, фактического смешения товарных знаков).

Таким образом, итоговый вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков действительно при надлежащей мотивировке (например, с учетом установленной степени известности «старшего» товарного знака) по сравнению с ранее рассмотренным делом может отличаться.

В настоящем деле Роспатент ссылался на то, что вероятность смешения сравниваемых товарных знаков имеется, поскольку один из противопоставленных товарных знаков признан в установленном порядке общеизвестным.

С учетом этого суду первой инстанции при рассмотрении настоящего дела надлежало проверить соответствующий вывод Роспатента в сравнении с выводами, отраженными в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, и определить, действительно ли в настоящем деле имеются фактические обстоятельства, которые влияют не на промежуточный вывод о сходстве товарных знаков (не зависящий от степени известности «старшего» товарного знака), а на итоговый вывод о вероятности их смешения.

При этом нельзя не учитывать тот факт, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 суд исходил не из полного отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков, что в любом случае исключало бы вероятность смешения и при рассмотрении настоящего дела – полное отсутствие сходства не может быть компенсировано иными факторами (аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-449/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.08.2018 № 300-ЭС18-11676 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017).

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 суд исходил из отсутствия лишь фонетического и семантического сходства, указав, что «факт… сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку, обусловленный исполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в настоящем случае не оказывает существенного влияния ввиду отсутствия сходства по семантическому и фонетическому признакам».

При этом, как правомерно отмечено судом первой инстанции по настоящему делу, наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017.и от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, с учетом степени сходства обозначений и степени однородности товаров суд первой инстанции должен был проверить правомерность вывода Роспатента о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, отличающегося от вывода, сделанного в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, лишь исходя из установленной степени известности противопоставленных товарных знаков.

Принимая во внимание изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принятого с нарушением норм процессуального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе определив, имеются ли в настоящем деле фактические обстоятельства, влияющие на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, отличающиеся от проанализированных в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП‑69/2017, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу
№ СИП-137/2018 отменить.

Дело № СИП-137/2018 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Н.Н. Погадаев