Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.04.2020 об удовлетворении поступившего 10.02.2020 возражения и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 724232.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» (Варшавское ш., д. 9, стр. 1Б, пом. XXXIV, комн. 36, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» – Тиллинг Е.М. и Дарков А.Н. (по доверенности от08.11.2019), Лапшина А.С. (по доверенности от19.03.2021), Соколова А.С. (по доверенности от 24.07.2019), Тёпина В.Ю. (по доверенности от 28.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-661/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» – Городисская Е.Ю. (по доверенности от 18.09.2019), Булаева Н.Е. (по доверенности от 11.09.2021), Акулинин А.А. (по доверенности от 12.03.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – общество «Яндекс») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.04.2020 об удовлетворении поступившего 10.02.2020 возражения и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 724232 в отношении части товаров 9, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша»(далее – общество «Компания Афиша»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 требования общества «Яндекс» оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении суда первой инстанции выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, общество «Яндекс» просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме или направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Одновременно с кассационной жалобой общество «Яндекс» заявило ходатайство о направлении в Конституционный Суд Российской Федерации запроса о проверке конституционности абзаца первого пункта 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и о приостановлении производства по рассмотрению кассационной жалобы в президиуме Суда по интеллектуальным правам.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 ходатайство общества «Яндекс» об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации и о приостановлении производства по делу оставлено без удовлетворения.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно удовлетворял ходатайства общества «Яндекс» и общества «Компания Афиша» об отложении судебного разбирательства в связи с проведением примирительных процедур (переговоров и медиации).

Так, определениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021, от 02.04.2021, от 17.05.2021, от 09.08.2021, от 04.10.2021 судебное разбирательство было отложено соответственно на 02.04.2021, на 17.05.2021, на 09.08.2021, на 04.10.2021 и на 08.11.2021.

Общество «Компания Афиша» 02.12.2021 уведомило президиум Суда по интеллектуальным правам о прекращении процедуры медиации. При этом доказательства урегулирования спора миром лица, участвующие в деле, не представили.

Заявитель кассационной жалобы направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные пояснения от 25.02.2021 и от 26.11.2021, в которых привел дополнительные доводы об отсутствии единообразия в применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и указал примеры из практики административного органа.

Роспатент представил письменные пояснения, в которых не согласился с изложенными в кассационной жалобе доводами, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Третье лицо в отзыве от 01.02.2021 и в письменных пояснениях от 08.12.2021 поддержало позицию административного органа, возражало против удовлетворения кассационной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 13.12.2021 явились представители общества «Яндекс» Тиллинг Е.М., Дарков А.Н., Лапшина А.С., Соколова А.С., представитель Роспатента и представители общества «Компания Афиша» Городисская Е.Ю. и Булаева Н.Е.

Представитель общества «Яндекс» Тёпина В.Ю. и представитель общества «Компания Афиша» Акулинин А.А. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб?конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представители общества «Яндекс» настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представитель Роспатента возражал против доводов заявителя кассационной жалобы.

Представители общества «Компания Афиша» поддержали позицию административного органа по доводам, изложенным в отзыве и в письменных пояснениях.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество «Яндекс» является правообладателем словесного товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 724232, зарегистрированного 20.08.2019 с приоритетом от 17.06.2019 в отношении широкого перечня товаров 9, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 41, 42,
45-го классов МКТУ.

Общество «Компания Афиша» 23.09.2019 направило в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 ГК РФ.

Указанное возражение было рассмотрено административным органом 30.12.2019. Согласно заключению коллегии Палаты по патентным спорам оснований для удовлетворения возражения не имеется, правовая охрана спорного товарного знака подлежит оставлению в силе.

При рассмотрении заключения Палаты по патентным спорам заместитель руководителя Роспатента не принял решение и 12.02.2020 направил возражение на повторное рассмотрение в ином составе коллегии.

В свою очередь, общество «Компания Афиша» обратилось в административный орган с ходатайством об отзыве поданного 23.09.2019 возражения и о прекращении производства по этому возражению, а10.02.2020 направило новое возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения общество «Компания Афиша» привело следующие доводы:

основным видом деятельности подателя возражения является производство товаров и оказание услуг в издательской сфере, в области развлечений, досуга, реализации билетов и т.д., в том числе в сети Интернет, для чего осуществляется разработка программного обеспечения как для компьютеров, так и для мобильных устройств;

подателю возражения принадлежит домен «afisha.ru», на котором он с 1998 года распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях и осуществляет деятельность по реализации билетной продукции по категориям «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Дети», «Рестораны». Возможность ознакомиться с информацией на сайте и приобрести билеты предоставлена жителям 250 городов Российской Федерации;

для мобильных устройств подателем возражения разработаны и бесплатно предоставлены неопределенному кругу лиц приложения «Афиша» (более 2 000 000 скачиваний), «Путеводитель Афиши» (более 1 000 000 скачиваний), «Афиша-Рестораны» (более 200 000 скачиваний), «Афиша-Еда» (более 200 000 скачиваний), «Афиша Мир» и др.;

податель возражения является правообладателем словесного товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 206077, зарегистрированного 01.11.2001 с приоритетом от 30.12.1998 в отношении широкого перечня товаров с 1-го по 34-й класс и услуг
с 35-го по 42-й класс МКТУ, в том числе для однородных товаров
9, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку;

спорный и противопоставленный товарные знаки являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому критериям, обозначение «ЯндексАфиша» не является фантазийным, состоит из двух существительных, которые не связаны между собой ни грамматически, ни по смыслу. Слово «Яндекс» воспроизводит элемент серии товарных знаков, принадлежащих обществу «Яндекс», а слово «Афиша» – элемент серии товарных знаков подателя возражения и является единственным охраняемым элементом противопоставленного товарного знака;

принадлежащая подателю возражения серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 263830 «» (приоритет от 13.09.2002), № 361579 «» (приоритет от 25.03.2008), № 361580 «» (приоритет от 25.03.2008), № 632492 «» (приоритет от 27.01.2016), № 658012
«» (приоритет от 03.08.2016), № 696705 «» (приоритет от 27.04.2018), № 637445 «» (приоритет от 15.04.2016) объединена общим словесным элементом «Афиша», в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о том, что маркированные спорным товарным знаком товары (услуги) реализует (оказывает) не общество «Яндекс», а общество «Компания Афиша».

К поданному 10.02.2020 возражению были приложены практически те же самые документы, что и к возражению от 23.09.2019, новые материалы представляли собой сведения из сети Интернет с сайтов radar.yandex.ru, yandex.ru (результаты запроса по «ЯндексАфиша»), ru.wikipedia.org, cnews.ru, roem.ru, vc.ru.

Решением Роспатента от 17.04.2020 возражение общества «Афиша» было удовлетворено частично, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 724232 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ в отношении следующих товаров и услуг:

9-го класса МКТУ «блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; видеокассеты; видеоэкраны; вывески светящиеся; голограммы; диапозитивы [фотография]; диафрагмы [фотография] дискеты; диски магнитные; диски оптические; диски звукозаписи; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; изделия оптические; интерфейсы для компьютеров; кассеты для фотопластинок; карандаши электронные [элементы дисплеев]; катушки [фотография]; кинопленки экспонированные; книги электронные; книжки записные электронные; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; микропроцессоры; микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; медиаплееры портативные; наушники; носители звукозаписи; ноты электронные загружаемые; носители информации магнитные; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; объективы [линзы] [оптика]; платы для интегральных схем; платформы программные, записанные или загружаемые; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для обучения; приборы регулирующие электрические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; приборы наблюдения; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; средства обучения аудиовизуальные; схемы интегральные; терминалы интерактивные сенсорные; усилители звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства и приспособления для монтажа фильмов [кинопленки]; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; фильмы мультипликационные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотометры; фотоосветители импульсные; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хронографы [устройства для записи времени]; часы табельные [устройства для регистрации времени]; штативы для фотоаппаратов; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны флуоресцирующие; экраны [фотография]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов»;

16-го класса МКТУ «акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски наборные [полиграфия]; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; закладки для книг; календари; картинки; каталоги; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; купоны печатные; книжки-комиксы; литографии; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; ноты печатные; олеографии; открытки музыкальные; открытки почтовые; открытки поздравительные; офорты; плакаты; проспекты; портреты; произведения искусства литографические; продукция печатная; расписания печатные; репродукции графические; регистры; реестры; табло из бумаги или картона для объявлений; товары писчебумажные; учебники [пособия]; фотогравюры; флаеры; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; шаблоны для стирания; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона»;

35-го класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг целевой; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; обновление рекламных материалов; обзоры печати; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оценка коммерческой деятельности; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оформление витрин; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; пресс-службы; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; распространение образцов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; службы по связям с прессой; телемаркетинг; услуги по исследованию рынка; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; экспертиза деловая»;

38-го класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационная служба]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; передача поздравительных открыток онлайн; предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; услуги по передаче потока данных»;

39-го класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических поездок; хранение данных или документов в электронных устройствах»;

41-го класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение концертов; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация балов; организация конкурсов [учебных и развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация досуга; парки аттракционов; передвижные библиотеки; предоставление видеофайлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; прокат театральных декораций; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат декораций для шоу-программ; публикация интерактивная книг и периодики; развлечение гостей; развлечения; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; создание фильмов, за исключением рекламных; сочинение музыки; услуги гидов; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги образовательно-воспитательные; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; услуги по распространению билетов [развлечение]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы»;

42-го класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; исследования научные; исследования технологические; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по защите цифровых данных; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерной технологии и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат вэб-серверов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде».

Административный орган сравнил перечни товаров 9, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, и счел их однородными.

Сопоставив указанные товарные знаки между собой, Роспатент констатировал фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак, а также признал, что семантически тождественный словесный элемент «афиша» входит в словесный элемент «ЯндексАфиша». При этом административный орган принял во внимание то, что слово «Яндекс» занимает начальное положение в спорном товарном знаке и воспроизводит произвольную часть фирменного наименования правообладателя данного товарного знака.

Проанализировав спорный товарный знак, административный орган отметил, что синтаксическое и грамматическое восприятие словесных элементов «Яндекс» и «Афиша» возможно путем постановки логического ударения на оба элемента, однако с учетом результатов социологических исследований счел сильным элементом «Яндекс», а слабым – «Афиша» и пришел к выводу об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками.

На основании изложенного Роспатент не усмотрел оснований для вывода о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем сам факт фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак в совокупности с однородностью товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, по мнению административного органа, является достаточным основанием для признания спорного товарного знака, не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ в части предоставления правовой охраны для индивидуализации перечисленных выше товаров 9, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ.

Не согласившись с выводами, положенными в основу решения от 17.04.2020, общество «Яндекс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая решение от 17.04.2020, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Доводы общества «Яндекс», по существу, сводились к несогласию с тем, каким образом административный орган истолковал положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и определил обстоятельства, являющиеся существенными при рассмотрении вопроса о соответствии регистрации спорного товарного знака данной норме материального права.

По мнению общества «Яндекс», при рассмотрении возражения Роспатенту следовало проанализировать вопрос вероятности смешения «старшего» товарного знака с «младшим», поскольку обратный подход к оценке охраноспособности спорного товарного знака без учета вероятности его смешения с противопоставленным товарным знаком не соответствует существующей мировой практике, а также практике самого административного органа, который зарегистрировал значительное количество товарных знаков со словесным элементом «Афиша».

Как полагает общество «Яндекс», между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует сходство при сравнении по всем критериям (звуковой, графический и смысловой), а также нет вероятности смешения указанных товарных знаков и введения потребителя в заблуждение.

С точки зрения общества «Яндекс», спорный товарный знак представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в связи с чем при определении его охраноспособности исходя из требований пункта 10 статьи 1483 ГК РФ должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не какой-либо его элемент, как это имеет место при применении положений подпункта 2 пункта 6 названной статьи Кодекса.

В обоснование своей позиции общество «Яндекс» ссылалось на разъяснения, изложенные в Информационном письме об оценке сходства словесных обозначений, включающих товарный знак другого лица, утвержденном протоколом заседания Совета по качеству Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.03.2017 № СК-5 (далее – Информационное письмо № СК-5), в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство № 128), а также на представленные в материалы дела результаты социологических исследований, проведенных Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук и Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Общество «Яндекс» полагало, что спорный товарный знак является словосочетанием, в котором к главному слову, представляющему собой родовое понятие («Яндекс»), добавляется другое зависимое характеризующее слово («Афиша»), что приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный, смысл.

Наряду с этим общество «Яндекс» выразило несогласие с выводом административного органа об однородности части товаров 9-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.

По мнению общества «Яндекс», Роспатентом были нарушены процессуальные права правообладателя спорного товарного знака и процедура рассмотрения возражения, поскольку на заседании Палаты по патентным спорам неоднократно отказано в переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, для обеспечения личного (без использования видеоконференц-связи) участия представителей и подготовки письменного заявления о внесении изменений в товарный знак в части признания элемента «Афиша» неохраняемым с целью сохранения правовой охраны спорного товарного знака.

В свою очередь, общество «Компания Афиша» заявило о наличии в действиях общества «Яндекс» при приобретении исключительного права на спорный товарный знак признаков злоупотребления правом.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался пунктом 10 статьи 1483 и статьи 10 ГК РФ, пунктами 41–43, 45, 49 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), и принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

Поскольку общество «Яндекс» не оспаривало выводы Роспатента о наличии заинтересованности у подателя возражения, о соответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также об однородности товаров 16-го класса и услуг 35, 38, 39, 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для судебной проверки этих выводов.

Самостоятельно проанализировав сравниваемые товарные знаки, суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о возможности применения в спорной ситуации положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и сопоставления не обозначений в целом, а части спорного словесного товарного знака и противопоставленного товарного знака, состоящего из единственного словесного элемента.

Такой вывод суд первой инстанции сделал исходя из буквального толкования нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ с учетом содержания пункта 6 этой же статьи Кодекса, полагая при этом, что иной подход лишил бы положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, являющегося специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения.

Признав словесный элемент «Афиша» спорного товарного знака и противопоставленный товарный знак фонетически и семантически тождественными, суд первой инстанции отметил, что стандартное исполнение названного элемента усиливает влияние фонетического и семантического тождества при проведении сравнительного анализа обозначений.

Суд первой инстанции отклонил ссылки общества «Яндекс» на Информационное письмо № СК-5 и на Руководство № 128, поскольку указанные документы не являются нормативными правовыми актами, а изложенные в них подходы касаются применения общих правил, вытекающих из пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Представленные обществом «Яндекс» результаты социологических исследований также были оценены судом первой инстанции.

Заключения, подтверждающие, что с точки зрения психологии потребителей обозначение «Яндекс Афиша» воспринимается целостно как единое неделимое словосочетание, по мнению суда первой инстанции, не могут быть приняты во внимание, так как при проверке соответствия товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ не осуществляется оценка обозначения в целом.

Суд первой инстанции признал необоснованными доводы общества «Яндекс» об ошибочности выводов Роспатента касательно товаров
9-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, а кроме того, указал на высокую степень однородности, поскольку проанализированные товары и услуги либо относятся к общим родовым группам, либо являются взаимодополняемыми.

С учетом изложенного суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявленных требований общества «Яндекс».

Вместе с тем суд первой инстанции счел недоказанными доводы общества «Компания Афиша» о наличии в действиях общества «Яндекс» при приобретении исключительного права на спорный товарный знак признаков злоупотребления правом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражения и на принятие решения по результатам такого рассмотрения, о применимом законодательстве, о заинтересованности подателя возражения, о соответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также об однородности товаров 9-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество «Яндекс» выражает несогласие с тем, каким образом суд первой инстанции истолковал положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при применении названной нормы материального права должна быть оценена вероятность смешения спорного и противопоставленного товарных знаков и возможность введения потребителя в заблуждение.

По мнению общества «Яндекс», спорный товарный знак является словесным обозначением, представляющим собой единую семантическую и лексическую конструкцию, которую нельзя проверять на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

С точки зрения заявителя кассационной жалобы, в правоприменительной практике Роспатента и в выводах суда первой инстанции нет последовательности в толковании и применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, что приводит к нарушению принципа правовой определенности и требований соразмерного ограничения свободы экономической деятельности.

В обоснование доводов о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права общество «Яндекс» привело следующие доводы:

вопреки положениям статей 6, 65, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в обжалуемом решении не дано толкование положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ;

суд первой инстанции самостоятельно оценивал сходство между спорным и противопоставленным товарными знаками для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, не обратив внимание на то, что это обстоятельство не устанавливал административный орган, а при проверке доводов возражения о несоответствии регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 6 данной статьи Кодекса констатировал отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками;

доказательства, которые не были приложены третьим лицом к возражению и не исследовались при вынесении оспариваемого ненормативного правового акта, суд первой инстанции приобщил и оценил. Так, суд принял во внимание сведения, подтверждающие осведомленность общества «Яндекс» о принадлежности противопоставленного товарного знака обществу «Компания Афиша», и социологический отчет по исследованию различительной способности и узнаваемости потребителями указанного товарного знака, подготовленный Аналитическим центром Юрия Левады. При этом в нарушение положений части 3 статьи 8, статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не оценил письменные документы правообладателя спорного товарного знака, опровергающие возможность смешения сравниваемых обозначений.

Заявитель кассационной жалобы также настаивает на том, что при принятии обжалуемого решения была дана неверная квалификация действиям административного органа о нарушении процедуры рассмотрения возражения, когда Роспатент отказал обществу «Яндекс» в удовлетворении ходатайств об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам для целей приобщения отзыва и дополнительных доказательств и оценивал в составе материалов административного дела документы, приложенные к возражению, поданному 23.09.2019, а не к возражению, поступившему 10.02.2020.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 той же статьи ГК РФ.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 49 Правил № 482 предусмотрено, что на основании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ.

Как правильно отметил суд первой инстанции, пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, действительно, в отличие от пункта 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака.

Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, как и пункт 6 этой статьи Кодекса указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

Методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней.

Следовательно, по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;

зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте 162 Постановления Пленума № 10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» товарного знака (количества слов, изображений или иных частей).

Так, даже любой словесный элемент формально состоит из отдельных букв, каждая из которых может быть признана частью обозначения, или слогов, или частей сложносоставного слова, но для признания этих частей самостоятельными элементами учитывается восприятие этих букв или буквосочетаний как самостоятельных элементов потребителями (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016, от 14.02.2019 по делу № СИП-267/2018, от 19.04.2019 по делу № СИП?77/2018, от 04.10.2019 по делу № СИП-78/2018, от 10.08.2020 по делу № СИП-564/2019, от 13.09.2021 по делу № СИП-68/2021 и другие).

Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что и для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

Как отмечено выше, проверяя обоснованность и правомерность выводов административного органа о сходстве одного элемента спорного товарного знака и единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака, суд первой инстанции не дал оценку аргументам общества «Яндекс» о том, что спорный товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что до установления перечисленных выше обстоятельств выводы о сходстве единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака с одним из словесных элементов спорного товарного знака являются преждевременными.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, при оценке представленных в материалы дела результатов социологических опросов суду первой инстанции следовало выявить, свидетельствуют ли они о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащего обществу «Компания Афиша».

Таким образом, неправильное применение судом первой инстанции норм материального права повлекло преждевременный, сделанный без исследования всех необходимых для рассмотрения дела обстоятельств, вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем допущенные судом первой инстанции ошибки могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимы установление существенных обстоятельств и исследование имеющихся в деле доказательств.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доводы общества «Яндекс» о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права взаимосвязаны с признанными обоснованными на стадии кассационного обжалования аргументами о несоответствии изложенных в решении суда выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также о неправильном применении положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Что касается доводов заявителя кассационной жалобы о том, что при принятии обжалуемого решения была дана неверная квалификация действиям административного органа, нарушающим процедуру рассмотрения возражения, когда Роспатент отказал обществу «Яндекс» в удовлетворении ходатайств об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам для приобщения отзыва и дополнительных доказательств и оценивал в составе материалов административного дела документы, приложенные к поданному 23.09.2019 возражению, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции всесторонне и полно проанализировал соблюдение Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, и обоснованно не усмотрел нарушение их административным органом.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает кассационную жалобу общества «Яндекс» подлежащей удовлетворению, а принятое по делу решение – отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу
№ СИП-591/2020 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова