Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП-689/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «МЛМ Нева трейд» (ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 20Н, Санкт-Петербург, 190031, ОГРН 1027810255043) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение административного органа от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «БГК» (1-й Верхний пер., д.6, литера А, Санкт-Петербург, 194292, ОГРН 1147847074088) и иностранное лицо – OTIS ELEVATOR COMPANY (One Carrier place, Farmington, Connecticut, 06032, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «МЛМ Нева трейд» – Дымарецкий Д.Ю. (по доверенности от 27.12.2018 № 306) и Клейнер А.Ю. (по доверенности от 24.09.2019 № 192);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-369/41);

от иностранного лица – OTIS ELEVATOR COMPANY – Гришина С.Л. (по доверенности от 01.03.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МЛМ Нева трейд» (далее – общество «МЛМ Нева трейд») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение административного органа от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «БГК» (далее – общество «БГК») и иностранное лицо – OTIS ELEVATOR COMPANY (далее – компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 решение Роспатента от 25.07.2018 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение от 20.04.2018.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Обществом «МЛМ Нева трейд» представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в жалобе доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества «МЛМ Нева трейд», Роспатента и компании.

Общество «БГК», надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель компании поддержал позицию Роспатента, изложенную в кассационной жалобе.

Представители общества «МЛМ Нева трейд» возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, обществом «МЛМ Нева трейд» в Роспатент 05.06.2016 подана заявка № 2016732652 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения в отношении товаров 7?го класса «лифты грузовые; лифты пассажирские; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; установки подъемные; устройства подъемные; устройства для управления лифтами» и услуг 35-го класса «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», 37-го класса «установка, ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников» и 42-го класса «исследования в области механики; исследования технические; проектно-конструкторские разработки; проектирование; проектирование механизмов; услуги по проектированию лифтов, подъемных устройств и установок» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). В заявке отмечено, что обозначение в целом носит фантазийный характер и является семантически нейтральным в отношении всех заявленных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения заявки на регистрацию указанного обозначения в качестве товарного знака Роспатентом 24.01.2018 принято решение об отказе в такой регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявленному на регистрацию обозначению противопоставлены следующие товарные знаки, зарегистрированные на иных лиц с более ранней датой приоритета в отношении однородных товаров и услуг:

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 486139 с датой приоритета от 16.06.2011, зарегистрированный для индивидуализации (в том числе) услуг 35?го класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная» и 42-го класса МКТУ «исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства» на имя общества «БГК»;

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 486138 с датой приоритета от 16.06.2011, зарегистрированный для индивидуализации (в том числе) услуг 35?го класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная» и 42-го класса МКТУ «исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры» на имя общества «БГК»;

товарный знак «НЕВА» по свидетельству Российской Федерации № 268449 с датой приоритета от 06.12.2002, зарегистрированный, в том числе для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама телевизионная», 37-го класса МКТУ «работы газо-слесарные; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; установка и ремонт отопительного оборудования» и 42-го класса МКТУ «изучение технических проектов; исследования технические; консультации по вопросам строительства, архитектуры» на имя общества «БГК»;

товарный знак «НЕВА» по свидетельству Российской Федерации № 412076 с датой приоритета от 13.08.2008, зарегистрированный для индивидуализации товаров 7-го класса МКТУ «подъёмники, эскалаторы, лифты, движущиеся дорожки, относящиеся к ним ходовые механизмы, транспортёры и части для всех вышеперечисленных товаров», услуг 37?го класса МКТУ «установка, техническое обслуживание и ремонт подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров» и 42-го класса МКТУ «дизайн и разработка подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров» на имя компании;

товарный знак «NEVA» по свидетельству Российской Федерации № 412075 с датой приоритета от 13.08.2008, зарегистрированный для индивидуализации товаров 7-го класса МКТУ «подъёмники, эскалаторы, лифты, движущиеся дорожки, относящиеся к ним ходовые механизмы, транспортёры и части для всех вышеперечисленных товаров», услуг 37?го класса МКТУ «установка, техническое обслуживание и ремонт подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров» и 42-го класса МКТУ «дизайн и разработка подъёмников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортёров и частей для всех вышеперечисленных товаров» на имя компании.

В Роспатент 20.04.2018 от общества «МЛМ Нева трейд» поступило возражение на решение от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652.

В обоснование названного возражения общество «МЛМ Нева трейд» указало, что словосочетание «Нева трейд» является целостной композицией.

Такое словосочетание, по мнению подателя возражения, написанное на кириллице, вообще не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или о магазине, и не имеет толкования в словарях. Заявитель также обратил внимание на оригинальное исполнение заявленного обозначения, на наличие в нем оригинального изобразительного элемента и ярких цветов, которые придают еще большую различительную способность.

Податель возражения также указал на отсутствие фонетического и графического (визуального) сходства сравниваемых обозначений и противопоставленных Роспатентом товарных знаков.

Общество «МЛМ Нева трейд» отметило также и различие услуг, оказываемых названным обществом и правообладателями противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного податель возражения просил зарегистрировать обозначение по заявке № 2016732652 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Решением Роспатента 25.07.2018 в удовлетворении возражения общества «МЛМ трейд» отказано.

Осуществляя анализ заявленного на регистрацию обозначения, Роспатент исходил из того, что при восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Роспатент отметил, что заявленное на регистрацию обозначение содержит словесные элементы «Нева», «трейд», которые не образуют какой-либо единой смысловой конструкции.

Административный орган признал, что наиболее значимым элементом в заявленном обозначении является слово «Нева», в то время как элемент «трейд» не оригинален, систематически повторяется в различных средствах индивидуализации, в связи с чем является «слабым», счел, что индивидуализация заявленных товаров и услуг будет происходить по «сильному» словесному элементу «Нева».

В результате проведенного анализа заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства Роспатентом установлено звуковое тождество сильного словесного элемента «НЕВА» заявленного на регистрацию обозначения и единственных словесных элементов «НЕВА» / «NEVA» противопоставленных товарных знаков.

Сравнив названные обозначения по семантическому критерию сходства, административный орган указал на подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением «сильного» словесного элемента заявленного обозначения и единственных словесных элементов противопоставленных товарных знаков.

При визуальном сравнении заявленного на регистрацию обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 268449 и № 412076 Роспатент обратил внимание на производимое ими общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта.

При визуальном сравнении заявленного на регистрацию обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 412075 Роспатент отметил различие графической проработки сравниваемых обозначений и выполнение их буквами различных алфавитов (кириллицей и латиницей), однако признал второстепенный характер имеющихся различий с точки зрения индивидуализирующей функции сравниваемых обозначений.

В итоге Роспатент пришел к тому выводу, что заявленное на регистрацию обозначение и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 268449 и № 412076 ассоциируются друг с другом в целом (несмотря на отдельные отличия) вследствие сходства по фонетическому, семантическому и графическому критериям сильного словесного элемента «НЕВА» заявленного обозначения с единственным словесным элементом «НЕВА» противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, Роспатент признал, что заявленное на регистрацию обозначение и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 412075 ассоциируются друг с другом в целом (несмотря на отдельные отличия) вследствие сходства по фонетическому, семантическому и графическому критериям сильного словесного элемента «НЕВА» заявленного обозначения с единственным словесным элементом «NEVA» противопоставленных товарных знаков.

По результатам анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых подана заявка на регистрацию обозначения и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, Роспатент пришел к следующим выводам.

В части товаров 7-го класса МКТУ, указанных в перечне обозначения по заявке №2016732652, и товаров 7-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 412076 и № 412075, административный орган отметил, что эти товары соотносятся как род (вид) («оборудование подъемно-транспортное, части к нему»), имеют общее назначение (для передвижения, транспортировки), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Услуги 35-го класса МКТУ – «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, признаны Роспатентом идентичными соответствующим услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 268449.

Иные услуги 35-го класса МКТУ – «продвижение продаж для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, признаны Роспатентом однородными услугам 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 268449 (относящиеся к услугам по продвижению, распространению, обеспечению и снабжению товарами, услугам оптовой и розничной торговли товарами) как направленные на достижение одних целей (продвижение, распространение продукции).

Что касается заявленной услуги 37-го класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников» административным органом установлено, что она является идентичной соответствующей услуге 37-го класса МКТУ, указанной в регистрациях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 412076 и № 412075.

Однородность остальных услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 412076 и № 412075, обусловлена, по мнению Роспатента, их соотношением как род (вид) («установка, ремонт и техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования»), общим назначением (установка и обслуживание подъемных механизмов, устройств), условиями оказания, кругом потребителей (например, потребители, нуждающиеся в ремонте или установке лифта, эскалатора и тому подобное).

Оценив услуги 42-го класса МКТУ, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленные услуги названного класса «исследования в области механики; исследования технические» являются идентичными соответствующим услугам 42-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 268449.

В отношении остальных услуг 42-го класса МКТУ, указанных в перечнях заявки и регистраций всех противопоставленных товарных знаков, Роспатент указал, что они соотносятся как род (вид) («исследования и разработки научные»), имеют общее назначение (для проектирования, конструирования новых устройств, в том числе подъемных механизмов), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, в связи с чем являются однородными.

На основании изложенных обстоятельств административный орган указал на наличие препятствий для регистрации обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных позиций.

Роспатент отметил, что при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, отклонив доводы общества «МЛМ Нева трейд» в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков.

По результатам рассмотрения возражения административный орган пришел к выводу о вероятности смешения заявленного на регистрацию обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков в отношении товаров и услуг, которые признаны однородными по отношению к конкретному товарному знаку.

Несогласие общества «МЛМ Нева трейд» с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента о том, что словесный элемент «трейд» является «слабым», счел, что транслитерация английского слова «trade» мало знакома российскому потребителю, не знающему английского языка.

Принимая во внимание наличие в заявленном на регистрацию обозначении словесного элемента «трейд», суд признал, что сравниваемые обозначение и противопоставленные товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, значительно отличаются по графическому признаку и имеют различную семантику.

Несмотря на наличие в заявленном на регистрацию обозначении и в противопоставленных товарных знаках тождественных («НЕВА» / «НЕВА») и близких к тождеству («НЕВА» / «NEVA») словесных элементов, суд пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по визуальному восприятию.

С учетом изложенных обстоятельств суд признал, что Роспатентом не осуществлялось сравнение обозначений в целом, не определялась степень их сходства, общее восприятие средним потребителем.

Суд также отметил следующее:

товары 7-го класса, услуги 37-го и 42-го классов МКТУ, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, совпадают лишь с товарами 7-го класса, услугами 37-го и 42-го классов МКТУ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 412076 и 412075, правообладателем которых является компания;

услуги 35-го и 42-го класса МКТУ, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, совпадают с услугами 35-го и 42?го классов МКТУ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 268449, правообладателем которых является общество «БГК».

Указанное обстоятельство, как счел суд первой инстанции, свидетельствует о том, что из оспариваемого ненормативного акта не усматриваются мотивы, по которым все товары и услуги, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, однородны товарам и услугам всех противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о ненадлежащем выполнении Роспатентом анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы все противопоставленные товарные знаки.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что Роспатентом не проанализирована фактическая деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков на предмет ее однородности товарам и услугам, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, и не исследовались обстоятельства, связанные с приобретением заявленным на регистрацию обозначением высокого уровня различительной способности до даты подачи заявки.

В итоге суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае,и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по принятию решений о государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков или об отказе в такой регистрации, по рассмотрению возражений на указанные решения и по принятию решений по результатам рассмотрения возражений, о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Роспатент полагает неверным вывод суда о том, что при наличии в спорном обозначении элемента «трейд» не может быть признано сходство сравниваемых обозначений.

Административный орган считает, что словесный элемент «трейд» является «слабым» по отношению к «сильному» словесному элементу «Нева» и не придает заявленному обозначению индивидуализирующую способность, выражает несогласие с мнением суда о неизвестности российскому потребителю значения словесного элемента «трейд».

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции не было учтено, что графический элемент, входящий в состав спорного обозначения, не является оригинальным, а словесный элемент при восприятии комбинированного обозначения запоминается легче, чем изобразительный.

Роспатент также указал на неправильное толкование судом первой инстанции подпункта 1 пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

Суд первой инстанции, как указывает административный орган, не принял во внимание то, что при звуковом восприятии сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, наличие в спорном обозначении словесного элемента «трейд» не влияет на вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции неправильно истолковал подпункт 3 пункта 42 Правил № 482 и не оценил довод о том, что словесные элементы «НЕВА» / «NEVA» спорного и противопоставленных обозначений порождают в сознании потребителей идентичные смысловые ассоциации.

Кроме того, административный орган не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что слово «трейд» существенно меняет семантику спорного обозначения, поскольку, по мнению заявителя кассационной жалобы, добавление к «сильному» элементу «Нева» спорного обозначения «слабого» слова «трейд» не формирует в сознании потребителя оригинальной семантики.

Роспатент полагает, что суд первой инстанции в нарушение положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дал оценку тем доводам административного органа, что отдельные графические отличия сравниваемых обозначений не способны повлиять на общий вывод о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет фонетического и семантического тождества их доминирующих либо единственных элементов, выполняющих в сравниваемых обозначениях индивидуализирующую функцию.

Роспатент в кассационной жалобе настаивает на том, что им в оспариваемом решении произведен надлежащий анализ сравниваемых обозначений на предмет их сходства в целом, а вывод суда первой инстанции об обратном, по мнению административного органа, не соответствует содержанию ненормативного правового акта.

В отношении того вывода суда, что Роспатент не провел надлежащий анализ однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, с товарами и услугами, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, с учетом установления наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков, административный орган отметил, что им в оспариваемом решении сделан вывод об однородности названных товаров и услуг в отношении каждого противопоставленного товарного знака и приведены мотивы такого вывода.

При этом Роспатент обращает внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на то, что для наличия препятствий для регистрации заявленного обозначения для каждой заявленной позиции достаточно установить однородность такой позиции по отношению к позициям, для индивидуализации которых зарегистрирован хотя бы один из противопоставленных товарных знаков.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент обязан был дать оценку всем документам, представленным заявителем с возражением в качестве доказательства приобретения спорным обозначением различительной способности, не соответствует применимым нормам материального права. Роспатент просит принять во внимание то, что вопрос приобретения заявленным на регистрацию обозначением различительной способности до даты подачи заявки не имеет правового значения в случае, когда имеются препятствия для регистрации такого обозначения, установленные пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как правильно установлено судом первой инстанции и не оспаривается лицами, участвующими в деле, Роспатент пришел к выводу о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Тот факт, что противопоставленные товарные знаки имеют более ранний приоритет по сравнению с заявленным на регистрацию обозначением, обществом «МЛМ Нева трейд» в поданном в суд заявлении не оспаривался. Не ссылалось общество «МЛМ Нева трейд» и на получение им от правообладателей противопоставленных товарных знаков согласий на регистрацию заявленного обозначения.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017
№ 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 18.07.2006 № 3691/06.

В отношении доводов кассационной жалобы, выражающих несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как видно из материалов дела и из содержания обжалуемого решения, суд первой инстанции произвел самостоятельный сравнительный анализ спорного комбинированного обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, и противопоставленных товарных знаков.

Суд первой инстанции учел разницу графического исполнения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, наличие в заявленном на регистрацию обозначении изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента «трейд» и признал отсутствие графического сходства.

Одновременно суд сделал вывод о том, что слово «трейд», имеющееся в заявленном на регистрацию обозначении, удлиняет звукоряд, обуславливает различие сравниваемых обозначений по таким признакам фонетического сходства, как количество слов и слогов, звуков, а также состав гласных и согласных, содержащихся в обозначениях.

Суд также учел различие семантики сравниваемых обозначений, обусловленное включением в спорное обозначение дополнительного словесного элемента «трейд».

С учетом этого суд, несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях тождественных («НЕВА» / «НЕВА») и близких к тождеству («НЕВА» / «NEVA») словесных элементов, пришел к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

При этом суд первой инстанции констатировал неизвестность российскому потребителю словесного элемента «трейд» вследствие незнания потребителями английского языка, не согласившись с выводом Роспатента о том, что такой элемент является «слабым».

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

При этом разрешение такого вопроса предполагает не произвольное усмотрение суда, оно должно быть основано на нормах ГК РФ и Правил № 482, а также должно учитывать методологические подходы высшей судебной инстанции.

С учетом пункта 42 Правил № 482 сходство обозначений определяется в том числе на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (по отношению к товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 268449 и № 412076) либо в значительной степени сходного (по отношению к товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 412075) словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного обозначения.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу № СИП?210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 24.05.2019 по делу № СИП?585/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что вывод суда первой инстанции о неизвестности российскому потребителю слова «трейд» вследствие незнания английского языка сделан без анализа доводов Роспатента и третьего лица о вхождении этого слова «в обиход» как часто использующегося в названиях торговых компаний, при приобретении автомобилей с одновременной реализацией имевшегося в наличии, в других ситуациях.

При этом не мотивирован и вывод суда об очевидности незнания обычными российскими потребителями – адресатами спорных услуг английского языка.

Выводы суда о знании или незнании обычными российскими потребителями того или иного языка, за исключением государственного языка Российской Федерации, должны зависеть от того, о каком языке идет речь, и от того, о каких конкретных словах языка идет речь.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными заявленные в кассационной жалобе доводы Роспатента о неправильном применении судом первой инстанции Правил № 482 и методологических подходов высшей судебной инстанции при анализе сравниваемых обозначений на предмет их сходства.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатентом не проводилось определение сходства сравниваемых обозначений в целом, не соответствует содержанию оспариваемого ненормативного правового акта, в котором указано, что «заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4, 5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия» (абзац третий страницы 10 оспариваемого решения Роспатента); «заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия» (абзац четвертый страницы 10 оспариваемого решения Роспатента). При этом на страницах 8 и 9 оспариваемого ненормативного правового акта содержится указание на то, что под номером [2] понимается товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 486139, под номером [3] – товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 486138, под номером [4] – товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 268449, под номером [5] – товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 412076, под номером [6] – товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 412075.

Таким образом, довод Роспатента о том, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, нашел свое подтверждение.

Кроме того, суд первой инстанции, констатировав, что товары 7?го класса, услуги 37-го и 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, совпадают лишь с товарами 7-го, услугами 37-го и 42-го классов МКТУ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 412076 и № 412075; услуги 35-го и 42-го классов МКТУ, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, совпадают с услугами 35-го и 42?го классов МКТУ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 486139, № 486138 и № 268449, признал не соответствующим требованиям действующего законодательства вывод Роспатента о том, что все товары и услуги, для которых испрашивается правовая охрана заявленному на регистрацию обозначению, однородны товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Между тем очевидно, что по разным испрашиваемым позициям заявленному обозначению могут быть противопоставлены различные товарные знаки, которые являются сходными с таким обозначением.

В связи с этим на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ заявленному обозначению применительно к различным испрашиваемым позициям могут быть противопоставлены разные препятствия для его регистрации (разные противопоставленные товарные знаки).

Таким образом, указанные противопоставленные товарные знаки, в каждом из которых присутствует словесный элемент «НЕВА» / «NEVA», представляют собой две различные серии товарных знаков, зарегистрированных для разных позиций, исключительное право на которые принадлежит разным лицам, а следовательно, вывод о вероятности смешения спорного обозначения и обозначений по противопоставленным товарным знакам должен быть сделан по каждому из противопоставленных знаков или по каждой серии отдельно.

При этом оспариваемое решение Роспатента содержит подробное описание того, каким товарам и услугам заявленного на регистрацию обозначения противопоставлены товары и услуги какого из противопоставленных товарных знаков (абзац шестой страницы 10 – абзац третий страницы 11 оспариваемого ненормативного правового акта).

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент не выявил однородность каждой испрашиваемой позиции заявленного на регистрацию обозначения товарам и услугам каждого из товарных знаков сделан при неправильном толковании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и без учета фактических обстоятельств дела (без учета содержания проверяемого решения административного органа).

Президиум Суда по интеллектуальным правам также признает заслуживающим внимания довод Роспатента о том, что приобретение заявленным на регистрацию обозначением различительной способности имеет правовое значение при наличии препятствий к его регистрации, обусловленных пунктом 1 статьи 1483, а не пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что Роспатент не учел доказательства, подтверждающие приобретение заявленным на регистрацию обозначением различительной способности, не основан на нормах действующего законодательства.

Как указано в пункте 162 Постановления № 1, на вероятность смешения могут влиять длительность и объем использования противопоставленного товарного знака, степень его известности, узнаваемости, но не факт приобретения различительной способности заявленным на регистрацию обозначением.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции вынесено с неправильным применением норм материального права, а выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

С учетом изложенного обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене, дело – направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе в соответствии с требованиями действующего законодательства проверить выводы Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений, об однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, с учетом сделанных выводов о сходстве обозначений и однородности товаров определить и исследовать обстоятельства, влияющие на вывод о вероятности смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП?689/2018 отменить.

Направить дело № СИП-689/2018 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина