Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 по делу № СИП-710/2017 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»

(ул. Нагатинская, д. 5, Москва, 115533, ОГРН 1027700201902).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 21.11.2017 № 77 АВ 5413526), ФИО3 (по доверенности от 08.02.2018 № 77 АВ 6665473);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО4 (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-415/41);

от открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» – ФИО5 (по доверенности от 15.01.2018 № 22/2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» (далее – общество).

Как усматривается из материалов настоящего дела и установлено судом первой инстанции, 22.06.2017 в Роспатент поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235 (том 1, л. д. 141– 149), мотивированное несоответствием предоставления правовой охраны названному товарному знаку требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –

ГК РФ), согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В поданном возражении предприниматель указал, что является правообладателем серии товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации № 413209 «» с приоритетом от 14.05.2008;

по свидетельству Российской Федерации № 362781 « » с приоритетом от 20.06.2007;

по свидетельству Российской Федерации № 443091 « » с приоритетом от 01.04.2008;

по свидетельству Российской Федерации № 458013 «» с приоритетом от 01.04.2008;

по свидетельству Российской Федерации № 602450 «» с приоритетом от 24.11.2014.

По мнению предпринимателя, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 606235 « » с приоритетом от 29.06.2015 является сходным до степени смешения с

серией товарных знаков предпринимателя, зарегистрированных в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), которые являются однородными товарам и услугам спорного товарного знака, однако, имеют более раннюю дату приоритета.

В обоснование поданного в Роспатент возражения предприниматель привел следующие доводы.

Кроме того, на сайтах в сети Интернет общество предлагает к продаже коллекции ювелирных изделий с названием «The Legend 1920», что, по утверждению предпринимателя, подтверждается нотариально заверенными протоколами осмотра доказательств (страниц информационных ресурсов в сети Интернет). Предложение к продаже ювелирных изделий под таким названием должно учитываться как фактическое обстоятельство использования товарного знака на основании пункта «С» статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883. В возражении предприниматель также ссылается на Аналитический отчет по итогам проведенного обществом с ограниченной ответственностью «Аналитическая социология» социологического опроса «Характер сравнительного восприятия товарных знаков со словесным элементом «ЛЕГЕНДА» и

товарного знака « » среди российских потребителей» (далее – аналитический отчет по итогам социологического опроса), согласно результатам которого 94,4 % потребителей при прочтении спорного товарного знака называли слово «Legend».

В противопоставленных товарных знаках, образующих серию, основным элементом также является слово «Легенда», написанное кириллицей или латинскими буквами. При этом изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры – круга и неохраняемый элемент «Manufacture Since 1992» противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 602450 обладают слабой различительной способностью и не могут существенно повлиять на сходство противопоставляемых товарных знаков, обусловленное полным совпадением сильных элементов «Legenda» / «Legend».

несмотря на выполнение первой буквы в словесном элементе «Lегенда» в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 413209, № 458013, № 443091 латиницей, потребителем он читается как «легенда»;

словесные элементы в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 602450 «Legenda Manufacture Since 1992» (элемент «Manufacture Since 1992» является неохраняемым) и № 362781 «Legenda Легенда» практически воспроизводят словесный элемент «Legend» спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606235 «The Legend 1920»;

смысловое логическое ударение в спорном товарном знаке падает на словесный элемент «The Legend», который переводится с английского языка как «легенда»;

артикль «The» и цифровой элемент «1920» являются второстепенными и не несут существенной смысловой нагрузки, основным является словесный элемент «Legend»;

сравниваемые обозначения сходны по смысловому признаку, поскольку в данных обозначениях существует подобие заложенных в них понятий и идей, а также имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на который падет логическое ударение и который обладает самостоятельным значением. Во всех сравниваемых товарных знаках речь идет о легенде.

близость звуков в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний;

полное вхождение одного элемента в другой;
близость состава гласных и согласных;

характер совпадающих частей в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 362781, 602450 и 606235 одинаковый, поскольку

совпадающая часть обозначений – «Legend» – в данных товарных знаках имеет первостепенное значение (основное смысловое значение падает на слова «Legend» и «Legenda» (Легенда)).

По результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения Роспатентом 18.09.2017 вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении поданного предпринимателем возражения, Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленные товарные знаки не являются сходными между собой,

следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В результате сравнительного анализа спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками Роспатент пришел к следующим выводам.

При звуковом воспроизведении должны учитываться присутствие в спорном товарном знаке артикля и цифровых элементов, которые также оказывают влияние на произношение, отсутствие полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, наличие неохраняемых словесных элементов «Manufacture since 1992» в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 602450, что также определяет фонетическое различие при сравнении со спорным товарным знаком.

Комбинация словесных элементов, включенных в спорный товарный знак, способна вызвать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего спорный товарный знак не может вызвать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 413209, № 443091, № 458013 оригинально использованы буквы различных алфавитов, что сказывается на их восприятии.

При этом использование в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 413209 и № 602450 оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в спорном товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в спорном товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что также оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Визуальное различие спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 362781 и № 602450 формируется с учетом дополнительных элементов, объединенных в спорном товарном знаке единой композицией, использованием различных алфавитов в словесных элементах, присутствующих в противопоставленном словесном товарном знаке по

свидетельству Российской Федерации № 362781, использованием дополнительных неохраняемых словесных элементов и цветового сочетания в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 602450.

Между тем, поскольку спорный товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Целевая группа исследования подобрана некорректно, что делает невозможным использование выводов данного исследования при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, поскольку неизвестно, какая доля участников опроса является потребителем ювелирных изделий, а какая – нет.

отличается от спорного товарного знака, в связи с чем не может рассматриваться в рамках данного возражения.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, поступившего 22.06.2017, в связи с чем решением от 18.09.2017 в удовлетворении данного возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606235 оставлена в силе.

Полагая решение Роспатента от 18.09.2017 незаконным, предприниматель обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Обосновывая поданное в суд заявление, предприниматель сослался на следующие обстоятельства.

Входящие в спорный товарной знак артикль «The» и цифровой элемент «1920» в силу положений пункта 34 Правил № 32 обладают слабой различительной способностью, в связи с чем не являются значимыми и не могут оказывать влияние на вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения.

3. Выводы Роспатента о различном зрительном впечатлении, производимом спорным и противопоставленными товарными знаками, не соответствуют положениям пункта 14.4.2.4 Правил № 32 и пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации).

Артикль «The» и цифровой элемент «1920» имеют вспомогательное значение и не могут выступать в качестве самостоятельных, «сильных» элементов спорного товарного знака. При анализе визуального сходства сравниваемых товарных знаков должны учитываться «сильные» элементы, влияющие на общее зрительное впечатление.

Вопреки выводу Роспатента, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 606235 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 602450 и № 413209 вызывают одинаковое общее зрительное впечатление за счет использования в них оригинального шрифта (стилизованного под рукописный текст) и наличия доминирующих элементов «Legend», «Lегенда» и «Legenda».

5. Регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606235, сходного до степени смешения с товарными знаками предпринимателя по свидетельствам Российской Федерации № 413209, № 443091, № 458013, № 362781 и № 602450, имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов МКТУ, создает угрозу смешения этих товаров и услуг.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Отменяя решение суда первой инстанции и согласившись с доводами заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал, что при установлении степени сходства обозначений суд первой инстанции не исследовал в полном объеме представленные доказательства, не дал оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 требования предпринимателя удовлетворены; решение Роспатента от 18.09.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235, признано незаконным как не соответствующее подпункту 2 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ; суд обязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее 22.06.2017 возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235.

Названным решением суд обязал возвратить предпринимателю из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2700 рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 20.11.2017 № 176 за подачу заявления; с Роспатента в пользу предпринимателя взыскано 450 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Как установлено судом первой инстанции, спорный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 606235 представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент «1920» и словесные элементы «The» и «Legend», выполненные оригинальным стилизованным под рукописный шрифтом буквами латинского алфавита, и образующими единую композицию, в

которой цифра «1» может одновременно восприниматься как стилизованная латинская буква «L».

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 413209 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова, выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные – строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки « » и « » по свидетельствам Российской Федерации № 443091 и № 458013 представляют собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные – строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 362781 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 602450 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Legenda», выполненного стилизованным под рукописный текст оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, и неохраняемых словесных элементов

«Manufacture Since 1992», выполненных более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы расположены на фоне круга морковного цвета.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки № 2015719739) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее – Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17- 12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06), от наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Принимая во внимание указания президиума Суда по интеллектуальным правам, положения названных норм права, а также правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями, осуществив проверку выводов Роспатента об отсутствии семантического, фонетического и графического сходства между спорным и образующими серию противопоставленными товарными знаками, основанных на заключении Роспатента о том, что спорный товарный знак может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода словесных и цифровых элементов, который не является однозначным, суд первой инстанции признал, что данные выводы не основаны на правиле оценки обозначений с точки зрения восприятия именно российского потребителя, поскольку Роспатентом не учтено, что для российских потребителей, не знающих английского языка, именно транслитерационное значение слова будет превалирующим.

Судом первой инстанции отмечено, что при рассмотрении возражения предпринимателя и, как следствие, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ Роспатенту необходимо было учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Как указал суд первой инстанции, при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

При этом степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

В обжалуемом судебном акте отмечено, что для средних российских потребителей, знающих английский язык, не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего значения словесного элемента, которое вероятно является превалирующим значением с точки зрения восприятия потребителя, учитывая транслитерационное соотношение словесных элементов.

Признавая необоснованным вывод Роспатента о том, что комбинация включенных в спорный товарный знак словесных («The» и «Legend») и цифровых («1920») элементов способна вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего, по мнению Роспатента, спорный товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции указал, что из оспариваемого решения Роспатента не следует, на каких имеющихся в материалах административного дела документах основан как вывод о том, что спорный товарный знак принадлежит конкретному предприятию, функционирующему с 1920 года, так и вывод о том, что среднему российскому потребителю соответствующий факт (при его установлении) известен настолько, чтобы вызывать какие-либо ассоциации со спорным обозначением.

Кроме того, в решении суда указано, что выводы Роспатента о различном общем зрительном впечатлении в спорном товарном знаке артикля «The», цифровых элементов и целостной композиции и, как следствие, о силе элемента «1920» сделаны без анализа тех доводов предпринимателя, что этот элемент не может быть признан обладающим сильной различительной способностью, поскольку Роспатентом оставлены без внимания основанные на пункте 2.3.1 Правил № 32 доводы предпринимателя о том, что к обозначениям, не обладающим

различительной способностью, могут относиться, в частности, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

При этом, как отмечено судом первой инстанции, если признать, что у спорного товарного знака имеется характерное графическое исполнение, то оно должно быть сравнено с графическим исполнением противопоставленных товарных знаков при определении общего зрительного впечатления.

Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции также признаны необоснованными выводы Роспатента, сделанные в отношении представленного предпринимателем аналитического отчета.

В решении суда обращено внимание на то, что при оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

Кроме того, опросы мнения потребителей могут представляться в подтверждение иных обстоятельств, учитывающихся при определении вероятности смешения, как то: восприятия потребителями сравниваемых товаров как однородных, установления семантического, визуального, фонетического восприятия обозначения (которое впоследствии может быть учтено при определении сходства обозначений), известности товарного знака и другое.

Как отмечено судом первой инстанции, при представлении результатов таких опросов в подтверждение своих доводов они подлежат оценке наряду с другими материалами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу № СИП-171/2016.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данный аналитический отчет должен был получить надлежащую оценку в оспариваемом решении Роспатента даже несмотря на то, что, по мнению Роспатента, он содержит недостатки в формулировке вопросов.

Некорректный, по мнению Роспатента, отбор целевой группы исследования не делает невозможным использование выводов аналитического отчета при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, поскольку то обстоятельство, что из него невозможно установить, какая доля участников опроса является типичными потребителями ювелирных изделий, а какая нет, не свидетельствует о недостоверности содержащихся в нем данных.

При этом суд первой инстанции учитывал, что первый вопрос, заданный респондентам, звучал следующим образом: «Как часто вы покупаете часы и ювелирные изделия?». Таким образом, с учетом результатов ответа на этот вопрос должны были быть оценены и результаты опроса в целом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из того, что при установлении степени сходства обозначений Роспатент не исследовал в полном объеме представленные предпринимателем к возражению материалы, не дал оценку всем доводам подателя возражения и правообладателя спорного товарного знака, а также не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков делается на основе установления не только степени сходства обозначений, но также и степени однородности товаров, и по результатам исследования иных факторов (в том числе вышеуказанных степени внимательности

потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, и других). Все вышеуказанные обстоятельства должны оцениваться в совокупности и во взаимном влиянии друг на друга.

Как указал суд в принятом решении, вероятность смешения зависит от соотношения степени сходства обозначений и степени однородности товаров, а равно от влияния степени сходства товарных знаков и степени однородности товаров на иные факторы.

Поскольку вышеуказанные обстоятельства не были учтены Роспатентом, что не позволило названному административному органу всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение предпринимателя, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания принятого ненормативного правового акта незаконным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой

инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 05.10.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению Роспатента, выводы суда первой инстанции о том, что административный орган не установил вероятность смешения с учетом выводов о сходстве по семантическому, графическому и фонетическому признакам и степени однородности товаров и услуг, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и опровергаются текстом оспариваемого решения от 18.09.2017.

Как отмечает Роспатент в кассационной жалобе, судом первой инстанции не исполнены указания президиума Суда по интеллектуальным правам, не дана правовая оценка законности выводов данного административного органа, не обеспечена полнота исследования имеющихся в деле доказательств и установления значимых для правильного разрешения спора обстоятельств. Вместо этого, как полагает административный орган, суд первой инстанции направил возражение на повторное рассмотрение в Роспатент на основании допущенных процедурных нарушений.

Кроме того, Роспатент в кассационной жалобе указывает на то, что мотивировочная часть решения суда первой инстанции противоречит резолютивной части этого решения.

Так, Роспатент обращает внимание на то, что в мотивировочной части решения суда указано на допущенные административным органом существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения, в то время

как в резолютивной части решения судом первой инстанции указано на несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент в кассационной жалобе отмечает, что нарушение норм подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не может являться процедурным нарушением.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступили письменные пояснения предпринимателя, в которых он возражает против доводов, изложенных в кассационной жалобе, полагая их необоснованными.

В судебное заседание 21.01.2019 явились представители предпринимателя, общества и Роспатента.

Представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представитель общества также поддержал доводы кассационной жалобы.

Представители предпринимателя против удовлетворения кассационной жалобы возражали, просили оставить решение суда без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в письменных пояснениях предпринимателя, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность

применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Содержащиеся в кассационной жалобе Роспатента доводы о том, что в оспариваемом решении от 18.09.2017, вопреки выводам суда первой инстанции, установлено отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по семантическому, графическому и фонетическому признакам с учетом однородности товаров и услуг, равно как и дана оценка аналитическому отчету по итогам социологического опроса, подлежат отклонению в силу следующих обстоятельств.

Как указывалось ранее в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по настоящему делу, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 № 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017.

Подпунктом «в» пункта 14.4.2.1 Правил № 32 установлено, что смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Между тем вывод Роспатента об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми товарными знаками не основан на вышеуказанном правиле оценки обозначений с точки зрения восприятия именно российского потребителя.

Роспатент не учел, что для российских потребителей, не знающих английского языка, именно транслитерационное значение слова будет превалирующим.

Вместе с тем для средних российских потребителей, знающих английский язык, не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего значения словесного элемента, которое вероятно является превалирующим значением с точки зрения восприятия потребителя, учитывая транслитерационное соотношение словесных элементов.

На указанные обстоятельства правомерно обращено внимание в принятом при новом рассмотрении дела решении суда.

Выводы Роспатента о недостатках в выборе целевой группы респондентов аналитического отчета, а также о недостатках в формулировке вопросов, которые, по мнению Роспатента, способны привести к получению искаженных данных, также получили оценку суда первой инстанции.

Так, суд указал, что при оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся

ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

При представлении результатов таких опросов в подтверждение своих доводов они подлежат оценке наряду с другими материалами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что данный аналитический отчет должен был получить надлежащую оценку в оспариваемом решении Роспатента даже несмотря на наличие, по мнению административного органа, недостатков в формулировке вопросов.

Помимо прочего, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции учитывал, что выводы Роспатента о силе элемента «1920» сделаны без анализа доводов предпринимателя о том, что этот элемент не может быть признан обладающим сильной различительной способностью.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что при установлении степени сходства обозначений Роспатент не исследовал в полном объеме представленные предпринимателем к возражению материалы, не дал оценку всем доводам подателя возражения и правообладателя спорного товарного знака, а также

не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

В отношении довода кассационной жалобы Роспатента о том, что суд первой инстанции в нарушение части 2¹ статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исполнил указания президиума Суда по интеллектуальным правам, данные в постановлении от 29.06.2018 по настоящему делу, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Действительно, обжалуемое решение суда первой инстанции во многом текстуально повторяет постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по настоящему делу без самостоятельной оценки фактических обстоятельств дела на основе правовых подходов, высказанных судом кассационной инстанции.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость при новом рассмотрении дела дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

Вместе с тем следует отметить, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по настоящему делу оценивалась законность решения суда первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела и было установлено, что в этом решении суд оценил вероятность смешения сравниваемых товарных знаков при неправильном применении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, без учета выработанных в отношении определения вероятности смешения товарных знаков правовых позиций высших судебных инстанций.

Суд первой инстанции при новом рассмотрении дела оценивал в свою очередь решение Роспатента от 18.09.2017, принятое по результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235.

При этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанное решение Роспатента содержит те же ошибки, что и его собственное решение, ранее отмененное президиумом Суда по интеллектуальным правам.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, основанное на оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков при неправильном применении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, без учета выработанных в отношении определения вероятности смешения товарных знаков правовых позиций высших судебных инстанций, не может быть признано законным.

Ввиду того что в решении Роспатента судом первой инстанции выявлены те же ошибки, что президиумом Суда по интеллектуальным правам в решении суда первой инстанции от 12.03.2018, не вызывающим удивление представляется совпадение отдельных формулировок решения

суда первой инстанции и постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу.

При этом указания суда кассационной инстанции исполнены, в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверено соответствие решения Роспатента законодательству.

Из содержания обжалуемого решения усматривается, что при его принятии суд первой инстанции учитывал все указания вышестоящей судебной инстанции и пришел к выводу о невозможности установления в рамках судебного контроля значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, поскольку они не исследовались Роспатентом при принятии ненормативного правового акта.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что Роспатенту необходимо восполнить эти недостатки.

При этом изложенные в кассационной жалобе доводы Роспатента о полноте исследования всех обстоятельств при рассмотрении поданного предпринимателем возражения, а также о надлежащей оценке этих обстоятельств не опровергают правомерность выводов суда первой инстанции об обратном, а лишь направлены на их переоценку.

В отношении довода Роспатента о несоответствии резолютивной части решения суда его мотивировочной части президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В резолютивной части решения суда первой инстанции указано на несоответствие решения Роспатента от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 606235, подпункту 2 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем из текста мотивировочной части решения суда первой инстанции следует, что им установлено как неправильное применение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (выразившееся в оценке вероятности смешения товарных знаков без учета надлежащих правил такой оценки), так и процессуальное нарушение (выразившееся в отсутствии надлежащей оценки аналитического отчета).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что это процессуальное нарушение, в свою очередь, также свидетельствует о неправильном применении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку одним из обстоятельств, учитываемых при оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, являются фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

При этом вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе Роспатента, при обращении в суд предприниматель приводил доводы, касающиеся этого аналитического отчета.

Поскольку Роспатентом не рассмотрено надлежащим образом поданное возражение, суд первой инстанции, учитывая разъяснения, приведенные в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правомерно обязал Роспатент повторно рассмотреть это возражение.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе Роспатента и в письменных пояснениях предпринимателя на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке,

предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Ввиду того что Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов не рассматривается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 по делу № СИП-710/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. ФИО6 ФИО7 Химичев