Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Туровского Ярослава Александровича (г. Воронеж) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 по делу № СИП-740/2020

по заявлению Туровского Ярослава Александровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и об отказе в выдаче патента по заявке № 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам.

В судебное заседание явились Туровский Я.А. лично и представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Сенчихин М.С. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-667/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Туровский Ярослав Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и об отказе в выдаче патента по заявке № 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам; об обязании Роспатента выдать патент на изобретение «Способ повышения эффективности физиотерапевтических реабилитационных мероприятий».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Туровский Я.А. просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

В судебное заседание явился представитель Роспатента.

Туровский Я.А. принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

В судебном заседании Туровский Я.А. поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Туровский Я.А. 01.07.2015 обратился в Роспатент с заявкой № 2015126356 на выдачу патента на изобретение «Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий» (индексы Международной патентной классификации – A61H 1/00 (2006/01), A61N 1/00 (2006/01), A61N 1/365 (2006/01), A61N 2/00 (2006/01)) со следующей формулой (уточненной на стадии экспертизы):

«Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий, заключающийся в том, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека, его слизистые оболочки, внешние и внутренние органы осуществляется непрерывная регистрация вариабельности сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, частоты дыхательных движений, артериального давления как по отдельности, так и в любой их совокупности, при этом определяется степень функционального напряжения человека, отличающийся тем, что в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения в желаемую для врача и/или пациента сторону: увеличения или уменьшения, и/или появления необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах.».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 09.01.2018 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение, мотивированное его несоответствием условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в патенте Российской Федерации № 2200597 на изобретение (далее – источник информации 1) и патентном документе US 2013030488 (далее – источник информации 2).

При этом Роспатент констатировал, что заявленное изобретение явным образом следует для специалиста из известного уровня техники, так как оно создано путем объединения и совместного использования содержащихся в источниках информации 1 и 2 сведений, что препятствует признанию его соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Туровский Я.А. 07.08.2019 обратился в Роспатент с возражением на решение об отказе в выдаче патента на спорное изобретение.

В обоснование возражения Туровский Я.А. указывал на то, что ни один из патентных документов (источников информации 1 и 2) не описывает заявленный способ.

Податель возражения считал, что заявленное изобретение не может явным образом следовать для специалиста из уровня техники, поскольку ни в научных трудах, ни в учебниках, ни в противопоставленных источниках информации не описан предложенный им способ коррекции физиотерапевтического воздействия в ходе самого воздействия исходя из состояния органов и систем пациента.

Решением от 21.07.2020 административный орган изменил решение от 09.01.2018 и отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Роспатент установил, что технический результат от реализации заявленного способа заключается в эффективности контроля лечебного воздействия во время проведения физиотерапевтических процедур.

Административный орган указал, что из источника информации 1 известны способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека, непрерывная регистрация показателей пациента, при этом определяется степень функционального напряжения человека, в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения на желаемую для врача и/или пациента сторону, что подразумевает увеличение или уменьшение, появление необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах.

Как счел административный орган, отличием заявленного способа от способа, известного из противопоставленного источника 1, является то, что осуществляют воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, на внешние и внутренние органы, проводят непрерывную регистрацию следующих показателей пациента: вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническая реакция, частота дыхательных движений,артериальное давление –как по отдельности так и в любой их совокупности.

Роспатент отметил: из противопоставленного источника 2 известно, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на пациента, а именно на внешние и внутренние органы, непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности, что позволяет эффективно контролировать лечебное воздействие.

Вместе с тем Роспатент констатировал, что ни в одном из указанных источников не содержатся признаки, касающиеся воздействия физическим фактором, обладающим лечебными свойствам, на слизистые оболочки пациента, при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента.

Учитывая изложенное, административный орган признал необоснованным содержащийся в решении от 09.01.2018 вывод о том, что из источников информации 1 и 2 известны все признаки формулы заявленного изобретения.

На основании пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

Согласно отчету о поиске и заключению по результатам поиска заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в источниках информации 1 и 2, а также в учебных пособиях: Ракита Д.Р. Общая физиотерапия. Учебное пособие. Рязань, 2006, стр. 82–83 (далее – источник информации 3); Солодовникова И.И. Висцеральные системы. Учебное пособие. Минск: «Электронная книга БГУ». 2003, стр. 4, 22, 24, 54, 57 (далее – источник информации 4).

Кроме того, в заключении по результатам поиска в качестве дополнительных сведений о широкой известности физиотерапевтических мероприятий в области реабилитации больных приведен учебник: Пирогова Л.А. Основы медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии. Гродно: ГрГМУ, 2008, стр. 12 (далее – источник информации 5).

С учетом дополнительного поиска, помимо ранее сделанных выводов в отношении источников информации 1 и 2, административный орган отметил, что из источника информации 3 известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента, что позволяет эффективно контролировать ход терапевтических мероприятий.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное изобретение явным образом следует для специалиста из уровня техники, а именно из содержащихся в источниках информации 1–3 сведений, т.е. создано путем объединения и совместного использования таких сведений.

Ввиду указанного вывода административный орган счел нецелесообразным проведение анализа содержащихся в источниках информации 4 и 5 сведений.

Не согласившись с принятым по результатам рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента на спорное изобретение решением, Туровский Я.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов,
а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя
(часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции признал обоснованными выводы административного органа об известности признаков заявленного изобретения из источников информации 1–3, сославшись на конкретные параграфы и страницы описания технических решений, известных из противопоставленных источников 1 и 2, а также на страницы 82 и 83
и абзац противопоставленного источника 3.

При этом суд первой инстанции не принял во внимание довод Туровского Я.А. о том, что в источнике информации 3 отсутствует идея коррекции фототерапевтического воздействия, указав, что такой признак отражен в источнике информации 1 в качестве технического результата повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий.

В отношении довода Туровского Я.А. о несоответствии источника информации 1 условию патентноспособности «промышленная применимость» и о технической невозможности реализовать данный прототип изобретения суд первой инстанции отметил, что приведенное Туровским Я.А. обстоятельство не подлежит установлению при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Суд первой инстанции признал противоречащим материалам дела, в частности содержанию оспариваемого решения Роспатента, довод Туровского Я.А. о том, что в указанном решении административный орган не смог обосновать, каким образом возможно создание заявленного изобретения путем объединения, изменения или совместного использования содержащихся в источниках информации 1–3 сведениях.

Таким образом, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о несоответствии изобретения по заявке № 2015126356 условию патентоспособности «изобретательский уровень» и не нашел оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве и о полномочиях Роспатента на рассмотрение возражения и принятие решения по результатам такого рассмотрения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Туровский Я.А. отмечает, что согласно положениям пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники, что требует наличия у «специалиста» необходимых знаний в предметной области.

По мнению Туровского Я.А., тот факт, является ли давший те или иные заключения либо документы, оценивающие изобретательский уровень заявленного изобретения, сотрудник Роспатента специалистом в соответствующей предметной области, имеет отношение к рассматриваемому делу и, следовательно, должен быть принят во внимание судом.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что административный орган не представил доказательства, подтверждающие, что рассматривавшие спорную заявку сотрудники Роспатента соответствуют критериям их отнесения к категории «специалист», хотя такие доказательства были запрошены Туровским Я.А.

Туровский Я.А. обращает внимание на то, что он, в свою очередь, представил доказательства того, что обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы считаться специалистом в предметной области заявки на изобретение.

Заявитель кассационной жалобы указывает также на отклонение судом первой инстанции ходатайства Туровского Я.А. об исследовании вопроса, являются ли давшие заключение о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» сотрудники Роспатента специалистами в соответствующей предметной области.

Таким образом, Туровский Я.А. полагает, что суд первой инстанции не исследовал обстоятельства, касающиеся наличия у специалистов Роспатента необходимых компетенций для признания их специалистами в соответствующей области техники, а также не проверил по существу сделанные Роспатентом выводы, иными словами, не установил все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения настоящего спора.

Исследовав доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 10.7.4.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее – Административный регламент), в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.
В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Административного регламента формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Административного регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Административного регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Как следует из обжалуемого решения, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку установил известность признаков заявленного изобретения из источников информации 1–3.

В отношении доводов кассационной жалобы о том, что, по мнению Туровского Я.А., суд первой инстанции не установил наличие у сотрудников Роспатента компетенций, необходимых для отнесения их к категории «специалист», президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из указанной нормы следует, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента суд первой инстанции проверяет ненормативный правовой акт по существу сделанных в нем выводов. При этом наличие у принимавших данных ненормативный акт лиц (сотрудников Роспатента) специальных знаний, уровень их образования и иные компетенции не входят в предмет судебной проверки.

Таким образом, в рассматриваемом деле суд первой инстанции должен был проверить обоснованность вывода административного органа о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», обусловленного известностью признаков этого изобретения из источников информации 1–3 и общих знаний специалиста.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с Туровским Я.А. в том, что суд первой инстанции не проверил должным образом обоснованность этого вывода.

Как следует из обжалуемого решения, суд первой инстанции исследовал содержание источников информации 1–3 и пришел к выводу о том, что заявленное Туровским Я.А. изобретение явным образом следует для специалиста из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в указанных источниках информации.

При этом суд первой инстанции отметил: из источника информации 2 известно, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на пациента (реферат), а именно на внешние или внутренние органы (описание, параграфы [0013], [0014], [0036],[0076]) непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности, что позволяет эффективно контролировать лечебное воздействие (описание, параграфы [0010], [0011],[0091], [0097], [0099]) (абзац четвертый страницы 12 решения суда первой инстанции).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Выводы суда первой инстанции, основанные на содержании источника информации 2, президиум Суда по интеллектуальным правам исходя из норм процессуального права проверить не может.

Из материалов дела, в том числе административного, усматривается, что источник информации 2 составлен на иностранном (английском) языке.

При этом перевод названного источника не был представлен ни в материалы административного дела, ни в материалы судебного дела, а также не был запрошен судом первой инстанции при рассмотрении заявления Туровского Я.А.

В соответствии с частью 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (статья 12, часть 2 статьи 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в отсутствие перевода источника информации 2, представленного на иностранном языке, суд первой инстанции не имел правовой возможности установить действительное содержание названного источника и, следовательно, сделать обоснованные выводы о том, известны ли какие-либо признаки заявленного изобретения из данного источника информации и как эти признаки (в случае их известности) влияют на соответствие спорного технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом процессуальное нарушение, выразившееся в ненадлежащем рассмотрении вопроса о переводе, является нарушением процессуального законодательства, влекущим отмену решения суда в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку касается одного из оцененных судом противопоставленных источников информации, а следовательно, могло привести к принятию неправильного решения.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что фактически проверка решения Роспатента в указанной части судом первой инстанции не осуществлена.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления (в том числе с применением соответствующего методологического подхода проверить выводы административного органа в отношении известности из противопоставленных источников признаков заявленного способа, а также в части признания заявленного способа явным образом следующим для специалиста из противопоставленных источников как созданного путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в этих источниках и/или общих знаний специалиста), дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 по делу № СИП?740/2020 отменить.

Дело № СИП-740/2020 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова