Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О.Л., при ведении протокола помощником судьи Маташевой М.Н., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Домоцентр" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул.Мусы Джалиля, 21, г.Новосибирск) к Обществу с ограниченной ответственностью "М2" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-Гуркина, 39/1, корп. А, г. Горно-Алтайск) о запрете под обозначением «ПРАКТИКА» оказывать услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг: продвижение товаров для третьих лиц, мелкооптовая продажа товаров, оптовая продажа товаров, продажа товаров через компьютерную сеть, розничная продажа товаров и о взыскании компенсации в размере 500000 руб.,

при участии представителей:

от истца – ФИО1, ФИО2, по доверенностям (в деле);

от ответчика – ФИО3, по доверенности (в деле);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Домоцентр» (далее- ООО «Домоцентр», истец) обратилось в суд к Обществу с ограниченной ответственностью «М2» (далее- ООО «М2», ответчик) с требованиями:

- об обязании прекратить использование обозначения «ПРАКТИКА», в том числе удалить обозначение «ПРАКТИКА» с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления магазинов «ПРАКТИКА», в Интернете;

- о запрете использования обозначения «ПРАКТИКА» для услуг по реализации товаров, хранению товаров, оказанию услуг в сфере ремонта помещений, аренды помещений и складов,

- о взыскании компенсации в размере 5000000 руб.

Уточнив исковые требования, истец заявил о запрете использовать обозначения «ПРАКТИКА», о прекращении использования, в том числе путем его удаления со всех материалов, с рекламных материалов магазинов, предложениях об оказании услуг, вывесок и внутреннего оформления магазинов и о взыскании компенсации в размере 500000 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО Холдинговая компания «Домоцентр» является владельцем комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) «ПРАКТИК», зарегистрированных для услуг согласно классам МКТУ «35- аренда площадей для размещения рекламы; интерактивная реклама в компьютерной сети; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуг предприятиям]; демонстрация товаров; мелкооптовая продажа товаров; оптовая продажа товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продажа товаров через компьютерную сеть; розничная продажа товаров, 36- сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; 37- ремонт помещений; 39- сдача в аренду складов; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; хранение товаров; хранение товаров на складах по свидетельству № 252839. Дата регистрации 14.08.2003, дата приоритета 19.09.2002.

Также ООО Холдинговая компания «Домоцентр» является владельцем товарного знака «ПРАКТИК», зарегистрированного для услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; мелкооптовая продажа товаров; оптовая продажа товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продажа товаров через компьютерную сеть; розничная продажа товаров по свидетельству № 366555. Дата регистрации 05.12.2008, дата приоритета 22.03.2007.

Данные товарные знаки активно используется в деятельности магазинов розничной продажи строительных и отделочных материалов «ПРАКТИК» в г. Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Бийске.

Зарегистрированные по свидетельствам № 252839 и № 366555 товарные знаки представляют собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ПРАКТИК».

При изучении рынка с целью расширения деятельности была обнаружена сеть супермаркетов «ПРАКТИКА», принадлежащая ООО «М2», работающая на рынке Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской области, а с октября 2011 года в г. Новосибирске.

Используемое ООО «М2» обозначение «ПРАКТИКА» представляет собой сочетание словесных и изобразительных элементов. Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «ПРАКТИКА», выполненный оригинальным шрифтом красного цвета. Перед словесным элементом расположен изобразительный элемент- квадрат, с изображением домика и двери в домик. Под буквами словесного элемента ПРАКТИКА расположен словесный элемент «строительный супермаркет». При этом последний словесный элемент значительно меньше словесного элемента «ПРАКТИКА». Используемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку содержат идентичный словесный элемент «ПРАКТИК», занимающий доминирующее положение. Отличия обозначений незначительные и использование обозначений для однородных услуг вводит потребителей в заблуждение. Обозначение «ПРАКТИКА» используется ответчиком для услуг по реализации товаров в пяти магазинах. Незаконное использование товарного знака приводит к введению потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Торговая сеть ООО «Домоцентр» основана и работает в г. Новосибирске с марта 2001 года. Магазины расположены в городах Кемерово, Новокузнецке, Томске, Бийске. Потребители сети магазинов «ПРАКТИК» под товарным знаком истца привыкли к низким ценам. Появление магазина ответчика создает у потребителей ложное представление о ценовой политике сети, так как потребители отождествляют различные магазины под названием «ПРАКТИК», полагая, что они созданы одним лицом с едиными стандартами. Своими действиями ответчик создает ситуацию, в которой потребитель ассоциирует обозначение «ПРАКТИК» не с обладателем права на товарный знак, а с иным лицом, что недопустимо. Кроме того правообладатель лишен дохода и ограничен в расширении торговой деятельности на территории г. Барнаула, г.Красноярска. Ответчик знал о наличии магазинов под таким обозначением, так как ранее являлся оптовым покупателем товара, реализуемого истцом в оптовых и в розничных подразделениях. По мнению истца, ответчик намерено открыл магазины под обозначением «ПРАКТИКА» с целью введения потребителей в заблуждение при использовании сходного до степени смешения обозначения в названии магазина.

В отзыве на иск ответчик требований не признал и указал, что ООО «М2»
использует комбинированное обозначение «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» для индивидуализации товаров и услуг в отношении 08,16,27 класса МКТУ.

Спорные обозначения выполнены разным шрифтом и стилизацией, значение словесных обозначений «Практика» и «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» отличаются по фонетическому и семантическим признакам. При этом исключительное право на обозначение «Практик» действует в отношении следующих услуг: 35, 36, 37, 39 классам МКТУ. Компания ООО«М2» реализует строительные материалы и они квалифицируются по другим классам МКТУ -08,16,27.

По мнению ответчика, использование товарного знака «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» осуществляется на законных основаниях по свидетельству № 369863.

В дополнениях ответчик указал, что комбинированный товарный знак охраняется в красном и белом цвете, состоит из:

- изобразительного элемента представляющего собой красный квадрат на фоне которого изображен дом со входом в виде буквы «П». При этом высота изображения пропорциональна высоте словесного элемента «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ»;

-словесного элемента «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», где слово «ПРАКТИКА» выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами, буква «А» представляет собой «остроугольную арку» стилизованную под изображение дома; при этом словесный элемент «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» выполнен обычным шрифтом в красном цвете, данный элемент расположен под обозначением «ПРАКТИКА» по всей его длине, и относится к неохраняемым элементам.

Товарный знак истца (свидетельство № 252839) представляет собой словесное обозначение «Практик», выполненное оригинальным шрифтом черного цвета с белой обводкой. Причем в словесном обозначении буквы выполнены на разном уровне относительно заглавной буквы «П» и буквы «Р», шрифт букв наклонный, буквы имеют закругления. При осмотре сайта ООО Холдинговая компания «Домоцентр», магазинов по адресам, указанным в приложении, обнаружено, что истец в своей деятельности использует товарный знак № 252839 в синем и желтом цвете. Таким образом, спорные обозначения существенно отличаются друг от друга.

Более того, обозначение «ПРАКТИКА» также как и товарный знак по свидетельству № 221545 дата приоритета 22.06.2000, дата регистрации 17.08.2002 было введено в гражданский оборот и активно использовалось ООО «Независимая строительная компания» задолго до регистрации истцом спорных обозначений.

Магазины ООО «М2», индивидуализируемые обозначением «Практика», известны потребителю, а также иным лицам с 1998 года. В сети Интернет сведения о магазинах «Практика» публикуются на интернет страницах доменного имени «рraktika» с 22 февраля 2001 года.

Рассматривая дело применительно к положениям части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ), суд установил обстоятельства использования ответчиком обозначения «ПРАКТИКА», сходного для степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированного по свидетельствам № 252839 от 14 августа 2003 года и № 366555 от 05.12.2008 года при оказании услуг 35 – го класса Международной классификации товаров и услуг: продвижение товаров для третьих лиц, мелкооптовая продажа товаров, оптовая продажа товаров, продажа товаров через компьютерную сеть, розничная продажа товаров.

Поскольку использование обозначения осуществляется без согласия ООО Холдинговая компания «Домоцентр» суд принял решение о запрете Обществу с ограниченной ответственностью «М2» под обозначением «ПРАКТИКА» оказывать услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг: продвижение товаров для третьих лиц, мелкооптовая продажа товаров, оптовая продажа товаров, продажа товаров через компьютерную сеть, розничная продажа товаров.

Также суд взыскал компенсацию в размере 500000 руб.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2015 года решение от 23.06.2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда отменены. Дело направлено на новое рассмотрение.

Направляя дело на новое рассмотрение, арбитражный суд кассационной инстанции указал на нарушение положений части 4 статьи 170 АПК РФ и части 2 статьи 271 АПК РФ, поскольку в судебных актах (решении и постановлении суда апелляционной инстанции) не содержится правовой оценки доводов ответчика и третьего лица о том, что 15.07.2009 ООО «Независимая строительная компания» на правах неисключительной лицензии предоставило право использования товарных знаков «ПРАКТИКА» и «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» по свидетельствам № 221545 и № 369863 в отношении товаров 08,16,27 классов МКТУ, а также тому обстоятельству, что обозначения «ПРАКТИКА», «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» были введены в гражданский оборот и стали широко известными для потребителей услуг, поставщиков и производителей строительных товаров, в том числе, в результате использования в сети Интернет на сайте с доменным именем praktika. ru.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 17 марта 2015, предложил суду первой инстанции, учесть вышеизложенное, установить все существенные обстоятельства по делу, рассмотреть вопрос о наличии у ответчика права на коммерческое обозначение, а также о наличии в действиях истца фактов злоупотребления правом.

Определением от 17 апреля 2015 года суд назначил предварительное судебное заседание на 09 июня 2015 года.

08 июня 2015 года от ООО «Холдинговая компания «Домоцентр» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства с назначением следующей даты судебного заседания не ранее 23 июля 2015 года.

В обоснование заявленного ходатайства истец сослался на обращение с кассационной жалобой в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Удовлетворив заявленное ходатайство, суд отложил судебное заседание.

Вновь рассматривая данное дело, следуя указаниям арбитражного суда кассационной инстанции, суд предложил истцу представить доказательства по обстоятельствам использования обозначения «Практик», зарегистрированного по свидетельству № 252839 от 14 августа 2003 года (правообладатель- ООО «Аник») в отношении услуг, указанных в свидетельстве:

35-аренда площадей для размещения рекламы; интерактивная реклама в компьютерной сети; продвижение товаров [ для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [ закупка товаров и услуги предприятиям];

36- сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений;

37-ремонт помещений.

39- сдача в аренду складов; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; хранение товаров; хранение товаров на складах.

По данным обстоятельствам в письменных пояснениях, поступивших в суд 07.07.2015, представители ООО «Холдинговая компания «Домоцентр» указали на доказанность обстоятельств злоупотребления ответчиком прав истца, выразившееся в использовании товарного знака «Практика» при оказании услуг (продажа товаров других производителей), для которых ООО «Независимая строительная компания» товарные знаки не регистрировало.

Из пояснений следует, что согласно Выписке из ЕГРЮЛ ООО «М2» зарегистрировано - 27.07.2006, а ООО «Холдинговая компания «Домоцентр» является правообладателем комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) ПРАКТИК по свидетельствам № 252839 и № 366555, зарегистрированных 14.08.2003 и 15.12.2008, поэтому ООО «М2» не могло ввести в гражданский оборот обозначение «ПРАКТИКА» , тем более обрести широкую известность для указанных обозначений.

Кроме того, представленные ответчиком и третьим лицом дипломы и грамоты, выписки из СМИ не подтверждают широкую известность обозначений «ПРАКТИКА» и «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», поскольку не отвечают признакам относимости доказательств.

По мнению истца, ответчик не доказал введение в гражданский оборот и приобретение широкой известности магазинов «ПРАКТИКА» до регистрации истцом товарных знаков «Практик», используемых активно в деятельности магазинов розничной продажи строительных и отделочных материалов «ПРАКТИК» в г. Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Томске, поставленных на учет как обособленные подразделения.

По ходатайству истца судебное заседание было отложено на 28 июля 2015 года.

После отложения представитель истца, приняв участие в судебном заседании, заявил ходатайство об отложении судебного заседания на дату, не ранее 22 сентября 2015 года.

К судебному заседанию 15.09.2015 года поступили письменные пояснения, согласно которым регистрация товарных знаков «Практик» по свидетельствам № 252839 и № 36655 в установленном законом порядке не оспорена, не признана недействительной, их правовая охрана не прекращена. Истец активно использовал и использует товарные знаки «Практик» в деятельности магазинов розничной продажи строительных материалов «Практик» в городах Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Томске, при этом обозначение «ПРАКТИК» было принято к использованию по результатам изучения опыта создания и развития зарубежных брендов строительных магазинов. Обозначение опирается на принцип организации торговли в розничном магазине строительного направления с возможностью открытия свободного доступа покупателей к товару. В холдинговой компании «Домоцентр» был объявлен конкурс среди сотрудников на предложение российского обозначения, которое смогло бы передать идею покупателю, самостоятельно определяющего необходимые ему для строительства строительные материалы. Использование истцом обозначения началось с февраля 2001 года (открытие магазина «Практик-Новосибирск»). В дальнейшем было открыто еще шесть магазинов сети «Практик». В сентябре 2002 года истец подал заявление на регистрацию товарного знака «ПРАКТИК». В связи с успешной деятельностью магазина под указанным обозначением, на протяжении 2001-2008 гг. территориальная сфера истца расширятся. В 2002 году открывается гипермаркет «Практик- Томск», в 2003- «Практик-Кемерово», а в 2004 -«Практик –Новокузнецк». В 2007 -2008 появляются дополнительные гипермаркеты в Томске и Новокузнецке, в 2008 году открывается магазин «Практик- Бийск». Используя данное обозначение, истец осуществляет не только продажу в розницу, но и оптовые продажи товаров для строительства и ремонта через собственную филиальную сеть, охватывающую всю Западную Сибирь. На сегодняшний день в розничную сеть компании входят 20 магазинов, работающих под одним товарным знаком истца «Практик», «Домоцентр», «Ковровый дом», «Абрис», «Стройкин», «Прораб». Истец планирует и далее активно использовать обозначение «ПРАКТИК», осуществляя план визуальной доработки фирменного стиля магазинов «Практик».

По мнению истца, ответчик начал осуществлять свою деятельность на рынке строительных и отделочных материалов таких городов как Новосибирск, Барнаул с июля 2006 года, когда рынок уже был сформирован и поделен между другими участниками, к которым относится и ООО «Холдинговая компания «Домоцентр». Магазин «Формула М2» в г. Новосибирске ответчик разместил на расстоянии 100 метров от магазина «Практик» истца. В г. Барнауле ответчик разместил магазин на расстоянии 400 метров от магазина истца. Ответчик привлекался за акт недобросовестной конкуренции. Ответчик как обладатель неисключительной лицензии не вправе предъявлять претензии к третьим лицам, а именно к истцу и заявлять о наличии в действиях истца злоупотребления правом. Предъявлять претензии имеет право только ООО «Независимая строительная компания», которая не заявляет каких-либо претензий к истцу.

В дополнительных пояснениях, поступивших в суд 23.09.2015 года, истец ссылаясь на отсутствие у ответчика права на коммерческое обозначение и отсутствие доказательств о злоупотреблении истцом правом, настаивал на удовлетворении иска о запрете ООО «М2» под обозначением «ПРАКТИКА» оказывать услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг: продвижение товаров для третьих лиц, мелкооптовая продажа товаров, оптовая продажа товаров, продажа товаров через компьютерную сеть, розничная продажа товаров и взыскать 500000 руб. компенсации.

В дополнительных письменных пояснениях от 30.09.2015 года ООО «Холдинговая компания «Домоцентр» указало на право ответчика использовать обозначение «Практика» только для товаров 08,16 и 27 классов МКТУ. А использование указанного обозначения при продаже товаров других производителей влечет нарушение прав истца. Кроме того, у ответчика отсутствует исключительное право на коммерческое обозначение «ПРАКТИКА», так как в момент создания юридического лица, а именно 27.07.2006 истцом уже активно использовался товарный знак «ПРАКТИК», следовательно, выбирая сходное до степени смешения обозначение ответчик намерено стремился ввести в заблуждение потребителя и действовал незаконно. У третьего лица отсутствует исключительное право на коммерческое обозначение «ПРАКТИК», так как в ходе судебного разбирательства не было доказано, что согласно статье 1538 ГК РФ обозначение «ПРАКТИКА» при использовании его ООО «Независимая строительная компания» приобрело достаточную различительную способность и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В подтверждение обстоятельств использования обозначения «ПРАКТИКА» при осуществлении деятельности магазинов истец представил дополнительные доказательства: информационные статьи, дипломы, свидетельства, благодарственные письма, почетные грамоты, сертификат, внутренние и учредительные документы.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с представлением истцом дополнительных доказательств и намерением опровергнуть доводы истца.

09.10.2015 года от истца поступили дополнительные пояснения с новыми доказательствами (согласно приложению: выписки, кадровые документы, постановление, чеки, кассовые книги и другие) в подтверждение обстоятельств использования истцом и участниками Холдинга «Домоцентр» обозначения «Практик» для магазинов оптовой и розничной продажи товаров с 2001-2002 годы.

Относительно недобросовестности действий ответчика истец настаивал, что ООО «М2» зашло на рынок строительных и отделочных материалов в момент, когда он уже был сформирован и поделен между другими участниками рынка. Появившись на рынке, ООО «М2» избрало агрессивную модель поведения, сознательно допуская различного рода нарушения прав и законных интересов ООО «Холдинговая компания «Домоцентр», что подтверждается размещением торговых подразделений в непосредственной близости от магазинов истца, которые на тот момент были единственными в своем роде магазинами крупного формата в своих районах.

Магазин истца в Новосибирске открыт 15.01.2001, а ответчика в октябре 2011 года. Магазин в Барнауле открыт 15.04.2006, а ООО «М2» только зарегистрировано 27.07. 2006. В дальнейшем, в августе 2011 ООО «М2» разместило рекламу своих магазинов «Практика» и «Формула М2» вдоль проезжей части дороги, ведущей в магазин истца, прямо напротив входа в магазин.

В подтверждение обстоятельств введения в гражданский оборот ранее 2002 года словесного обозначения «Практик» при оказании услуг по розничной и оптовой торговле строительными материалами, ответчик представил дополнительные доказательства: журналы стройка ( годы издания с 2006 по 2011), спутник телезрителя ( годы издания с 2001 по 2006).

В дополнительных письменных пояснениях ответчик указал, что ООО «Независимая строительная компания»:

- по свидетельству № 221545 зарегистрировало 17.09.2002 ( дата подачи заявки 22.06.2000 год ) товарный знак со словесным обозначением «Практика»,

- по свидетельству № 369863 зарегистрировало 22.01.2009 ( дата подачи заявки 21.02.2007) товарный знак со словесным обозначением «Практик» .

Обозначение ПРАКТИКА использовались правообладателем и партнерами компании с 1998 года, в том числе путем размещения товарных знаков на товарах, в вывесках магазинов ПРАКТИКА, ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ, в доменном имени praktika. ru.

Многочисленные печатные публикации в популярных и доступных журналах, в том числе профильных, где к потребителю обращены именно товарные знаки ООО «Независимая строительная компания» подтверждают использование обозначений в рекламе магазинов ПРАКТИКА И ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ с 2000 года. В подтверждение того, кто является лицензиаром, собственником, арендодателем магазинов, представлены Свидетельство о государственной регистрации права магазин ПРАКТИКА от 10.12.2013, Акт испытаний, Акт государственной приемочной комиссии от 31.07.2000 года, письмо Департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска от 06.06.2006, договор аренды и субаренды. В подтверждение репутации правообладателя и его партнеров представлены многочисленные грамоты и благодарственные письма.

Откладывая судебные заседания, суд неоднократно предлагал сторонам представить доказательства по обстоятельствам использования спорного обозначения «ПРАКТИКА» «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», «Практик», времени начала его использования.

ООО Холдинговая компания «Домоцентр» суд предложил представить доказательства использования обозначения как средства индивидуализации услуг, перечисленных в свидетельстве № 252839.

Указывая на использование при осуществлении торговой деятельности ООО «ЭВИТА», ООО «Практик-Томск», ООО «Практик-Кемерово», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Аник» и ООО «Домоцентр-Розница» в магазинах «Практик» спорного обозначения под контролем правообладателя- ООО Холдинговая компания «Домоцентр», представители истца настаивали на введение в гражданский оборот обозначения «Практик» ранее создания ООО «М2».

Из пояснений следует, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц дата внесения записи о создании Общества с ограниченной ответственностью «М2» - 27.07.2006, поэтому ответчик точно не мог ввести в гражданский оборот, а тем более обрести широкую известность для указанных обозначений ранее регистрации товарного знака по свидетельству № 366555 и ранее деятельности магазинов Практик с 2001 года.

Возражая доводам истца, ООО «М2» указало, что в силу ст. 22 Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от11.12.2002 год, с изменением от 24.12.2002 года) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» использование товарного знака считается применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе Лицензионного договора в соответствии со статьей 25 настоящего закона. Данная норма обязывает использование обозначение только в случае зарегистрированного лицензионного договора, и не какого «под контролем» не может быть применено в силу того, что «под контролем» было введено нормой согласно Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ

Товарный знак зарегистрирован на ООО «Аник», а представленные истцом документы имеют отношения к разным юридическим лицам, в том числе, ООО «Эвита», ООО «Леда», ООО «СКИТ», ООО «ВЕДА», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Практик-Томск», ООО «Стройснаб-НСК», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Домоцентр Розница» и его обособленными подразделениями ООО «Практик-Томск», ООО «Практик-Кемерово».

Документы, подтверждающие использование обозначения ООО «Аник» как правообладателем, представлены не были.

Также, следует отметить, что под индивидуализирующей способностью обозначения или товарного знака понимается способность указывать на конкретный источник происхождения товара или услуги.

Регистрация товарного знака истцом по свидетельству РФ № 366555 привела к неблагоприятным последствиям для третьего лица- ООО «Независимая строительная компания».

Судом не может быть установлен запрет на использование спорного обозначения ответчиком, так как ответчик косвенное лицо, а правообладателем и лицом кто фактически использует спорное обозначение является ООО «Независимая строительная компания». Магазины ПРАКТИКА, ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ принадлежат ООО «Независимая строительная компания», которая использует обозначение в своей деятельности с 1999 года (на что были представлены копии журналов СПУТник ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ, СТРОЙКА с рекламой Магазина, Постановления и Акты введения в эксплуатацию магазинов ПРАКТИКА копии БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ и ГРАМОТ от ведущих производителей иных товаров и партнеров).

Истец должен обратиться за защитой прав именно к ООО «Независима строительная компания», так как последний представил в материалы дела доказательства использования спорного обозначения в магазинах ПРАКТИКА, ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ.

ООО «М2» является лицензиатом и арендатором торговых площадей в магазинах ПРАКТИКА, ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ. Все чеки магазинов содержат указания на использование фирменного наименования ООО «М2».

Относительно вывески, ООО «Независимая строительная компания» является собственником вывесок, магазинов и арендодателем (субарендодателем) торговых площадей в магазинах ПРАКТИКА и ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАКЕТ, в том числе самостоятельно оказывает услуги по продаже товаров, и помимо этого является производителем товаров.

Право на спорное обозначение возникло у ООО «Независимая строительная компания» ранее даты приоритета 22.03.2007 и регистрации 05.12.2008 товарного знака «Практик» истцом в отношении услуг оптовой и розничной продажи ( свидетельство № 366555).

Ответчик оказывает услуги оптовой и розничной продажи строительных материалов в магазинах «ПРАКТИКА» и «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» ООО «Независимой строительной компании», действующих с 1998 года.

К вопросу об услуги «Продвижение товаров для третьих лиц», это в первую очередь совокупность мер по продвижению товаров: повышение спроса на товары, увеличение их сбыта, расширении рыночного поля товаров, но это не магазин и не торговое предприятие. Это услуги, которые они могут оказать в торговых предприятиях, где продают товары, которые необходимо продвигать. В этом заключается связь и относимость понятия «оптовая и розничная продажа».

Истцом не представлены доказательства, что услуги оказывались каким-либо лицам, также как и правообладателем ООО «Аник».

Товарный знак ООО «Аник» по свидетельству РФ №252839 дата подачи заявки 19.09.2002 год, дата регистрации 14.08.2003 год зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «Продвижение товаров для третьих лиц». На момент подачи заявки действовала 8 редакция МКТУ. Согласно данному документу предлагаемое 1 -е издание 8-й редакции Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) представляет собой перевод англо-французского оригинала (2001 г.), отредактированного и обработанного в соответствии с лексическими и фразеологическими особенностями русского языка.

Практическая ценность настоящего издания заключается в том, что оно, в соответствии с Ниццким соглашением, отражая единую классификацию товаров и услуг для регистрации товарного знака, позволяет c максимальной достоверностью идентифицировать и, соответственно, классифицировать товар или услугу с обеспечением их единообразного восприятия всеми заинтересованными лицами.

Эта же классификация товаров и услуг в 35 классе МКТУ содержит уточнение « К классу не относятся, в частности: деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий»

Таким образом, согласно установленным обстоятельствам, при введении спорного обозначения ПРАКТИКА и ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ в 1999 года ООО «Независимая строительная компания», и ООО «М2» как лицензиатом с 2006 года, не могло знать о том, что в 2015 году, в связи со сложившейся практикой, услуги продажи торговых предприятий будут пояснять как однородные, но не эквивалентные понятию «Продвижение товаров для третьих лиц».

Следует отметить, что судом рассматривался период с 2012 -2015 год, т.е. 3 года, предшествующие подачи заявления. Может на этот момент практика отнесения услуг продвижение товаров к услугам оптовая и розничная продажа и сложилась. (Информационное письмо ФИПС опубликовано в 2011 году).

Продвижение товаров в сети интернет, по логике истца, также эквивалентны услугам по продаже товаров в сети интернет. Вновь, отмечаем, что начало использование доменного имени practika.ru 22 ноября 2001 год. А также дословно цитируем Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 декабря 2011 г. N 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ» «В практике составления (2011 год ) и рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарных знаков возникают затруднения в рассмотрении вопросов, касающихся услуг, связанных с торговой деятельностью, а именно, вопросов классификации услуг и обозначения их точными терминами, позволяющими услуги идентифицировать «услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой. В связи с этим термин "продвижение товаров для третьих лиц" не может рассматриваться как эквивалент понятий "услуги торговли", "услуги по продаже товаров" и т.п.». Далее пункт 4 Информационного письма дает пояснения о том, как следует квалифицировать услуги «заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учетом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать.

Истец, пренебрегая принципами добросовестной конкуренции, злоупотребляет правом, по следующим основаниям:

1. Заявляя, что Истцу было не известно о существовании магазинов «ПРАКТИКА», до октября 2011 года [абзац 8 стр.2 Искового заявления];

2. Используя сведения о ликвидированных юридических лицах, ссылаясь на то обстоятельство, что деятельность этих юридических до 2005 года была связана со спорным обозначением Практик, т.е. до того момента как эти юридические лица вошли в состав холдинга истца.

3. Письменные пояснения истца по вопросу отсутствия в действиях истца факта злоупотребления правом от 15.09.2015 года «Ответчик привлекался к ответственности за осуществление недобросовестной конкуренции». Это заявление истца порочит репутацию ответчика, и не соответствует действительности. Ответчик не привлекался к ответственности, УФАС России по Республики Алтай и решением Арбитражного суда Республики Алтай (дело №А02-631/2012) ООО ХК Домоцентр отказано.

Истец недобросовестно формирует ложные представления об ответчике, о его репутации.

Обращаем внимание, ООО «М2» для осуществления продаж использует свое фирменное наименование.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Из обстоятельств дела следует:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (свидетельство № 252839 от 14 августа 2003 года, дата приоритета 19 сентября 2002 года) зарегистрировано право ООО «Аник» на товарный знак Практик в отношении услуг:

36- сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений;

37-ремонт помещений.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 65 АПК РФ суд предложил истцу представить доказательства, подтверждающие использование товарного знака со словесным обозначением «Практик» при оказании услуг, указанных в свидетельстве № 252839.

Согласно информационному письму Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 декабря 2011 № 2 « в международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятой Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, такой вид услуг как торговля отсутствует. В практике экспертизы для обозначения услуг, связанных с торговой деятельностью, стали использоваться формулировки, в том числе формулировка « продвижение товаров для третьих лиц». Такая практика сложилась, несмотря на то, что в 8-ой редакции МКТУ, так же как и в ранее принятых редакциях, в пояснении к 35 классу присутствует уточнение о том, что к этому классу не относится деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, то есть так называемых торговых предприятий. Вместе с тем, необходимо понимать, что продвижение товаров- совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие совершение ООО «Аник» каких либо действий, направленных на повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля, то есть действий по оказанию услуг по продвижению товаров.

Как следует из пояснений представителей истца и представленных ими доказательств, обозначение «Практик», указанное в свидетельстве № 252839 использовалось ООО «Эвита», ООО «Практик-Томск», ООО «Практик-Кемерово», ООО «Практик- Новокузнецк», ООО «Домоцентр – розница» для магазинов оптовой и розничной продажи товаров, начиная с 2001- 2002 года.

С 15.02.2001 зарегистрировано ООО «Эвита» (учредители ФИО4, ФИО5, ФИО6). Основной вид деятельности- розничная и оптовая торговля, с открытием в 2002 году магазина Практик.

В подтверждение обстоятельств использования словесного обозначения «Практик» в деятельности торговых предприятий ООО «Эвита» на территории г. Новосибирска истец представил: приказ №23-К от 02.04.2001г., трудовой договор от 02.04.2001г., приказ о переводе от 17.10.2005г., приказ о прекращении трудового договора от 11.10.2006г., приказ о приеме от 08.01.2002г., трудовой договор от 08.01.2002г., приказ о переводе от 05.08.2002г., приказ о переводе от 01.04.2003г., приказ о прекращении трудового договора от 29.09.2006г., приказ о приеме от 16.08.2002г., трудовой договор от 16.08.2002г., приказ о прекращении трудового договора от 31.03.2006г., протокол общего собрания ООО «Эвита» от 03.01.2001г.,приказ №01-К от 04.01.2001г.,трудовой договор директора общества от 04.01.2001г., приказ о прекращении трудового договора от 28.09.2006г., приказ о приеме от 12.09.2002г.,трудовой договор от 12.09.2002г., приказ о прекращении трудового договора от 31.03.2004г., приказ о приеме от 01.11.2001г., трудовой договор от 01.11.2001г., приказ о переводе от 05.05.2004г., приказ о прекращении трудового договора от 08.06.2005г., приказ о приеме на работу от 19.01.2004г., трудовой договор от 19.01.2004г., приказ о прекращении трудового договора от 11.04.2005г., приказ №21-К от 21.03.2001г.,трудовой договор от 21.03.2001г., приказ о переводе от 05.08.2002г., приказ о прекращении трудового договора от 01.07.2004г., штатное расписание Магазина Практик от 31.12.2004г., 31.01.2005г., с 10.01.2006г., с 01.02.2006г., ходатайство администрации Дзержинского района от 19.07.1999г. №А-105, постановление мэрии от 19.03.2001г., выписка из технического паспорта от 02.08.2001г., предписание от 15.08.2007г., журнал кассира - операциониста от 24.07.2005г., чеки от 30.09.2004г., 08.11.2004г., 07.10.2004г., 07.09.2004г., 02.11.2004г., 18.09.2003г., 05.06.2004г., журнал кассира – операциониста от 27.11.2006г., журнал кассира – операциониста от 15.10.2007г., журнал кассира – операциониста от 01.11.2006г. по 24.05.2009г., журнал кассира – операциониста от 01.11.2006г., выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу ООО «ЭВИТА», входящего в Холдинг «Домоцентр». Договор залога № 252 товаров в обороте от 28 мая 2001 с указанием места нахождения товара по адресу Новосибирск, ул.Планетная, 30, договор залога товаров в обороте № 935 от 29.08.2003 с указанием места нахождения товара по адресу: Новосибирск, ул. Планетная, 30, кредитный договор <***> от 26.10.2001г., агентский договор № 1-АГ-В-Э от 03.01.2003г. на размещение рекламы на ТВ с актом сдачи-приемки работ, договор № 665 от 08.05.2003 на оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации с актом сдачи-приемки выполненных работ, договор № 23-Д от 01.11.2002 на вывоз снега с территории магазина «Практик», договор по страхованию имущества ООО «Эвита» от 29.08.2003 (имущества, оборудования, товарных запасов, находящихся в магазине «Практик» по адресу <...>), договор поставки от 25.02.2003 с МУП Парк культуры и отдыха «Березовая Роща», договор № 2/02-Д от 01.04.2002 на оказание информационно-консультационных услуг с целью увеличения сбыта товаров и повышения их конкурентоспособности с актом о выполнении, договор № 5 от 11.03.2002 на оказание консультационных услуг по теме: «Эффективные продажи в розничной сети» с актом о выполнении, договор № 034М/2001 от 10.07.2001 на монтаж пожарной сигнализации в помещении магазина «Практик» по адресу <...> с актом о выполнении, договор № 02/М/2001 от 04 марта 2001 на монтаж оборудования видеонаблюдения в помещении магазина «Практик» по адресу <...>, с актом о выполнении, договор № 63211057 ОФ страхования имущества от 19.06.2001 на страхование витрин по адресу <...>, договор №1062 от 28.11.2001 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции в помещении магазина «Практик» по адресу <...>, договор № 1947 от 10.07.2002 на проведение инспекционной проверки сертифицированной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ в помещении магазина «Практик» по адресу <...>, с актом о выполнении, договор №757 от 11 марта 2002 с ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Дзержинской районе г.Новосибирска» по экспертизе магазина ООО «Эвита» по реализации отделочных, строительных, хозяйственных материалов с актом сдачи-приемки, договор № 54-ю от 28.08.2002 с Новосибирской гос.академией экономики и управления на поставку промышленных товаров с самовывозом из магазина «Практик» по адресу <...>, чеки продажи в магазине «Практик» по адресу <...> за период с октября 2001г., свидетельство НГРП № 24418 от 16.11.1999г., свидетельство НГРП № 24418 от 23.01.2001г., страховое свидетельство ФСС, извещение из ПФ РФ от 18.04.2001г., почетная грамота компании ЗАО «ТАРКЕТТ РУС» коллективу магазина «Практик», г. Новосибирск с 25.05.2005г. – 25.06.2005г., почетная грамота коллективу магазина «Практик» ООО «Эвита» за 1 место в номинации «Лучшее предприятие торговли» 2006г., диплом за победу во Всероссийской акции «Лучшая торговая точка-2004г.» Практик Новосибирск, почетная грамота коллективу магазина «Практик» ООО «Эвита» от 2006г. «Универсальные магазины».

В подтверждение обстоятельств использования словесного обозначения «Практик» в деятельности торговых предприятий ООО «Практик-Томск» в г. Томске (зарегистрированного 24.02.2002, учредители ФИО4, ФИО5, ФИО6)., истец представил: устав ООО «Практик-Томск», решение № 1 о создании ООО «Практик-Томск», письмо Госкомстата РФ 11.03.2002г., справку об открытии счета 11.02.2002г., свидетельство с ГРН №2027000877627, устав ООО «Практик-Томск» от 2006г.,свидетельство с ГРН № 2067017263707, диплом коллективу магазина «Практик» ООО «Практик-Томск» за 3 место в смотре-конкурсе от 2004г., благодарственное письмо ООО «Практик-Томск» Метла К.С. за помощь местной организации ТРО ВОИ в 2005г., благодарственное письмо торгово-строительной фирме «Практик-Томск» за помощь в строительстве дома «Попечение Матери» сентябрь 2005г., благодарственное письмо директору магазина «Практик» за спонсорскую деятельность 2003г., диплом Метла К.С. ООО «Практик-Томск» победителю в номинации «Магазин строительно-отделочных материалов, инструментов и сантехники» 2006г., благодарственное письмо директору ООО «Практик-Томск» Метле К.С. от Томской региональной подводной федерации 30.01.2006г., сертификат магазину «Практик-Томск 2» отдел «Сантехника», благодарность важнейшему стратегическому партнеру группе компаний «Практик» и лично директору ООО «Домоцентр-Розница» магазин «Практик-Томск 2».

В подтверждение обстоятельств использования словесного обозначения «Практик» в деятельности торговых предприятий ООО «Практик-Кемерово» в г.Кемерово( зарегистрированного 16.10.2003 (учредители ФИО4, ФИО5, ФИО6), истец представил: свидетельство с ОГРН № <***> от 17.01.2003г. ООО «Скит», устав ООО «Скит» 2003г., свидетельство с ГРН № 2035403647376 от 03.07.2003г., устав ООО «Практик-Кемерово», акт №73 от 11.05.2007г. выездной налоговой проверки, свидетельство коллективу магазина «Практик» победителю конкурса в номинации «Лучший специализированный непродовольственный магазин» 2005г., свидетельство коллективу магазина «Практик» победителю городского конкурса «Лучшее предприятие года в сфере потребительского рынка города Кемерово» май 2006г., благодарственное письмо директору магазина «Практик-Кемерово» ООО «Домоцентр-Розница» март 2007г., благодарственное письмо коллективу магазина «Практик» ООО «Домоцентр-Розница» январь 2007г., благодарственное письмо коллективу магазина «Практик» 17 декабря 2006г., почетная грамота ФИО7 И,Н. директору ООО «Практик-Кемерово» 2006г., диплом ФИО7 директору магазина «Практик» в честь открытия и начала триумфального шествия 17.10.2003г., благодарственное письмо коллективу ООО «Практик-Кемерово» февраль 2007г., благодарственное письмо ФИО7 директору ООО «Практик-Кемерово», руководителю предприятия торговли, октябрь 2007г., благодарственное письмо ФИО7 директору магазина «Практик-Кемерово» ООО «Домоцентр - Розница» от марта 2007г., дипломы в номинациях: «УНИВЕРСАЛ» и «ОТКРЫТИЕ ГОДА» - магазин «Практик» 31.12.2003г., свидетельство коллективу магазина «Практик» ООО «Практик-Кемерово» победителю конкурса «Лучшее предприятие года в сфере потребительского рынка Кемерово» май 2006г., информационная статья об открытии отдела инструментов от фирмы "Электра" в строительном магазине "Практик" от 17.10.2003г. (Источник: http://www.electra-ru.net/articles/praktik/), информационная статья: Сегодня в областном центре состоялось торжественное открытие первой очереди гостиничного комплекса "Кристалл" – магазина "Практик" от 16.10.2003г. (Источник: http://www.ako.ru/press/viewtext.asp?C55730=On), информационная статья: Сегодня в областном центре состоялось торжественное открытие первой очереди гостиничного комплекса «Кристалл» – магазина «Практик» от 16.10.2003г. (Источник: http://kemoblast.ru/news/2003/10/16/old-55730.html), предписание №358 государственного пожарного надзора в отношении помещения магазина «Практик» г. Кемерово от 20.07.2005г., акт №428 по результатам мероприятий по контролю Государственного пожарного надзора в отношении магазина «Практик» от 21.07.2005г.

В подтверждение обстоятельств использования словесного обозначения «Практик» в деятельности торговых предприятий ООО «Практик-Новокузнецк» в г.Новокузнецк ( зарегистрированного 30.07. 2004, учредители ФИО4, ФИО5, ФИО6), истец представил свидетельство с ОГРН <***> от 06.04.2004г., устав ООО «Практик-Новокузнецк» от 2004г., устав ООО «Практик-Новокузнецк» от 2006г., свидетельство с ГРН № 2064221016066 от 29.07.2006г., страховой полис ООО «Практик-Новокузнецк» от 30.06.2004г., предложение по привлечению инвестиций в строительство торгового комплекса «Практик» 2004г., акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 08.12.2004г. ООО «Практик-Новокузнецк», договор финансовой аренды (лизинга) №190 от 20.05.2004г. между ЗАО «СЛК-авто» и ООО «Практик-Новокузнецк», характеристика №1386 торговой точки магазина «Практик» ООО «Домоцентр-Розница» от 11.12.2006г., страховой полис от 11.09.2006г. ООО «Практик-Новокузнецк», свидетельство о регистрации А68-01853 от 07.11.2006г. ООО «Практик-Новокузнецк», диплом ООО «Практик-Новокузнецк» г. Новокузнецк за 1 место по продажам мебели для ванных комнат «Лагуна за 2004г., диплом от 2005г., предложение по привлечению инвестиций в строительство торгового комплекса «Практик», годовой отчет 2005г.; годовой отчет 2007г.,

В 2006 году ООО Холдинговая компания «Домоцентр» создает ООО «Домоцентр -Новосибирск» (позже переименованного в ООО «Домоцентр-Розница»), что подтверждает: протокол № 8-2006 от 19.05.2006г., свидетельство с ОГРН <***> от 26.05.2006г., протокол № 12-2006 от 11.09.2006г., свидетельство с ГРН 2065473115233 от 18.09.2006г., устав ООО «Домоцентр-Розница» 2006г., свидетельство с ИНН <***>.

ООО «Домоцентр - Розница» создает обособленные подразделения:

-магазин Практик-Новосибирск (Планетная, 30);

-магазин Практик-Томск (Котовского, 19/1);

-магазин Практик-Новокузнецк (Технический,33);

-магазин Практик-Кемерово (Ленина, 90/4);

-магазин Практик-Барнаул (Космонавтов, 8/2).

В подтверждение указанных обстоятельств представителями истца представлены: приказ от 20.09.2006 о создании обособленного подразделения – магазин «Практик-Новосибирск», положение об обособленном подразделении (далее- обособленное подразделение) магазина «Практик-Новосибирск», уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 03.10.2006г., приказ от 02.10.2006 о создании ОП, положение об ОП магазина «Практик-Томск», магазина «Практик-Кемерово», магазина «Практик-Новокузнецк», уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 11.10.2006г., 06.10.2006г., 11.10.2006г., штатные расписания 2006г. - 4шт.; договоры поставки 2008-2010гг. – 5шт.; доверенности 2006-2011гг.; договоры комиссии 2006-2009гг. – 8шт.

30.09.2011 в процессе реорганизации ООО «Домоцентр – Розница» присоединено к ООО Холдинговая компания «Домоцентр».

В 2007 году ООО Холдинговая компания «ДОМОЦЕНТР» заключило с ООО «Аник» договор об уступке прав на товарный знак в отношении всех товаров и / или услуг по свидетельству № 252839 (дата регистрации договора 15.01.2007).

В результате заключения договора, ООО Холдинговая компания «Домоцентр» стало правообладателем товарного знака «Практик» по свидетельству № 252839, в отношении услуг 35,36, 37, 39 классов МКТУ, в том числе « продвижение товаров для третьих лиц».

Фактически не оказывая самостоятельно или через третьих лиц (ООО «Эвита», ООО «Аник», ООО «Практик- Томск», ООО «Практик-Кемерово», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Домоцентр-Розница» и др.) услуги под обозначением «Практик» по свидетельству 252839, став правообладателем указанного обозначения на основании договора об уступке, подписанного с ООО «Аник», 22.03.2007 ООО Холдинговая компания «Домоцентр» подает заявку на регистрацию товарного знака «Практик» в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, мелкооптовая продажа товаров, оптовая продажа товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продажа товаров через компьютерную сеть, розничная продажа товаров».

Регистрация товарного знака по свидетельству № 366555 состоялась 05.12.2008 года.

В 2013 году ООО Холдинговая компания «Домоцентр» обращается в суд с требованием о запрете ООО «М2» использовать близкое до степени смешения обозначение «Практика» при оказании однородных 35-го класса МКТУ услуг.

Основанием иска указаны обстоятельства регистрации товарного знака «Практик» по свидетельству № 366555 и наличие только у ООО Холдинговая компания «Домоцентр» как его правообладателя прав на использование указанного словесного обозначения при оказании услуг 35-го класса МКТУ.

Частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее- Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ ) установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Пунктом 9 статьи 4 Закона N 135-ФЗ установлено, что недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести вред их деловой репутации.

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что в статье 14 Закона N 135-ФЗ приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией.

При этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только указанные законоположения, но и положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах ( п.2 ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности).

К актам недобросовестной конкуренции, запрещенным статьей 14 Закона о защите конкуренции, помимо перечисленных в ней, могут быть отнесены иные действия, оказывающие негативное влияние на конкуренцию, конкурента, его товары, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации путем нерыночного и иного информационного, нечестного, незаконного воздействия.

Таким образом, для квалификации деяния в качестве недобросовестной конкуренции необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты являлись конкурентами, то есть находились в одном сегменте товарного рынка; действия лица, совершившее данное деяние, противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; указанные действия могли причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; конечным итогом указанных противоправных действий являлось намерение на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Судом установлено более раннее (с 1999 года) введение в гражданский оборот обозначения «ПРАКТИКА», «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», используемое в деятельности торговых предприятий, чем регистрации товарного знака Практик по свидетельству № 366555.

Так, с 1999 года в печатных изданиях в рекламе по продаже строительных и отделочных материалов под обозначением ПРАКТИКА. ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ располагается информация о торговых центрах с конкретизацией их места расположения: <...>, <...>.

Указанное обстоятельство подтверждают: Журнал Спутник Телезрителя 22 сентября 1999 на 3 листах, Журнал Спутник Телезрителя 19 июля 2000 на З листах, Журнал Спутник Телезрителя 9 августа 2000 на З листах, Журнал Спутник Телезрителя 1 ноября 2000 на З листах, Журнал Спутник Телезрителя 10 мая 2001 на З листах, Журнал Спутник Телезрителя 31декабря 2001 на З листах, Журнал Стройка Апрель 200З на 2 листах, Журнал Стройка Май 2003 на 2 листах, Журнал Стройка Август 200З на 2 листах, Журнал Стройка Июнь 200З на 2листах, Журнал Стройка Октябрь 200З на 2 листах, Журнал Стройка Июнь 2005 год, Журнал Спутник Телезрителя февраль 2005 год, Журнал Стройка Декабрь 2006 год, Журнал Стройка Новосибирск 2010 год, Журнал Стройка Новосибирск декабрь 2011 год, Стройка Новосибирск декабрь 2010 год, Стройка Новосибирск ноябрь 2008 год, Стройка Новосибирск январь 2006 год, Стройка Новосибирск июль 2006 год, Стройка Новосибирск март, январь 2006 год, Журнал Спутник Телезрителя ноябрь 2010 год, Журнал Спутник Телезрителя ноябрь 2008 год, Журнал Спутник Телезрителя март 2006 год.

Материалами дела: Актом государственной приемочной комиссии от 31.07.2000, Свидетельством о государственной регистрации права от 10.12.2003 года, Протоколом испытаний электроустановки от 20 июня 2005 года, Письмом Департамента земельных и имущественных отношений г.Новосибирска от 06.06.2006 г., дипломами, грамотами и благодарственные письма с 2000 года, доказана принадлежность магазинов, расположенных по адресам, указанным в публикациях- ООО «Независимая строительная компания» и их дальнейшее использование на праве аренды- ООО «М2».

Из пояснений представителей истца, следует, что обозначение «Практик» по свидетельству 252839 использовалось участниками холдинга Домоцентр: ООО «Эвита», ООО «Практик-Кемерово», ООО «Практик-Томск», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Домоцентр –Розница» в торговой деятельности, начиная с 2001 года.

Торговля- это вид предпринимательской деятельности, связанный не только с куплей- продажей товаров, но и оказанием сопутствующих услуг покупателям (например, услуги по расфасовке, упаковке, хранению товаров, переделке одежды).

Торговля подразделяется на оптовую и розничную.

Оптовая торговля – это торговля товарами для целей их последующей перепродажи покупателям или профессионального использования приобретателями в связи с их предпринимательской деятельностью.

Розничная торговля – это торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

При этом в МКТУ такой вид услуг как торговля отсутствует.

До принятия 8-й редакции МКТУ услуга, отражающая деятельность торговых предприятий, была отнесена практикой экспертизы с формулировкой «реализация товаров» к 42-му классу МКТУ, который включал в это время все услуги, не отнесенные к другим классам, по общему принципу построения МКТУ.

Судом установлено, что на момент регистрации товарного знака «Практик» по свидетельству № 252839 и после его регистрации (14.08.2003) ООО «Эвита», ООО «Практик-Кемерово», ООО «Практик-Томск», ООО «Практик-Новокузнецк», ООО «Аник» или ООО Холдинговая компания «Домоцентр» не оказывали услуги 35-го класса МКТУ по свидетельству № 252839.

Таким образом, не оказывая услуги 35-го класса МКТУ под обозначением «Практик» по свидетельству № 252839 самостоятельно или через третьих лиц, получив по лицензионному договору от 15.01.2007 право на средство индивидуализации обозначение «Практик», ООО Холдинговая компания «Домоцентр» 22.03.2007 обратилось с заявкой о регистрации прав на товарный знак для использования в деятельности торговых предприятий.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В отсутствие в материалах дела доказательств использования обозначения «Практик» по свидетельству № 252839, последующая регистрация ООО Холдинговая компания «Домоцентр» в 2008 году спорного обозначения по свидетельству № 366555 с обращением в суд с требованием о запрете использования другим хозяйствующим субъектам спорного обозначения является актом недобросовестной конкуренции, соответственно злоупотреблением правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

С учетом того, что до 2007 года словесное обозначение ПРАКТИКА. ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ длительное время уже использовалось другим хозяйствующим субъектом и не использовалось истцом или другими лицами по свидетельству № 252839, соответственно суд считает, что действия ООО Холдинговая компания «Домоцентр» по регистрации товарного знака по свидетельству № 366555 были фактически направлены на воспрепятствование использования спорного обозначения в деятельности конкурентов.

Такие действия, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации (статье 10 ГК РФ) и положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, носят признаки недобросовестной конкуренции и поэтому не подлежат судебной защите.

Отказывая в удовлетворении иска, суд также принял во внимание отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих более раннее введение в гражданский оборот обозначения «Практик» по свидетельству № 252839, чем обозначение «ПРАКТИКА», «ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», в том числе в сети Интернет.

В силу пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ).

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В пункте 64 Постановления 5/29 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, законодательно установлен принцип "старшинства прав", в соответствии с которым преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. При этом для каждого из средств индивидуализации применяется установленный для них порядок признания приоритета исключительного права. В частности, для товарных знаков это первенство при государственной регистрации, а для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения.

Применительно к настоящему спору подлежат выяснению обстоятельства:

- существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности его употребления на определенной территории),

- использование истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений,

- возникновение у истца исключительного права на коммерческое обозначение,

- нарушение ответчиком названного исключительного права истца.

Как следует из сложившейся судебной практики исключительное право на коммерческое обозначение, равно как и на иные средства индивидуализации, состоит в возможности использования его правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Представленные истцом доказательства о размещении спорного обозначения во внутренних документах третьих лиц, прекративших свою деятельность и имеющих в фирменных наименованиях название Практик, не доказывают известность обозначения как коммерческого, его широкое использование истцом путем размещения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках и его известность.

Напротив, материалами дела подтверждается более ранняя известность обозначения ПРАКТИКА. ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ в названии торговых предприятий ООО «Независимая строительная компания», ООО «М2».

При этом не имеет значение время перехода права на использование коммерческого обозначения, поскольку имеется значение момент возникновения такого права с его последующей передачей, в том числе по лицензионному договору от 15.07.2009, подписанному между ООО «Независимая строительная компания» и ООО «М2».

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Поскольку доказательств, подтверждающих более раннюю широкую известность на определенной территории торговых предприятий под обозначением Практика, принадлежащих ООО Холдинговая компания «Домоцентр», чем торговых предприятий под обозначением ПРАКТИКА. ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ, не представлено, обстоятельства нарушения ответчиком исключительных прав ООО Холдинговая компания «Домоцентр» не установлены.

Из сложившейся судебной практики следует, что исключительное право на коммерческое обозначение не возникает автоматически в результате регистрации юридического лица, имеющего фирменное наименование, произвольная часть которого может использоваться в качестве коммерческого обозначения. Для того, чтобы констатировать возникновение у определенного лица исключительного права на коммерческое обозначение, должны быть установлены факты употребления правообладателем коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории.

Принимая во внимание более раннее введение в гражданский оборот обозначения «ПРАКТИКА. ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» и наличие факта злоупотребление правом со стороны ООО Холдинговая компания «Домоцентр» при регистрации товарного знака по свидетельству № 366555, суд отказывает в удовлетворении иска.

По результатам рассмотрения дела, с учетом состоявшихся уточнений исковых требований, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из доходов федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Домоцентр» из доходов федерального бюджета 31000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 05.11.2013. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

О.Л.Новикова