Гражданский кодекс часть 1

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края к индивидуальному предпринимателю ФИО2 с требованиями об обязании прекратить неправомерное использование обозначения «Дамский угодник», сходного до степени смешения с товарным знаком «Дамский угодник» свидетельство № 478336; взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 478336; в случае неисполнения судебного акта по настоящему делу, на основании ст.308.3 ГК РФ и п. 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 7 от 24.03.2016, присудить в пользу ИП ФИО1 денежные средства в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления его в силу.

От истца в материалы дела поступило ходатайство об уточнении (дополнении) исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором он просит дополнить требования об обязании прекратить неправомерное использование обозначения «Дамский угодник», сходного до степени смешения с товарным знаком «Дамский угодник» свидетельство № 478336 и коммерческим обозначением «Дамский угодник»; взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 478336; в случае неисполнения судебного акта по настоящему делу, на основании ст.308.3 ГК РФ и п. 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 7 от 24.03.2016, присудить в пользу ИП ФИО1 денежные средства в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления его в силу.

Ходатайство истца об уточнении исковых требований судом рассмотрено и удовлетворено.

Представители ответчика против требований истца возражали.

Кроме того, истец в своем заявлении изложил ходатайство об отложении судебного заседания, ввиду необходимости большого количества времени для подготовки возражений на доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск.

Ответчик против удовлетворения ходатайство истца об отложении судебного заседания возражал.

В судебном заседании 29.03.2018 объявлялся перерыв до 10 час. 00 мин. 05.04.2018, по окончании которого судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не является препятствием для его продолжения (часть 5 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации).

В силу абз. 2 п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 «О процессуальных сроках» если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд не позднее следующего дня размещает в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о времени и месте продолжения судебного заседания.

Таким образом, с учетом положений части 6 статьи 121 АПК РФ и размещения такой информации на официальном сайте арбитражного суда, суд полагает участников процесса извещенными надлежащим образом о дате, времени и месте продолжения судебного заседания с учетом правил статей 122, 123 Кодекса.

В материалы дела от истца поступили дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного разбирательства, суд считает его не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Настоящее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Краснодарского края 07.12.2017.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление в материалы дела 11.01.2018 и изложил свою позицию по заявленным требованиям в судебном заседании, состоявшемся 15.01.2018.

В подтверждение направления отзыва на исковое заявление и приложения к нему ответчик представил квитанцию о направлении почтового отправления ФГУП «Почты Россия» от 03.03.2018, а также распечатку электронного сообщения на электронный адрес представителя истца с вложением электронных образов представленных в материалы дела документов.

Получение указанного отзыва истец не оспаривает, вместе с тем заявляет о необходимости предоставления ему дополнительного времени для аргументации своих доводов.

Однако суд обращает внимание истца, что реализация гарантированного статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации права на судебную защиту предполагает как правильное, так и своевременное рассмотрение и разрешение дела, на что указывается в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей задачи и цели судопроизводства в арбитражных судах.

На основании пункта 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Из указанных процессуальных норм следует, что даже в случае наличия уважительных причин неявки в судебное заседание лица, извещенного о месте и времени его проведение, отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда.

Кроме того, согласно ч.1 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии.

Согласно части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

Учитывая пределы рассмотрения искового заявления в суде первой инстанции, раскрытие лицами, участвующими в деле, доказательств по делу, а также принимая во внимание обязательные условия необходимые для отложения дела, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, суд считает представленные в материалы дела документы необходимыми и достаточными для рассмотрения дела по существу и считает возможным рассмотреть исковое заявление в данном судебном заседании, в связи с чем, заявленное ходатайство об отложении судебного разбирательства подлежит отклонению.

В материалы дела от ответчика поступили дополнительные возражения на уточненные требования истца.

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд полагает заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Дамский угодник», зарегистрированного 15.01.2013 № 478336 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ с установленной датой приоритета 20.02.2012 для 14, 35, 37 классов товаров и услуг МКТУ, в том числе ювелирных изделий.

В подтверждение указанного обстоятельства истец представил Свидетельство на товарный знак (Знак обслуживания) и Выписку из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, которыми установлено исключительное право истца на указанный товарный знак.

Истцу стало известно, что ответчик – ИП ФИО2 использует наименование правообладателя – «Дамский угодник» сходного до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым истцом, а именно: торговле ювелирными изделиями.

Требование истца от 23.06.2017 о заключении договора франчайзинга либо прекращении использования товарного знака ответчик добровольно не удовлетворил.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в Арбитражный суд Краснодарского края.

27.03.2018 истец уточнил требования, в итоговой редакции которых истец просит обязать Ответчика Индивидуального предпринимателя Сухомлинову Марию
Алексеевну (ОРГНИП: 306231330500030 ИНН: <***>) прекратить незаконное
использование обозначения «Дамский угодник», сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «Дамский угодник» № 478336, и коммерческим обозначением «Дамский угодник», принадлежащим Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>), в том числе путем удаления обозначения «Дамский угодник» с вывесок и оформления интерьеров ювелирных магазинов, расположенных по адресам: <...>; <...>, удаления обозначения «Дамский угодник» с документации, в том числе товарных чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов, удаления обозначения «Дамский угодник», из адресов (доменных имен) и материалов сайтов размещенных в сети Интернет по адресам: https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyiugodmk, https ://vk.com/damskyi_ugodnik.

Исследовав материалы дела, доводы сторон, а также представленные документы суд полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии со статьей со статьей 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с ведением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр. Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В силу пункта 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Исходя из приведенных норм, в предмет доказывания по рассматриваемому делу входят:

- факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известность употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории);

- факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- тождественность (либо сходство до степени смешения) коммерческих обозначений;

- факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее ответчика;

- факт нарушения ответчиком исключительного права истца.

В силу пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации) является обеспечение восстановления нарушенного права.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований.

Судом установлено, что заявка на регистрацию Товарного знака № 478336 «Дамский угодник» была подана 20.02.2012 в Роспатент ИП ФИО5. Данная дата установлена датой приоритета указанного товарного знака.

Однако, до подачи заявки на регистрацию товарного знака № 478336 ИП ФИО5, с момента своей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (с 14.08.2006) использовал словосочетание «Дамский угодник» в качестве коммерческого обозначения своего предприятия - сети Ювелирных салонов «Дамский угодник». В подтверждение указанного довода истец представил копию технического паспорта Ювелирного салона «Дамский угодник» от 19.08.2008.

ИП ФИО5 с момента своей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (14.08.2006) развивал деятельность по торговле ювелирными изделиями под коммерческим обозначением «Дамский угодник».

Истец указал, что в 2006 году и, впоследствии, ежегодно ИП ФИО5 проводились розыгрыши ценных подарков между покупателями ювелирных салонов «Дамский угодник», что подтверждается копиями газет «Рабочая трибуна» № 95 от 24.11.2006г. и № 98 от 05.12.2006.

Таким образом, истец полагает, что используемое ИП ФИО5 коммерческое обозначение получило широкую известность задолго до подачи им заявки на государственную регистрацию товарного знака № 478336 сначала на территории Забайкальского края, а затем и во всей Сибири.

В настоящий момент под товарным знаком и одноименным коммерческим обозначением «Дамский угодник» работают, порядка 16 ювелирных салонов в Забайкальском крае, г. Новосибирск и г. Пермь, что подтверждается скриншотом с сайта истца - www.damugodnik.ru.

Впоследствии, ИП ФИО5 было решено зарегистрировать применяемое им коммерческое обозначение в качестве товарного знака.

Как указывает истец, она - ФИО1 является супругой ФИО5 и право на товарный знак 478336 «Дамский угодник», равно как право собственности на движимое и недвижимое имущество ФИО5, исключительные права на средства индивидуализации, в том числе коммерческое обозначение «Дамский угодник», перешло к истцу в порядке универсального правопреемства от ИП ФИО5, в связи с его смертью, что подтверждается Решением Центрального районного суда г. Читы от 26.09.2013г. по делу № 2-5353/2013.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) при наследовании имушество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ).

Таким образом, истец в порядке универсального правопреемства, действительно приобрела все имущественные и исключительные права ФИО5

Между тем, ответчик возражая на требования истца в отзыве на исковое заявление пояснил, что в своей хозяйственной деятельности для индивидуализации принадлежащих ему предприятий розничной торговли ювелирными изделиями ответчик использует коммерческое обозначение «Дамский угодник», исключительное право на которое принадлежит ответчику на основании § 4 главы 76 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» - часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после ее введения в действие. Права на результаты интеллектуальной собственности, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации продолжают сохраняться в соответствии с правилами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применительно к данному спору не имеет значения, когда именно истец и ответчик начали осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Принимая во внимание даты внесения записей о видах деятельности истца, суд полагает, что правопредшественником истца документально доказана коммерческая деятельность с использованием обозначения «Дамский угодник» не ранее чем с 2006 года. (дата регистрации ИП ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя) ФИО6 этом факт использования спорного обозначения ответчиком установлен истцом в 2017 году.

Следовательно, к спорным правоотношениям применимы положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

ФИО6 рассмотрении споров о столкновении различных средств индивидуализации анализируются три группы критериев:

1) различительная способность (сила) обозначения правообладателя (истца);

2) сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения;

3) однородность товаров и услуг истца и ответчика, которые предлагаются под спорными обозначениями.

Различительная способность (сила) обозначения правообладателя (истца) - это способность обозначения выполнять функцию индивидуализации и отличать товары и услуги предприятия одного лица от товаров, услуг, предприятий другого лица.

Сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения - это тождественность обозначений истца и ответчика, либо их ассоциация друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Однородность товаров и услуг истца и ответчика, которые предлагаются под спорными обозначениями - возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному хозяйствующему субъекту.

Спорное коммерческое обозначение («Дамский угодник») тождественно у истца и ответчика, однако указанное обозначение не отвечает критерию различительная способность (в силу отсутствия оригинальности и широкого распространения).

Цель использования коммерческого обозначения - индивидуализация предприятия посредством создания неповторимого, оригинального, известного на определенной территории образа (символа).

С учетом изложенного в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права. ФИО6 этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из них исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим (указанная позиция изложена в постановлении 28.04.2017 N С01-301/2017 Суда по интеллектуальным правам по делу N А60-1837/2016).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая вышеизложенное и положения п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, а также руководствуясь положениями п. 41, 42 Правил, суд пришел к выводу об отсутствии сходства противопоставленных словестных обозначений до степени смешения.

Таким образом, необходимым условиям ответственности за нарушение прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарные знаки является наличие такого сходства в обозначениях, которое способно ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, то есть сходство до степени их смешения. Вопрос о тождественности, сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Из представленных в материалы дела фотографий следует, что истцом используется в качестве коммерческого обозначения словесный элемент «Дамский угодник», выполненный прописными буквами в кириллице, при этом буквы расположены на одной прямой линии друг под другом.

Ответчик в качестве коммерческого обозначения также использует слово «Дамский угодник», выполненное прописными буквами в кириллице. Более того, буквы в словесном элементе имеют отличительные признаки – слова написаны друг под другом в ином шрифте, содержат просветы в верхней части букв, что говорит о выполнении словесного элемента особой стилистикой. Кроме того, на товарном знаке истца имеется графический элемент представляющий собой выполненные в форме драгоценных камней аббревиатуру «ДУ» внутри золотого квадрата с мягкими углами.

Исследовав представленные в дело документы, суд пришел к выводу о том, что наименование «Дамский угодник» не обладает выраженными различительными признаками. Данное наименование не отличается оригинальностью и широко используется в Российской Федерации в фразеологическом (образном) смысле для обозначения того, кто любит ухаживать за женщинами (сведения академического словаря русского языка http://www.вокабула.рф).

Также суд считает необходимым отметить, что само слово «Дамский угодник» не может быть признано уникальным, соответственно, запрет ответчику использовать данное слово в качестве названия его магазина, признается судом необоснованным.

Использование обоими участниками процесса в рекламных кампаниях (радиостанции, журналы, в сети «Интернет»), а также в товарных чеках, слова «Дамский угодник» не свидетельствует об использовании ответчиком коммерческого обозначения истца.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

С учетом изложенного в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на коммерческое обозначение входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. ФИО6 этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий факт нарушения исключительного права на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 названной статьи исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Факт использования коммерческого обозначения правопредшественником истца непрерывно, истец обосновывает следующим.

Деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями под коммерческим обозначением «Дамский угодник» ИП ФИО5 начал фактически осуществлять уже с 30 августа 2006, что подтверждается: договорами аренды, свидетельством о постановке на специальный учет от 31.10.2006 с картами постановки на спецучет от разных дат - 31.10.2006, 17.07.2008, 22.12.2008; проводились розыгрыши ценных подарков между покупателями ювелирных салонов «Дамский угодник», что подтверждается копиями газет «Рабочая трибуна» № 95 от 24.11.2006 и № 98 от 05.12.2006. Для целей организации розьпрьппей (лотерей) ценных призов ИП ФИО5 заключен Агентский договор от 01.10.2006 с ООО«Златоцвет», в соответствии с условиями которого ООО «Златоцвет» (агент) выступало в качестве организатора розыгрышей (лотерей) ценных призов, осуществляя документальное и организационное сопровождение процедуры розыгрыша за счет средств ИП ФИО5 и под его коммерческим обозначением.

ИП ФИО5 и его правопреемник ИП ФИО1 широко, непрерывно использовали коммерческое обозначение «Дамский угодник», а с 2012 года и одноименный товарный знак в процессе своей хозяйственной деятельности в отношениях с партнерами, клиентами, покупателями, поставщиками, что подтверждается следующими доказательствами: товарными накладными от 03.09.2008г., 06.03.2009г., 24.04.2007г., 25.05.2007г., 25.09.2006г., 26.09.2006г., 27.09.2006; Статьями-публикациями на сайте www.chita.ru от 02.02.2011г., 10.02.2011г., 11.03.2011г., 25.08.2009г., 26.05.2011г., в справочнике Чита.ру; договорами о предоставлении эфирного времени от 22.10.2013, 30.10.2015, 16.09.2016, 15.11.2017; Договорами страхования имущества от 30.12.2008, 25.12.2009г.;Трудовыми книжками работников.

Таким образом, истец указал на непрерывный характер использования коммерческого обозначения «Дамский угодник» на территории Забайкальского края

Ответчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель 01.11.2006 в г. Кропоткин с заявленными видами деятельности, в том числе, «розничная торговля ювелирными изделиями» по коду ОКВЭД 52.48.22.

С 22.11.2006 ответчик поставлен на специальный учет на основании Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» по адресу деятельности <...>.

В соответствии с требованиями осуществления деятельности в ювелирной отрасли ответчик 01.02.2011 прошел обучение по программе «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».

Ответчик использовал помещение по адресу <...> с 14.11.2006 г. по 26.01.2012 на основании договоров аренды. Коммерческое обозначение предприятия ответчика «Дамский угодник» отражено в техническом паспорте помещения по указанному адресу с 2007 года. С 26.01.2012 г. ответчик использует это помещение на праве собственности.

Помещение по адресу <...> ответчик использует с 01.05.2009 на основании договоров аренды. С этого времени помещение используется ответчиком под коммерческим обозначением «Дамский угодник», что подтверждается как договором аренды помещения от 01.05.2009, так и санитарным паспортом объекта от 27.07.2009.

ФИО6 этом, до начала хозяйственной деятельности ответчиком в 2006 году магазин ювелирных изделий «Дамский угодник» по адресу <...> уже существовал и принадлежал отцу ответчика ФИО7 ИНН <***>, который осуществлял деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями, что подтверждается наличием в выписке из ЕГРИП соответвующих ОКВЭД (52.48.22 – торговля ювелирными изделиями).

01.01.2007 года магазин как имущественный комплекс перешел к ответчику вместе с правом использования обозначения «Дамский угодник». Имеется подтверждение известности этого наименования магазина с 1998 года, что нашло отражение в Разрешении на выполнение строительно-монтажных работ по возведению входного узла в магазин «Дамский угодник II».

Соглашением о безвозмездной передаче имущественных прав от 15.12.2017 распространяющем свое действие на фактические отношения сторон и действия сторон по передаче предприятия, возникшие с 01.01.2007.

Таким образом, установив, что соответствующий имущественный комплекс с 1998 года использовался различными собственниками в качестве ювелирного магазина с его индивидуализацией обозначением «Дамский угодник», суд пришел к выводу о том, что использование данного обозначения сложилось вследствие длительного использования применительно к соответствующему имущественному комплексу безотносительно к конкретному субъекту, оказывающему соответствующие услуги по продаже. (аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 12 марта 2018 г. N 308-ЭС18-1456)

Вместе с тем, материалами дела также подтверждается непрерывный характер использования ответчиком коммерческого обозначения на территории г. Кропоткин Краснодарского края: договор купли-продажи № 760 от 23.11.2006 с ООО Торговый дом «Классик-ювелир», накладная № 2448 от 28.11.2006; договор купли-продажи № 325 от 23.09.2007 с ЗАО «Ювелирный дом КАДО», накладная № 1648/859-1 от 14.11.2007 г.; договор поставки № ФЦ-08-06-001-РО от 04.05.2008 с ООО «АДАМАС» столичный ювелирный завод», накладная № 113Ц-000110 от 12.05.2008 г.; договор купли-продажи № 0073 от 15.09.2009 с ООО «Сильверфешн», накладная № 174 от 15.09.2009 г.; договор подряда № 185Д от 05.06.2012 с ООО «ПК ЮВЭСТ», накладная № 1663 от 15.10.2012 г.; договор поставки № 255 от 05.02.2013 с ООО «СЮЗ «САНИС», накладная № 2194 от 17.09.2013 г; договор подряда № 17м от 05.02.2014 с ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», накладная № 1565М от 31.07.2014 г.; договор переработки давальческого сырья № 90 от 22.09.2015 с ООО «Аквамарин», накладная № 231д/ф от 20.10.2015 г.; договор поставки № 023 от 04.04.2016 с ООО «Золотые горы», накладная № ЗГ-252 от 01.11.2016 г.; договор поставки № 177 от 18.08.2017 с ООО «Златая цепь ЮГ», накладная № ЗЦ968 от 18.08.2017 г.; отчеты кассовой смены по скупке № 15 от 10.01.2009, № 40 от 22.01.2012, № 2 от 02.01.2013, № 32 от 19.01.2014; договор купли-продажи № Ф211/1/5 от 09.07.2009 с ООО «Торговый дом КАМЕЯ Со», накладная № Д-894 от 15.07.2009 г; договор поставки № БП000058 от 19.07.2010 с ООО «ТД «НИКА», накладная № 9711 от 26.07.2010 г..

Деятельность ответчика как розничного продавца ювелирных изделий подтверждается следующими документами по реализации этих изделий:

- за период с 24.07.2009 по 01.09.2010 выручка от реализации товаров в магазине ответчика «Дамский угодник» по адресу <...> составила более 44 млн. руб., что подтверждается актом 922 от 01.09.2010 снятия показаний денежных счетчиков при замене ЭКЗЛ кассового аппарата. За период с 01.09.2010 по 01.11.2011 выручка составила около 66 млн. руб., акт 1305 от 01.11.2011). На момент снятия кассовой техники с учета 10.01.2013 зафиксирована сумма продаж более 194 млн. руб., количество продаж 3764, акт КП-2 от 10.01.2013).

Таким образом, суд полагает доказанным факт непрерывной деятельности ответчика и его правопреемника на территории Краснодарского края г. Кропоткин.

В соответствии с п. 1 ст. 1539 ГК РФ ответчику принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения «Дамский угодник» в силу наличия достаточных различительных признаков и в силу известности употребления этого обозначения ответчиком для индивидуализации своих предприятий на территории г. Кропоткин и Кавказского района Краснодарского края, административным центром которого является г. Кропоткин.

ФИО6 этом, известность обозначения предприятия истца «Дамский угодник» на территории Забайкальского края, а затем и во всей Сибири даже в случае непрерывности использования коммерческого обозначения «Дамский угодник», не могут свидетельствовать об известности обозначения «Дамский угодник» на территории г. Кропоткина Краснодарского края в силу их существенной территориальной отдаленности.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее».

Как следует из материалов настоящего дела, дата приоритета товарного знака № 478336 (словесный элемент «Дамский угодник») – 15 января 2013 г. В свою очередь, дата возникновения права на коммерческое обозначение («Дамский угодник») - 1998 г. Следовательно, права Ответчика на коммерческое обозначение возникли на 15 лет ранее даты приоритета товарного знака Истца. Таким образом, Ответчик обладает законным интересом в использовании коммерческого обозначения, что является безусловным основанием для отказа в заявленных исковых требованиях в части требований относящихся к запрету использования применительно к товарному знаку истца. Данный вывод подтверждается сложившейся единообразной практикой по аналогичным спорам. (от 21.12.2017 N С01-1066/2017 по делу N А63-2313/2017; А43-3634/11 от 23.01.2012;от 25.07.2017 N 15АП-2687/2017 по делу N А32-24863/2016;от 21.06.2017 N 15АП-7762/2017 по делу N А32-43920/2016

На основании изложенного, истцом не доказан факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Следовательно, нет оснований считать, что использование слова «Дамский угодник» ответчиком в качестве наименования своего магазина является незаконным использованием коммерческого обозначения истца.

С учетом специфики доменных споров, нарушение исключительных прав на товарный знак предполагается в случае, когда Истцом одновременно должны быть доказаны три обстоятельства: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Указанные обстоятельства применяются арбитражными судами со ссылкой на параграф 4(a) (i - iii) «Единых правил разрешения споров в отношении доменных имен», принятых 24 октября 1999 г. Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя. Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Относительно требований истца об удалении обозначения «Дамский угодник» из доменных имен сайтов https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyi_ugodnik следует отметить, что обозначение «Дамский угодник» не содержится в доменных именах указанных сайтов.

Доменным именем сайта https://ok.ru/damskyiugodnik является «ok.ru» — это адрес домена второго уровня — поддомена «ok» для домена первого уровня «ru».

Доменным именем сайтов https://vk.com/damskyiugodnik и https://vk.com/damskyi_ugodnik является «vk.com» — это адрес домена второго уровня — поддомена «vk» для домена первого уровня «com».

Обозначения «damskyiugodnik» и «damskyi_ugodnik» являются адресами страниц на указанном ресурсе в сети интернет -уточняющими именами, распределяемыми владельцем соответствующих доменов.

Ответчик не является владельцем или администратором доменов ok.ru и vk.com, не является лицом, которому делегировано администрирование указанных доменов.

Ответчик использует сервисы, предоставляемые владельцами доменов ok.ru и vk.com.

Таким образом, исковые требования не подлежат удовлетворению.

С учетом того, что в предмет иска входили имущественные требования и неимущественные требования, направленные на защиту двух объектов исключительных прав (товарный знак и коммерческое обозначение), сумма подлежащей уплате в федеральный бюджет государственной пошлины по иску составляет 25 000 руб.

Истцом при подаче иска была уплачена госпошлина в размере 25 000 руб.

Поскольку в иске отказано, постольку на основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате госпошлины по иску подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить.

Ходатайство истца об отложении судебного заседания – отклонить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.А. Язвенко