Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по искуфедерального государственного бюджетного научного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ОГРН <***>,123557,<...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭКЗАМЕН" (ОГРН <***>, 109428,<...>,пом XV комн 31) о взыскании 65 403 000 рублей,

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. от 16.06.2017г. №19 ,

от ответчика – ФИО2 по дов. от 19.01.2017г., ФИО3 по дов. от 27.08.2017г., ФИО4 по дов. от 28.08.2017г., ФИО5 по дов. от 16.10.2017,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭКЗАМЕН" запрете использовать сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение «Создано разработчиками ФИПИ» путем размещения его на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца, обязании за чет ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено указанное обозначение, запрете использовать сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение «К новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения его на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца, обязании за чет ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено указанное обозначение, взыскании (с учетом принятого увеличения размера в порядке ст. 49 АПК РФ) 65 403 000 рублей компенсации.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, при этом заявил о пропуске исковой давности.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» является правообладателем товарного знака «ФИПИ» , что подтверждается Свидетельством от 26.03.2007 № 323230, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении следующих товаров и услуг: «09 - программы для компьютеров, 16 - продукция печатная; 41 - услуги образовательно-воспитательные, информация по вопросам воспитания и образования, организация и проведение семинаров; 42 - проектирование компьютерных систем, составление программ для компьютеров, разработка программного обеспечения».

Изображение Товарного знака является комбинированным, в его композицию входят графические и словесные элементы, выполняемые в цветах или цветовых сочетаниях: серо-голубой, темно-синий, белый, голубой.

Словесный элемент «ФИПИ» представляет собой аббревиатуру первых букв словосочетания «Федеральный институт педагогических измерений» и является частью сокращённого наименования Истца, что подтверждается его Уставом.

В обоснование своих требований истец ссылается на те обстоятельства, что В январе 2017 года Истцу стало известно о незаконном использовании Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство «Экзамен» (далее -«ООО «Издательство «Экзамен»» или «Ответчик») в период с 2016 года по 2017 год сходного с указанным Товарным знаком до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ» путем размещения его на товарах (печатная продукция по вопросам образования и воспитания). В частности, такое обозначение размещено на книгах (копии обложек книг - Приложение № 3):

• «ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 6-е изд., перераб. и доп.» / ФИО6, Брандт М.Ю., 2016. (ISBN: 978-5-377-09847-8);

• «ОГЭ 2016. Математика. 3 модуля. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания.» / ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, 2016 (ISBN: 978-5-377-09758-7);

• «ЕГЭ 2016. География. Типовые тестовые задания.» / ФИО17, ФИО18, ФИО19, 2016. (ISBN: 978-5-377-09804-1);

• «ЕГЭ 2016. Математика. Базовый уровень. 10 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24., ФИО25, ФИО26, ФИО27 (ISBN: 978-5-377-09772-3);

• «ЕГЭ 2016. Химия. Типовые тестовые задания.» / ФИО28, 2016 (ISBN: 978-5-377-09855-3);

• «ЕГЭ 2016. География. Типовые тестовые задания.» / ФИО17, ФИО18, ФИО19, 2016 (ISBN: 978-5-377-09806-5);

• «ЕГЭ 2017. Русский язык. 50 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО29, ФИО30, ФИО31, 2017 (ISBN: 978-5-377-11423-9);

• «ЕГЭ 2017. Русский язык. Типовые тестовые задания.» / ФИО29, ФИО30, 2017 (ISBN: 978-5-377-11135-1);

• «ОГЭ 2017. Химия. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания.» / ФИО32, ФИО28, 2017 (ISBN: 978-5-377-11222-8);

• «ЕГЭ 2017. Русский язык. Сочинение по прочитанному тексту. Практикум. Задания 24, 25»/ФИО29, ФИО30, 2017 (ISBN: 978-5-377-11154-2);

• «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению заданий высокого уровня сложности.» / ФИО29, ФИО30, ФИО33, 2017 (ISBN: 978-5-377-11191-7);

• «ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык: сборник заданий» / ФИО29, ФИО30, ФИО34, 2017 (ISBN: 978-5-377-11213-6);

• «ЕГЭ 2017. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2.» / ФИО29, ФИО30, ФИО33 (ISBN: 978-5-377-11083-5).

• «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен.» / ФИО29, ФИО30, 2017 (ISBN: 978-5-37^™^^!^-,

• «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 50 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО29, ФИО30, ФИО33, 2017 (ISBN: 978-5-377-11193-1).

Вышеуказанные книги были приобретены в ходе контрольной закупки от 30.01.2017, что подтверждается торгово-кассовым чеком № 11023-1472674 от 30.01.2017.

Истец согласия на использование Товарного знака в указанном периоде какими-либо способами Ответчику не представлял.

Двадцатого февраля 2017 года ФГБНУ «ФИПИ» в адрес ООО «Издательство «Экзамен» направлена Претензия № 095/17 от 17.02.2017 (Приложение №5) с требованием прекратить незаконное использование Товарного знака и выплатить компенсацию за нарушение, что подтверждается Описями вложения и квитанциями почтовых отправлений № 12311208025869, № 12311208025845 и № 1231120802582.

Кроме того, ФГБНУ «ФИПИ» стало известно, что ООО «Издательство «Экзамен», помимо вышеуказанного обозначения, стало незаконно использовать иное сходное до степени смешения с Товарным знаком обозначение «К новой демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения его на товарах (печатная продукция по вопросам образования и воспитания).

В частности, такое обозначение размещено на книгах (копии обложек книг -Приложение № 8):

• «Химия. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые задания»/ФИО28, 2017. (ISBN: 978-5-377-11897-8);

• «История. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые задания»/ФИО35, 2017. (ISBN: 978-5-377-11898-5).

В связи с этим 17 апреля 2017 года ФГБНУ «ФИПИ» в адрес ООО «Издательство «Экзамен» была направлена повторная Претензия № 183/17 от 17.04.2017 (Приложение № 9) с требованием прекратить использование Товарного знака и выплатить компенсацию за нарушение, что подтверждается квитанцией почтового отправления № 12355710059325 от 19.04.2017.

Истец ссылается на то, что ответчик не вправе использовать без разрешения Истца сходные с его Товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых Товарный знак зарегистрирован, а также в отношении однородных товаров.

Размещение Ответчиком на книгах обозначений «Создано разработчиками ФИПИ» и «К новой демонстрационной версии ФИПИ», сходных до степени смешения с Товарным знаком, по мнению истца, не относится к предусмотренным ГК РФ случаям, когда использование объекта интеллектуальной собственности допускается без согласия обладателя исключительного права.

Таким образом, Ответчик не вправе без согласия Истца использовать сходные с Товарным знаком до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ» и «К новой демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения их на товарах (печатная продукция по вопросам образования и воспитания).

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

Как уже указывалось, товарный знак Истца представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического и словесного элементов.

Графический элемент выполнен в виде квадрата серо-голубого цвета, верхний правый угол которого пересечён двумя полосами белого цвета, а в левый нижний угол вписан круг тёмно-синего цвета. Словесный элемент расположен под графическим и представляет собой четыре заглавные буквы кириллицы чёрного цвета, составляющие слово ФИПИ.

В силу п. 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначении на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента; от 31.12.09 №197 при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначений учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

В товарном знаке истца доминирующим элементом является именно изображение квадрата, поскольку оно обладает значительно более крупными размерами, занимает центральное место, с него начинается осмотр изображения, а также оно выполнено в цвете, имеет оригинальное композиционное решение, обладает высокой различительной способностью и легко запоминается.

Доминирование графического элемента подтверждается и описанием товарного знака, приведённым Истцом в заявке на товарный знак.

Обложки изданий Ответчика не содержат элементов, тождественных или сходных до степени смешения с графическим элементом товарного; знака Истца. Изображение в виде квадрата серо-голубого цвета с вписанным в него тёмно-синим кругом на обложках изданий Ответчика отсутствует

Словесный элемент «ФИПИ» не используется Ответчиком сам по себе, а лишь в составе фразы, что в совокупности с общим оформлением обложки и используемым контекстом производит совершенно иное общее впечатление на потребителя, чем отдельно взятый товарный знак Истца.

Потребитель не сможет перепутать фразу «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» с товарным знаком, в котором используется лишь одно слово «ФИПИ», к тому же не являющееся доминирующим элементом.

Упоминание слова «ФИПИ» в составе осмысленной фразы не является использованием товарного знака Истца, поскольку используется не для индивидуализации товаров, а с информационной целью,чтобы сообщить потребителю о назначении соответствующих товаров.

Непосредственно для индивидуализации товаров на указанных книгах правомерно размещён товарный знак, исключительные права на которые принадлежат ООО «Издательство «Экзамен» (свидетельство № 237310).

Как пояснил ответчик, Рособрнадзор в Распоряжении от 30.08.2016 г. утвердил график проведения национальных исследований качества образования (НЙКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). Далее письмом заместителя руководителя Рособрнадзора от 13.12.2016 г. указывается, что «образцы ВПР по учебным предметам «география», «физика», «история», «химия» и «биология» размещены на официальных сайтах в сети «Интернет»: http://www.fipi.ru/vpr, https://vpr.statgrad.Org/#vpr2017, http://fioco.ru/ru/osoko/vpr», т.е. образцы (демонстрационные версии) всероссийских проверочных работ размещаются на сайте ФИПИ,

Таким образом, надпись на обложках изданий «к новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» употребляется лишь для указания на соответствие содержания учебных пособий ООО «Издательство «Экзамен» демоверсии контрольных измерительных материалов, размещаемых на официальном сайте http://www.fipi.ru/vpr.

Фраза «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» означает, что материалы, содержащиеся в издании, подготовлены теми же авторами- физическими лицами, которые участвовали в разработке материалов, используемых при проведении Единого государственного экзамена, создателем заданий для которого является Истец - ФГБНУ «ФИПИ», то есть что авторы пособий Ответчика имеют должную компетенцию по созданию экзаменационных тестов ЕГЭ и ГИА.

Доказательств того, что указанная информация не соответствуют действительности, не представлено.

Указание на разработчиков материалов не означает и не может означать того, что данный материал производится Истцом, а лишь доводит до сведения покупателей информацию о том, что авторы заданий имеют компетенцию и опыт создания экзаменационных тестов ЕГЭ и ГИА.

Само по себе упоминание слова «ФИПИ» без цели индивидуализации товара допускается законом и не может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак.

Учитывая, что в соответствии с нормами ГК РФ возможность смешения производителей и товаров в глазах потенциальных потребителей (покупателей) является основным признаком нарушения, такое нарушение в данном случае отсутствует.

Размещение на спорных книгах информационных сообщений «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» и «К НОВОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ ФИПИ», не преследует цели индивидуализации товаров и услуг и не направлено на введение потребителя в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров, а, следовательно, не является нарушением исключительного права на товарный знак Истца.

Кроме того, в соответствии со статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости, указанное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

При этом суд считает доводы ответчика о пропуске срока исковой давности и злоупотреблении истцом своими правами не состоятельными, поскольку использование обозначения, в случае признания такого использования нарушением, носит длящийся характер, истец ссылается на обложки книг, изданных в 2015-2016 годах, а факт злоупотребления не доказан.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110,167-170 АП РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с федерального государственного бюджетного научного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" в федеральный бюджет госпошлину в размере 205 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко