Гражданский кодекс часть 1

ФИО5 Франчайзинг Компании, ЛЛС (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль» (далее – ответчик) в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 96915 в размере 5.000.000 руб.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использовал товарный знак по свидетельству № 96915 зарегистрированный за правообладателем, путем предложения к продаже и продажу на территории Российской Федерации товаров, обозначенных данными товарным знаком, тем самым вводит в заблуждение потребителей в отношении связи ответчика с истцом, формируют у потребителей ложное представление в отношении качества соответствующих товаров и их производителя, что является проявлением недобросовестной конкуренцией

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования, просили взыскать сумму компенсации по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Система организации ресторанов сэндвичей и салатов под торговым названием и знаком обслуживания SUBWAY® и управления ими, международный регистрационный номер 96915 от 24.06.91 г., код 42 международной классификации товаров и услуг, приоритет от 17.10.90 г., является интеллектуальной собственностью, охраняемой на территории Российской Федерации в силу национального законодательства и международных соглашений.

В соответствии со свидетельством на товарный знак № 96915, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, собственником указанной интеллектуальной собственности является Компания Doctor's Associates. Inc., созданная и действующая в соответствии с законодательством штата Флорида, США. Срок действия регистрации установлен до 17 октября 2020 г.

Согласно приложению к свидетельству о регистрации вышеуказанного товарного знака истцу, компании Subway Russia Franchising Company, LLC (ФИО1 Компани, ЛЛС) принадлежит исключительное право на использование в Российской Федерации товарного знака SUBWAY® с целью эксплуатации и дальнейшей выдачи лицензий на эксплуатацию ресторанов SUBWAY® в Российской Федерации.

18 февраля 2011 г. между истцом и ООО «Интеграл М» был подписан и зарегистрирован в Роспатенте договор коммерческой концессии по условиям которого обществу «Интеграл М» за плату было предоставлено право на эксплуатацию одного ресторана Subway с использованием торгового знака, принадлежащего истцу. Ресторану был открыт по адресу: 117545, Москва, ул. Подольских Курсантов,7А, ему был присвоен номер 52178 в системе Сабвэй».

28 февраля 2012 года было подписано и зарегистрировано в Роспатенте трехстороннее дополнительное соглашение, между истцом, ООО «Интеграл М» и ООО «Акт Строй Инвест», согласно которому была произведена уступка прав и обязанностей по договору коммерческой концессии.

С момента открытия ресторана в 2011 году, он был оборудован в соответствии с стандартами «Сабвэй» с использованием специально разработанной для системы мебели и оборудования, элементами декоративной отделки (цвета фотографии в рамках прилавки и рекламные объявления), технологиями, ноу-хау, вывесками, включающими торговую марку.. Никаким иным лицам кроме вышеуказанных истец, в порядке установленном действующим законодательством, прав по эксплуатации ресторана не предоставлял. Зарегистрированные договоры об эксплуатации ресторана 52178 под торговой маркой «Сабвэй» по адресу: 117545, Москва, ул. Подольских Курсантов,7А иными лицами отсутствуют.

Несмотря на представление лицензии другим лицам, ресторан незаконно эксплуатируется ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль», что подтверждается следующими доказательствами:

- фотоснимками работающего ресторана;

- чеками, в том числе и фискальными о покупке в ресторане с указанием ИНН ответчика, его наименованием, и информацией о работе по франшизе «Сабвэй»;

- актами проверки (листами оценки) работающего ресторана;

- информационными письмами поставщика продуктов.

02.06.2015 г. в порядке обеспечения доказательств и по заявлению истца, нотариусом города Москвы ФИО6 был осуществлен выезд по адресу нахождения ресторана. В ходе нотариальной фиксации установлено, что на здании АЗС № 9 принадлежащей ООО «Торговый дом «Нефтьмагистраль» имеется вывеска «Сабвэй» и «Сэндвичи «Subway», в здании ведется торговля под маркой «Сабвэй», товар выдается в упаковке с торговой маркой «Сабвэй», а также в помещении имеется меню с торговой маркой «Сабвэй». Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.06.2015 г. с приложением фотофиксации.

Эксплуатируя ресторан и используя торговую марку, обладателем которой является истец, ответчик извлекает прибыль за счет истца без уплаты лицензионных платежей и иных отчислений. Согласно информационным письмам поставщика продуктов, ресторан эксплуатируется ответчиком как минимум с сентября 2014 г.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик указывал на следующие обстоятельства.

28 февраля 2012 г. между ФИО1 компании, ЛЛС (Компания) и ООО «Акт Строй Инвест» подписано соглашение о замене лицензиата (ООО «Интэграл М»), По условиям соглашения ООО «Акт Строй Инвест» принял в полном объеме права и обязанности по Договору коммерческой концессии от 18 февраля 2011 г. Компания передала неисключительное право на использование прав интеллектуальной собственности (в отношении системы организации ресторанов сэндвичей и салатов под торговым названием и знаком обслуживания SUBWAY) в предпринимательской деятельности ООО «Акт Строй Инвест» на срок действия договора - 20 лет с момента регистрации (18 февраля 2011 г.), для ресторана, расположенного по адресу: <...> (№ 52178).

Договором предусмотрена лицензионная плата в размере 8% (восьми процентов) от валового объема продаж ресторана, то есть вся выручка и доходы, полученные в результате эксплуатации ресторана, включая выездное обслуживание и доставку.

На протяжении срока действия Договора ООО «Акт Строй Инвест» надлежащим образом исполнял обязанности, предусмотренные условиями Договора. Задолженность перед Компанией отсутствует.

В сентябре 2014 г. сеть кафе, находящихся под управлением ООО «Акт Строй Инвест», прошла процедуру перерегистрации на новое юридическое лицо - ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль». Соответственно, с 01 сентября 2014 г. перезаключались все договоры поставки с контрагентами, также подписывались иные соглашения с указанием нового юридического лица.

Компания была извещена о смене юридического лица и необходимости переоформления Договора, также со стороны ответчика была направлена просьба оказать содействие по ускорению процесса заключения контрактов с действующими контрагентами во избежание остановки бизнес-процессов. В течение сентября 2014 г. со стороной истца проводились рабочие встречи для целей реализации дальнейшей совместной стратегии развития взаимоотношений между компаниями при наличии (у лицензиата от сотрудничества с Сабвэй) недополученного дохода за период январь-август 2014 г.

Обе стороны выражали заинтересованность в продолжении деловых отношений и сохранении Договора коммерческой концессии для совместного ведения бизнеса.

В связи с бездействием Компании по вопросам перерегистрации Договора с указанием нового юридического лица, ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль» был вынужден отказаться от сотрудничества с ФИО1 Компани, ЛЛС.

На протяжении июня 2015 г. была ликвидирована вся информация, указывающая на принадлежность кафе к сети ресторанов SUBWAY, убраны вывески, торговля под маркой SUBWAY не ведется, меню и упаковки товара заменены. Также с 01 июня 2015 г. никакого упоминания о Компании на чеках, в том числе фискальных нет, переустановлено программное обеспечение на компьютерах и технике, сотрудники перестали пользоваться корпоративной почтой Компании.

Таким образом, ответчик перестал использовать объект интеллектуальной собственности - товарный знак Компании.

Между тем, факт использования товарного знака без оформленного надлежащим образом правомочия ответчиком не отрицался, установлен доказательствами, приложенными в материалы дела.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользуюсь правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в размере 5.000.000 рублей с каждого ответчика, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 500.000 рублей

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью “Торговый дом Нефтьмагистраль” (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 Компани, ЛЛС сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500.000 (пятьсот тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлине в размере 13.000 (тринадцать тысяч) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов