Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИСК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Обществу с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР" об обязании прекратить использование товарного знака «WINNER» путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком «WINNER», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «WINNER» в размере 500 000,00 руб., а также о взыскании судебных расходов в размере 182 200,00 руб.

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства, возражал против удовлетворения встречного иска.

Ответчик в суд явился, возражал против удовлетворения исковых требований, поддержал доводы отзыва.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из представленных в дело доказательств, Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИСК" (далее – истец) является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «WINNER» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 379703 с датой приоритета от 31.10.2007 г. в отношении таких товаров 25 класса МКТУ как: одежда, в том числе спортивная, верхняя; изделия трикотажные, в том числе спортивные; купальные костюмы; белье нижнее; носки, чулки; обувь, в том числе спортивная; туфли гимнастические; головные уборы.

Истцу стало известно о том, что Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР" (далее - ответчик) предлагает к продаже и реализует товары, однородные зарегистрированным под товарным знаком №379703, используя для их индивидуализации словесное обозначение «WINNER», тем самым нарушая исключительные права на товарный знак Истца.

Истцом в подтверждение указанного факта представлен нотариально заверенный протокол осмотра сайта sportmaster.ruот 24 июня 2015 г., согласно которому на сайте sportmaster.ruпредлагаются к продаже мужские футболки и джемпера под обозначением «WINNER».

В связи с изложенным, Истцом была подготовлена претензия в рамках досудебного урегулирования спора и направлена 01.02.2016 г. ответчику.

В ответ на направленную претензию Ответчик сообщил, что не считает себя нарушающим исключительные права на товарный знак истца. При этом, как указано истцом, в представленном ответе на претензию ответчик по факту признает использование словесного элемента товарного знака «WINNER», но считает, что это не является нарушением, так как использует слово «WINNER» в предложении.

Согласно п.1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 2 информационного письма президиума ВАС РФ №122 от 13.12.2007 использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже экземпляра произведения, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, независимо от вины нарушителя не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав и пресечение действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются за его счет (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как следует из свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 379703, истец является обладателем товарного знака .

Как следует из представленного истцом в материалы дела протокола осмотра сайта sportmaster.ru, в соответствии с сохраненным изображением страницы интернет-сайта, содержащей упоминание товарного знака «WINNER», являющейся частью Протокола осмотра сайта sportmaster.ru,Ответчик на данном сайте предлагает приобрести мужские футболки и джемпера под товарным знаком «WINNER» стоимостью 899 руб. (футболка), 1999 (со скидкой 999 руб. - Джемпер) руб. на указанных товарах размещено обозначсение AND THE WINNER IS.

Касательно сходства до степени смешения фразы и товарного знака суд приходит к следующим выводам.

При установлении сходства до степени смешения обозначений и товарных знаков могут применяться правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 №482 (далее - Правила), Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Рекомендации), при этом вопрос о сходстве обозначений до степени смешения по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122).

Согласно Рекомендациям при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов (п. 4.2.1.3), следовательно, и при сравнении словесных элементов обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов.

В словесных элементах сравниваемых обозначений AND THE WINNER IS... и товарного знака № 379703 W WINNER EXCLUSIVE SPORTSWEAR тождественным словесным элементом является словесный элемент WINNER, выполненный в обоих случаях стандартным, не оригинальным шрифтом. Именно по причине тождества данного словесного элемента, по мнению истца, знаки можно считать сходными до степени смешения.

Однако, словесный элемент WINNER не является сильным словесным элементом.

Данный вывод основан на следующем:

- слово WINNER (перевод с англ. - победитель) в области соревнований, в том числе спортивных, является распространенным словом, оно повсеместно использовалось и используется, например, на медалях, грамотах, кубках, вымпелах, лентах, других знаках отличия, предметах одежды, оно, как правило, характеризует конкретное лицо - победителя, команду - победителя.

Так, ответчик пояснил, что по его по запросу в поисковой системе «Яндекс», которая является одной из самых часто использующихся потребителями поисковых систем, находится более 25 000 изображений предметов имеющих слово WINNER.

В связи с этим у потребителя при упоминании/указании слова WINNER, в частности, на одежде, возникнут ассоциации с победителем, то есть лицом/командой, пр., выигравшими, например, соревнования, конкурсы;

- учитывая отсутствие оригинальности, в частности, для одежды, у словесного элемента WINNER, который, в первую очередь, является характеристикой человека/команды, многие производители используют слово WINNER на своей продукции, относящейся к категории «одежда».

Так, по запросу «одежда winner» поисковая система «Яндекс», в 21 категории, преимущественно относящейся к одежде, выдает 1120 результатов поиска на ЯндексМаркет.

Вероятность того, что у потребителя при упоминании/указании слова WINNER, в частности, на одежде, возникнут/могут возникнуть ассоциации с каким-либо (т.е. любым) конкретным лицом - производителем одежды, крайне низкая. Таким образом, у потребителя при упоминании слова WINNER на одежде не возникнет и не может возникнуть ассоциаций именно с ООО «Холдинговая компания «ДИСК», как производителем одежды.

Вывод о том, что словесный элемент WINNER не является оригинальным, сильным элементом можно сделать и на основании судебной практики, в частности, Постановления Президиума ВАС РФ от 8.11.2006 № 8215/06, из которого следует, что обозначение «Компания года» само по себе не обладает различительной способностью, так как является описательным для юридических лиц - победителей конкурсов, а потребитель будет воспринимать обозначение «Компания года» как указание на победителя какого-либо конкурса, а не как товарный знак.

Поскольку словесный элемент WINNER не является сильным, оригинальным элементом в составе товарного знака № 379703, он не играет существенной роли при определении сходства до степени смешения товарного знака № 379703 и обозначения ответчика, следовательно, вывод истца о сходстве до степени смешения обозначения ответчика и товарного знака № 379703, основанный только на тождестве словесного элемента WINNER, является несостоятельным.

Сильным элементом в составе товарного знака № 379703. который индивидуализирует товар истца, является комбинированный элемент, состоящий из словесного элемента W на черном квадрате .Данный элемент по размерам примерно в четыре раза больше словесного элемента WINNER, в товарном знаке именно комбинированный элемент является доминирующим элементом, он занимает верхнее и центральное место, является ярким, оригинальным, запоминающимся и в первую очередь привлекает внимание потребителей. Именно этот комбинированный элемент является элементом, по которому потребитель может отличить одежду ООО «Холдинговая Компания «Диск» от одежды других производителей, одежда Истца ассоциируется именно с этим элементом.

Кроме того, при сравнении слова, указанного в фразе на товаре Ответчика и товарного знака № 379703 усматривается, что семантика указанных обозначений различна и существенным образом влияет на восприятие обозначений потребителями в целом, ассоциации потребителей.

Так, фраза «W WINNER EXCLUSIVE SPORTSWEAR» указывает именно на одежду эксклюзивного качества с товарным знаком «W WINNER», в то время как фраза «AND THE WINNER IS...» указывает на конкретного человека, характеризует его.

Данная фраза является популярной, известной среди потребителей, закрепившейся в речи потребителей, в том числе и в музыкальных произведениях, кинофильмах. Учитывая общеупотребимость, данная фраза никоим образом не ассоциируется с словосочетанием «W WINNER EXCLUSIVE SPORTSWEAR». Семантика выражения «AND THE WINNER IS...» подразумевает додумывание потребителем, т.е. после словесного элемента «IS» могут быть конкретные имя и фамилия человека / название команды, может быть характеристика победителя («самый умный» (студент) / «самая красивая» (девушка) / «самая сильная» (команда) и т.д.) и пр. элементы, которые несут важную смысловую нагрузку.

Таким образом, несмотря на то, что в обоих обозначениях присутствует словесный элемент WINNER, данный элемент является слабым и не может играть существенную роль для определения сходства обозначений до степени смешения.

В связи с этим ассоциации потребителей при восприятии обозначений будут совершенно различными.

В отношении продукции Истца ассоциации у потребителя возникнут с доминирующим сильным элементом , эксклюзивной одеждой.

В отношении продукции Ответчика ассоциации потребителя будут с победителем, которым может быть / стать, например, любое лицо / команда, а также с давно известной и развиваемой маркой DEMIX. Под этим товарным знаком выпускается одежда, реализуемая ответчиком. Данное обозначение размещено на этикетке и вшивном ярлыке изделий.

Возможность отнесения потребителем продукции Истца и Ответчика к одному производителю отсутствует, следовательно, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения. Также полностью отсутствует и опасность смешения обозначения Ответчика и товарного знака № 379703 в глазах потребителя.

Касательно иных доводов, указанных в Пояснениях Истца, суд приходит к следующим выводам.

Из сравнительной таблицы Истца и текста на л.2 Пояснений следует, что в обозначении Ответчика словесные элементы «And the ... is» - "И ... является/это" являются неохраняемыми элементами на основании пп. 1-3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

При этом очевидно, что данные элементы не подпадают ни под один пункт указанной статьи. Таким образом, вывод Истца о том, что «And the ... is» являются неохраняемыми элементами, является несостоятельным. Более того, выражение «AND THE WINNER IS...» является устойчивым словосочетанием.

Как следует из п. 4.2.4.1. Рекомендаций, при экспертизе устойчивых словосочетаний анализируется сходство всего обозначения, а не отдельных элементов. Это означает, что обозначение «AND THE WINNER IS ...» воспринимается только как единое целое, без деления на элементы, словесный элемент WINNER воспринимается только как часть фразы. Данное выражение на английском языке воспринимается как единое целое как в мире, так и российскими потребителями, так как оно им хорошо известно, часто используется, является популярным. Устойчивый характер выражения «AND THE WINNER IS ...» усиливает его несходство с товарным знаком № 379703.

Касательно довода Истца о том, что на товарном знаке Истца и продукции Ответчика отчетливо видно, что значительное положение занимает словесный элемент WINNER и, соответственно, внимание потребителей акцентируется именно на словесном элементе WINNER - в товарном знаке № 379703 WINNER занимает примерно 1/4 часть знака, расположен в нижней части обозначения, то есть занимает невыгодное пространственное положение по сравнению с комбинированным элементом ; кроме того, словесный элемент WINNER является слабым элементом, как указывалось ранее. Даже если допустить, что потребители при восприятии товарного знака Истца могут акцентировать внимание на словесном элементе WINNER, так как он словесный, то ассоциации потребителей никоим образом не будут связаны с производителем продукции или Истцом; ассоциации потребителей будут связаны, например, с физическим лицом / командой - победителем. Для потребителей средством индивидуализации продукции Истца будет именно комбинированный элемент. Чтобы обозначения были признаны сходными до степени смешения, они должны ассоциироваться друг с другом в целом. Именно в целом обозначения Истца и Ответчика друг с другом не ассоциируются, так как единственным сходным элементом в обозначениях является элемент WINNER, который также используется многими другими производителями и не может являться основным элементом для определения сходства обозначений до степени смешения. Того факта, что внимание потребителей может акцентироваться на словесном элементе WINNER в обозначениях Истца и Ответчика, в данном случае недостаточно для того, чтобы обозначения были признаны сходными до степени смешения.

Ответчик продает, продвигает продукцию под многими брендами, в том числе и DEMIX. Данные обозначения используются Ответчиком на протяжении долгого времени для определенных категорий продукции, они хорошо знакомы потребителю, именно на данные обозначения ориентируется потребитель при выборе продукции Ответчика. При этом, по запросу «WINNER» невозможно найти продукцию Ответчика, также невозможно и на сайте Ответчика найти продукцию по запросу «WINNER», которая бы имела отношение к нарушению прав Истца. Ответчик не индивидуализирует продукцию по принтам, которых на таких товарах широкого потребления как одежда, может быть много, используются принты, как правило, на протяжении крайне непродолжительного времени вследствие частого обновления ассортимента.

В отношении разъяснений Верховного Суда Истец не пояснил, что конкретно следует принять во внимание, тем не менее, обращаем внимание на следующее:

1) обозначение Ответчика не имитирует товарный знак Истца;

2) сравниваемые обозначения производят на обычного потребителя различное общее впечатление в целом.

Касательно использования «WINNER» на рынке товаров суд приходит к следующим выводам.

Как указано на л. 5 Пояснений, продукция Истца продается через интернет-сайты, имеет место на рынке, известна среди потребителей спортивной одежды.

Как судом было указано выше, существуют различные производители одежды со словом WINNER, и так как оно является общеупотребимым для одежды, выделить какого-то одного производителя одежды, с которым ассоциировалась бы продукция 25 класса МКТУ, не представляется возможным.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования ответчиком товарного знака истца, требования об обязании прекратить использование товарного знака «Winner», об уплате компенсации, а также о взыскании судебных расходов, не подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИСК" в удовлетворении требований к Обществу с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР" об обязании прекратить использование товарного знака «Winner» и взыскании компенсации в размере 500 000,0 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья Н.В. Фатеева