Гражданский кодекс часть 1

Иск заявлен ООО «Студия ФИО5» к ответчику ООО Брендинговое агентство «ДЕПО» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 руб. и расходов по оплате госпошлины в сумме 38 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2016, в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2016 указанный спор направлен на новое рассмотрение.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представители ответчика иск не признали по основаниям, указанным в письменном отзыве.

Исследовав материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности, произведения графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства. К объектам авторских прав также относятся производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считаются, в частности, перевод или другая переработка произведения; доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме.

На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом, вправе на основании пункта 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Как разъяснено в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15), при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Шрифт является самостоятельным охраняемым объектом авторского права и относится к произведениям графики, представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на материальном носителе. Шрифт как объект авторского права может быть воспроизведен без использования типографских литер, так как современные средства для печати используют принципиально иные способы формирования изображения на носителе, к каковым относятся принтеры различного типа. Такой шрифт, воспроизводимый в виде файла или на носителе с помощью программного обеспечения ЭВМ, продолжает охраняться авторским правом как объект графики. При этом в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторское право распространяется на каждую часть шрифта (букву, символ, знак), так как по своему характеру каждая такая часть является самостоятельным результатом творческого труда автора.

Как утверждает истец, шрифт «Клементина» был создан ФИО4, которая на момент его создания находилась в трудовых отношениях с Обществом с ограниченной ответственностью «Интердизайн». Факт создания шрифта «Клементина» подтверждается Актом сдачи-приемки от «16» мая 2011 года, заключенным между ФИО4 и ООО «Интердизайн».

При обращении в суд с исковыми требованиями общество «Студия ФИО5» указало на то, что общество «Брендинговое агентство «ДЕПО» при разработке дизайна коробки конфет «Любимые десерты в шоколаде» и шоколадных плиток, выпускаемых обществом «Нестле Россия», а также хлебцев «Щедрые», выпускаемых обществом «Династия», незаконно выполнило надписи на этикетках указанных товаров переработанным шрифтом «Клементина».

Поскольку ответчик, без согласия истца, незаконно использовал шрифт «Клементина», а также без разрешения правообладателя передавал его в пользование третьим лицам, общество «Студия ФИО5» обратилось в суд с настоящим иском.

Истец полагает, что размер компенсации за каждый отдельный случай использования шрифта должен составить примерную рыночную стоимость дизайна упаковки, а именно – 750 000 руб.

В качестве доказательства факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на шрифт «Клементина» было представлено экспертное заключение ФИО6 Экспертом сделан вывод о том, что применяемые в надписи «Любимые десерты в шоколаде» знаки имеют прямое сходство со знаками шрифта «Клементина».

Шрифт «Клементина» является образцом каллиграфического стиля и то обстоятельство, что шрифт «Клементина» был от руки перерисован, в каллиграфический рисунок, не является опровержением его использования Ответчиком, что согласуется с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, указанной в Постановлении от 21.12.2015 по делу № А40-184371/2014.

Договор №0212/ЮЖ-2013 от 02.12.2013 заключенный между Ответчиком и ФИО7 не является доказательством, подтверждающим создания иного объекта интеллектуальной деятельности.

Отказ от исковых требований в рамках дела №А40-69117/15 не имеет существенного значения для рассмотрения данного спора.

Оценив представленные сторонами документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу, что Ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца при разработке дизайна коробки конфет «Любимые десерты в шоколаде» и шоколадных плиток, выпускаемых обществом «Нестле Россия», в виде незаконно выполненных надписей на этикетках указанных товаров шрифтом «Клементина».

Кроме этого, между ООО Брендинговое агентство «ДЕПО» и ООО «Ориент Продактс» был заключён Договор на создание дизайна упаковки хлебцев «Щедрые» от 10 ноября 2011 г. № 1706\ДИН-2011.

Суд приходит к выводу, что в данном случае, ООО Брендинговое агентство «ДЕПО» создало дизайн упаковки без создания каллиграфической надписи. В подобных случаях, информационное сообщение на упаковке может быть выполнено любым стандартным шрифтом. Условие о необходимости приобретения Заказчиком шрифта для такой надписи было включено в текст приложения к лицензионному соглашению.

Так, согласно Приложению № 9 к Договору 1706\ДИН-2011 Агентство обязуется выполнить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить разработку вариантов логотипа и дизайна упаковки хлебцев, выпускаемых под ТМ «Щедрые» на примере следующих SKU:

- Хлебцы ржаные «Щедрые», 100 гр. Тип упаковки - флоу-пак;

- Мини-хлебцы ржано-пшеничные с кунжутом «Щедрые», тип упаковки - вертикальный пакет с проваренными гранями.

Согласно пункту 3.1. Дополнительные работы (приобретение лицензии на использование шрифтов, написание креативных текстов, приобретение фотоизображений фотобанке, подготовка оригинал-макетов, вывод цветопроб и прочие) не входят в настоящее Приложение и определяются Дополнительными соглашениями к настоящему Приложению.

Поручение приобрести права на шрифты для Заказчика Агентство не получало, Дополнительное соглашение по поводу шрифтов между Заказчиком и Агентством не заключалось. Следовательно, Заказчик должен был выполнить обязанность по приобретению выбранного им шрифта самостоятельно.

При этом в надписи «Щедрые» были использованы охраняемые элементы комбинированного товарного знака № 466911 по 30 классу МКТУ.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак регистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как считает суд, общее зрительное впечатление от надписи «Щедрые», содержащейся на упаковке, совпадает с общим впечатлением, производимым зарегистрированным товарным знаком. С учетом того, что дата приоритета товарного знака № 466911 - 4 мая 2010 г., содержащаяся в товарном знаке надпись «Щедрые» не может нарушать права на шрифт, появившийся позднее.

По условиям договоров с заказчиками, исключительные права на дизайн упаковок, созданных ООО Брендинговое агентство «Депо», принадлежит заказчикам. Изображения упаковок размещены на сайте ООО Брендинговое Агентство «ДЕПО» исключительно в информационных целях с согласия правообладателей.

На основании изложенного, суд не признает нарушением исключительных прав истца действия ответчика при разработке упаковки хлебцев «Щедрые», в связи с чем, требование о взыскании компенсации в размере 750 000 руб. удовлетворению не подлежит.

При указанных обстоятельствах, суд, исходя из характера нарушения, степени и доказанности вины нарушителя, возможности несения вероятных убытков правообладателем, принимая во внимание доводы ответчика, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 50 000 рублей за использование шрифта «Клементина» при разработке дизайна коробки конфет и шоколадных плиток «Любимые десерты в шоколаде» (2х50 000 руб. = 100 000 руб.).

Требование о взыскании компенсации за переработку шрифта «Клементина» удовлетворению не подлежит, поскольку переработка шрифта является одним из способов его использования, за что с ответчика уже взыскана компенсация.

Расходы по уплате госпошлине по иску распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 167-170, 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Брендинговое агентство «ДЕПО» (ИНН 7709658882) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Студия Арт. Лебедева» (ИНН 7703206417) компенсацию в размере 100 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 4 000 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья С.Л. Никифоров