Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Матюшенковой Ю.Л. (шифр судьи 117-349) при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

Третье лицо ФИО4

о защите исключительного права на полезную модель и взыскании компенсации в размере 800 000 руб.

В судебное заседание явились:

От истца ФИО5 д. от 07.07.15

От ответчика ФИО6 д. от 19.01.16

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском, которым просил, с учетом уточнения запретить Индивидуальному предпринимателю Шкарбаненко Виктору
Васильевичу (ОГРНИП <***>) изготовление, хранение, ввоз на
территорию России, рекламу, предложение о продаже и продажу курток с
использованием полезной модели по патенту России №130801, в том числе
слингокуртки DivaOutwearNotte (Арт. 403-105); уничтожить слингокуртки DivaOutwearNotte (Арт. 403-105),хранящиеся у Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>), за его счет; взыскать с Индивидуального предпринимателя Шкарбаненко Виктора
Васильевича компенсацию за допущенное нарушение исключительного права в
размере 800 000 рублей.

Ответчик возражает против иска по доводам отзыва.

Исследовав письменные доказательства, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил, что иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Истец является правообладателем патента на полезную модель «ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА СО ВСТАВКОЙ» №130801 и осуществляет деятельность по реализации одежды для беременных.

Формула полезной модели по данному патенту содержит один независимый пункт со следующей совокупностью признаков, определяющих объем исключительного права: «Верхняя одежда, характеризующаяся тем, что она расстегивается продольно посредством молнии, снабжена съемной вставкой для ношения под ней ребенка, которая присоединена к одежде спереди посредством застежки-молнии и после пристегивания образует отверстие для головы ребенка, (верхняя одежда) отличающаяся тем, что по каждому боковому краю вставки располагается продольное отверстие, расстегивание и застегивание которого обеспечивается застежкой-молнией, неразрывно пришитой одной своей лентой по всей ее длине к ленте застежки-молнии, которой вставка соединяется с полой одежды».

В середине 2014 года Истцу из информации, размещенной на интернет-сайте www.ellevill.org (на странице по адресу: http://www.ellevill.org/products/slingokurtka-diva-outerwear-moka/') стало известно о том, что Ответчик продает слингокуртки зимние DivaOutwear и, в частности, куртку DivaOutwearMoka (Арт. 403-113), которая, по оценке истцом фотографий с этого сайта, содержит всю совокупность вышеуказанных признаков. Впоследствии истец установил, что куртки DivaOutwearMoka (Арт. 403-113) у Ответчика пока нет в наличии, но он продает аналогичную по своей конструкции слингокуртку DivaOutwearNotte (Арт. 403-105), что следует из того же интернет-сайта и его страницы http://www.ellevill.org/product/slingokurtka-demisezonnava-diva-notte/.

Слингокуртка DivaOutwearNotte (Арт. 403-105) была приобретена у Ответчика 27 января 2015 г., о чем свидетельствуют сопроводительный документ о реализации товаров № ИБ-515 от 27.01.2015, товарный чек №3384608 от 28.01.2015, информация о доставке №3384608.

Уведомления истца о нарушении прав оставлены ответчиком без удовлетворения.

По мнению истца, реализуемый ответчиком товар - куртка представляет собой верхнюю одежду, которая расстегивается продольно посредством молнии и снабжена съемной вставкой для ношения под ней ребенка. Вставка присоединена к одежде спереди посредством застежки-молнии и после пристегивания образует отверстие для головы ребенка. При этом по каждому боковому краю вставки располагается продольное отверстие, а его расстегивание и застегивание обеспечивается застежкой-молнией, неразрывно пришитой одной своей лентой по всей ее длине к ленте застежки-молнии, которой вставка соединяется с полой одежды. Ответчик, по мнению истца, предлагает к продаже и продает слингокуртку DivaOutwearNotte (Арт. 403-105), в которой использован каждый признак полезной модели по патенту Истца №130801. Следовательно, его действия по предложению о продаже и продаже этой куртки нарушают исключительное право Истца.

Согласно п. 1 статьи 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных в ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности, если оно осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, за исключением случаев, когда такое использование допускается ГК РФ (там же).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели. В соответствии с пунктом 2 той же статьи использованием полезной модели считается, в частности, изготовление, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана права на полезную модель предоставляется в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой.

При этом согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Согласно статье 1406-1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Возражая против иска, ответчик сослался на следующие обстоятельства. По его мнению, сопоставительный анализ формулы Патента и представленного в материалы дела образца позволил установить, что в данном изделии съемная вставка для ношения под ней ребенка, соединяется не с полой верхней одежды, а с бортами одежды,что не позволяет признать факт использования Патента в представленном в материалы дела образце.

Для проверки доводов сторон относительно использования признаков патента необходимо применение специальных познаний, в связи с чем судом было в порядке ст. 82 АПК РФ назначено проведение экспертизы по следующим вопросам:

1. Содержит ли куртка "Diva Outwear Notte" каждый признак единственного (независимого) пункта формулы по патенту России на полезную модель №130801?

2. Использован ли в представленном для экспертизы изделии – слингокуртка каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы патента №130801 на полезную модель "Верхняя одежда со вставкой"

Проведение экспертизы было поручено экспертам ФИО7 и ФИО8 С учетом комплексного характера экспертизы экспертам было предложено обеспечить совместное проведение экспертного осмотра и исследования, представление суду совместного экспертного заключения.

Эксперты не представили совместного заключения, поскольку пришли к разным выводам относительно поставленных судом вопросов. В дело представлены экспертные заключения каждого из экспертов.

Патентный поверенный ФИО8 пришел к следующим выводам. По первому вопросу: в куртке «DivaOuterwearNote», представленной для экспертизы, не содержится один признак формулы полезной модели независимого пункта по патенту № 130801. По второму вопросу: В представленном для экспертизы изделии - слингокуртка не использован признак полезной модели независимого пункта формулы патента№ 130801 на полезную модель «Верхняя одежда со вставкой», предполагающий соединение вставки с полой одежды. Из текста его заключения следует, что из всех признаков независимого пункта формулы патента в представленной на исследование куртке отсутствует один из признаков. Так, признаком независимого пункта патента № 130801 является: «Вставка соединяется с полой одежды». В куртке женская имеется признак: «застежка-молния вставкисоединяет ее с бортом одежды».

Эксперт отметил, что в отношении соединения вставки к одежде экспертиза исходит из следующего подхода к анализу формулы полезной модели, из которой следует, что вставка соединяется с одеждой спереди, при этом конкретизируется место этого соединения - пола одежды. В изделии, представленном для экспертизы, молнии пришиты к бортам куртки. Игнорирование места соединения вставки к одежде привело бы к необоснованному расширению объема прав, вытекающих из данного патента за счет исключения из анализа одного из признаков формулы.

Эксперт ФИО7 пришла к следующим выводам. По вопросу содержит ли куртка «DivaOutwearNotte» каждый признак единственного (независимого) пункта формулы по патенту России на полезную модель №130801? Эксперт дал ответ:да, содержит. По вопросу использован ли в представленном для экспертизы изделии — слингокуртка каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы патента №130801 на полезную модель «Верхняя одежда со вставкой»? эксперт дал ответ: да, использован.

Из ее экспертного заключения видно, что суть разногласий экспертов заключается в понимании терминов «пола одежды» и «борт одежды».По мнению ФИО9, пола — это самый нижний край одежды, к которому в представленной Куртке вставка не крепится, она крепится к борту, а потому этот признак отсутствует. ПО мнению ФИО7, такое понимание слова «пола» является ошибочным. Пола — это нижняя часть борта, а не нижний край одежды. А поскольку в Куртке присоединение вставки посредством соответствующей молнии к этой части борта имеется (хотя и не только к этой части), то необходимо наличие этого признака, поскольку в формуле отсутствует слово «только» (к поле).

С учетом указанных разногласий экспертов в оценке факта использования в изделии каждого признака формулы патента, суд не считает возможным согласиться с позицией истца.

Согласно ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Ст. 1354 ГК РФ предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Ст. 1375 ГК РФ предусмотрено, что формула изобретения должна ясно выражать его сущность и быть полностью основанной на его описании.
Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение" требования к формуле изобретения включают следующие позиции:

(1) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

(2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

(3) Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

(4) Формула должна быть ясной.

Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

(5) Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.

Замена характеристики признака в формуле изобретения отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики признака в формуле изобретения представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO...".

(6) Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

(7) Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

(8) Чертежи в формуле изобретения не приводятся.

Оценивая соответствие представленной на исследование куртки признакам формулы полезной модели с учетом заключений экспертов, суд исходит из того, что формулой определяется и ограничивается объем правовой охраны, предоставляемой патентом. Поэтому не имеется оснований для расширительного толкования признаков формулы.

Понятия «пола» одежды и «борт» одежды не являются тождественными, что подтверждается заключениями обоих экспертов. При этом из исследовательской части заключения ФИО7 следует, что с точки зрения словарей русского языка и исторически под полой понимается нижняя часть распашной одежды. В швейном деле, указывает далее эксперт, слово «пола» понимается именно как нижняя часть (край) одежды, одна из ее половин, борт.

Подобное толкование понятий приводит именно к необоснованному расширению смысла. Употребление одного термина (пола) в значении другого (борт) в целях определения формулы полезной модели не соответствует требованиям закона.

С учетом изложенного, наличие в выводах эксперта разночтений относительно толкования формулы полезной модели не позволяет сделать вывод о том, что ответчик использовал каждый признак формулы полезной модели, а в действиях ответчика имеется нарушение прав истца на полезную модель,

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения иска не имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-170 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Ю.Л. Матюшенкова