Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по искуобщества с ограниченной ответственностью "Сомелье" (ОГРН <***>, 119112, <...>, лит.А) к 1. закрытому акционерному обществу "Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс" (ОГРН <***>, 123290, г. Москва, ул.2-я Магистральная, д.8А, стр.2, ком.11), 2. закрытому акционерному обществу "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН <***>, 123290, г. Москва, ул.2-я Магистральная, д.8А, стр.1, ком.12), третье лицо: Роспатент (125993, ГСП-3, Г-59, <...>) о переводе прав приобретателя исключительного права на товарные знаки,

при участии:

от истца- ФИО1 по дов. от 26.02.2015, ФИО2 по дов. от 26.02.2015,

от ответчика- ФИО3 по дов.№62 от 12.04.2015, ФИО4 по дов. №1 от 01.01.2015, от 2-го ФИО5 по дов. от 01.06.2015

от третьего лица- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сомелье" обратилось с иском к закрытому акционерному обществу "Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс" закрытому акционерному обществу "Юнайтед Дистрибьюторс" о признании недействительным договора между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спирите Дистрибьюторе» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторе, об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 497812, № 505577, № 505578, № 447879, № 447880, № 458635, № 461176, № 445722, № 439821, № 439822, № 438075, № 438073, № 431359, № 421426, № 450288 зарегистрированный РОСПАТЕНТОМ 06.03.2015 года за № 0168768; об отмене государственной регистрации № РД 0168768 от 06.03.2015 года договора между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спирите Дистрибьюторе» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторе» об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 497812, № 505577, № 505578, № 447879, № 447880, № 458635, № 461176, № 445722, № 439821, № 439822, № 438075, № 438073, № 431359, № 421426, № 450288; о переводе на общество с ограниченной ответственностью «Сомелье»права приобретателя исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 458635, № 450288, № 447879, № 453591, № 431359, № 505578, № 419983, № 495809, № 497812, № 447880, № 461176, № 445721, № 447974, № 439822, № 505577, № 489229, № 489228, № 438075, № 445722, № 439821, № 421426, № 483104, № 423347, № 437606, № 438073, № 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720.

Ответчики иск не признали по мотивам, изложенным в отзыве.

Роспатент, привлеченный в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не явился, извещен надлежащим образом, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителей сторон, оценив их доводы, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела,между ООО «Сомелье» (далее - Правообладатель) и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спирите Дистрибьюторе» (далее - Приобретатель) был заключен Договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 07 июля 2014 года (далее -Договор), по условиям которого ООО «Сомелье» передало Приобретателю исключительные права на товарные знаки по свидетельствам, указанным в п. 1.1. Договора, а именно: № 458635, № 450288, № 447879, № 453591, № 431359, № 505578, № 419983, № 495809, № 497812, № 447880, № 461176, № 445721, № 447974, № 439822, № 505577, № 489229, № 489228, № 438075, № 445722, № 439821, № 421426, № 483104, № 423347, № 437606, № 438073, № 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Приобретатель выплачивает Правообладателю товарных знаков вознаграждение в размере 110 000 000 руб. 00 коп. в два этапа:

-55 000 000 руб. 00 коп. в срок до 02 августа 2014 года, но не ранее подачи Правообладателем в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности настоящего Договора на регистрацию,

-55 000 000 руб. 00 коп. в срок до 02 февраля 2015 года при условии, что настоящий Договор будет зарегистрирован в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и Правообладатель передаст Приобретателю Уведомление о регистрации настоящего Договора, один экземплярДоговора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки и оригинал охранного документа.

В соответствии с п.3.3. Договора, обязательства Приобретателя по выплате вознаграждения по настоящему Договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Владельца товарных знаков в полном объеме.

Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте 26.09.2014 за №РД0157989.

В свою очередь ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спирите Дистрибьюторе» заключил с ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторе» и произвел государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на часть товарных знаков по свидетельствам № 497812, № 505577, № 505578, № 447879, № 447880, № 458635, № 461176, № 445722, № 439821, № 439822, № 438075, № 438073, № 431359, № 421426, № 450288, номер государственной регистрации № РД 0168768 от 06.03.2015 года.

В обоснование своих требований истец ссылается на те обстоятельства, что до настоящего времени Приобретатель не исполнил своих обязательств по Договору №РД0157989, поскольку на расчетный счет Правообладателя им были перечислены денежные средства в размере 55 000 000 руб. 00 коп. , во исполнение только первого этапа выплаты вознаграждения, установленными п.3.1. Договора.

Оставшиеся 55 000 000 руб. 00 коп. Приобретателем в пользу Правообладателя не выплачены до настоящего времени.

При этом, по мнению истца, исходя из условий договора, оплата ответчиком исключительных прав по данному договору определена в кредит.

Следовательно, в соответствие с п.4 ст.454 ГК РФ положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

В соответствие с п.5 ст.488 ГК РФ если иное не предусмотрено договором купли-
продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, преданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения
покупателем его обязанности по оплате товара.

В соответствие с ч.З ст.489 ГК РФ к договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила, предусмотренные пунктами 5 статьи 488 ГК РФ.

В соответствие с п.1 ст.358.1 ГК РФ если законом или договором залога права не установлено иное, предметом залога являются все принадлежащие залогодателю права, которые вытекают из соответствующего обязательства и могут быть предметом залога.

В соответствие с п.1 ст.334.1 ГКРФ в случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона).

Таким образом, исходя из смысла закона, по мнению истца, исключительные права на вышеуказанные товарные знаки являются по договору предметом залога на основании закона, в соответствие с п.4 ст.358.18 ГК РФ залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Поскольку отчуждение Ответчиком 1 в пользу Ответчика 2 исключительных прав на торговые знаки было осуществлено без согласия Истца, который является их залогодержателем в силу п.5 ст.388 ГК РФ, что явилось нарушением требований п.4 ст.358.18 ГК РФ и посягательством на охраняемые законом интересы истца, в том числе вытекающие из положений, закрепленных в ч.5 ст.1234 ГК РФ и п.1 ст.334 ГК РФ, такая сделка, по утверждению истца, является ничтожной на основании п.2 ст./68 ГКРФ.

Кроме того, истец сослался на то, что в соответствие с ч.5 ст. 1234 ГК РФ прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Поскольку ответчиком 1 не исполнено обязательство об оплате вознаграждения по договору об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, истец полагает целесообразным перевод на истца права приобретателя исключительного права на товарные знаки, являющиеся предметом сделки по договору об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 07 июля 2014 года, зарегистрированного РОСПАТЕНТОМ 29.09.2014 года за№ 0157989.

Вместе с тем в соответствии со ст. 450 по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

В случае государственной регистрации залога исключительного права наряду со сведениями, указанными в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

срок действия договора залога;

ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии со ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

В совместном Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено в п. 13.4, что при рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам надлежит учитывать: пункт 5 статьи 1234 ГК РФ не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 Кодекса).

Исходя из вышеизложенного, для удовлетворения требования о переводе прав исключительного права на товарные знаки необходимо на основании представленных доказательств установить, какие существенные нарушения допущены ответчиком, повлекли ли данные нарушения такой ущерб, что истец фактически лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, были ли причинены истцу убытки, лишился ли истец права на взыскание вознаграждения.

Однако истец не представил ни доказательств , свидетельствующих о том, что нарушение по оплате 50% вознаграждения, причинило ему убытки, а главное, не представил доказательств того, что общество с ограниченной ответственностью "Сомелье" лишилось права на взыскание вознаграждения., доказательств того, что у первого ответчика отсутствуют денежные средства, или того, что он совершает действия, свидетельствующие об уменьшении его активов, либо находится в предбанкротном состоянии, не представлено, при этом сам приобретатель факт наличия задолженности признает, претензии ему до подачи иска о выплате оставшейся части вознаграждения не предъявлялись, право на иска по взысканию как задолженности, так и процентов за пользование чужими денежными средствами не утрачено.

Таким образом истец не доказал того, что первый ответчик существенно нарушил договор.

Более того, исключительные права на часть товарных знаков отчуждены второму ответчику, который, в данном случая является добросовестным приобретателем (доказательств обратного не представлено), а исходя из ст. 1232 ГК РФ без государственной регистрации права залога на товарные знаки, залог считается не состоявшимся, следовательно, общая норма (ст. 488 ГК РФ) к данным правоотношения применению не подлежит, соответственно, с даты регистрации договора об отчуждении товарных знаком первый ответчик стал обладателем исключительных прав на них, при этом эти права не находились в залоге, соответственно, ограничения по отчуждению исключительных прав отсутствовали.

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко