Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Московского фонда реновации жилой застройки (109012, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ИЛЬИНКА УЛ., Д. 13, ОГРН: <***>,) к обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЕ КЕДЫ" (127322, <...>, ЭТ 2 ПОМ 35 ОФ 23, ОГРН: <***>) о взыскании 2 128 000 руб.,

третье лицо: ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>)

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 23.12.2022,

от ответчика- ФИО3 по дов. от 14.04.2023,

от третьего лица-Рождествин В.В. по дов. от 26.05.2023,

УСТАНОВИЛ:

Московский фонд реновации жилой застройки обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЕ КЕДЫ" о взыскании 2 128 000 руб. убытков.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле была привлечена ИП ФИО1.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Фондом реновации в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЕ КЕДЫ» (ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ»; прежнее наименование, указанное в договоре – ООО «МИЛК ПЛЮС ГРУП») в качестве Исполнителя был заключен Договор от 26.02.2018 № 22-0118-ЗПЭФ-1 (далее по тексту – Договор) на выполнение работ по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» и руководства по использованию фирменного стиля в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося приложением № 1 к Договору, и сдаче результата Работ Заказчику.

30.03.2018 между сторонами был подписан Акт сдачи-приема выполненных работ № 42, в соответствии с которым Исполнитель передал Заказчику работы по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» и руководства по использованию фирменного стиля в соответствии с требованиями технического задания.

Также 30.03.2018 между сторонами был подписан Акт приема-передачи прав, в соответствии с которым Исполнитель (Правообладатель) передал Фонду реновации исключительные права на разработанный по Договору фирменный стиль, в том числе логотип бренда «Московский фонд реновации жилой застройки».

Одновременно Фонду реновации был передан Брендбук (Руководство по фирменному стилю), в составе которого в качестве одного из элементов фирменного стиля предусмотрен фирменный шрифт «Aeroport».

Платежным поручением от 05.04.2018 № 468 истец оплатил ответчику цену Договора, платежным поручением от 11.04.2018 № 502 истец отдельно оплатил ответчику вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

Истец сослался на то, что Фонд реновации, полагая, что он является обладателем исключительных прав на произведение – шрифт и шрифтовое программное обеспечение, - на правах законного владельца исключительного права с 30 марта 2018 года использовал результат выполненных Исполнителем работ, в том числе фирменный шрифт «Aeroport», как свой собственный – зарегистрировал товарный знак, исполненный этим шрифтом, использовал шрифт в полиграфической продукции, на ограждениях объекта строительства, в видеороликах, на официальном стайте и т.п.

В феврале 2022 года к Фонду реновации обратилась индивидуальный предприниматель ФИО1 (третье лицо) с уведомлением о том, что она (совместно с соавтором ФИО4) является правообладателем исключительных прав на шрифт «Aeroport» - автором произведения. Предприниматель потребовала оплатить право использования указанного результата интеллектуальной деятельности (приобрести лицензии), в том числе за предшествующий период времени использования шрифта с учетом всех способов, которыми Фонд реновации осуществлял использование шрифта.

Фонд реновации обратился к ответчику с требованием о незамедлительном предоставлении разъяснений относительно принадлежности исключительного права на шрифт «Aeroport», а также об устранении допущенных нарушений – урегулировании с правообладателем вопроса использования шрифта Фондом реновации всеми способами, предусмотренными Брендбуком (исх. № ФР-22-314/22 от 06.04.2022).

Ввиду того, что требование истца было оставлено ответчиком без рассмотрения, Фонд реновации во избежание судебного разбирательства с правообладателями инициировал переговоры с последними на предмет заключения лицензионного договора.

31.05.2022 Фонд реновации уведомил ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» о намерении урегулировать вопрос использования шрифта «Aeroport» с правообладателем за счет Исполнителя (письмо исх. № ФР-22-314/22-1 от 31.05.2022).

28.07.2022 ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» предоставило Фонду реновации ответ на претензию от 06.04.2022, в котором утверждает, что разработка шрифта не входила в объем работ по Договору, ввиду чего обязательства Исполнителя перед Фондом реновации выполнены надлежащим образом, однако исключительные права на шрифт «Aeroport» ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» Фонду реновации не передавало – Брендбук, явившийся результатом выполнения работ по Договору, содержит исключительно рекомендации по использованию элементов фирменного стиля (в том числе шрифта) и не предполагает передачи прав (в том числе на шрифт). По утверждению ответчика его представители неоднократно сообщали представителям истца о необходимости приобретения дополнительной лицензии на шрифт «Aeroport» для соответствующих носителей, шрифт не определен ни в Договоре, ни в Акте приема-передачи к Договору от 30.03.2018, в связи с чем ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» не передавало и не должно было передавать Фонду реновации права на шрифт «Aeroport».

Письмом от 09.08.2022 № ФР-22-314/22-3 Фонд реновации отклонил указанные возражения ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» как необоснованные и не соответствующие условиям договора, поскольку шрифты бренда входят в состав фирменного стиля, создание которого является предметом Договора, а также заявил о намерении предъявить к возмещению убытки, связанные с необходимостью урегулировать вопрос использования шрифта с действительным правообладателем.

Ввиду уклонения ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» от урегулирования вопроса использования шрифта в целях устранения допущенного ответчиком нарушения 17.11.2022 между Фондом реновации и ИП ФИО1 был заключен Лицензионный договор на использование шрифтовых произведений № У.1.07.ФР, в соответствии с п. 1.1 которого лицензиар ИП ФИО1 (представляющая соавторов произведения ФИО1 и ФИО4, заключивших соглашение соавторов об использовании произведения и о распоряжении правами на него от 03.04.2017) предоставил лицензиату – Фонду реновации – за плату на условиях неисключительной лицензии права использования шрифтовых произведений:

- Шрифта «Aeroport» в части начертаний Regular и Bold – произведений графики, состоящих из знаков Шрифта, которыми могут быть выполнены различные надписи;

- Шрифтового ПО или файлов шрифта (программы для ЭВМ) «Aeroport Regular» и «Aeroport Bold», включающих вышеуказанные начертания знаков Шрифта, в форматах OTF, TTF, WOFF, WOFF2.

В соответствии с правилами п. 1.6 Лицензионного договора лицензия считается предоставленной Фонду реновации обладателями исключительного права с 30.03.2018 на весь срок охраны исключительного права под условием своевременной выплаты полной суммы лицензионного вознаграждения.

Таким образом, Лицензионный договор заключен с ретроактивной оговоркой, позволяющей легализовать период неправомерного использования шрифта Фондом реновации, заблуждавшимся относительно действительного авторства шрифта и принадлежности исключительных прав на него ввиду недобросовестных действий ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ», с 30.03.2018.

Лицензионное вознаграждение по Лицензионному договору составило 2 128 000 (Два миллиона сто двадцать восемь) тысяч рублей 00 копеек, НДС не облагается. Платежным поручением от 25.11.2022 № 33400 Фонд реновации в полном объеме оплатил ИП ФИО1 лицензионное вознаграждение.

Таким образом, весь объем лицензионного вознаграждения, оплаченного Фондом реновации действительному правообладателю шрифта, составляет прямые убытки Фонда реновации, причиненные ему, по мнению Истца недобросовестными действиями Исполнителя по Договору.

В адрес ответчика была направлена Досудебная претензия от 23.01.2023 № ФР-22-58/23 о возмещении причиненных убытков, на которую получен ответ от 06.02.2023 № 3 об отказе в удовлетворении изложенных в претензии требований на том основании, что, по мнению ответчика разработка шрифта не входила в объем работ по Договору, ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» не передавало и не должно было передавать Фонду реновации права на шрифт «Aeroport», Фонду реновации было известно о необходимости приобретения отельной лицензии на шрифт до подписания Акта приема-передачи от 30.03.2018 к Договору, размер убытков является завышенным.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, согласно п. 1.1. Договора, его предметом являлось выполнение работ по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» и руководства по использованию фирменного стиля в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося Приложением №1 к Договору.

Согласно п. 2. Технического задания к Договору, в состав работ входила разработка визуальной концепции фирменного стиля бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» (п.2.1 Технического задания к Договору), а также подготовка руководства по использованию фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» (п.2.2. Технического задания к Договору). При этом согласно разделу «Термины и определения» Договора, в состав брендбука входят концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные, определяющие идентичность компании, а также руководство по оформлению атрибутов бренда (логотип, цветовая гамма, шрифт и т.п.). Таким образом, брендбук, являющийся результатом работ по Договору, содержит лишь рекомендации по использованию элементов фирменного стиля и не предполагает передачи прав на элементы (в том числе на шрифт).

Разработка шрифта в качестве отдельного самостоятельного результата работ не входила в объем работ по Договору. Обязательства по Договору выполнены надлежащим образом, акт приёма-передачи подписан обеими сторонами без претензий, а результаты работ носят исключительно рекомендательный характер. Московский фонд реновации жилой застройки мог обратиться к нескольким агентствам с целью разработки рекомендаций по разработке фирменного стиля, после чего принять решение о том, какой результат работ использовать, а какой - нет, права на какой шрифт оформлять, а на какой - нет.

Следовательно, вывод Истца о том, что «шрифт «Aeroport» входит в результат Работ по Договору и является неотъемлемой частью и одним из основных элементов фирменного стиля, разработанного Исполнителем для Фонда реновации» не соответствует фактическим обстоятельствам и условиям Договора.

В Акте приема-передачи прав от 30 марта 2018 года к Договору в составе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые передаются Заказчику, шрифт не указан. В соответствии с п.2. ст.1234 Гражданского кодекса Российской Федерации и сложившейся судебной практикой несоблюдение письменной формы договора об отчуждении исключительного права влечет его недействительность.

Условия о передаче исключительного права на шрифт, равно как и условие о предоставлении на него лицензионных прав, отсутствует в Договоре.

ООО «Белые кеды» выполнило свои согласованные сторонами обязательства по Договору надлежащим образом, в установленный срок и в полном объеме, что подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ №42 от 30 марта 2018 года, в котором также отсутствует условие о передаче исключительного права на шрифт, равно как и условие о предоставлении на него лицензионных прав.

Московский фонд реновации жилой застройки неоднократно ссылается на то, что он предполагал, что является обладателем всех исключительных прав на произведения - шрифт и шрифтовое программное обеспечение - на правах законного владельца исключительного права с 30 марта 2018 года (дата приёма-передачи выполненных работ и прав по Договору). Данный факт не соответствует действительности.

Как указал ответчик, представители ООО «Белые кеды» неоднократно (в том числе до подписания Договора сторонами на этапе его согласования) на встречах, звонках и в сообщениях информировали представителей Московского фонда реновации жилой застройки, что для использования шрифтов необходимо самостоятельное приобретение у правообладателя отдельной лицензии на шрифт для необходимых Заказчику носителей. Исполнитель предоставил Заказчику данные о правообладателе шрифта Aeroport и об условиях лицензии, путём предоставления ссылки на сайт правообладателя, позволяющий оформить лицензию.

В момент принятия работ 30 марта 2018 года Истцу было известно, что если он решит воспользоваться предложенным Ответчиком шрифтом «Aeroport», то Истцу надлежит обратиться за получением лицензии на этот шрифт к правообладателю указанного шрифта.

Кром того, Фонд реновации в исковом заявлении неоднократно ссылается на то, что он считал себя обладателем исключительных прав на шрифт: «Фонд реновации, полагая что он является обладателем исключительных прав на произведение - шрифт и шрифтовое программное обеспечение, - на правах законного владельца исключительного права с 30 марта 2018 года использовал результат выполненных Исполнителем работ, в том числе фирменный шрифт «Aeroport», как свой собственный...».

Также Фонд реновации в исковом заявлении ссылается на то, что ему стало известно об отсутствии прав на шрифт лишь в феврале 2022 года, когда правообладатель исключительных прав на шрифт ИП ФИО1 обратилась в Московский фонд реновации жилой застройки с требованием оплатить право использования шрифта.

Это утверждение Истца не соответствует действительности, так как в Договоре и в Акте сдачи-приемки выполненных работ №42 от 30 марта 2018 года не предусмотрена передача прав на шрифт; ООО «Белые кеды» предупреждало Фонд реновации о необходимости дополнительного оформления прав шрифт; в мае 2020 года ООО «Белые кеды» по отдельной просьбе Истца помогло Московскому фонду реновации жилой застройки оформить веб-лицензию на использование шрифта Aeroport (Regular, Bold).

Однако, условий веб-лицензии Истцу оказалось недостаточно для использования шрифта выбранным им способом.

В процессе оформления лицензии ООО «Белые кеды» обсуждало с Фондом реновации необходимость оформления прав на шрифт, возможные способы оформления лицензии. Представители Фонда заявили о невозможности по своим внутренним организационным причинам самостоятельного заключения договора с правообладателем, из-за чего согласовали оформление лицензии для веб-версии на ООО «Белые кеды» и последующую передачу прав по ней Истцу.

Фонд реновации мог и должен был ознакомиться с условиями лицензий, размещёнными на сайте правообладателя шрифта (ИП ФИО1) https://brownfox-type.ru/licence/ и:

убедиться, что ООО «Белые кеды» согласно условиям лицензии, предлагаемой правообладателем, в ряде случаев даже не имело возможности оформить лицензионное соглашение от имени Заказчика;

изучить полномочия, предоставляемые пользователю разными видами лицензий на шрифт;

выбрать лицензию, соответствующую способам, которыми Фонд реновации планировал использовать шрифт.

В частности, Лицензия на использование шрифта на различных носителях (в социальных сетях, в видеороликах, в наружной рекламе) приобретается рекламодателем (конечным пользователем) исключительно самостоятельно.

Решение о том, какую лицензию выбрать, зависело исключительно от усмотрения Фонда реновации, как и решение о том, использовать ли в принципе предложенные Исполнителем руководство и элементы, в т.ч. шрифт, или нет.

Поскольку Московскому фонду реновации жилой застройки было известно, что он не является обладателем исключительных прав на шрифт «Aeroport», то Фонд, руководствуясь действующим законодательством (ст.ст. 1229, 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), должен был после принятия решения об использовании разработанных ООО «Белые кеды» рекомендаций оформить соответствующий пакет лицензий на необходимый шрифт до его использования.

Между тем, на сайте https://brownfox-type.ru/licence/ указана стоимость лицензий на использование шрифта Aeroport (Regular, Bold). Условия Лицензионного договора существенно отличаются от условий лицензионного использования шрифта, размещенных на официальном сайте правообладателя шрифта. В частности, условиями использования шрифта Московскому фонду реновации предоставлены максимально неограниченные права, а их стоимость в несколько раз превышает лицензионное вознаграждение, предусмотренное на сайте правообладателя.

Так, стоимость максимально возможно неограниченных прав использования на шрифт Aeroport (в части начертаний Regular и Bold) на сайте https://brownfox-type.ru/licence/ не превышает 420 000 рублей, тогда как лицензионное вознаграждение по Лицензионному договору с ИП ФИО1 составило 2 128 000 (два миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей, что в 5 раз превышает максимальную стоимость лицензии на шрифт на сайте правообладателя.

Лицензионный договор на использование шрифтовых произведений с ИП ФИО1 предусматривает предоставление Фонду реновации широкого объёма разрешённого использования произведения (шрифта) на условиях следующих лицензий: «Десктоп-лицензия», «Веб-лицензия», «Логотип», «Социальные сети», «Видео-лицензия», «Электронная публикация», «Электронная реклама», «Сервисная лицензия», «Товары и полиграфия», «Наружная реклама». Если допустить, что по условиям Договор ООО «Белые кеды» должно было бы предоставить права на шрифт Истцу, то ООО «Белые кеды» оформило бы минимально необходимую лицензию, например, «Логотип», «Десктоп-лицензия» и (или) «Веб-лицензия», стоимость которых совместно для 2 начертаний согласно сайту https://brownfox-type.ru/licence/ составляет не более 10 000 рублей

Кроме того, ООО «Белые кеды» не смогло бы самостоятельно определить, какие типы лицензии необходимы Московскому фонду реновации для дальнейшего использования (окончательной уверенности в том, что Фонд реновации воспользуется именно рекомендуемым по Договору вариантом шрифта у ООО «Белые кеды» не было).

Стоимость всех работ по Договору между Истцом и Ответчиком составляет 1577 797 рублей 23 копейки. Стоимость лицензионного вознаграждения за использование шрифта в объеме Лицензионного договора составляет 2 128 000 рублей. Следовательно, стоимость Договора даже с экономической точки зрения не могла включать приобретение прав на шрифт в заявленном объёме.

Согласно Акту приема-передачи прав от 30 марта 2018 года к Договору стоимость вознаграждения правообладателя (ООО «Белые кеды») за отчуждение приобретателю (Фонду реновации) исключительных прав на результат работ составляет 1 000 рублей.

Таким образом, в случае выявления нарушений исключительных прав на результат работ по Договору размер убытков должен исчисляться в пределах стоимости результатов интеллектуальной деятельности, согласованной сторонами Договора. Тем более, что Акт приёма-передачи прав подписан обеими сторонами Договора без претензий и замечаний.

Договор заключен по форме Фонда реновации путем фактического присоединения к единственно возможной редакции такого договора, составленной заказчиком (Фондом реновации), поэтому в договоре отсутствуют дополнительные пункты "информационного" характера о необходимости осуществить заказчику самостоятельное приобретение прав на шрифты, создание которых, как уже отмечалось ранее, не входит в предмет Договора. По этой же причине информирование в этой части происходило устно или с помощью иных каналов коммуникаций, которые были доступны сторонам и их представителям.

Согласно п. 1.1. Договора и п. 2. Технического задания к Договору, Истец осуществлял разработку визуальной концепции фирменного стиля бренда Истца и подготовку руководства по использованию фирменного стиля. Результатом работ по Договору является руководство по оформлению атрибутов бренда - Брендбук, который содержит концепции фирменного стиля, логотип и рекомендации по использованию элементов фирменного стиля. Истец был вправе использовать Брендбук и логотип, т.к. они разработаны Ответчиком и права на них никем не оспариваются.

Вместе с тем о необходимости оформления прав на использование шрифтов Истец был уведомлен отдельно.

Ответчиком создан визуальный логотип (изображение) и Истцу передано исключительное право на визуальный логотип (изображение). Истец вправе использовать разработанный Ответчиком изобразительный логотип без ограничений, в том числе, вправе обратиться за регистрацией разработанного логотипа в качестве изобразительного товарного знака (ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации). В качестве примера использования разработанного изобразительного логотипа, он размещен вместе (рядом) с названием Истца («Фонд реновации»), которое принадлежало Истцу ранее и не являлось предметом разработки в рамках Договора.

Заверения не были нарушены Ответчиком. Все разработанные Ответчиком результаты, предусмотренные Договором (в число которых шрифт по условиям Договора не входит), были переданы Истцу свободными от прав и притязаний третьих лиц. Шрифты и права на них по условиям Договора не передавались. Более того, Ответчик действуя в интересах Заказчика неоднократно (и на момент заключения Договора и в процессе его исполнения) дополнительно сообщал Истцу в переписке о необходимости заключить отдельный договор с правообладателем если Истец решит использовать приведенный в качестве примера шрифт.

Ответчик (как следует из Акта сдачи-приёмки выполненных работ № 42 от 30.03.2018 года) не передавал Истцу ни шрифты, ни шрифтовое ПО.

Третье лицо не заявляло к Ответчику ни претензий, ни исковых требований относительно использования принадлежащих ему шрифтов. В рамках рассматриваемого судебного дела такие исковые требования со стороны Третьего лица к Ответчику также отсутствуют.

Ответчик не вправе был приобрести лицензию Третьего лица «ЛОГОТИП», т.к. п. 3.6. размещенного на сайте Третьего лица лицензионного соглашения предусматривает запрет на использование шрифта в логотипе «клиентов» и допускает использование шрифта только в собственных логотипах, т.е. пользователем такой лицензии может быть исключительно сам Истец.

При оформлении Ответчиком ВЕБ-ЛИЦЕНЗИИ на использование шрифта Aeroport (Regular, Bold) на условиях, предложенных Третьим лицом, для целей исполнения отдельного, не являющегося предметом данного судебного дела, договора между Истцом и Ответчиком, в 2020 году возражений ни у одной из сторон не возникло, вследствие чего оформление такой лицензии было выполнено за дополнительную плату и в рамках отдельных договоренностей сторон.

Рекламные носители изготовлены Истцом (не Ответчиком). Именно Истец несет ответственность за использование на рекламных носителях шрифта, принадлежащего Третьему лицу. Фактически Истец исключительно своими собственными действиями и по своей воле способствовал возникновению ущерба.

Использование Истцом разработанных Ответчиком по Договору результатов было возможно не только без использования шрифтов, принадлежащих Третьему лицу (Истец мог выбрать любой другой шрифт любого другого правообладателя), но и без использования платных (возмездных) шрифтов вовсе, что свело бы ущерб к нулю.

В отличие от фирменного стиля, шрифты являются отдельным, самостоятельным объектом авторского права. Разработка и отчуждение прав на шрифт предполагает значительный объем работы. Средняя стоимость разработки шрифта и отчуждения исключительного права на него на 2018 год по данным Справки о стоимости шрифтов от 24 июля 2023 года, выданной Студией ONY составляет от 3 млн. рублей до 6 млн. рублей, что почти вчетверо превышает общую стоимость всех работ и в 6 тысяч раз превышает размер вознаграждения за отчуждение исключительного права на все результаты интеллектуальной деятельности по Договору между Истцом и Ответчиком.

Положения раздела 9 лицензий Третьего лица предполагают наличие агентской схемы между плательщиком и пользователем (агентского договора между Истцом и Ответчиком не имеется), но не дают возможность «передавать» права на шрифт от плательщика пользователю, в чем и состоит суть спора по настоящему делу. Пункт 3.6. размещенного на сайте Третьего лица лицензионного соглашения предусматривает запрет на использование шрифта в логотипе «клиентов», допускает использование шрифта только в собственных логотипах, т.е. пользователем такой лицензии может быть исключительно сам Истец.

Фонд ошибочно полагался на принадлежность ему прав на шрифт. Правовые (включая договорные) основания для этого у Фонда отсутствовали.

Ответчик никак не мог повлиять на объем использования шрифтов Истцом, только Истец самостоятельно принимал решение об использовании тех или иных шрифтов на тех или иных носителях.

Таким образом, истец не доказал ни вину, ни причинно-следственную связь между действиями Ответчика и понесенными расходами

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко