Гражданский кодекс часть 1

ООО «О"КЕЙ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о досрочном прекращении правой охраны комбинированного товарного знака "OKAY" по международной регистрации № 606527 в отношении всех товаров 8, 9, 11, 20 классов МКТУ, в связи с не использованием непрерывно в течение трех лет.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения спора в судебное заседание не явился; отзыва, а также других доказательств в материалы дела не представил.

Суд, с учетом мнения истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам через канцелярию суда представила письменные пояснения, согласно которым оно не располагает официальными данными относительно международной регистрации №606527.

Суд, с учетом мнения истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика и третьего лица в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей истца, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Компания OKAY, S.r.l. (далее – Ответчик) является правообладателем комбинированного товарного знака "OKAY" по международной регистрации № 606527, охраняемой на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Дата регистрации товарного знака – 30 сентября 1993 г. Правовая охрана товарного знака действует в отношении, в том числе, товаров 8, 9, 11, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Мотивируя заявленные требования, заявитель указал, что полное фирменное наименование Истца - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", на английском языке - O'KEY, LLC. Наименование компании Истца сходно до степени смешения со словесным элементом, входящим в состав оспариваемого комбинированного обозначения "OKAY" по международной регистрации № 606527.

ООО "О'КЕЙ" принадлежит серия товарных знаков, включающих словесный элемент "О'КЕЙ", а также серия товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров, идентичных или однородных товарам из оспариваемого перечня, а именно: товарный знак GreenWay по свидетельству № 342157 охраняется в отношении, в том числе, товаров 8, 11 классов МКТУ; товарный знак DOMINANT по свидетельству №471766 охраняется в отношении товаров 8 класса МКТУ; заявка на товарный знак 4НОМЕ № 2010742280 в отношении, в том числе, товаров 9, 11 классов МКТУ.

Также истец указал, что ООО "О'КЕЙ" - это компания, осуществляющая розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами широкого потребления через сеть принадлежащих ему магазинов, так называемый, ритейлер (от англ. retail).

Доказываю свою заинтересованность истец указал, что им в рамках договора поставки с Обществом с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ-Лоджистик" было заключено дополнительное соглашение на поставку товара под частной торговой маркой от 05 марта 2012 г. Приложения к данному дополнительному соглашению содержат макеты этикеток и упаковок для поставляемых товаров, на которых размещены товарные знаки, права на которые принадлежат ООО "О'КЕЙ", и обозначения, используемые им для индивидуализации своей продукции.

В рамках данного соглашения Истцом были заказаны и в дальнейшем предлагались к продаже в магазинах сети, в частности, такие товары как: относящиеся к товарам 11 класса МКТУ: плавающие фонари; комплекты фонарей на солнечных батареях; фонари на солнечных батареях (цветок), - под товарным знаком GreenWay; аэрогрили; вентиляторы напольные электрические сушилки для обуви, под обозначением 4НОМЕ; относящиеся к товарам 9 класса МКТУ: батарейки АА - под обозначением ОКЕЙ; клавиатуры компьютерные; мыши оптические; портативные акустические системы; акустические системы 2.0; видеорегистраторы - под обозначением 4НОМЕ; относящиеся к товарам 8 класса МКТУ: наборы ручного инструмента; наборы отверток; ножи технические - под товарным знаком DOMINANT; грабли веерные; метлы телескопические - под товарным знаком GreenWay.

Подобное дополнительное соглашение 1 января 2009 г. было заключено в рамках договора поставки № 272/09-ДП от 01 января 2009 г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Рейзор" на поставку мужских и женских бритвенных станков и кассет к ним (товары, относящиеся к 8 классу МКТУ) под обозначением ОКЕЙ.

Представленные доказательства подтверждают осуществление Истцом деятельности по производству под его контролем товаров, однородных тем, в отношении которых подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного знака "OKAY" по международной регистрации № 606527 в отношении товаров 8, 9, 11, 20 классов МКТУ.

Кроме этого истец указал, что его деятельность по реализации товаров 20 класса МКТУ с использованием его фирменного наименования, таких как: садовая мебель, полки; стеллажи, учитывая положения Рекомендаций, является однородной, товарам, включенным в перечень оспариваемой регистрации, так как товары 20 класса МКТУ однородны услугам по продаже, рекламе, продвижению на рынке, связанным с этими товарами.

Реальное намерение Истца использовать обозначение сходное до степени смешения с оспариваемой комбинированной международной регистрацией № 606527 подтверждается следующим.

Истцом 4 мая 2011 г. были поданы заявки на регистрацию словесных товарных знаков №№ 2011713631 "О'КЕЙ", и 2011713632 "O'KEY" в том числе и в отношении товаров 8, 9, 11, 20 классов МКТУ.

При проверке соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства было установлено, что словесные обозначения по заявкам №№2011713631 и 2011713632 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для товаров 8, 9, 11 и 20 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как словесные элементы "О'КЕЙ" и "O'KEY" заявленных обозначений сходны до степени смешения со словесным элементом "OKAY", входящим в состав комбинированного знака по международной регистрации № 606527.

Решениями о государственной регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) от 19 марта 2013 года ООО "О'КЕЙ" было отказано в регистрации заявленных
обозначений в качестве товарных знаков в отношении всего перечня товаров 8 и 11
классов и части товаров 9 и 20 классов МКТУ по тем же основаниям.

Также ООО "О'КЕЙ" было заключено дополнительное соглашение 15 марта 2012 г. в рамках договора поставки № 369/09-ДП - Фс от 01 августа 2009 г. с Закрытым акционерным обществом "СТРОЙРЕМОНТ" на поставку книжных полок под обозначением GreenWay.

Таким образом, Заявитель является заинтересованным лицом по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ, чьи законные интересы ограничиваются предоставлением правовой охраны комбинированному товарному знаку "OKAY" по международной регистрации № 606527 в отношении всех товаров 8, 9, 11, 20 классов МКТУ.

Суд, исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие доказательств использования рассматриваемого товарного знака, пришел к выводу о возможности досрочного прекращения правовой охраны в заявленной части.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии с п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в сумме 4 000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1248, 1484, 1486, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Досрочно прекратить на территории РФ правовую охрану комбинированного товарного знака "OKAY" по международной регистрации № 606527 в отношении товаров 8, 9, 11, 20 классов МКТУ, по причине его неиспользования.

Взыскать с OKAY, S.r.l. (ОКЕЙ, С.р.л.) в пользу ООО «О"КЕЙ» 4 000 руб. расходов по уплате госпошлины по иску.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников