Гражданский кодекс часть 1

Компания с ограниченной ответственностью «Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед» (истец 1) и ООО «Чайный дом Джаф» (истец 2) обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 со следующими требованими:

- признать незаконным и обязать ответчика прекратить незаконное использование в открытом доступе в сети Интернет товарного знака JAFTEA и изображения чайного куста (свидетельства № 516551, 512141 и 512140), обозначений «jaftea-house.ru», «jafteahouse.makkey.ru», сходных до степени смешения с сайтом www.jafteahouse.ru, в которых используется товарный знак JAFTEA и фирменного названия «Чайный дом Джаф».

- взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу представительства компании с ограниченной ответственностью «Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет Лимитед) и ООО «Чайный дом Джаф» компенсацию в размере 300.000 руб.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился.

О принятии иска к рассмотрению извещен надлежащим образом, в том числе путём размещения информации о ходе рассмотрения спора на Интернет сайте арбитражного суда.

Дело рассмотрено в порядке ст.123 АПК РФ.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Истец 1 является правообладателем товарного знака JAFTEA и изображения чайного куста, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки РФ № 516551, 512141 и 512140, действующих на территории РФ в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Истцом 1 было предоставлено истцу 2 разрешение на использование указанных товарных знаков на веб-сайте истца 2 www.jafteahouse.ru, а так же изображений текстов и видеоматериалов, размещенных на веб-сайте истца 1: www.Jaftea.ru без права передачи вышеуказанных товарных знаков третьим лицам.

Истец 2 указывает, что ему стало известно о том, что ответчик использует в свободном доступе на своей веб-сайте http://jaftea-house.ru/ без предоставления на то какого-либо разрешения, принадлежащие истцу 1 товарные знаки и принадлежащие истцу 2 данные и информацию (фактические адрес и телефоны, название интернет магазина).

То есть ответчик указал в разделах цен, контактов, реквизитов и адресов – ложную информацию, которая не соответствует действительности.

Цены и информация, размещенные в разделах сайта ответчика, вводили в заблуждение посетителей сайта и клиентов уже знакомых с продукцией, выпускаемой под торговой маркой JAFTEA и изображения чайного куста.

В связи с изложенным истцами указано на то, что указанные незаконные действия ответчика являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Истцы полагают, что ответчик незаконно использует товарные знаки истца 1 путём предложения к продаже на своём сайте продукции с товарным знаком JAFTEA и изображения чайного куста без разрешения правообладателя с указанием ассортимента и цен на выставленную продукцию, договоры аренды и права пользования телефонными номерами.

Кроме того, истцы полагают, что ответчик разместил без разрешения правообладателей товарные знаки истца на сайте makkey.ru.

Поскольку направленное в адрес ответчика письмо с требованием убрать незаконное размещенные им на своем сайте товарные знаки истцов и название интернет магазина было оставлено без внимания, был предъявлен настоящий иск.

Предъявляя настоящее требование истцы ссылаются на положения ст.ст.1248, п.1 ст.1229, 1484 и 1515 ГК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Однако, между истцом 2 и ответчиком ранее заключен договор подряда № 103 от 22.10.2015 года (далее по тексту - договор).

Согласно п.1.1 договора истец 2 (заказчик) поручает, а ответчик (исполнитель) принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению сайта (далее по тексту – сайт) заказчика в сети Интернет.

Договор подряда № 103 от 22.10.2015 г., заключенный между ответчиком и истцом 2, квалифицируется как смешанный и содержит элементы договора на создание произведения (ст.1296 ГК РФ).

Договорное регулирование процесса создания произведений устанавливается ст.1296 ГК РФ (произведения, созданные по заказу) и ст.1297 ГК РФ (произведения, созданные при выполнении работ по договору).

В соответствии с п.1 ст.1296 ГК РФ исключительное право на произведение, созданное по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Действия Ответчика, направленные на исполнение Договора, привели к созданию в результате выполнения работ, предусмотренных Договором, нематериальных объектов – Сайта и Логотипа.

В соответствии с приложением № 1 к договору «Техническое задание на создание сайта интернет магазина JAFTEA HOUSE» в состав I этапа по Договору «Дизайн сайта и проектирование пользовательского интерфейса» вошли следующие работы:

●создание структуры сайта

●определение основных разделов сайта

●создание комфортного “юзабилити” (удобства использования)

●определение технических заданий для программирования и верстки сайта

●создание логотипа “Jaf Tea House”

●создание модульной сетки сайта, для размещения содержания

●принципиальный дизайн-макет сайта

●стилевое решение сайта (согласно корпоративному стилю)

●дизайн страниц основных разделов сайта

●“прототипирование” основных страниц

●адаптивная версия сайта

По итогам работы над 1 этапом договора, ответчик создал (нарисовал) новый логотип «Jaf Tea House», созданный на основе товарного знака истца 2 (логотип «Jaf Tea House», созданный ответчиком по договору подряда № 103 от 22.10.2015 г.).

Истцы непосредственно участвовали в создании логотипа «Jaf Tea House» ответчиком. Истец 1 одобрил разработанный логотип и разрешил его использовать в сети Интернет и рекламных материалах, что подтверждается электронным письма ФИО1 от ФИО2, со ссылкой на письмо Janaka Hamangoda от 17.01.2016 г.

Ответчик, как профессиональный дизайнер, создал логотип «Jaf Tea House», сходный с товарным знаком JAF TEA, по требованию Истца 2

При этом согласно п.8.1.2 договора, подписанного между истцом 2 и ответчиком заказчик гарантировал, что все предоставленные исполнителю материалы (графические и текстовые) принадлежат ему на законных основаниях и свободны от претензий третьих лиц

По требованию ответчика истец 2 предоставил письма компании «ДЖАФФЕРДЖИ БРОЗЕРС», разрешающие использование (размещение в сети Интернет) логотипа «Jaf Tea House».

Истец 2 принял работы I этапа работ по договору от 31.12.2015 г.

Обстоятельства выполнения работ были исследованы арбитражным судом при рассмотрении дела А41-55838/16.

Указанным договором не предусматривались обязанности ответчика зарегистрировать созданный ответчиком «логотип» в качестве товарного знака.

Разработанный ответчиком логотип «Jaf Tea House» истец 2 предполагал использовать в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего истцу 2 торгового предприятия, не являющегося фирменным наименованиям и не подлежащего обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц согласно ст.1538 ГК РФ.

Истец 2 самостоятельно использует разработанный в рамках выполнения работ по договору логотип в социальной сети «Вконтакте» страница «JAF TEA RUSSIA».

Истец 2 самостоятельно использовал в качестве рекламного материала (календаря) разработанный в рамках выполнения работ по Договору № 105 от 25.01.2016 г., логотип «Jaf Tea House».

Истцом 2 осуществляется пользование результатом работ по договору (сайтом) – этот факт подтверждает сам Истец 2 в Исковом заявлении по делу А41-55838/2016.

Логотип «Jaf Tea House», созданный ответчиком по договору, являлся неотъемлемой частью сайта «Фирменный интернет-магазин Джафферджи Брозерс».

Однако, работы над сайтом не были завершены в связи с отказом истца 2 от дальнейшего сотрудничества (что так же было исследовано при рассмотрении дела А41-55838/16). Полноценное размещение Сайта «Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс» на хостинге истца 2 должно было состояться по завершению III этапа договора, так как создание и интеграция шаблонов сайта с системой управления 1С. Тестирование и запуск сайта на домене заказчика jafteahouse.ru - являются работами III этапа договора.

В связи с односторонним отказом истца 2 от исполнения обязательств по договору, III этап работ ответчиком не выполнялся - ответчик передал логотип «Jaf Tea House» и сайт, которые не использовались в смысле п.3 ст.1484 ГК РФ в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Ответчик, являясь согласно договору подряда № 103 от 22.10.2015 г. разработчиком сайта «Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс», разместил переработанный логотип «Jaf Tea House» в сети интернет только в качестве результата работ I и II этапа Договора.

Согласно п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом доказательств использования ответчиком товарного знака JAF TEA в сети Интернет по адресу jafteahouse.makkey.ru, jaftea-house.ru, makkey.ru, истцом не представлено.

На рассмотрении дела № А41-55838/16 в рамках было назначено проведение судебной экспертизы по проверке объемов выполненных работ.

Для проведения исследования сторонам судом определено предоставить эксперту необходимые документы через Арбитражный суд Московской области.

Назначение экспертизы по делу № А41-55838/16 было осуществлено судом по ходатайству истца 2 – указанное ходатайство 14.11.2016 года поступило в материалы дела А41-55838/16, в связи с чем заседание суда, назначенное на 16.11.2016 было перенесено на 05.12.2016 для формулировки ответчиком вопросов эксперту

Однако, истец 2 изменил данные доменного имени jafteahouse.ru (изменил делегирование домена), что подтверждается электронным запросом ответчика и ответом из компании RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр».

По причине изменения истцом 2 делегирования доменного имени проведение назначенной судом компьютерно-технической экспертизы с использованием доменного имени истца 2 jafteahouse.ru оказалось невозможно (так как сайт был скрыт от пользователей сети Интернет и фактически не работал).

25.01.2017 г. в суд поступил запрос эксперта о предоставлении доступа к хостингу, на котором расположена «рабочая версия сайта» в сети Интернет, но не уточнен адрес расположения рабочей версии, что означает следующее: работающая версия сайта или объект исследования может располагаться на любом свободном домене и любом свободном хостинге доступном для тестирования.

После изменения Истцом 2 функции делегирования доменного имени jafteahouse. ru, предполагаемый объект исследования, а именно - сайт, созданный ответчиком по договору с логотипом «Jaf Tea House», размещен ответчиком в сети Интернет по другим адресам: jaftea.house.makkey.ru, jaftea-house.ru - и исключительно для проведения компьютерно-технической экспертизы по делу № А41-55838/16.

Для размещения сайта ответчик использовал хостинг или, иными словами, услугу по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере компании ООО «ТаймВэб». Услуга хостинга доступна при своевременной оплате, но «аккаунт» ответчика был заблокирован 05.04.2017 г. Таким образом созданный сайт размещался по указанному адресу jafteahouse.makkey.ru ограниченное количество времени - в период с 05.12.2017 по 05.04.2017 г.

Ответчик для удобства работы эксперта зарегистрировал свободный домен jaftea-house.ru и разместил в личном кабинете компании ООО «ТаймВэб» необходимые данные и пароли для «входа»: базы данных, файлы сайта, административную панель для идентификации, достоверного проведения экспертизы и полного представления выполненных работ по договору. Предоставить подобный объем информации и «вход» в базы данных размещенных с использованием доменного имени jafteahouse.makkey.ru ответчик не имел возможности - так как для управления сайтом jafteahouse.makkey.ru эксперт мог запросить данные для «входа в личный кабинет».

Ответчик именно по ходатайству истца 2 о назначении экспертизы и только после судебного заседания 16.11.2016 г. и для проведения судебного заседания 05.12.2017 г. разместил вышеуказанный сайт результат работ на домене jafteahouse.makkey.ru в связи с тем, что сайт на домене jafteahouse.ru был закрыт для просмотра истцом 2.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что сайт «Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс» и логотип «Jaf Tea House» располагался в свободном доступе сети Интернет не более 90 дней, а «логии» файлов Сайта свидетельствуют о небольшом количестве посетителей (не более 6).

Согласно п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

При этом следует отметить, что согласно представляемой самими истцами справке, выданной регистратором доменных имен, регистрация домена makkey.ru. была произведена на срок до 07.06.2016 г., то есть на период действия договора, а домен jaftea-house.ru ответчику не принадлежит.

Ответчик по требованию истца 2 поставил стандартный модуль ПО PHPShop - «замок» на исследуемый сайт, о чем сообщил эксперту.

На сайтах, размещенных по адресам jaftea-house.ru, makkey.jafteahouse.ru в сети Интернет, располагались сайты «Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс» и логотип «Jaf Tea House», которые были использованы ответчиком для создания рабочей версии сайта, согласно договору подряда № 103 от 22.10.2015 года и могли являться предметом исследования судебной экспертизы, которые с 04. 04.2017 г. не используются.

Истцами не представлены доказательства того, что покупатели чая торговой марки JAF TEA могли быть введены в заблуждение, так как интернет-магазин истца 2, не работал до 07.04.2017 г.

Логотип «Jaf Tea House» был размещен в новостной рубрике на сайте makkey.ru как пример успешно выполненного образца дизайн-проекта.

После получения искового заявления от истца 2, ответчик удалил данную страницу с сайта makkey.ru.

Никаких иных уведомлений от истцов с требованием убрать логотип «Jaf Tea House» - не поступало.

Наличие разработанного ответчиком логотипа на сайтах jaftea-house.makkey.ru, jafteahouse.makkey.ru, makkey.ru не является «использованием товарного знака», поскольку логотип там размещен в иных целях, не связанных с деятельностью истцов по реализации товаров и услуг по предложению к продаже товара, который реализуется истцами.

Истцы и ответчик не производят однородные товары и не оказывают однородные услуги, то есть не являются конкурентами, что исключает нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Авторство ответчика в отношении созданных по договору результатов интеллектуальной деятельности в виду презумпции авторства, установленной ст.1257 ГК РФ, а также недоказанности истцами авторства иных лиц в отношении указанных произведений, что подтверждается предметом договора и содержанием договорного правоотношения, возникшего между истцом 2 и ответчиком;

Простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака не может являться использованием товарного знака. Словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака.

Более того упоминание товарного знака, наименований ответчиком не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот. Ответчик не осуществляет торговлю чаем, и вообще не осуществляет торговую деятельность (выписка из ЕГРИП).

Согласно п.2 ст.1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п.2 ст.1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака, размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.

Кроме того, истцами не представлены доказательства использования ответчиком в открытом доступе в сети интернет товарного знака JAF TEA, изображений чайного куста (свидетельства №№ 516551, 512141, 512140) – как пояснил ответчик – он разрабатывал по заданию истца 2 - логотип «Jaf Tea House», а не товарный знак, и не использовал ни товарный знак, ни указанный логотип.

В связи с недоказанностью факта нарушения прав истцов на использование товарных знаков и фирменного названия, требования о взыскании компенсации так же подлежат отклонению.

При таких обстоятельствах заявленные требования удовлетворению не подлежат.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом 2 при подаче иска платежным поручением № 63 от 31.08.2017 г. уплачена государственная пошлина в сумме 15.000 руб. 00 коп.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований, а так же с учётом совместного предъявления требований, расходы по уплате государственной пошлины остаются на лице, её уплатившем.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Г.А. Гарькушова