Гражданский кодекс часть 1

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЗИТ» (далее – общество «ТЕРМОЗИТ») о взыскании компенсации за нарушение исключительного патентного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2473761 в размере 10 048 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Профресурс» (далее – общество «Профресурс»).

В обоснование искового заявления предприниматель ссылается на то, что является обладателем патента Российской Федерации № 2473761 на изобретение «Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель».

По мнению предпринимателя, общество «ТЕРМОЗИТ» с 10.04.2014 по 27.04.2018 использовало в своей деятельности названное изобретение при изготовлении теплоизоляционных панелей с нарушением исключительного права предпринимателя, поскольку он своего согласия на такое использование, в том числе по сублицензионному договору от 10.04.2014, не давал.

В связи с этим истец просит взыскать с ответчика компенсацию в указанном размере, исчисленную по правилам подпункта 2 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения тем способом, который использовал нарушитель.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что получил право использования указанного изобретения на основании сублицензионного договора от 10.04.2014 с третьим лицом, в связи с чем использование ответчиком изобретения в указанный истцом период осуществлялось на законных основаниях. При этом ответчик отмечает, что истец не обращался в суд с требованием о признании данной сделки недействительной ввиду отсутствия согласия истца на ее заключение.

Также в дополнении к отзыву общество «ТЕРМОЗИТ» отметило, что полагало незаконным отказ общества «Профресурс» от заключенного сублицензионного договора.

Помимо этого ответчик обратил внимание на необоснованность расчета компенсации, произведенного истцом, отмечая, что стоимость права использования спорного изобретения в соответствующий период времени, которую следует брать за основу, составляла 850 000 руб., что подтверждается лицензионным договором между истцом и третьим лицом; лишь 19.11.2014 ответчиком были утверждены технические условия на производство продукции, и только с этой даты ответчик фактически имел возможность использовать спорное изобретение, в связи с чем период неправомерного использования также следует исчислять с 19.11.2014.

Кроме того, ответчик считает необоснованным применение двукратной ставки, ссылаясь на то, что он открыто и добросовестно предпринимал действия к заключению сублицензионного договора, находился в переписке с третьим лицом, действовал не злонамеренно, без цели причинить вред истцу.

Третье лицо в письменных пояснениях указало на то, что им и ответчиком был подписан проект сублицензионного договора на использование спорного изобретения, однако истец своего согласия на заключение сублицензионного договора на согласованных третьим лицом и ответчиком условиях, а именно - условии о цене, не дал, о чем третье лицо уведомило ответчика. В связи с этими обстоятельствами сублицензионный договор не вступил в действие.

Также общество «Профресурс» отметило, что каких-либо фактических действий по исполнению обязательств по сублицензионному договору не совершало, техническую документацию, техническую, методическую информацию обществу «ТЕРМОЗИТ» не передавало, о причинах невозможности передачи технической документации общество «Профресурс» также уведомляло общество «ТЕРМОЗИТ», оплата обществом «ТЕРМОЗИТ» не производилась.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснил, что платежи по сублицензионному договору третьему лицу ответчик не осуществлял.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направило.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, предприниматель является обладателем патента Российской Федерации № 2473761 на изобретение «Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель» со следующей формулой:

«1. Способ изготовления теплоизоляционной панели, включающий размещение на опорной поверхности облицовочных плиток с зазорами относительно друг друга, заливку на плитки текучего теплоизоляционного материала и полимеризацию последнего с формированием адгезированного к облицовочным плиткам пласта теплоизоляционного материала с перемычками в зазорах между плитками, отличающийся тем, что перед заливкой теплоизоляционного материала зазоры между облицовочными плитками засыпают слоем мелкодисперсного твердого инертного материала, частицы которого имеют высокую адгезионную способность к теплоизоляционному материалу, причем толщина слоя мелкодисперсного твердого инертного материала равна толщине облицовочной плитки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве мелкодисперсного твердого инертного материала используют кварцевый песок.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве текучего теплоизоляционного материала используют полиуретан.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в полиуретан предварительно вводят огнестойкие добавки.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно формируют защитный слой из бумаги путем ее адгезирования к стороне пласта теплоизоляционного материала, свободной от облицовочных плиток.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что на опорной поверхности размещают элементы из негорючих строительных материалов для формирования противопожарных рассечек.

7. Теплоизоляционная панель, изготовленная способом по одному из
пп.1-6.».

Между предпринимателем (лицензиар) и обществом «Профресурс» (лицензиат) 10.01.2014 заключен лицензионный договор на использование изобретений, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.02.2014 за № РД0142431 (далее – лицензионный договор от 10.01.2014), согласно пункту 1.1 которого лицензиар предоставляет лицензиату за установленное вознаграждение и на срок действия данного договора право использования принадлежащих ему изобретений, охраняемых патентами Российской Федерации № 2478167 и № 2473761, на условиях простой (неисключительной) лицензии.

В соответствии с пунктом 1.3 лицензионного договора от 10.01.2014 лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукции, при изготовлении или переработке которой использованы изобретения, на всей территории Российской Федерации.

При этом лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать изобретения любым способом, по своему усмотрению и без каких-либо ограничений, а также выдавать неисключительные лицензии третьим лицам.

Пунктом 2.1 лицензионного договора от 10.01.2014 предусмотрено, что он заключен сроком на 5 лет.

На основании пункта 4.4.4 лицензионного договора от 10.01.2014 лицензиат вправе с предварительного письменного согласия лицензиара передать права по договору другому лицу (заключить сублицензионный договор). При этом права могут передаваться только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены данным договором для лицензиата.

Общество «Профресурс» (лицензиат) 10.04.2014 заключило с обществом «ТЕРМОЗИТ» (сублицензиат) сублицензионный договор (далее – сублицензионный договор от 10.04.2014), согласно пункту 1.1 которого лицензиат с согласия лицензиара передает сублицензиату за установленное вознаграждение и на срок данного договора право использования принадлежащих ему изобретений, охраняемых патентами Российской Федерации № 2478167 и № 2473761. Лицензиат передает сублицензиату права на изобретения в объеме, полученном от лицензиара по договору простой (неисключительной) лицензии от 10.01.2014.

В силу пункта 1.3 сублицензионного договора от 10.04.2014 сублицензиату предоставлено право на изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукции, при изготовлении или переработке которой использованы изобретения, на всей территории Российской Федерации.

Размер фиксированного одноразового платежа, подлежащего выплате сублицензиатом в счет вознаграждения, предусмотренного пунктом 5.1 договора, составляет 400 000 руб. (пункт 5.2 сублицензионного договора от 10.04.2014).

По правилу пункта 11.1 сублицензионного договора от 10.04.2014 он ступает в силу после подписания его обеими сторонами с даты согласования его лицензиаром в установленном порядке и действует до его прекращения.

Однако, как указывает истец, он, будучи лицензиаром, своего согласия на заключение сублицензионного договора от 10.04.2014 не давал. Лицензионный договор истцом с ответчиком был заключен лишь 27.04.2018.

В связи с этими обстоятельствами, как стало известно истцу, ответчик в период с 10.04.2014 по 27.04.2018 использовал изобретение истца «Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель» по патенту Российской Федерации № 2473761 неправомерно без соответствующего согласия истца, чем нарушил исключительное право истца.

Истцом в адрес ответчика была направлена соответствующая претензия c требованием о выплате компенсации.

Поскольку претензия предпринимателя оставлена обществом «ТЕРМОЗИТ» без удовлетворения, предприниматель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что истцу принадлежит исключительное право на изобретение «Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель» по патенту Российской Федерации № 2473761.

Ответчик использовал указанное изобретение при изготовлении и продаже теплоизоляционных панелей, что подтверждается представленными в материалы дела техническими условиями ТУ 5768-007-72955940-14 на «Панели теплоизоляционные комбинированные полиуретановые с дополнительным слоем пенополистирола и декоративно-защитным покрытием из плитки», утвержденными ответчиком 19.11.2014, договорами на реализацию теплоизоляционных панелей от 01.04.2015 № 01-04-2015, от 27.03.2016 № 27-03-2016, от 10.05.2016
№ 10-1/05/2016, от 01.08.2016 № 01-08-2016, в которых имеется ссылка на производство реализуемых панелей в соответствии с указанными ТУ. Данные обстоятельства не оспариваются ответчиком.

Вместе с тем ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела доказательства правомерности использования изобретения истца.

Так в обоснование своих возражений ответчик ссылается на сублицензионный договор от 10.04.2014, который, однако, не может подтверждать наличие у ответчика законных оснований для использования спорного изобретения ввиду следующего.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1353 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 названного Кодекса.

Той же нормой в редакции, действовавшей на дату заключения сублицензионного договора от 10.04.2014, было предусмотрено, что Ннесоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

Пункт 6 статьи 1232 ГК РФ, в редакции, действовавшей на дату заключения сублицензионного договора от 10.04.2014, предусматривал, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

В силу пункта 5 статьи 1238 ГК РФ сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре

Как разъяснено в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).

Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Следовательно, поскольку изобретение подлежит государственной регистрации, то предоставление права использования изобретения по договору также подлежит государственной регистрации, в том числе и по сублицензионному договору, поскольку к нему применяются все правила ГК РФ о лицензионном договоре без каких-либо исключений.

Однако, как усматривается из материалов дела, субицензионный договор от 10.04.2014 не зарегистрирован в установленном законом порядке, в связи с чем предоставление права по сублицензионному договору считается не состоявшимся.

Более того, в нарушение пункта 1 статьи 1238 ГК РФ и пункта 4.4.4 лицензионного договора от 10.01.2014 письменное согласие лицензиара (предпринимателя) на заключение указанного сублицензионного договора получено не было ни до заключения сублицензионного договора от 10.04.2014, ни после его заключения. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При этом, как указано выше, согласно пункту 11.1 сублицензионного договора от 10.04.2014, он ступает в силу после подписания его обеими сторонами с даты согласования его лицензиаром в установленном порядке.

Таким образом, сублицензионный договор от 10.04.2014 не вступил в силу, поскольку не соблюдено одно из необходимых в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ и пунктом 11.1 этого сублицензионного договора условие – согласование его лицензиаром (истцом), право использования спорного изобретения ответчику не предоставлено ввиду отсутствия государственной регистрации сублицензионного договора от 10.04.2014.

Кроме того, суд отмечает, что ответчику из уведомления третьего лица от 21.05.2014 № 24исх, направленном в ответ на запрос ответчика о передаче технической документации по сублицензионному договору от 10.04.2014, было известно об отказе истца согласовать указанный договор, в связи с чем третье лицо отказало в передаче ответчику технической документации. При этом сам ответчик 12.03.2018 направил третьему лицу письмо с просьбой о заключении другого сублицензионного договора. К тому же, из пояснений лиц, участвующих в деле, в том числе представителя ответчика, следует, что ответчик никогда не производил оплату по сублицензионному договору от 10.04.2014.

Таким образом, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что у ответчика в период до 27.04.2018 не имелось законных оснований для использования спорного изобретения истца, в связи с чем ответчик своими действиями нарушил исключительное право истца на указанное изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1406.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом избрана компенсация, рассчитанная по подпункту 2 статьи 1406.1 ГК РФ – в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изобретения тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10 обращено внимание на то, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего изобретения необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего изобретения исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего изобретения тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018.

Следовательно, применительно к обстоятельствам данного спора при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования изобретения истца, расчет суммы компенсации должен быть проверен на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель, исходя из оценки представленных сторонами доказательств, заявленных доводов.

Предприниматель рассчитал размер предъявленной к взысканию компенсации за период с 10.04.2014 по 27.04.2018 (за 4 года) на основании отчета от 30.03.2018 № 057/03/18 об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности (далее – отчет об оценке стоимости права), согласно которому стоимость права пользования изобретением, защищенным патентом Российской Федерации № 2473761, на дату 31.03.2018 составила 1 256 000 руб. в год, а также лицензионного договора от 27.04.2018 с ответчиком. Таким образом, предпринимателем в исковом заявлении приведен следующий расчет компенсации: 1 256 000 руб. х 2 х 4 года = 10 048 000 руб.

Вместе с тем суд полагает обоснованными возражения ответчика, приведенные в дополнении к отзыву, относительно неверности данного расчета, как в части стоимости права использования изобретения, взятой истцом за основу, так и в части периода незаконного использования изобретения ответчиком. Однако суд также не может согласиться с котррасчетом ответчика и полагает необходимым пересчитать размер компенсации, подлежащей взысканию, с учетом следующих обстоятельств.

Как указано выше, в отчете об оценке стоимости права данная стоимость указана на дату 31.03.2018. При этом в отчете отмечено, что мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки действительно только на дату проведения оценки, результаты оценки могут быть использованы в течение шести месяцев от даты составления отчета.

В то же время в материалах дела имеется лицензионный договор от 10.01.2014, заключенный между истцом (лицензиаром) и третьим лицом (лицензиатом) на условиях неисключительной лицензии сроком на 5 лет, который также является доказательством стоимости права использования спорного изобретения с 2014 года.

На основании этого лицензионного договора лицензиату (обществу «Профресурс») было предоставлено право на изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукции, при изготовлении или переработке которой использованы изобретения, на всей территории Российской Федерации (пункт 1.3).

Согласно пункту 1.6 дополнительного соглашения от 01.04.2014 к лицензионному договору от 10.01.2014 размер периодических платежей лицензиата, выплачиваемых в счет дополнительного вознаграждения лицензиару за реализацию лицензиатом своего права на использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2473761 составит 5% выручки, полученной лицензиатом от реализации изготовленных по лицензии теплоизоляционных панелей за отчетный период, но не менее 850 000 руб. в год.

Лицензионный договор от 10.01.2014 был расторгнут сторонами на основании дополнительного соглашения к нему от 10.01.2018, зарегистрированного 27.02.2018.

Использование обществом «ТЕРМОЗИТ» изобретения по патенту Российской Федерации № 2473761 способами, предусмотренными пунктом 1.3 лицензионного договора от 10.01.2014, подтверждается представленными в материалы дела названными выше техническими условиями, договорами на реализацию теплоизоляционных панелей, и не оспаривается ответчиком.

Соотнеся условия указанного лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, суд полагает, что данный договор является допустимым доказательством иной стоимости права использования спорного изобретения, а именно – 850 000 руб. в год, за период по 30.03.2018.

В свою очередь отчет об оценке, как и лицензионный договор от 27.04.2018 с ответчиком, не могут быть применены к указанному периоду, поскольку не носят ретроспективного характера.

В связи с этим суд полагает не обоснованным применение истцом ко всему заявленному им периоду стоимости права использования изобретения в размере 1 256 000 руб. в год, определенной в отчете об оценке стоимости права и указанной в лицензионном договоре от 27.04.2018 с ответчиком. При изложенных обстоятельствах, суд полагает правомерным взять за основу данную стоимость права использования изобретения только за период с 31.03.2018 по 27.04.2018.

Кроме того, суд отмечает следующие обстоятельства.

Из пояснений лиц, участвующих в деле, и представленных доказательств следует, что общество «Профресурс» ввиду отсутствия согласия предпринимателя на заключение сублицензионного договора от 10.04.2014 отказало обществу «ТЕРМОЗИТ» в предоставлении технической документации.

В связи с этим ответчик разработал собственные технические условия
ТУ 5768-007-72955940-14 на «Панели теплоизоляционные комбинированные полиуретановые с дополнительным слоем пенополистирола и декоративно-защитным покрытием из плитки», которые были утверждены ответчиком 19.11.2014.

Представленные в материалы дела указанные выше договоры на реализацию теплоизоляционных панелей ответчиком были заключены 01.04.2015, 27.03.2016, 10.05.2016, 01.08.2016.

Таким образом, из представленными доказательствами подтверждается и следует из пояснений ответчика, что фактически использование им спорного изобретения началось не ранее утверждения технических условий – 19.11.2014. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. При этом само по себе подписание 10.04.2014 ответчиком и третьим лицом сублицензионного договора не свидетельствует в отсутствие иных доказательств об использовании спорного изобретения ответчиком с этой даты.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что размер компенсации следует рассчитывать следующим образом: за период с 19.11.2014 по 19.11.2017 – 850 000 руб. х 3 года = 2 550 000 руб.; за период с 20.11.2017 по 30.03.2018 – 850 000 руб. : 365 дней х 131 день = 305 068 руб. 49 коп.; за период с 31.03.2018 по 27.04.2018 – 1 256 000 руб. : 365 дней х 28 дней = 96 350 руб. 68 коп. Таким образом, компенсация за период с 19.11.2014 по 27.04.2018 в двукратном размере стоимости права использования изобретения составляет: (2 550 000 руб. + 305 068 руб. 49 коп. + 96 350 руб. 68 коп.) х 2 = 5 902 838 руб. 34 коп.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на спорное изобретение подлежит удовлетворению частично в размере 5 902 838 руб. 34 коп.

Суд отмечает, что как указано выше, размер компенсации 5 902 838 руб. 34 коп. в данном случае является одновременно и минимальным, и максимальным, то есть не подлежит снижению.

При таких обстоятельствах, с учетом невозможности снижения размера компенсации, рассчитанной в размере двукратной стоимости права использования изобретения, оснований для определения судом иного размера компенсации, в том числе без учета двукратной ставки, не имеется.

Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании компенсации частично в указанном размере.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ИП ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ТЕРМОЗИТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 902 838 руб. 34 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 514 руб. 19 коп.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Е.Н. Чеснокова