Гражданский кодекс часть 1

по иску: 1) открытого акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Киров; 2) федерального государственного унитарного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Климовск Московской области,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Производственно коммерческое предприятие «АКБС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Нижний Новгород,

о прекращении использования патента, изъятии из оборота и уничтожении изделий, опубликовании решении в средствах массовой информации.

при участии в заседании представителей:

от истцов: ОАО "Кировский завод "Маяк" - ФИО1 (доверенность от 08.08.2012г.); после перерыва - не явились (по ходатайству),

от ответчика: ФИО2 (по доверенности 10.01.2012г.), после перерыва: не явились (извещены),

Установил: в Арбитражный суд Нижегородской области обратились открытое акционерное общество «Кировский завод «Маяк», г. Киров; федеральное государственное унитарное предприятие «ЦНИИТОЧМАШ», г. Климовск Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Производственно коммерческое предприятие «АКБС», с требованиями, с учетом определения от 02.07.2012г.:

- о прекращении использования патента №204913 (RU 2042913 С1),

- об изъятии из оборота и уничтожении изделий БАМЕР, в т.ч. изделий, находящихся на складах ответчика,

- об обязании опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении прав истцов по патенту № 2042913 с указанием о том, что действительным правообладателем на изобретение «стреляющее устройство» по патенту № 2042913 являются ОАО «Кировский завод «Маяк» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ».

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.08.2012г. (резолютивная часть решения объявлена 26.07.2012г.) требования открытого акционерного общества «Кировский завод «Маяк» и федерального государственного унитарного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» оставлены без удовлетворения.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2012г. решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.08.2012г. оставлено в силе.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.01.2013г. (резолютивная часть решения суда объявлена 17.01.2013г.) решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.08.2012г. и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2012г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

В постановлении Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.01.2013г. указано, что судам в том числе необходимо установить использовалась ли ответчиком независимая формула патента на изобретение №2042913 при изготовлении изделия БАМЕР до момента получения патента на полезную модель №116213.

В соответствии с названным Постановлением определением суда от 20.02.2013г. дело назначено к новому рассмотрению.

В ходе судебного заседания, представители истца, руководствуясь указаниями Постановления суда кассационной инстанции, заявили ходатайство о назначении судебной экспертизы со следующими вопросами:

- использован ли в изделии БАМЕР патент на изобретение № 2042913?

- использован ли в изделии БАМЕР патент на полезную модель № 116213?

Определением суда от 20.03.2013г. данное ходатайство принято судом к рассмотрению.

В связи с возможностью определения выбора экспертной организации (по стоимости экспертизы, кандидатуре эксперта и его квалификации), судом направлялись запросы в организации, выбранные истцами, для чего судебное разбирательство неоднократно откладывалось (определения суда от 20.03.2013г., 04.04.2013г., от 28.05.2013г., от 18.07.2013г., от 11.09.2013г.).

Судом был исследован вопрос о назначении судебной экспертизы в следующих экспертных организациях

- ФБУ Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ: письмом от 02.04.2013г. № 02-07/447 экспертная организация сообщила суду о невозможности проведения экспертизы, в связи тем, что они не входят в Перечень родов (экспертиз), выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;

- АНО «Центр патентных экспертиз»: письмом (Исх.№295 от 23.04.2013г.) сообщило о возможности проведения экспертизы по поставленным судом вопросам со сроком рассмотрения 20 рабочих дней с момента поступления всех требуемых материалов и подтверждения внесения оплаты, стоимостью проведения экспертизы 170000 руб. с поручением экспертиз экспертам-инженерам и экспертам-патентоведам ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6;

- АНО «Судебный эксперт» письмом Исх.№377-Согл сообщило о готовности проведения судебное патентоведческой экспертизы по поставленным вопросам со сроком проведения 15 рабочих дней с момента поступления всех требуемых материалов. Стоимость экспертизы будет определена после предварительного изучения материалов и определения объема исследования. Примерная стоимость данной экспертизы составит 120 000 руб.;

- Патентное бюро «Global Patent» сообщило о готовности оказания услуг по проведению экспертизы со сроком проведения 20 рабочих дней и стоимостью проведения экспертизы 105 000 руб.

От судебного эксперта ФИО7 ответа на судебный запрос в материалы дела не поступало.

С учетом всех ответов экспертных учреждений, истцы отказались от проведения экспертизы, ссылаясь на несоразмерность стоимости ее проведения.

Данный факт нашел свое отражение в письменном ходатайстве истцов, а также зафиксирован подписью представителя истца ОАО "Кировский завод "маяк" в судебном заседании 03.10.2013г.

Представитель истца требования истца поддержал, просил рассмотреть спор по имеющимся в деле доказательствам.

Представитель ответчик, не возражавший против проведения экспертизы, с учетом представленных в дело ответов и позиции истца, также отказался от проведения дорогостоящей экспертизы, приобщил к материалам дела копию решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2012г.

В судебном заседании порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 09.10.2013г. до 14 час. 00 мин., до 16.10.2013г. до 15 час. 00 мин., до 23.10.2013г. до 16 час. 00 мин.

Как следует из материалов дела и установлено судом, открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк" и федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИТОЧМАШ" являются патентообладателями изобретения "Стреляющее устройство" по патенту N 2042913 с приоритетом 18.03.1994, выданному по заявке N 94009462, дата поступления 18.03.1994, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений 27.08.1995 (сроком действия до 2014 года).

Согласно формуле изобретения по патенту N 2042913 стреляющее устройство, содержащее корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, отличающееся тем, что оно снабжено установленным в корпусе основанием в виде скобы, храповиком и тягой, причем на передней и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, причем стойка и кронштейн жестко связаны с боковой стенкой основания, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены друг относительно друга.

Как следует из представленной в материалы дела переписки (л.д. 15-28 т.1), стороны (правообладатели патента N 2042913 и ответчик) в течение 2011 года обсуждали вопрос по подписанию лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения по патенту № 2042913 в изделии Бамер, однако какого-либо положительного результата между сторонами достигнуто не было.

Указывая на введение ответчиком в гражданский оборот изделия "Бамер", содержащего признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2042913, путем опубликования на официальном сайте ответчика (www.akbnn.ru) коммерческого предложения к продаже изделий БАМЕР, прайс-листа с указанием цены изделия, а также реализацию по товарной накладной от 28.12.2010 N 1501, подтверждающей покупку сторонней организацией - ООО "Защита-С", изделия Бамер в количестве 2 штук, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование нарушения прав истцов и использования патента на изобретение истцами в материалы дела представлено заключение патентного поверенного ФИО8 от 15.02.2011, согласно которому устройство БАМЕР содержит признаки, совпадающие с признаками независимого пункта формулы изобретения по патенту RU 2042913 С1, совокупность признаков устройства БАМЕР может быть признана использованной в патенте на изобретение RU 2042913 С1, принадлежащему истцам.

Возражая против иска, ответчик указал на то, что им произведена опытная партия изделия БАМЕР на основании собственных технических решений, указанных в решении о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "стреляющее устройство". В ходе судебного разбирательства ответчиком представлен в дело патент на полезную модель N 116213 "Стреляющее устройство", зарегистрированный в отношении общества с ограниченной ответственностью Производственно коммерческое предприятие "АКБС" в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.05.2012 с приоритетом 23.12.2011, заявка N 2011152496, автором является ФИО9 (сроком действия до 23.12.2021).

В соответствии с патентом N 116213 стреляющее устройство представляет собой корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, установленное в корпусе основание в виде скобы, храповик и тягу, причем на передней стенке и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, связанном с основанием, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены друг относительно друга, отличающееся тем, что кронштейн жестко связан с основанием по боковой и задней стенкам основания, а тяга выполнена с возможностью подпружиненного перемещения вдоль своей оси вращения.

В реферате к патенту указано, что наиболее близким (выбрано в качестве прототипа) является стреляющее устройство (патент N 2042913, МПК F41C3/00 з.18.03.1994, оп. 27.08.1995).

В подтверждение использования в изделии БАМЕР патента на полезную модель N 116213 и отсутствия всех признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2042913 ответчик представил в материалы дела отчет N 2 об исследованиях на предмет доказывания в изделии технического решения, защищенного патентом РФ (сопоставительный анализ) от 28.06.2012, выполненный ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", а также решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) от 25.10.2012г., в соответствии с которым рассмотрено и отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель № 116213.

Изучив все представленные в материалы дела доказательства, суд считает исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующих обстоятельств, норм материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 данной статьи предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте - изделий БАМЕР, производимого и предлагаемого к продаже обществом с ограниченной ответственностью ПКП "АКБС" каждого признака изобретения по патенту № 2042913, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи АПК РФ).

Суд полагает, что в данном случае обязанность по доказыванию факта нарушения ответчиком патента лежит именно на истце (истцах), и именно он самостоятельно определяет необходимость и принадлежность тех или иных доказательств к предмету спора.

Факт того, что изделие БАМЕР предлагалось к продаже до момента регистрации патента на полезную модель № 116213 ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспорен.

Вместе с тем вопрос об использовании в спорных изделиях патента, принадлежащего истцам, требует специальных познаний, и не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Представители истца, отказавшись в процессе судебного разбирательства от проведения судебной экспертизы, пояснили, что использование в устройстве БАМЕР всех признаков, приведенных в формуле изобретения, содержащихся в патенте № 2042913, установлены на основании экспертного заключения патентного поверенного ФИО8

В данном исследовании приведены таблицы сопоставимости признаков, содержащихся в формуле изобретения 2042913 и устройстве БАМЕР, на основании которых патентным поверенным сделаны выводы, что изделие БАМЕР содержит совпадающие с признаками независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2042913.

Правовое значение экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке наравне с другими представленными доказательствами.

Оспаривая факт использования в изделии БАМЕР всех признаков изобретения, патент которого принадлежит истцам, ответчик указал на отличительные признаки изделия по сравнению с независимой формулой патента № 2042913 , а именно:

- кронштейн жестко связан с основанием по боковой и задней стенкам основания;

- тяга выполнена с возможностью подпружиненного перемещения вдоль своей оси вращения.

В обоснование своих возражений ответчиком представлен отчет № 2 об исследованиях на предмет доказывания в изделии технического решения, защищенного патентом РФ (сопоставительный анализ) от 28.06.2012г., выполненный ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», согласно которому в изделии (продукте) БАМЕР использован каждый признак полезной модели № 116213.

В свою очередь истец посчитал, что признаки, отличающие техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель № 116213 от технического решения, по патенту на изобретение № 2042913, не являются существенными.

Оценку существенности указанных признаков дана в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации от 25.10.2012г., по представленным в палату возражениям истцов. Данным решением Роспатент на основании анализа доводов сторон и представленных доказательств, сделал вывод о существенности признака "кронштейн жестко связан с основанием по его задней стенке".

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что в материалы дела представлены заключения экспертов, содержащих различные выводы по вопросу применения ответчиком при изготовлении своей продукции патента на изобретение № 2042913 и патента на полезную модель № 116213, учитывая отсутствие иных бесспорных доказательств (в том числе результатов соответствующей судебной экспертизы), суд не может придти к однозначному выводу о наличии либо отсутствии факта использования ответчиком всех признаков изобретения, защищенного патентом N 2042913, правообладателем которой является истцы.

Из разъяснений, изложенных в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", следует, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя этого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Истцы в процессе рассмотрения дела не воспользовались своими процессуальными правами и не опровергли достаточными доказательствами доводы ответчика о том, что изделие БАМЕР производится по патенту № 2042913, вопрос о включении в формулу полезной модели ответчика всех признаков, указанных в независимом пункте формулы на изобретение истцов, не ставился, суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований (с учетом уточнений) не имеется.

При таком исходе дела, расходы по государственной пошлине, с учетом уточненных исковых требований, в размере 12000 руб., в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, относятся на истцов.

В связи с отказом истцов от требования в части взыскания убытков (отказ от иска в данной части принят судом определением от 02.07.2012г.), расходы по государственной пошлине соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат истцам из федерального бюджета Российской Федерации, а именно:

- в сумме 28610 руб. 30 коп. подлежит возврату истцу - открытому акционерному обществу «Кировский завод «Маяк»

- в сумме 9825 руб. 94 коп. подлежит возврату - федеральному государственному унитарному предприятию «ЦНИИТОЧМАШ».

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Требования открытого акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Киров; и федерального государственного унитарного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Климовск Московской области, оставить без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине в сумме 12000 руб. отнести на истцов.

Возвратить открытому акционерному обществу «Кировский завод «Маяк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Киров) из федерального бюджета РФ 28610 руб. 30 коп. расходов по государственной пошлине.

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Климовск Московской области, из федерального бюджета РФ 9825 руб. 94 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать справки на возврат государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.Е.Паньшина