Решение № А45-35658/20 от 17.06.2021 АС Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск                                                                             Дело № А45-35658/2020

23 июня 2021 года                     

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2021 года

Полный текст решения изготовлен 23 июня 2021 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щербина В.О., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СБЧ», г. Новосибирск, ИНН: 5406801258

к обществу с ограниченной ответственностью «Родник», р.п. Ордынское, ИНН: <***>

об обязании прекратить использовать промышленный образец по патенту №113160, №113161, полезную модель по патенту №185338 и №185118; о взыскании компенсации в размере  2 000 000 рублей, обязании опубликовать  решение суда

при участии в  судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 01.10.2020, удостоверение адвоката №1259 от 28.12.2007,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 24.03.2021, диплом № 107724 1919720 от 30.06.2016, паспорт,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «СБЧ» (ООО «СБЧ») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Родник» (ООО «Родник») прекратить предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в гражданский оборот изделия, в которых использованы промышленный образец по патенту №113160, промышленный образец по патенту №113161, полезная модель по патенту №185338, полезная модель по патенту №185118; об обязании опубликовать решение суда о неправомерном использовании промышленного образца в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности  и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей 00 копеек.

24.05.2021 истец увеличил исковые требования в части размера компенсации за нарушение исключительного права до суммы 2 000 000 рублей.

Остальные требования оставлены истцом без изменения.

В обоснование предъявленных требований истец ссылается на следующие обстоятельства, нашедшие свое подтверждение в ходе судебного исследования доказательств по делу.

На основании договора об отчуждении исключительного права от 03.09.2020 РД0339910 ООО «СБЧ» принадлежат:

-          патент на промышленный образец Российской Федерации № 113160 «Банный чан», со сроком действия с 05.07.2018, действующий в настоящее время,

-          патент на промышленный образец Российской Федерации №113161 «Чан» со сроком действия с 05.07.2018, действующий в настоящее время,

-          патент на полезную модель Российской Федерации № 185118 «Устройство для купания», со сроком действия с 22.06.2018,. действующий в настоящее время;

-          патент на полезную модель Российской Федерации № 185338 «Устройство для принятия горячих ванн» со сроком действия с 22.06.2018. действующий в настоящее время, что подтверждается сведениями открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, опубликованными на сайте ФИПС https://fips.ru/registers-web.

В 2020 году истцу стало известно о том, что ответчиком изготавливаются, предлагаются к продаже, продаются изделия, при изготовлении которых используются технические решения, охраняемое по указанным выше патентам РФ на промышленные образцы и полезные модели.

Так, ответчиком предлагаются к продаже:

-          изделие «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью», которое визуально не отличается для потребителей от изделий, охраняемых на основании патента РФ № 113160 на промышленный образец «Банный чан», а также содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. «Устройство для принятия горячих ванн» по патенту РФ № 185338;

-изделие «Банный чан «PREMIUM» на подставке», в котором использованы промышленный образец «Чан» по патенту РФ № 113161 и полезная модель «Устройство для принятия горячих ванн» по патенту РФ № 185338.

Факт предложения к продаже указанных объектов подтверждается следующими доказательствами:

-          договором купли-продажи (заказа) № РК01 -02531 от 22.10.2020, по условиям которого ООО "Родник" (поставщик) обязуется изготовить и передать в собственность ООО «АРХСТРОЙИНВЕСТ» (покупателя) продукцию (товар), наименование, ассортимент, комплектация и количество которого указываются в счете, являющемся приложением к настоящему договору;

-счетом на оплату, выставленным ООО «Родник» за № PK01-02531 от 22.10.2020;

-приложением №1 к договору № РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта с печью и фотографиями изделия;

-приложением №2 к договору № РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта без печи с фотографией и компьютерной моделью изделия;

 -приложением №3 к договору № РК01 -02531 от 22.10.2020 со схемой проезда в цех №5 ООО «Родник».

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст. 1354 ГК РФ патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец.

Согласно п. 3 ст. 1354 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.

Использованием промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован промышленный образец;

В соответствии с абз.4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного или потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Охраняемые промышленные образцы применяются при изготовлении изделий, предназначенных для купания. Истцом они используется при изготовлении собственной продукции аналогичного назначения.

В силу п.1 ст. 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет исключительное право на полезную модель.

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными п.2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель;

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных пунктом 2 ст. 1358 ГК РФ.

В соответствии с положениями п.2 ст. 1375 и п.2 ст. 1376 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Патент №185118 содержит один независимый пункт формулы: «Устройство для купания, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что стенки включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен с плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной, грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны многоугольника сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда».

Формула полезной модели по патенту РФ № 185118 содержат также фигуры 1-3, поясняющие сущность устройства.

Для установления факта использования либо не использования ответчиком признаков промышленного образца (образцов) по патентам РФ №№ 113160, 113161, а также полезных моделей по патентам № 185338 и № 185118 в изделиях, предлагаемых к продаже ответчиком, истцом было инициировано проведение патентно-технического исследования в ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент». На исследование были представлены договор купли-продажи (заказ) № РК01-02531 от 22.10.2020, приложения к нему и счет на оплату, содержащие фотографии и компьютерную модель изделий ответчика.

Согласно выводам специалиста, изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит все существенные признаки промышленного образца «Банный чан» по патенту РФ №113160, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ №113160, при этом объекты имеют одинаковое назначение. Кроме того, изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 185338.

Также специалист пришел к выводу о том, что изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке» содержит все существенные признаки промышленного образца «Чан» по патенту РФ №113161, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Чан» по патенту РФ №113161, при этом объекты имеют одинаковое назначение. Кроме того, данное изделие содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 185118.

Для изучения аналогового ряда банных чанов специалистом в ходе исследования изучен аналоговый ряд банных чанов, для чего использована информация, размещенная в сети Интернет, с фотографиями подобных изделий, размещенных различными компаниями, производящими и/или продающими такого рода изделия, а также базы данных патентов на промышленные образцы и полезные модели, раскрывающие аналогичные запатентованные объекты. В результате исследования специалистом отмечено, что банные чаны имеют разнообразные конструкции, отличающиеся как взаимным расположением элементов, так и формой их исполнения и сделан вывод, что свобода дизайнера в области подобных изделий ограничена не значительно и нельзя утверждать, что даже мелкие, нюансные детали могут влиять на общее впечатление, которое производит изделие.

При таких обстоятельствах истец полагает, что в предлагаемых к продаже ответчиком изделиях «Банный чан «PREMIUM» на подставке» используются промышленный образец по патенту РФ № №113160, промышленный образец по патенту РФ №113161, полезная модель по патенту РФ № 185338, полезная модель по патенту № 185118.

Разрешения на какое-либо использование данных объектом интеллектуальных прав ответчику истцом не давалось.

Ответчику неоднократно направлялись требования о прекращении нарушения прав истца, однако все они были ответчиком игнорированы.

С целью ответа на вопросы, содержит ли изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели и все существенные признаки промышленного образца  по патентам № 113160, № 113161, № 1851118, № 185338, представителем истца заявлено ходатайство о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы.

Представитель ответчика против назначения судебной экспертизы возражений не заявил, при этом пояснил, что спорные изделия «Банные чаны PREMIUM» изготавливаются по месту производства ответчика, которое находится по адресу: <...> а, корпус 6.

Определением от 26.03.2021 арбитражный суд назначил по делу судебну. Патентно-техническую экспертизу, проведение которой поручил патентоведу ФИО3, имеющей высшее техническое образование по специальности «инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения», имеющей диплом о профессиональной переподготовке Российской государственной академии интеллектуальной собственности с присвоением квалификации «патентовед», стаж работы в сфере патентования, правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков с 2013 года в должности начальника отдела интеллектуальной собственности ООО «АиФИО4 СНГ», с 2017 года – индивидуальный предприниматель, патентный поверенный РФ за номером 2167.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

- содержит ли изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» все существенные признаки промышленного образца «Банный чан» по патенту РФ №113160, либо такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ №113160, и имеют ли объекты одинаковое назначение?

- содержит ли изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №185338?

- содержит ли изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке» все существенные признаки промышленного образца «Чан» по патенту РФ №113161, либо такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Чан» по патенту РФ №113161, и имеют ли объекты одинаковое назначение?

- содержит ли изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке» каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 185118?

В материалы дела поступило заключение эксперта (патентного поверенного ФИО3), составленное 22.04.2021.

В соответствии с часть. 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

Из представленного в материалы дела экспертного заключения ФИО3, непосредственно исследованного судом в ходе судебного разбирательства,  усматривается, что экспертом были проведены анализы следующих патентов РФ.

1) Патент на промышленный образец №113160 «Банный чан» выдан на имя ООО «СИБАЧ» (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 05.07.2018, опубликован 05.02.2019, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU): промышленный образец по патенту РФ №113160 опубликован без перечня существенных признаков.

На изображениях промышленного образца «Банный чан» по патенту №113160 выделяются следующие существенные признаки:

- банный чан состоит из двух конструктивных частей - емкость и печь, размещенная под емкостью;

- емкость выполнена граненой, состоящей из нескольких рядов плоских граней;

- печь также выполнена граненой;

- количество граней печи соответствует количеству граней в ряду емкости;

- по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево);

- внутри емкости размещены сидения из дерева (или материала, стилизованного под дерево);

2) Патент на промышленный образец №113161 «Чан» выдан на ООО «СИБАЧ» (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 05.07.2018, опубликован 05.02.2019, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU), промышленный образец по патенту РФ №113161 опубликован без перечня существенных признаков.

На изображениях промышленного образца «Чан» по патенту №113161 выделяются следующие существенные признаки:

- чан представляет собой граненую емкость, состоящую из нескольких рядов плоских граней;

- по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево);

- внутри емкости размещены сидения и настил из дерева (или материала, стилизованного под дерево).

3) Патент на полезную модель №185338 «Устройство для принятия горячих ванн» выдан на имя ООО «СИБАЧ» (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 22.06.2018, опубликован 30.11.2018, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU).

Независимый пункт формулы полезной модели по патенту РФ №185338 изложен в следующей редакции:

«Устройство для принятия горячих ванн, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что содержит печь, выполненную в форме на основе объемной многогранной фигуры, расположенную с внешней стороны емкости, в нижней ее части и жестко соединенную со стенками емкости, стенки емкости включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, количество боковых граней печи равно количеству граней нижнего ряда емкости, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны которого сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда».

Полезная модель поясняется чертежами.

4) Патент на полезную модель №185118 «Устройство для купания» выдан на имя ООО «СИБАЧ» (RU) (патентообладатель), дата начала отсчёта действия патента 20.06.2018, опубликован 22.11.2018, действие патента не прекращалось, 03.09.2020 произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0339910 ООО "СБЧ" (RU).

Независимый пункт формулы полезной модели по патенту РФ №185118 изложен в следующей редакции:

«Устройство для купания, включающее металлическую емкость, содержащую стенки и днище, отличающееся тем, что стенки включают, как минимум, три горизонтальных ряда, расположенных под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен с плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны многоугольника сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда».

Полезная модель поясняется чертежами.

Как следует из экспертного заключения, ответчиком к осмотру было представлено несколько изделий: банный чан с печью, по утверждению ответчика являющийся банным чаном «PREMIUM» на подставке с печью, и банный чан без печи, по утверждению ответчика являющийся банным чаном «PREMIUM» на подставке, который не был установлен на подставку.

Вместе с тем,  экспертом было установлено, что банный чан с печью, представленный для осмотра, отличается от банного чана, представленного в приложении 1 к договору № РК01-02531 от 22.10.2020, которое находилось в материалах, предоставленных эксперту для проведения экспертизы. Осмотренное изделие содержит 10 граней емкости и печи, изделие в приложении 1 к договору № РК01-02531 от 22.10.2020 - 8 граней. Других отличий внешним осмотром установлено не было. Кроме того, в предоставленном для проведения экспертизы протоколе осмотра доказательств имеются сведения о разных вариантах модели «Банного чана «PREMIUM» на подставке с печью», отличающихся размером емкости и количеством граней. Так как в вопросе суда не содержится уточнение по конкретному варианту модели «PREMIUM», эксперт счёл возможным проведение экспертизы по представленному для осмотра изделию.

Кроме банного чана, фотографии которого были представлены в заключении, эксперт установил, что  на производстве ответчика имелись в наличии другие изделия, в том числе, соответствующие спецификации изделия «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» согласно приложению 1 к договору № РК01 -02531 от 22.10.2020 и протоколу осмотра доказательств, находящиеся в частичной готовности, без внутренней отделки.

«Банный чан «PREMIUM» на подставке» в виде готового изделия для осмотра представлен не был. В наличии имелся чан в перевернутом виде, без внутренней отделки. Подставка, по утверждению ответчика, находилась в процессе изготовления. На вопрос о возможности представить для осмотра готовое изделие был получен отрицательный ответ.

Фотографии банного чана без печи, представленного для осмотра, также сделанные экспертом, представлены в заключении.

Экспертом был произведен сравнительный анализ объектов экспертизы и патентов, принадлежащих истцу.

Сравнительный анализ банного чана с печью и патента РФ на промышленный образец №113160 показал следующее.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде единой конструкции, содержащей емкость и печь, закрепленную под емкостью посредством сварки. Емкость выполнена граненой, состоящей из 3 рядов плоских граней. Печь также выполнена граненой, количество граней печи и емкости совпадает. По верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева. Внутри емкости размещены сидения и настил на дне из дерева. В центре емкости установлен столик, который является съемным, по просьбе эксперта был снят в процессе осмотра.

Результаты сравнения признаков представлены в сравнительной таблице 1.

На основании сравнения существенных признаков промышленного образца РФ № 113160 и осмотренного изделия эксперт сделал выводы о том, что изделие «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит все существенные признаки промышленного образца «Банный чан» по патенту Российской Федерации № 113160.

При оценке общего впечатления эксперт воспользовался методологическим подходом, выработанным правоприменительной практикой в вопросах оценки существенности признаков промышленного образца и его оригинальности при экспертизе заявок на промышленный образец и нашедшим отражение в Руководстве по государственной регистрации промышленного образца, утвержденном Приказом ФИПС от 20.01.2021 (далее – Руководство), устанавливающем, что общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу, или ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу (п.287 Руководства). Данный подход применим и при оценке общего впечатления при сравнении запатентованного промышленного образца и объекта экспертизы.

Объекту экспертизы присущи отличительные признаки, заключающиеся в более узкой обшивке деревом верхней части емкости и выполнения печи в нижней части устройства с незначительным расширением книзу. Однако, как установил эксперт, упомянутые отличительные признаки не являются доминантными, так как не характеризуют композиционное построение внешнего вида исследуемого банного чана, не являются зрительно активными и не обуславливают наличие у него эстетических особенностей, которые внесли бы существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия, позволяющего отличить объект экспертизы от решения внешнего вида изделия, известного из патента №113160.

Экспертом установлено, что банный чан по патенту на промышленный образец №113160 также не содержит существенных (доминантных) признаков, которые не были бы использованы в объекте экспертизы.

В связи с этим эксперт сделал вывод о том, что «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ №113160, и объекты имеют одинаковое назначение.

        Сравнительный анализ представленного для осмотра банного чана с печью и патента РФ на полезную модель №185338показал следующее

Поскольку внешним осмотром представленного изделия установлено, что отличие заключается только в количестве граней, кроме того, по утверждению ответчика данное изделие является «Банным чаном «PREMIUM» на подставке с печью», экспертом был проведен сравнительный анализ патента РФ №185338 и осмотренного изделия.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде единой конструкции, содержащей металлические емкость и печь, закрепленную под емкостью посредством сварки. Емкость выполнена граненой, состоящей из 3 рядов плоских граней, и имеет плоское дно. Печь также выполнена граненой, количество граней печи и емкости совпадает. По верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева. Внутри емкости размещены сидения и настил на дне из дерева. В центре емкости установлен столик, который является съемным, по просьбе эксперта был снят в процессе осмотра.

Результаты сравнения признаков представлены в сравнительной таблице 2.

При проведении анализа экспертом производилось сравнение конструктивных элементов изделия с признаками полезной модели, отражёнными в её формуле, сопоставление осуществлялось, исходя из смыслового содержания и функционального назначения признаков, с учётом словарных значений использованных терминов.

На основании сравнения признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 185338 и объекта экспертизы, эксперт сделала вывод о том, что изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью», осмотренный в процессе проведения экспертизы, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №185338.

Сравнительный анализ банного чана без печи и патента РФ на промышленный образец №113161показал следующее.

В связи с тем, что для осмотра ответчиком не было представлено в готовом виде изделие, соответствующее приложению 2 к договору № РК01-02531 от 22.10.2020, предоставленному эксперту для проведения экспертизы, экспертом проведен сравнительный анализ патента РФ №113161 и изделия, раскрытого в приложении 2 к договору № РК01-02531 от 22.10.2020 с учётом осмотра банного чана без печи.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде граненой металлической емкости, состоящей из 3 рядов плоских граней. В соответствии со спецификацией из приложения 2 к договору № РК01-02531 от 22.10.2020 изделие содержит сиденья по кругу, подставка под ноги и бортики со спинкой по кругу из лиственницы.

Результаты сравнения признаков представлены в сравнительной таблице 3.

На основании сравнения существенных признаков промышленного образца РФ № 113161 и осмотренного изделия эксперт пришел к выводу о том, что изделие «Банный чан «PREMIUM» на подставке» содержит все существенные признаки промышленного образца «Банный чан» по патенту Российской Федерации № 113161.

При сравнении общего впечатления, производимого на информированного потребителя запатентованным промышленным образцом и объектом исследования, экспертом было учтено условие п.75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов и их формы, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ 30.09.2015 № 696 (далее – Правила ПО), которое устанавливает, что под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

При оценке общего впечатления эксперт воспользовался методологическим подходом, выработанным правоприменительной практикой в вопросах оценки существенности признаков промышленного образца и его оригинальности при экспертизе заявок на промышленный образец и нашедшим отражение в Руководстве, устанавливающем, что общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу, или ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу (п.287 Руководства). Данный подход применяется и при оценке общего впечатления при сравнении запатентованного промышленного образца и объекта экспертизы.

Объекту экспертизы (на фото из спецификации в приложении к договору) присущ отличительный признак, заключающийся в наличии стола по центру. Однако упомянутый отличительный признак не является доминантным, при его исключении из изделия общий внешний вид этого изделия не изменится до такой степени, чтобы отличить объект экспертизы от решения внешнего вида изделия, известного из патента №113161.

Банный чан по патенту на промышленный образец №113161 также не содержит существенных (доминантных) признаков, которые не были бы использованы в объекте экспертизы.

В связи с этим эксперт сделал вывод о том, что «Банный чан «PREMIUM» на подставке» содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ №113161, при этом объекты имеют одинаковое назначение.

      Сравнительный анализ представленного для осмотра банного чана без печи и патента РФ на полезную модель №185118 показал следующее.

В независимом пункте формулы полезной модели №185118 выделены и пронумерованы признаки, характеризующие полезную модель.

Осмотренное изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде граненой металлической емкости, состоящей из 3 рядов плоских граней и имеющей плоское дно.

Результаты сравнения признаков представлены в сравнительной таблице 4.

При проведении анализа экспертом производилось сравнение конструктивных элементов изделия с признаками полезной модели, отражёнными в её формуле, сопоставление осуществлялось, исходя из смыслового содержания и функционального назначения признаков, с учётом словарных значений использованных терминов.

        На основании сравнения признаков независимого пункта формулы полезной

модели по патенту РФ № 185118 и объекта экспертизы эксперт сделала вывод о том, что изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке», осмотренное в процессе проведения экспертизы, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №185118.

        Таким образом, на все поставленные судом вопросы эксперт ответила утвердительно: в представленных эксперту на осмотр изделиях ответчика использованы все признаки независимых пунктов формулы полезных моделей по патентам РФ №185118 и № 113161, также изделия ответчика содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы по патентам РФ №113161 и 113160, при этом объекты имеют одинаковое назначение.

Доводы ответчика о недопустимости представленного по результатам проведенной судебной экспертизы экспертного заключения   судом расценены несостоятельными.

Заключение экспертов является одним из доказательств по делу и исследуется наряду с другими доказательствами (ст. 64, 82, 86 АПК РФ).

В рамках данного дела судебная экспертиза проведена в порядке, предусмотренном ст. 82 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 АПК РФ на основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его.

Требования к заключению экспертов предусмотрены ч. 2 ст. 86 АПК РФ.

Согласно статье 8 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Экспертное заключение патентоведа ФИО3 оформлено в соответствии с требованиями ст. 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения, экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах экспертов отсутствуют. Эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В экспертном заключении содержатся ответы на поставленный судом вопрос, заключение мотивировано, выводы эксперта предельно ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, содержат ссылки на представленные судом для производства экспертизы доказательства.

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Само по себе несогласие ответчика с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта не свидетельствуют о его недостоверности.

Арбитражный суд оценил заключение эксперта и не нашёл оснований сомневаться в его достоверности. Противоречий в выводах эксперта не имеется, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленный судом вопрос эксперт ответила вполне определенным образом, с приведением изложения методики проведения исследовательской части экспертизы.

Таким образом, заключение экспертизы в силу ст. 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ является надлежащим доказательством по делу.      

В соответствии с п. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

 Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьям 82 и 87 АПК РФ относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу. Удовлетворение ходатайства о проведении повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Устное ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной экспертизы не содержит как указания на то, по каким конкретно причинам представитель истца полагает заключение судебной патентно-технической экспертизы недостоверным, так и указания на то, какие именно противоречия имеются в заключении эксперта.

Поскольку заключение эксперта соответствует требованиям ст. 82 АПК РФ, Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", содержит подробное описание проведенного исследования, результаты исследования с указанием примененных методов, конкретные ответы на поставленные судом вопросы, оно не допускает неоднозначное толкование, не вводит в заблуждение, является достоверным и допустимым доказательством,  арбитражный суд отклонил ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной экспертизы.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Обращаясь в суд, истец заявлял о том, что ответчиком изготавливаются, предлагаются к продаже, продаются изделия, при изготовлении которых используются технические решения, охраняемое по указанным выше патентам РФ на промышленные образцы и полезные модели.

Как следует из содержания счета, выставленного ответчиком ООО «АРХСТРОИИНВЕСТ», стоимость двух изделий, предлагаемых к продаже ответчиком, составляет 499 400 рублей.  Из условий п.п. 3.1. и 3.2. договора № (заказ) № РК01-02531 от 22.10.2020, следует, что ответчик готов поставить товар в течение 3-х рабочих дней при условии его наличия, а срок изготовления товара составляет не более 45 календарных дней. Приведенные положения договора позволяют предположить, что деятельность, нарушающая права истца, осуществляется ответчиком в течение длительного времени и не ограничивается разовым предложением к продаже двух контрафактных товаров.

Исходя  из    периода  нарушения   прав,   стоимости   предлагаемых ответчиком  к  продаже  изделий,  количества  незаконно   используемых  результатов интеллектуальной   деятельности  при предъявлении настоящего иска истец просил     суд   определить подлежащую взысканию с ответчика компенсацию в размере 500 000 рублей.

Однако при определении суммы компенсации истец исходил из того, что на дату подачи искового заявления в суд имеющимися в распоряжении истца доказательствами подтверждался лишь факт предложения к продаже ответчиком изделий, нарушающих патентные права истца.

Вместе с тем, в судебном заседании представитель ответчика подтвердил, что ООО «Родник» является и изготовителем спорных изделий.

Согласно заключению эксперта:

-изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит все существенные признаки промышленного образца «Банный чан» по патенту РФ №113160, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ №113160, и объекты имеют одинаковое назначение;

-изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №185338;

-изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке» содержит все существенные признаки промышленного образца «Чан» по патенту РФ №113161, а также такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Чан» по патенту РФ №113161, и объекты имеют одинаковое назначение.

-изделие ответчика «Банный чан «PREMIUM» на подставке» содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №185118.

Из описательной части заключения эксперта также следует, что осмотр изделий «Банный чан «PREMIUM» на подставке с печью» и «Банный чан «PREMIUM» на подставке», представленных для проведения экспертизы, осуществлен экспертом по месту производства ООО «Родник» по адресу: <...>.

Кроме того, из информации сайта, принадлежащего ООО «Родник», следует, что спорные изделия предлагаются ответчиком к продаже до настоящего времени, что подтверждается информацией сайта на 19.05.2021.

Исходя из длительного периода нарушения прав, стоимости изготавливаемых и предлагаемых ответчиком к продаже изделий, количества незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельности истец просит определить размер компенсации в размере 2 000 000 рублей.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца подтвержден материалами дела, требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере  2 000 000 рублей  за нарушение прав на  промышленный образец по патенту Российской Федерации №113160, промышленный образец по патенту Российской Федерации №113161, полезная модель по патенту Российской Федерации №185338, полезная модель по патенту Российской Федерации №185118 следует признать законными и обоснованными.

Оснований для  снижения размера компенсации  суд не усматривает.

Бремя доказывания наличия обстоятельств о необходимости снижения размера компенсации возложено на ответчика. Также ответчик должен подтвердить факт наличия оснований для снижения компенсации именно на момент совершенного им нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика.

В данном же случае ответчик не привел каких-либо аргументов и доказательств, обосновывающих необходимость снижения заявленной суммы компенсации.

Снижение судом размера компенсации, несмотря на то, что ответчиком не представлены конкретные доказательства, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием его заявления, неосновательно освобождает ответчика от риска наступления последствий непредоставления доказательств, нарушая тем самым принципы равноправия сторон и состязательности судебного процесса.

Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенция совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ обстоятельства дела и доказательства, представленные истцом в обоснование своих требований, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ООО «СБЧ» иска о взыскании с ответчика 2 000 000 рублей 00 копеек компенсации, являющейся соразмерной грубому характеру правонарушения, его длительности и неустранимости данного нарушения на момент принятия судом решения по настоящему делу.

 В соответствии со статьей 110 АПК РФ  судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине, а также по проведенной по делу судебной экспертизе  подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. 106, 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Родник» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) прекратить изготавливать, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в гражданский оборот изделия, в которых использованы промышленный образец по патенту Российской Федерации №113160, промышленный образец по патенту Российской Федерации №113161, полезная модель по патенту Российской Федерации №185338, полезная модель по патенту Российской Федерации №185118.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Родник» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СБЧ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 2 000 000 рублей 00 копеек, расходы по государственной пошлине по иску в размере 25 000 рублей и расходы по проведенной по делу судебной экспертизе в размере 45 000 рублей 00 копеек.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Родник» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) опубликовать решение суда о неправомерном использовании промышленного образца по патенту Российской Федерации №113160, промышленного образца по патенту Российской Федерации №113161, полезной модели по патенту Российской Федерации №185338, полезной модели по патенту Российской Федерации №185118 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Родник» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 20 000 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине по иску.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 денежные средства в размере 45 000 рублей за проведенную по делу судебную экспертизу.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                        И.В. Лузарева