Гражданский кодекс часть 1

о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Содействие» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3 лицо: Компания «ФИО1.»

В судебном заседании приняли участие:

от заявителя: представитель ФИО2, доверенность № 05-28/00509; представитель ФИО3, доверенность № 05-28/03403 от 03.03.2009; представитель ФИО4, доверенность от 14.04.2009 № 14-2-16/06309;

от ООО « Предприятия «Содействие»: директор ФИО5, паспорт;

от Компании «ФИО1.»: представитель ФИО6, доверенность от 24.03.2009; представитель ФИО8, доверенность от 12.02.2009.

установил: Таганрогская таможня обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Содействие» (далее – Общество, ООО «Предприятие «Содействие») к административной ответственности по статье 14.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – незаконное использование чужого товарного знака.

Определением суда от 25.09.2009 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена организация – потерпевшая от действий ООО «Предприятие «Содействие»: Компания «ФИО1.», являющаяся обладателем исключительных прав на серию товарных знаков, содержащих словесный элемент «Raffaello».

В судебном заседании представитель таможенного органа настаивал на удовлетворении заявленных требований, пояснив наличие в деяниях Общества состава административного правонарушения, предусмотренного ст.14.10 КоАП РФ. Просил привлечь Общество к административной ответственности в соответствии с санкцией вышеуказанной статьи. В обоснование своей позиции привел доводы, изложенные в заявлении и дополнительных пояснениях, приобщенных с учётом мнения сторон, к материалам дела.

Представитель Общества, привлекаемого к ответственности, просил в удовлетворении заявленного требования отказать. Представил письменное дополнение к отзыву, в котором указал на отсутствие в протоколе об административном правонарушении описания объективной стороны правонарушения по ст.14.10 КоАП РФ, ввиду того, что текст протокола не позволяет определить, какие признаки сходства до степени смешения выявлены Таганрогской таможней в отношении ввезенных Обществом конфет с товарным знаком «Raffaello». Кроме того, Общество считает заключение эксперта Таганрогской межрайонной Торгово-промышленной палаты № 085 01 01098 от 28.07.2009 и заключение эксперта ЭКО Таганрогской таможни № 14-09-10-2009/078 от 20.08.2009 ненадлежащими доказательствами по делу, поскольку указанные заключения, по мнению Общества, являются неполными. При этом утверждает, что заключение № ПС-1/09 от 17.08.2009, выполненное патентным поверенным ФИО7, отражает результаты сравнительного исследования этикетки конфет «Мicячный Рафаель» с товарными знаками по свидетельствам №№ 142779, 739677, 739838, 729178, этикетки конфет «Confetteria Raffaello», а также непосредственно конфет «Confetteria Raffaello» и «Мicячный Рафаель». Общество считает, что в процессе исследования этикетки конфет «Мicячный Рафаель» с товарными знаками по свидетельствам №№ 142779, 739677, 739838, 729178 патентным поверенным ФИО7 был дан анализ звукового, графического, смыслового сходства словесных обозначений, сходства изобразительных обозначений по составляющим элементам, предусмотренным п.п. 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил составления, выдачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в отношении каждого товарного знака. Указанное заключение также содержит анализ внешнего вида этикеток и непосредственно конфет.

При этом, представителем Общества заявлено устное ходатайство об опросе в судебном заседании патентного поверенного ФИО7

Представитель таможенного органа и 3 лица возражали против указанного процессуального действия.

Рассмотрев указанное ходатайство, с учетом мнения сторон, суд не счел целесообразным производить опрос патентного поверенного ФИО7 ввиду достаточности представленных материалов.

Представители Компании «ФИО1.» в судебном заседании просили удовлетворить заявление Таганрогской таможни, привлечь Общество к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ. Представили в материалы дела письменный отзыв с изложением своей позиции, приобщенный судом, с учётом мнения сторон, к материалам дела.

Изучив материалы дела, и оценив представленные доказательства, суд установил следующее.

23 июня 2009 года на Таганрогский таможенный пост Таганрогской таможни подана ГТД № 10319013/230609/0001324 на часть товара № 1 "конфеты Лунный Рафаэль" (450 ящ. общим весом 1350 кг), ввозимого по контракту от 11.04.2008 № 11-04/1-ДЕ-08 заключенного между отправителем товара - ООО «Вива" (Украина, г. Луцк) и получателем - ООО "Предприятие "Содействие" Россия, г. Ростов-на-Дону), прибывшего на транспортных средствах с регистрационными номерами АС0025АЕ, АС0100ХХ.

При проверке документов и сведений таможенным органом было установлено, что на таможенную территорию РФ ввезен товар "конфеты" для оформления в режиме ИМ 40 "выпуск для внутреннего потребления". В ходе таможенного контроля должностными лицами Таганрогского таможенного поста было принято во внимание письмо ЮТУ от 24.06.2009 № 30-13/10790 "О направлении срочного профиля риска № 20/10300/24062009/90227" о необходимости проведения таможенного досмотра с целью выявления товаров, маркированных товарными знаками, по ГТД 010319013/23 0 6 09/000 1 3 24, получатель ООО "Предприятие "Содействие". Исходя из применения прямых мер по минимизации риска, установленных профилем риска 20/10300/24062009/90227, проведен таможенный досмотр прибывших на территорию РФ товаров.

Актом таможенного досмотра № 10319013/240609/000106 установлено, что в грузовом отделении транспортного средства находится 450 картонных коробок, согласно надписи на ярлыке "конфеты "Лунный Рафаэль", на коробках имеется логотип "ШОКО БУМ", на ярлыках надпись "изготовитель ООО "Вива" (Украина). На фотографиях, сделанных при досмотре, видно, что упаковка конфеты прямоугольной формы, лицевая сторона - прозрачная, оборотная сторона - голубого цвета, на лицевой стороне в овале белого цвета с золотистой окантовкой красными буквами нанесена надпись "РАФАЕЛЬ", от овала в противоположные стороны расходятся 2 белые полосы с нанесенными на них надписями "ШОКО БУМ" в сочетании черного и красного цветов. Полосы имеют рельефную окантовку золотистого и красного цветов. Слово "БУМ" имеет знак R в окружности.

Таким образом, в ходе таможенного досмотра были получены данные, указывающие на ввоз на таможенную территорию РФ товаров с маркировкой, сходной до степени смешения с изобразительным товарным знаком "Raffaello".

В своём заявлении, поданном в Таганрогскую таможню, представитель правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8 (исх. от 24.06.2009, б/н), действующий на основании доверенности от 12.02.2009, сообщил, что компания "Soremartec S.A." (ФИО9, 5-Арлон, Бельгия) является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных согласно международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и зарегистрированного согласно российской национальной регистрации товарного знака № 142779, действие которых распространяется на товары, относящиеся к 30 классу товаров по МКТУ, в том числе на "кондитерские изделия". Правообладатель усматривает признаки незаконного использования товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с указанными свидетельствами и просит привлечь ООО "Предприятие "Содействие" к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Посчитав, что имеются достаточные данные, указывающие не признаки административного правонарушения, определением от 26.06.2009 Главным государственным таможенным инспектором ОТН и ТО Таганрогской таможни возбуждено дело № 10319000-315/2009 в отношении ООО «Предприятие «Содействие» об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ и определено проведение административного расследования.

На основании проведенной проверки старшим уполномоченным по ОВД отдела административных расследований Таганрогской таможни ФИО4 26.08.2009 составлен протокол об административном правонарушении № 10319000-315/2009 в отношении ООО «Предприятие «Содействие».

На основании статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях протокол и материалы к нему направлены в Арбитражный суд Ростовской области для привлечения общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.6 ст. 205 АПК РФ, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Пункт 24 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 от 02.06.2004 указал, что при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности судам следует проверить, были ли приняты административным органом необходимые и достаточные меры для извещения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о составлении протокола об административном правонарушении в целях обеспечения возможности воспользоваться правами, предусмотренными статьей 28.2 КоАП РФ.

Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица (часть 2 статьи 25.4 КоАП РФ).Указанный перечень законных представителей юридического лица является закрытым.

В рассматриваемом случае, протокол об административном правонарушении от 26 августа 2009г. составлен в отсутствие законного представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, при наличии сведений о его надлежащем извещении о дате, месте и времени составления протокола. В материалах дела ( том 2 лист дела 248) имеется письменное уведомление директора ООО «Предприятие «Содействие» ФИО5 (исх. № 14-02-16/13566 от 03.08.2009) о составлении протокола об административном правонарушении 26 августа 2009г. в 14 час. 00 мин. в отделе административных расследований Таганрогской таможни. На указанном уведомлении имеется подпись директора Общества ФИО5 о его вручении 10.08.2009. Полномочия директора подтверждаются решением об учреждении Общества от 01.09.1995.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о соблюдении таможенным органом процессуальных норм и правил при производстве по делу об административном правонарушении.

Изучив и оценив имеющиеся документы, суд пришел к выводу о том, что требование заявителя подлежит удовлетворению, в связи с наличием в действиях Общества состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с названной статьей незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа.

Объектом правонарушения являются охраняемые государством права правообладателя, в частности на товарные знаки (словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения). В соответствии с Законом РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц, то есть обозначения, способные отличать, соответственно, товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других лиц.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном данным Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его правообладателя.

В соответствии со статьей 6 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Согласно статье 6. quinquies Конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется.

Статьей 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в государственном реестре товарных знаков и знаком обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьями 1225, 1229, 1233, 1254, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами.

Статьей 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусмотрено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, других, но однородных товаров.

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя (статья 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Объективная сторона правонарушения состоит в использовании чужого товарного знака без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного до смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован: на товарах, этикетках, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Субъектом ответственности данного правонарушения является лицо, незаконно использовавшее товарный знак, без разрешения правообладателя.

Из имеющихся материалов таможенного контроля, документов, поступивших от представителя правообладателя и информации о регистрации товарных знаков, усматривается, что по ГТД № 10319013/230609/0001324 на территорию РФ был осуществлен ввоз товара, обозначенного наименованием "Лунный Рафаель", при этом ввоз товаров был сопряжен с незаконным использованием товарного знака «Raffaello».

Согласно п.8 ст. 11 ТК РФ, ввоз товаров и (или) транспортных средств на Таможенную территорию РФ - это фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной границы и все последующие предусмотренные ТК РФ действия с товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска таможенными органами.

Ст. 360 ТК РФ предусмотрено, что товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ, считаются находящимися под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию РФ и до момента выпуска для свободного обращения.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о полноте описания в протоколе об административном правонарушении объективной стороны правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ и о достаточности и допустимости представленных доказательств в обоснование заявленных требований Таганрогской таможни о том, что по ГТД № 10319013/230609/0001324 на территорию РФ осуществлен ввоз товара, сопряженного с незаконным использованием товарного знака "Raffaello".

Так, протокол об административном правонарушении содержит следующее.

26.06.2009 в Таганрогскую таможню поступило заявление представителя правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8 (исх. от 24.06.2009, б/н), действующего на основании доверенности от 12.02.2009, о необходимости привлечения к административной ответственности по статье 14.10 КоАП России ООО «Предприятие «Содействие».

Представитель правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8, письмом от 03.06.2009 сообщил, что реализация контрафактной продукции причиняет правообладателю ущерб, в соответствии с абз.2 п.2 ст. 15 ГК РФ в виде упущенной выгоды в размере стоимости товара "конфеты "Лунный Рафаэль". В пакете документов к ГТД №10319013/230609/0001324 стоимость товара вместе с таможенными пошлинами, налогами за таможенное оформление товара "конфеты "Лунный Рафаэль", составляет 115504,12руб.

При производстве по делу об административном правонарушении таможенным органом было направлено определение об истребовании сведений от 01.07.2009 у ООО «Предприятие «Содействие».

В ответ на указанное определение, Общество письмом от 02.07.2009 исх.№8 сообщило что, товарный знак «ШокоБум», с этикеткой «Мисячный (Лунный) Рафаэль», зарегистрирован в Государственном департаменте интеллектуальной собственности Украины (Патент №17781 от 10.11.2008). Согласно ст. 8 Таможенного кодекса РФ, ст. 6 Парижской I конвенции, по охране промышленной собственности, от 24.03.1883, подписанный Россией в 1993 г., каждый товарный знак надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождении, может быть заявлен в других странах, к которым применяется данная конвенция и охраняется таким, какой он есть. Копия патента №17781 приложена к ГТД № 10319013/260609/0001381. Считает решение антимонопольного комитета Украины, на которое ссылается правообладатель, противоречит логике, здравому смыслу и полномочиям антимонопольного комитета, что в настоящее время оспаривается в Украинском суде производителем конфет «Лунный Рафаэль». Считает, что в определении по делу от 26.06.2009 и 01.07.2009 ошибочно указан торговый знак «Рафаэль» тогда как торговым знаком производителя является знак «ШокоБум», а на этикетке написано слово «Мисячный (Лунный) Рафаэль», а не просто «Рафаэль», как указано в определении о возбуждении дела об административном правонарушении №103 1 90 00-315/2009 от 26.06.2009. Считает обращение правообладателя в ЮТУ и его ответ на запрос Таганрогской таможни ошибочным и безосновательным.

Представитель правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8 в письме от 06.07.2009 сообщил что, на территории Украины в соответствии с Патентом №17781 от 10.11.2008 зарегистрирован товарный знак «ШокоБум», а на этикетке написано слово «Мисячный (Лунный) Рафаэль», правообладателем которого является ООО "Вива" (Украина). Компания "Soremartec S.A." осуществляет оспаривание законности регистрации данного промышленного образца. На территории Украины было принято решение Антимонопольного комитета Украины в отношении упаковки конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль". Согласно данному решению действия ООО "Вива" (Украина) относительно нанесения на упаковку и обертку конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль" совокупности обозначений, которые использует компания "Soremartec S.A." на упаковках и обертках продукции под торговой маркой "Raffaello", которые могут повлечь смешение относительно хозяйственной деятельности компании "Soremartec S.A." и привести к получению неправомерного превосходства в конкуренции, были признаны нарушениями, предусмотренными п. 1 ч.3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ч. I ст. 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». ООО "Вива" (Украина) обязано прекратить производство и реализацию конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль" в упаковках и обертках, которые содержат совокупность обозначений, которые использует компания "Soremartec S.A." на упаковках и обертках продукции под торговой маркой "Raffaello", и уплатить денежный штраф. Однако представитель правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8 считает, что патент №17781 от 10.11.2008 охраняется на территории Украины и его действие на территорию РФ не распространяется. Вопрос о незаконном использовании ООО «Предприятие «Содействие» товарных знаков, зарегистрированных согласно международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и зарегистрированного согласно российской национальной регистрации товарного знака № 142779.

В ходе производства по делу об административном правонарушении у таможенного органа возникла необходимость в использовании специальных познаний о товарных знаках, согласно ст. 26.4 КоАП РФ, в связи с чем, 01.07.2009 было вынесено определение о назначении комплексной экспертизы, с целью проведения идентификационных и товароведческих исследований. После ознакомления с определением лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП и потерпевшего, определение было направлено на исполнение начальнику криминалистического отделения Таганрогской таможни. В ходе проведения идентификационных исследований товарного знака была установлена необходимость участия патентного поверенного Комитета РФ по патентам и товарным знакам (Роспатента). В связи с чем, 07.07.2009 вынесено определение о назначении идентификационной экспертизы. 08.07.2009 с определением о назначении идентификационной экспертизы законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП - директор ООО «Предприятие «Содействие» ФИО5 лично ознакомлен 08.07.2009. После ознакомления с определением лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП и потерпевшего, определение было направлено на исполнение в Таганрогскую межрайонную торгово-промышленную палату. Начальником управления экспертизы и оценки ТМТПП для проведения идентификационных исследований товарного знака был предложен патентный поверенный Роспатента эксперт фирмы «Донэкспертиза» ФИО10. 14.07.2009. в Таганрогскую таможню поступило письмо ООО «Предприятие «Содействие» от 14.07.2009 № 75 о том, что ФИО10 в силу ее специализации является поверенной только по изобретениям и полезным моделям и не является экспертом по товарным знакам. После чего, в качестве специалиста в области товарных знаков в проведении экспертизы участвовал патентный поверенный Комитета РФ по патентам и товарным знакам (Роспатента) Убогий В.Н., регистрационный номер № 403, тип на работы - без ограничений.

Заключение эксперта Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты № 085 01 021098 составлено квалифицированными специалистами: начальником управления экспертизы и оценки ТМТПП ФИО11 стаж работы в экспертной деятельности - 16 лет, патентный поверенный Комитета РФ по патентам и товарным знакам (Роспатента) Убогий В.П., регистрационный номер № 403, тип работы — без ограничений. Согласно заключению эксперта Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты № 085 01 021098 от 28.07.2009 обозначение в композиции, включающей словесные элементы «Рафаэль», нанесенное на этикетки товара, производитель ООО "Вива" (Украина), является сходным до степени смешения с изображением товарного знака "Raffaello", зарегистрированного согласно международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и зарегистрированного согласно российской национальной регистрации товарного знака № 142779, представленной компанией "Soremartec S.A.". Представленные на экспертизу образцы этикеток товара конфеты "Мисячный (Лунный) Рафаэль", являющегося предметом административного правонарушения, обладают признаками незаконного использования (контрафактности) товарного знака "Raffaello".

Заключение эксперта №14-09-10-2009/078 от 20.08.2009 составлено начальником криминалистического отделения Таганрогской таможни, подполковником таможенной службы ФИО3, стаж экспертной работы 12 лет.

Согласно заключению эксперта №14-09-10-2009/078 от 20.08.2009 словесный элемент «Рафаэль», конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль", сходен до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными компанией "Soremartec S.A.", по свидетельствам № 729178, 739838, 142779. Партия конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль", в количестве 450 ящиков, 1350кг обладает признакам незаконного использования (контрафактности) товарных знаков, зарегистрированных компанией "Soremartec S.A.", по свидетельствам № 729178, 739838, 142779. Партия конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль" в количестве 450 ящиков, 1350кг, являющихся предметом административного правонарушения, обладает признаками незаконного использования (контрафактности) товарных знаков, не может находиться в свободном обороте, по состоянию на 23.06.2009 потребительских свойств не имеет, рыночной стоимости не имеет.

Представителем правообладателя компании "Soremartec S.A." ФИО8 образцы товара были представлены патентному поверенному РФ (свидетельство №412), имеющему стаж работы в области правовой охраны товарных знаков более 15 лет, ФИО12 для проведения идентификационных исследований. Патентным поверенным РФ ФИО12 был составлен акт исследований от 15.07.2009 согласно которому, представленная на исследование продукция (конфеты "Мисячный (Лунный) Рафаэль") является контрафактной. Имеет следующие признаки контрафактности: на представленном образце размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками "Raffaello", то есть на исследуемых образцах незаконно (без разрешения правообладателя) использованы обозначения товарных знаков "Raffaello", зарегистрированных согласно международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и российской национальной регистрации товарного знака № 142779, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ. Компания "Soremartec S.A." не производила исследуемые образцы. Правообладателем товарных знаков "Raffaello", зарегистрированных согласно международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и российской национальной регистрации товарного знака № 142779 является компания "Soremartec S.A.". Правообладателем никогда не выдавались ООО «Предприятие «Содействие» какие-либо разрешительные документы на использование товарных знаков "Raffaello" или сходных с ними до степени смешения обозначений, каких-либо договоров не заключалось.

23.07.2009 в Таганрогскую таможню ООО «Предприятие «Содействие» представило ответ ООО «Юрком» на запрос о правомочности ввоза на территорию РФ конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль". В письме от 21.07.2009 №1109 ООО «Юрком» изложило что, товарный знак "Мисячный (Лунный) Рафаэль" выполнен в цветовом сочетании, которое существенно отличается от цветового сочетания обоих товарных знаков "Raffaello", а также само словосочетание "Мисячный Рафаэль" выполнено на украинском языке, что в переводе означает Лунный Рафаэль. Товарные знаки "Мисячный (Лунный) Рафаэль" и "Raffaello" в подобном сочетании не является тождественными или сходными до степени смешения обозначениями для однородной группы товаров. Товарный знак "Raffaello" является словесным обозначением, товарный знак "Мисячный (Лунный) Рафаэль" является комбинированным обозначением; сочетающим в себе словесное и изобразительное обозначения, что дает ему дополнительную различительную способность.

На запрос Таганрогской таможни о правомочности проведенных идентификационных исследований ООО «Юрком» в письме от 29.07.2009 №1209 сообщило, что 21.07.2009 за №1109 ООО «Юрком» предоставило ООО Предприятие «Содействие» письменную консультацию. ООО «Юрком» не проводит идентификационных исследований на предмет установления признаков контрафактности товаров по незаконному использованию чужих товарных знаков. В штате ООО «Юрком» нет патентных поверенных Роспатент, обладающих правом установления признаков контрафактности товаров по незаконному использованию чужих товарных знаков. Специалистами ООО «Юрком» при даче письменной консультации не принималось решение о тождественности и сходстве до степени смешения товарных знаков.

12.08.2009 в Таганрогскую таможню было представлено ходатайство ООО Предприятие «Содействие» от 11.08.2009 №80 о проведении повторной экспертизы на основании того, что эксперту ТМТПП не был представлен патент №17781 и с определением о назначении идентификационной экспертизы ООО «Предприятие Содействие» не было ознакомлено. По сути заключения эксперта ТМТПП № 085 01 021098 ООО «Предприятие «Содействие» изложило несколько вопросов. 12.08.2009 определением Таганрогской таможни в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении было отказано в связи с тем, что с определением о назначении идентификационной экспертизы ООО «Предприятие «Содействие» до исполнения, согласно ст. 26.4 КоАП РФ, было ознакомлено, а в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" отсутствуют основания для проведения повторной экспертизы. Начальником управления экспертизы и оценки ТМТПП ФИО11 в письме от 13.08.2009 №360-07 на вопросы, представленные ООО «Предприятие «Содействие» был дан ответ, согласно которому в заключении эксперта ТМТПП № 085 01 021098 от 08-28 июля 2009 года, выполненного с участием патентного поверенного РФ (per. №403), по существу вопроса дан конкретный ответ, для получения которого не требовалось изучение вопросов, сформулированных директором ООО «Предприятие «Содействие» ФИО5.

17.08.2009 письмом исх.№ 88 ООО «Предприятие «Содействие» в
Таганрогскую таможню представило ответ на поставленные вопросы главному
патентоведу НИИ Физической и Органической химии, ФГОУ ВПО «Южный
Федеральный Университет» Евразийского и Российского поверенного ФИО7
(свидетельство №192, №111). ФИО7 сделан вывод о том что, сравнение обозначений "Мисячный (Лунный) Рафаэль" и "Raffaello" показывает, что, несмотря на отдельное словесное и изобразительное сходство, внешний вид этикетки "Мисячный (Лунный) Рафаэль" не ассоциируется с внешним видом этикетки "Raffaello", и эти обозначения не могут быть смешаны потребителем.

Протокол об административном правонарушении содержит вывод таможенного органа о том, что вывод ФИО7 не был учтен в связи с тем, что в соответствии с «Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденными приказом Роспатента от 27.03.1997 №26 если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения, и что эти элементы важны для осуществления обозначениями их отличительной функции, то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (при различии словесных элементов). Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение следует считать сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.

Кроме того, в протоколе об АП приведен ряд доводов по поводу необоснованности Заключения № ПС-1/09 от 17.08.2009, в том числе представителя правообладателя компании "Soremartec S.A.", которая письмом от 18.08.2009 сообщила, что действующее законодательство РФ не предусматривает восприятия потребителем идентичности двух сходных обозначений в качестве обязательного признака неправомерности использования одного из них. В качестве такого признака выступает лишь вероятность смешения - в соответствии с ч.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Указанное обстоятельство подтверждено судебной практикой. Так, согласно Постановлению Президиума ВАС от 18 июля 2006 года №3691/06 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Имеется вывод о том, что ФИО7 не было принято во внимание еще одно обстоятельство, существенное значение которого подтверждено Постановлением Президиума ВАС от 18 июля 2006 года №3691/06-согласно указанному постановлению, в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства следует учитывать основное правило, согласно которому вывод делается на восприятие не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Таможенным органом сделан вывод, что ФИО7 рассматривала элементы обозначений в отдельности, что привело к необоснованному заключению. Правообладатель товарного знака "Raffaello" согласия на изготовление конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль" на Украине не давал. Более того, правообладатель оставляет за собой право защищать свои права, нарушенные изготовлением конфет "Мисячный (Лунный) Рафаэль", на Украине всеми способами, предусмотренными украинским законодательством.

Дав оценку материалам административного дела, суд счел доказанным факт ввоза Обществом на таможенную территорию РФ по ГТД №10319013/230609/0001324 партию конфет «Лунный Рафаэль» (450 ящ. общим: весом 1350 кг), с изображением сходного до степени смешения товарного знака «Raffaello», зарегистрированного компанией Soremartec S.A.» (Бельгия), по международным свидетельствам о регистрации товарных знаков № 729178 и 739838 и российской национальной регистрации товарного знака № 142779, не имея лицензионного соглашения с компанией Soremartec S.A.» (Бельгия), чем Общество нарушило требования ст. 1484 ГК РФ и совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.10 КоАП РФ - незаконное использование чужого товарного знака.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признаётся виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. ООО «Предприятие «Содействие» в соответствии с контрактом и спецификациями, ввозило на таможенную территорию РФ партию конфет "Мисячний (Лунный) Рафаэль», сходную до степени смешения с товарным знаком "Raffaello". Мер к получению информации из Роспатента о наличии правообладателя товарного знака "Raffaello» на территории РФ ООО «Предприятие «Содействие» не предпринимало.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что у ООО «Предприятие «Содействие» имелась возможность для соблюдения ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ, но ООО «Предприятие «Содействие» не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Одним из принципов привлечения к ответственности является правовой принцип индивидуализации, который выражается в том, что при привлечении лица к административной ответственности, учитываются характер правонарушения, степень вины нарушителя и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Исследовав и изучив материалы дела, суд установил, что общество ранее к административной ответственности не привлекалось, в связи с чем, суд счёл возможным наложить на Общество минимальный размер административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 14.10 КоАП РФ, то есть в размере 30 000 рублей.

Кроме того, статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена конфискация предметов административного правонарушения.

Изъятый в рамках данного административного дела товар не может находиться в обороте на территории Российской Федерации и подлежит изъятию в силу части 3 статьи 3.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 3 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом данные вопросы разрешаются судом независимо от привлечения лица к административной ответственности.

В соответствии с протоколом об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей от 26.06.2009, арест наложен на следующие товары: конфеты, глазированные шоколадной глазурью «Лунный Рафаэль», указанные в дополнительном листе № 1 к ГТД № 103190013/230609/0001324, в количестве 450 ящиков (1350 кг). Товар находится в грузовом отделении транспортного средства г/н АС 0025 АЕ/АС 0025 АЕ и п/прицепа г/н АС 0100ХХ. Товар упакован в картонные коробки, на ярлыке имеются следующие надписи: конфеты «Лунный Рафаэль», изготовитель ООО «Вива», масса нетто 3,0 кг, масса брутто 3,25 кг, срок годности 6 месяцев, состав продуктов. Упаковка конфеты с лицевой стороны – прозрачная, с оборотной стороны – голубого цвета, на лицевой стороне в овале белого цвета с золотистой окантовкой красными буквами нанесена надпись «Рафаэль», от овала в противоположные стороны расходятся 2 белые полосы с надписью «ШокоБум» в сочетании чёрного и красного цветов.

Товары, транспортные средства, на которые наложен арест, переданы на ответственное хранение ФИО5, <...>.

Оплата государственной пошлины за рассмотрение заявлений о привлечении к административной ответственности Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Содействие», 344018, <...>, ОГРН <***>, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим банковским реквизитам:

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва;

БИК: 044583001;

Номер счета: 40314810200000000008;

Получатель: Управление федерального казначейства МФ России по г. Москве;

Назначение: 10319000 ЮТУ, Таганрогская таможня;

ИНН: <***>;

ОКАТО: 60437000000.

Код бюджетной классификации: 15311604000010000140;

Конфисковать предмет административного правонарушения – «конфеты «Лунный Рафаэль» (450 ящ. общим весом 1350 кг), который арестован согласно протоколу от 26.06.2009 и находится на хранении на складе ООО «Предприятие «Содействие» по адресу: <...>.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья Ф.Ф. Еремин