Решение № А55-31630/19 от 13.05.2021 АС Самарской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

мая 2021 года

Дело №

А55-31630/2019

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 20 мая 2021 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Агафонова В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Манаевым Р.Ш.

рассмотрев в судебном заседании 13 мая 2021 года дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1

к ФИО2

о запрете использования товарных знаков № 722547 «WisePrint», № 681714 «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru в Интернете, о запрете использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Регтайм"

при участии в заседании                  

от истца - ФИО3 по доверенности от 31.12.2019, диплом.
от ответчика – не явился, извещен.

от третьего лица – не явилось, извещено,

Установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Регтайм":

- о запрете использования товарных знаков № 722547 «WisePrint», № 681714 «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru в Интернете;

- об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru Индивидуальному предпринимателю ФИО1 не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Определением от 23 декабря 2019 года судом произведена замена ответчика на ФИО4, Общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 14.07.2020 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 решение от 14.07.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 решение Арбитражного суда Самарской области от 14.07.2020 по делу № А55-31630/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 по тому же делу отменено.

Дело № А55-31630/2019 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

В ходе нового рассмотрения дела, истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, в котором он просил запретить ФИО4 использование товарных знаков № 722547 «WisePrint», № 681714 «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru в Интернете, запретить ФИО4 использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru, взыскать судебные расходы в размере 94 554 руб. 60 коп. – на оплату проезда и проживания для участия представителя в судебных заседаниях, а также 12 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

От ответчика поступил отзыв на уточненное исковое заявление, в котором он возражал против принятия уточнений иска.

Суд, в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимает уточнения исковых требований.

Иск считается заявленным о запретить ФИО4 использование товарных знаков № 722547 «WisePrint», № 681714 «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru в Интернете, о запретите ФИО4 использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru, о взыскании 94 554 руб. 60 коп. судебных расходов.

При этом суд отмечает, что в соответствии с абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Согласно определению Верховного Суда РФ от 14.06.2017 N 310-ЭС17-6385 по делу N А09-2554/2016 суд указал, что основания иска - обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований к ответчику. Изменение предмета или основания иска означает изменение материально-правового требования или обстоятельств, обосновывающих требование истца к ответчику. Изменение нормы права не является изменением основания иска.

В настоящем деле основанием иска является нарушение Ответчиком исключительных прав Истца на товарные знаки. Предметом иска являются требования о запрете использования товарных знаков в доменном имени и об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru индивидуальному предпринимателю ФИО1 не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Таким образом, меняя второе требование, Истец меняет только предмет иска, а именно, требование об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru ограничивает требованием о запрете использования (администрирования) указанного доменного имени. При этом основание иска остается неизменным.

В этой связи суд отклоняет доводы ответчика о неправомерности принятия уточнения иска.

В судебном заседании представитель истца поддержала уточненные исковые требования.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с не рассмотрением ходатайства об участии представителя ответчика в онлайн-заседании и невозможности обеспечить явку представителя в судебное заседание.

Представитель  истца возражала против удовлетворения ходатайства об отложении судебного разбирательства.

Суд, считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства, поскольку ответчик не сообщил, какие именно доказательства и доводы, имеющие значения для дела он намерен представить суду, от ответчика неоднократно поступали письменные пояснения по делу, в том числе и при новом рассмотрении дела, в которых подробно изложена его позиция, свидетельствующая о возражении против удовлетворения иска.

Ходатайство ответчика о проведении онлайн-заседания, судом отклоняется, в связи с отсутствием технической возможности проведения такого заседания.

Суд отмечает, что истец полагал возможным обеспечить явку своего представителя в судебное заседание. Ответчик явку своего представителя не обеспечивал, ограничиваясь представлением письменных пояснений.

Суд отмечает, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ, ответчик также вправе заявить ходатайство о передаче дела по подсудности, при наличии соответствующего ходатайства со стороны истца еще при первом рассмотрении дела.

Суд полагает, что дальнейшее отложение рассмотрения дела приведет лишь к увеличению судебных расходов сторон, при том что ответчик уведомлен об уточнении исковых требований, заявленных истцом 30.04.2021, что подтверждается приложенной к уточнению почтовой квитанцией, а также отчетом об отслеживании почтового отправления, согласно которому уточнения на иск получены ответчиком 05.05.2021.

Суд также учитывает, что отложение судебного заседания является правом суда, но не его обязанностью, при этом о наличии оснований для отложения судебного заседания, предусмотренных ст. 158 АПК РФ, ответчиком не заявлено.

Третье лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, заявило ходатайство о рассмотрении дела без его участия.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, индивидуальный предприниматель ФИО1 является правообладателем товарного знака «Умная печать» по свидетельству Российской Федерации № 681714 (дата приоритета товарного знака - 21.02.2018, дата регистрации - 14.11.2018, срок действия регистрации - 21.08.2028). Товарный знак «Умная печать» зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16-го, 40-го, 41-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Также ФИО1 является правообладателем товарного знака «WisePrint» по свидетельству Российской Федерации № 722547 (дата приоритета товарного знака - 15.01.2019, дата регистрации - 08.08.2018, срок действия регистрации - 15.01.2029). Товарный знак «WisePrint» зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16-го, 40-го, 41-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Как указывает истец, с учетом установления администратора указанного выше доменного имени при рассмотрении настоящего дела, ответчиком незаконно  использует в своем доменном имени обозначение «wise-print», сходное до степени смешения с товарными знаками истца № 681714 и № 722547 на сайте https://www.wise-print.ru/.

Факт нарушения ответчиком прав истца, путем незаконного использования товарного знака подтверждается заключением специалиста о сходности товарных знаков № 20092019-ТЗ от 20.09.2019.

Регистратором доменного имени является общество с ограниченной ответственностью «Регтайм».

Администратором доменного имени является ФИО2, что следует из ответа на запрос суда (т. 1 л.д. 110).

В соответствии с представленной истцом информацией о доменном имени wise-print.ru, последний зарегистрирован 07.11.2012 (т. 1 л.д. 65).

По мнению истца, используемое в доменном имени wise-print.ru обозначение «wise-print» имеет полное семантическое сходство с товарными знаками истца «Умная печать» и «WisePrint», при этом по отношению к товарному знаку «Умная печать» является дословным переводом этого словосочетания на английский язык (фраза на английском языке wiseprint является последовательным переводом русского словосочетания «умная печать», «wise» - умный (ая), «print» - печать), а также ввиду одинакового смыслового восприятия спорных обозначений в целом. Иного способа перевести на английский язык обозначения истца, зарегистрированного в качестве товарного знака, не имеется.

Истец разрешения на использования товарных знаков ответчику не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал.

При этом истец полагает, что в будущем возможно совершение ответчиком действий по использованию товарных знаков истца, которые будут нарушать исключительные права истца.

В настоящее время с доменного имени wise-print.ru осуществляется переход на сайт wise-promo.ru, который используется ответчиком для оказания полиграфических услуг, то есть в той же самой деятельности, что и осуществляет истец.

Истец считает, что указанные действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на товарные знаки «Умная печать» и «WisePrint».

Ответчик указывает на отсутствие сходства обозначения, используемого ответчиком, до степени смешения с товарными знаками истца, полагает, что в его действиях отсутствуют нарушения прав истца.

Ответчик полагает, что противопоставляемый товарный знак «Wiseprint» подан на регистрацию 15 января 2019 года (заявка: №2019700935) и был зарегистрирован 08 августа 2019 года, также на несколько лет позже, чем домен начал использоваться, а действия истца являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, при этом использование ответчиком товарных знаков при реализации товаров или услуг по указанным классам МКТУ истцом не доказано.

Учитывая изложенное, а также факт приобретения истцом исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, ответчик полагает, что предъявление в рассматриваемой ситуации требования о запрете использования доменного имени может быть расценено как «обратный захват» доменного имени.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Также в постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно разъяснений п. 33 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), наименования (названия) средств массовой информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", далее - Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации"). Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав.

В соответствии разъяснениями, указанными в п. 158 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Отменяя судебные акты по делу, Суд по интеллектуальным правам указал, что поскольку различные способы адресации в сети Интернет представляют собой самостоятельные способы использования товарного знака, выводы судов об отсутствии угрозы смешения спорного домена, который служит для переадресации на иной домен wisepromo.ru, с товарным знаком истца, а также о том, что спорное доменное имя не используется, являются необоснованными.

В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) отмечено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций судебная коллегия суда кассационной инстанции указала, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Доводы о том, что товарные знаки истца зарегистрированы позднее, свидетельствуют лишь о том, что истец получил возможность защиты с момента регистрации, но не означают сами по себе добросовестности /недобросовестности действий сторон спора.

Коллегия судей суда кассационной инстанции также отметила, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления от 23.04.2019 N 10).

В соответствии с ч. 2.1 ст. 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Таким образом, как указал Суд по интеллектуальным правам, сам факт использования сходного до степени смешения обозначения в отсутствие разрешения Истца на использование товарного знака является незаконным, при этом дата регистрации доменного имени не имеет правового значения.

В этой связи доводы ответчика о том, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака истца, что означает неправомерность предъявления истцом требований о запрете использования доменного имени, судом отклоняется.

Кроме того, истцом в ходе судебного заседания 07.07.2020 в материалы дела были представлены распечатки сайта wisepromo.ru, на который осуществляется адресация с сайта wise-print.ru, подтверждающие использование Ответчиком сайта в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак Истца № 722547, в том числе: билеты, продукция печатная; карточки; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; дизайн графический рекламных материалов, а также однородных им товаров и услуг.

При суд усматривает наличие сходства используемого в доменном имени обозначения «wise-print» с товарным знаком истца «WisePrint».

 В соответствии с п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (ред. от 12.03.2018), далее по тексту -«Правила», обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение «wise-print» и товарный знак Истца идентичны по своим звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам, а также сходны до степени смешения по своим графическим (визуальным) признакам, поскольку имеют общее зрительное впечатление; одинаковое графические написание с учетом характера букв (выполнены стандартным шрифтом печатными буквами); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет.

Разрешения на использования товарного знака «WisePrint» истец ответчику не давал, доказательств обратного не представлено.

Поскольку судом установлена неправомерность использования товарного знака истца в виде его указания в качестве названия доменного имени wise-print.ru, суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования в части запрета ФИО2 использование товарного знака № 722547 «WisePrint» в доменном имени wise-print.ru в Интернете.

Относительно правомерности использования товарного знака «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru суд указывает на следующие обстоятельства.

При визуальном сравнении обозначения wise-print, расположенного в доменном имени wise-print.ru, с товарным знаком истца «Умная печать», судом не установлено сходство до степени смешения сравниваемых обозначений.

Сравниваемые словесные элементы не являются сходными до степени смешения по звуковому признаку, различны по своему семантическому значению, различны по графическому признаку, не создают общее зрительное впечатление у потребителя.

В связи с чем, при зрительном, слуховом или смысловом впечатлении от спорных обозначений не происходит ассоциация словесных обозначений товарного знака истца и обозначения ответчика между собой, более того, обозначения кардинально отличны друг от друга. Словесный элемент товарного знака истца выполнен на русском языке, а обозначение, используемое ответчиками в доменном имени, - на английском.

Судом отклоняются доводы предпринимателя о том, что обозначение «wise-print» имеет полное семантическое сходство с товарным знаком истца «Умная печать», поскольку является дословным переводом этого словосочетания на английский язык (фраза на английском языке wise-print является последовательным переводом русского словосочетания «умная печать», «wise» - умный (ая), «print» - печать), а также ввиду одинакового смыслового восприятия спорных обозначений в целом.

Словесные обозначения «умная печать» и «wiseprint» не являются сходными по звуковому (фонетическому) критерию. Транскрибирование не выявляет ни одного признака, по которому можно было бы судить о наличии звукового сходства.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется на основании следующих признаков общего зрительного впечатления: вида шрифта (оригинальный или простой шрифт); графического написания с учетом характера букв (печатные или прописные, строчные или заглавные буквы); расположения букв по отношению друг к другу. Оригинальное графическое исполнение отсутствует в обоих случаях, однако обозначения «умная печать» и «wiseprint» выполнены буквами различных алфавитов и не ассоциируются друг с другом. Таким образом, обозначения не являются сходными по графическому критерию.

Семантический критерий подразумевает наличие смыслового сходства между обозначениями, причем такого, которое вызывало бы у потребителя устойчивые ассоциации о производителе товаров и (или) услуг.

Русское прилагательное «умный» обозначает факт присутствия ума у человека, при этом с очевидностью не конкретизирует, в какой форме, области и ситуации проявляется ум. В отличие от русского, английские эквиваленты часто указывают на сферу применения ума (bright), на форму его реализации (smart, shrewd) и степень наличия ума (clever, wise) и т.п. Так, например, Интернет-ресурс https://dic.academic.ru/ предлагает различные варианты синонимов, которые бы указывали на различные оттенки смысла и могли бы переводиться по-разному:

intelligent - умный, смышленый, разумный, сообразительный, способный, хорошо соображаюший, понятливый (обладающий умственными способностями, хорошим пониманием и умением продумывать то, что происходит);

clever - умный (способный к учению и быстро схватывающий новые сведения);

smart - умный, смышленый, сообразительный, способный, дальновидный, ловкий, хитрый, толковый, замысловатый (умеющий использовать всякие преимущества, оценивать и регулировать создавшуюся обстановку);

shrewd - умный, дальновидный, проницательный (хорошо понимающий обстановку, как правило, успешный и такой, которого трудно обмануть, способный находить хорошее решение и верно оценивать обстоятельства);

bright - умный, способный, сообразительный, смышленый (обычно молодой и успешный в учебе и делах);

cunning - умный, изворотливый, ловкий, хитрый, коварный, лукавый (умный и хитрый, не поддающийся обману и способный пользоваться любыми преимуществами, часто прибегающий к обману);

wise - умный, дальновидный, мудрый, благоразумный (обладающий мудростью и опытом);

resourceful - умный, сообразительный, остроумный, находчивый, изобретательный (находящий выход из любых обстоятельств).

Слово «печать» в русском языке также имеет различные значения и может рассматриваться и как устройство для оставления оттиска (штамп), и как процесс изготовления документа (печатание), и как образное выражение впечатления (печать на челе), и др. Соответственно, все эти варианты имеют свои переводы.

В качестве вариантов перевода Интернет-ресурс https://dic.academic.ru/ предлагает: the press, printing, (жарг.) print / printer, seal, stamp и другие.

На основании изложенного суд приходит к выводу об отсутствии сходства между обозначения доменного имени  «wise-print» и товарным знаком истца «Умная печать».

Представленное истцом заключение специалиста о сходности товарного знака № 05032019-ТЗ от 05.03.2019, выполненное ФИО5, не содержит исключающих какие-либо сомнения достоверных доказательств о наличии в действиях ответчика факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

В заключении специалист сравнивает обозначения только семантическому критерию, несмотря на то, что все критерии оцениваются в совокупности. Кроме того, при сравнении обозначений, специалист ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, между тем, приказом Роспатента от 24.07.2018 названный документ признан утратившим силу с 24.07.2018.

Суд относится критически к названному заключению специалиста, в том числе с учетом того, что ФИО5, является соучредителем ФИО1 в ООО «Галифанов, Мальков и партнеры», что, в рассматриваемом случае, свидетельствует о составлении заключения своей же компанией - ООО «Галифанов, Мальков и партнеры».

Учитывая изложенное, представленное в материалы дела заключение не может носить объективный характер, в связи с чем, данное заключение не может быть принято судом в качестве надлежащего доказательства.

На основании изложенного, суд не усматривает наличия оснований для удовлетворения исковых требований в части  ФИО2 использование товарного знака № 681714 «Умная печать» в доменном имени wise-print.ru в Интернете. В удовлетворении иска в данной части следует отказать.

С указанным выводом согласился в своем постановлении от 08.02.2021 Суд по интеллектуальным правам (абз. 4 стр. 15 постановления). Однако поскольку судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены полностью, суд повторно рассматривает указанное исковое требование.

Что касается требования истца о запрете ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru, то суд отмечает следующее.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 № 732-О-О, от 15.07.2010 № 948-О-О, от 23.09.2010 № 1179-О-О, от 25.09.2014 № 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

Указанный выше способ защиты, в соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021, соответствует содержанию нарушенного права и непосредственно приведет к восстановлению нарушенного права. Факт администрирования доменного имени Ответчиком является нарушением исключительных прав Истца на товарный знак, поскольку согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 использование товарного знака в доменном имени является способом его использования. Использование товарного знака Ответчиком без разрешения Истца является незаконным. Также, исходя из пункта 6 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2012-07/47 от 20.09.2012, на которое ссылается Суд по интеллектуальным правам, регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта в том числе запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени.

При этом согласно пункту 6.3 Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 № 732-О-О, от 15.07.2010 № 948-О-О, от 23.09.2010 № 1179-О-О, от 25.09.2014 № 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

На основании изложенного суд считает подлежащим удовлетворению требования истца о запретите ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом своим правом, судом отклоняются, поскольку само по себе подача искового заявления в суд таким злоупотреблением не является.

Доводы ответчика об «обратном захвате» доменного имени судом также отклоняются, поскольку «обратный захват» доменного имени является частным случаем злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом подлежат установлению в совокупности следующие обстоятельства:

– факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

– известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

– наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

– наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

– причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Между тем, ответчиком не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о широкой известности доменного имени wise-print.ru.

Только лишь факт регистрации ответчиком доменного имени с 2012 года, тогда как товарный знак WisePrint зарегистрирован 08.08.2021 не означает, само по себе наличия оснований для вывода о недобросовестном поведении истца, совершении им действий, по «обратному захвату» доменного имени. Доказательств, подтверждающих обратное, в материалы дела не имеется.

Ссылка ответчика на дело № А40-192396/2019 судом отклоняется, поскольку в данном деле рассматривались иные исковые требования.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию с последнего в пользу истца.

При этом суд учитывает, что согласно п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" При частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Также истцом заявлено о взыскании 94 554 руб. 60 коп. судебных расходов, представляющих собой расходы на проезд, проживание и питание представителя истца в месте проведения судебных заседаний по данному делу.

При этом заявление о взыскании судебных расходов не является, вопреки доводам ответчика, новым исковым требованием и рассматривается судом в порядке, предусмотренном ст. 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу или в определении.

Право на возмещение судебных расходов возникает при условии фактического несения стороной затрат, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  относит к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно разъяснений, содержащихся в п.10 Постановления Пленума ВС РФ №1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

В пункте 13 вышеназванного постановления указано, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ).

Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

При рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов, понесенных стороной, необходимо оценить их разумность, соразмерность делу, а также установить факт документального подтверждения произведенных стороной расходов.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

В силу статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства суд оценивает во взаимосвязи и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что интересы истца при рассмотрении настоящего дела представляла ФИО3, истец, в целях обеспечения участия данного представителя в судебных заседаниях 21.11.2019, 19.12.2019, 20.01.2020, 20.06.2020, 07.07.2020, 13.04.2021, 13.05.2021 – в арбитражном суде Самарской области, 29.09.2020 – в Одиннадцатом арбитражном Апелляционном суде, понес расходы на проезд, проживание и питание представителя в общем размере 94 554 руб. 60 коп., а именно:

21 ноября 2019 г.:

Транспортные   расходы   для   обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере 8 723 рублей, что подтверждается:

- маршрутной   квитанцией   электронного билета от 14 ноября 2019 г., № электронного билета 5552120469804;

- посадочными талонами с отметкой службы авиационной безопасности о прохождении досмотра;

- билетами на автобус по маршруту Самара -аэропорт Курумоч.

Расходы представителя на питание в размере 464 рубля, что подтверждается:

- чеком,   подтверждающим   расходы   на питание.

19 декабря 2019 г.

Транспортные   расходы   для   обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере 13 026 рублей, что подтверждается:

- маршрутной   квитанцией   электронного билета от 11 декабря 2019 г., № электронного билета 5552121532288;

- посадочными талонами с отметкой службы авиационной безопасности о прохождении досмотра;

- распечатками, подтверждающие расходы представителя   на   такси,   связанные   с участием в заседании 19 декабря 2019 г.

20 января 2020 г.

Транспортные   расходы   для   обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере   11 498   рублей   40   копеек,   что подтверждается:

- маршрутной   квитанцией   электронного билета от 16 января 2020 г., № электронного билета 5552122625514;

- распечатками, подтверждающими расходы представителя   на   такси,   связанные   с участием в заседании 20 января 2020 г.

29 июня 2020 г.

Транспортные   расходы   для   обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере 9 559 рублей, что подтверждается:

- маршрутной   квитанцией   электронного билета от 25 июня 2020 г., № электронного билета 5552126282961;

- билетом на автобус по маршруту аэропорт Курумоч - г. Самара;

- распечатками, подтверждающими расходы представителя  на  такси, связанные   с участием в заседании 29 июня 2020 г. Расходы на проживание представителя в гостинице, ввиду отсутствия транспортного сообщения, позволяющего   представителю приехать в г. Самару непосредственно в день судебного заседания в размере 2200 рублей, что подтверждается:

- распечаткой подтверждения бронирования;

- счетом № 6137 от 28.06.2020 г.;

- чеком № 497.

Расходы представителя на питание в размере 469 рубля, что подтверждается:

- чеком № 107798;

- чеком № 0517.

07 июля 2020 г.

Транспортные расходы для обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере   13 702   рублей  80  копеек, что подтверждается:

- маршрутной   квитанцией   электронного билета от 30 июня 2020 г., № электронного билета 5552126396408;

- посадочным талоном с отметкой службы авиационной безопасности о прохождении досмотра;

- распечатками, подтверждающими расходы представителя   на   такси,   связанные   с участием в заседании 07 июля 2020 г. Расходы представителя на питание в размере 343 рубля, что подтверждается:

- чеком № 105995;

- чеком № 0011.

29    сентября    2020    г. -  участие    в апелляционной инстанции

Транспортные   расходы для обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере  9  496  рублей  20   копеек, что подтверждается:

- маршрут-квитанцией электронного билета от 25 сентября 2020 г., № электронного билета 298 2428701554;

- маршрутной   квитанцией   электронного билета   от   25   сентября   2020   г.,   № электронного билета 5552128573399;

- распечатками, подтверждающие расходы представителя   на   такси,   связанные   с участием в заседании 29 сентября 2020 г. Расходы на проживание представителя в гостинице, ввиду отсутствия транспортного сообщения,   позволяющего   представителю приехать в г. Самару непосредственно в день судебного заседания в размере 1620 рублей, что подтверждается:

- распечаткой подтверждения бронирования;

- счетом № 00002 от 28.09.2020 г.;

- чеком № 00002.

Расходы представителя на питание в размере 218 рублей, что подтверждается:

- чеком № 184356.

13 апреля 2021 г.

Транспортные   расходы   для обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере 16 622,2  рублей, что подтверждается:

- маршрут-квитанцией электронного билета от 05 апреля 2021 г., № электронного билета 5552133284110;

- маршрутной квитанцией электронного билета от 05 апреля 2021 г., № электронного билета 4212424987810;

посадочными талонами с отметками службы  авиационной безопасности о прохождении досмотра;

- распечатками, подтверждающими расходы представителя   на   такси,   связанные   с участием в заседании 13 апреля 2021 г. Расходы представителя на питание в размере 610 рублей, что подтверждается:

- чеком 0029 от 13.04.2021;

-чеком 20 от 13.04.2021.

13 мая 2021 г.

Транспортные расходы для обеспечения участия в заседании представителя Истца в размере 6 003 рубля, что подтверждается маршрутной квитанцией от  16 апреля 2021 г.,  № электронного билета 4212425388058.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" транспортные расходы и расходы на проживание представителя стороны возмещаются другой стороной спора в разумных пределах исходя из цен, которые обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, связанные с обеспечением проживания, в месте (регионе), в котором они фактически оказаны (статьи 94, 100 ГПК РФ, статьи 106, 112 КАС РФ, статья 106, часть 2 статьи 110 АПК РФ). При этом экономичность не предполагает, что представитель должен пользоваться наиболее дешевыми из возможных вариантами проезда и размещения (вагонами класса "плацкарт" или "вагонами без услуг", услугами хостелов). Следует принимать во внимание время убытия и прибытия, комфортабельность транспортного средства и места проживания, экономию времени (оперативность), а также то, насколько выбранный вид транспорта позволяет представителю явиться в судебное заседание в положенное время и в состоянии, позволяющем ему осуществлять свои функции (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.03.2019 N Ф02-510/2019 по делу N А78-1808/2016).

Оценив представленные документы в обоснование понесенных истцом расходов на обеспечение участия его представителя в судебных заседаниях, суд приходит к выводу о том, что данные расходы являлись необходимыми, связанными с рассмотрением дела, какой-либо неразумности данных расходов суд не усматривает.

Ответчик каких-либо возражений по указанным расходам не заявил.

На основании изложенного, суд считает необходимым удовлетворить заявление истца о взыскании судебных расходов.

Суд учитывает, что согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" Положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Запретить ФИО2 использование товарного знака № 722547 «WisePrint» в доменном имени wise-print.ru в Интернете.

Запретить ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя wise-print.ru.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 94 554 руб. 60 коп. судебных расходов, а также 12 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 Судья

/

В.В. Агафонов