Гражданский кодекс часть 1

Джо Ён Кюн (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ФИО1 (ответчик) с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 2 650 000 руб.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором требования истца не
признал.

Истец представил возражения на отзыв.

Заслушав пояснения представителей сторон, рассмотрев представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Истец указывает в иске, что Джо Ён Кюн является правообладателем товарного знака:

Исключительные права принадлежат на основании Свидетельства о регистрации №1048762, зарегистрированного в международной мадридской системе регистрации товарных знаков и знаков обслуживания с указанием Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела №А56-39980/2019 по иску Джо Ён Кюн к ООО "Регистрант" о защите исключительных прав на товарный знак Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что администратором доменного имени www.superclay.ruявляется ФИО1.

Онадлежащем ответчике по иску о нарушении исключительных прав на товарный знак истец узнал из отзыва на исковое заявление от ООО "Регистрант", представленном в рамках дела А56-39980/2019, согласно которому, сайт superclay.ruзарегистрирован на физическое лицо ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В обоснование факта незаконного использования ответчиком изображений товарного знака истца на сайте superclay.ruистец представил протокол осмотра письменного доказательства от 08.02.2016 №78 АБ 1934162, протокол осмотра письменного доказательства от 26.02.2019.

Незаконное использование, по мнению истца, выражается в следующем:

1.Предложение к продаже товаров, маркированных товарным знаком истца на сайте http://supcrclay.ru(9 фактов нарушения);

2.Продажа товаров, маркированных товарным знаком, с истекшим сроком годности (3 факта нарушения);

3.Использование изображений, сходных до степени смешения с товарным знаком, для рекламы собственной предпринимательской деятельности (40 фактов нарушений);

4.Размещение на сайте http://superclay.ruуказания на принадлежность к торговой марке истца (2014 JumpingClay).

Ответчик, возражая против иска, указал следующее.

В силу статьи 1487 ГК РФ «Исчерпание исключительного права на товарный знак», предложение к продаже и продажа Ответчиком продукции «JumpingClay» в 2019 году не является нарушением исключительных прав Истца на товарный знак №1048762. Продукция была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, Ответчик правомерно приобрел данную продукцию у представителя правообладателя в России, что подтверждается Актом приема-передачи товара от 28.09.2016.

Протокол осмотра доказательств от08.12.2016 № 78 АБ 1934162 был составлен в период действия между Истцом и ответчиком договора коммерческой концессии (заключен 01.03.2014, действовал по 05.04.2017) и не может выступать в качестве подтверждения 41 нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак №1048762.

01марта 2014 года между JumpingClay Co., LTD/ JumpingClayInternationalSL., в
лице Правообладателя/франчайзера Jo Young Kyun(Джо Ён Кюн) и ООО «Вселенная» в
лице Директора Пользователя/франчайзи ФИО1 был заключен
договор (далее — Договор коммерческой концессии, предметом которого являлось
право использования в предпринимательской деятельности Пользователя комплекса
принадлежащих Правообладателю исключительных прав.

Согласно п. 1.1. Договора, Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за вознаграждение (п.1 Статьи 7 настоящего Договора) на указанный в Договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности Пользователя комплекс принадлежащих Правообладателю исключительных прав, а именно: право на товарный знак, зарегистрированный в реестре международных товарных знаков (№1048762), коммерческое обозначение Правообладателя — Jumpingclay, секреты техник использования товара компании Jumpingclay(ноу-хау), на конфиденциальную коммерческую информацию.

П. 1.2. Договора было установлено, что правообладатель подтверждает право Пользователя на использование комплекса исключительных прав Правообладателя, указанных в подпункте 1 статьи 1 настоящего Договора, деловой репутации Правообладателя в осуществлении деятельности по организации досуга с использованием товара компании Jumpingclay и продажи товара (продукта) Jumpingclay на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Срок действия Договора - 6 лет с даты подписания (п. 4.1 Договора), то есть до 01 марта 2020 года. Условие одностороннего расторжения Договора - письменное уведомление Правообладателя не позднее чем за 6 месяцев до расторжения Договора (п. 4.2 Договора). Государство применимого по Договору права - Российская Федерация (п. 15.2 Договора).

Истец выставлял счета, Ответчик оплачивал ежегодные взносы в размере 350 долларов США, по март 2017 года включительно, что подтверждается проформами-инвойс и платежными поручениями.

02 июля 2016 года Истец направил в адрес российских франчайзи письмо с требованием перезаключить договор коммерческой субконцессии с новым супер-мастер-франчайзи на территории Российской Федерации ООО «ДжампингКлэйРус». Предлагаемый новый договор коммерческой субконцессии содержал менее выгодные условия сотрудничества, связанные с повышением ежегодных взносов и введением дополнительных финансовых обязательств.

06 октября 2016 года Ответчик получил уведомление от Истца, согласно которому договор коммерческой концессии считается расторгнутым с 10 октября 2016 года, если в срок до 08 октября 2016 года не будет получено обоснованное возражение на данное уведомление. Отступные за досрочное одностороннее расторжение договора предложены не были.

В ответ на данное уведомление Ответчик направил Истцу претензию с несогласием с односторонним расторжением договора, отметив, что подобное уведомление является нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В силу статьи 1037 ГК РФ, а также п.4.2 Договора одностороннее расторжение Договора возможно при условии письменного уведомление Правообладателя не позднее чем за 6 месяцев.

Согласно п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», сторона по лицензионному договору, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору, не вправе требовать признания этого договора незаключенным.

Таким образом, действия Ответчика по использованию комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав, в том числе на товарный знак №1048762, в срок до 05 апреля 2017 года (6 месяцев с момента уведомления Истцом об одностороннем расторжении Договора) являются правомерными в силу Договора коммерческой концессии.

К исковому заявлению приложены в качестве доказательств нарушений исключительных прав на товарный знак нотариальные осмотры не только сайта www. superclay, а также страниц социальных сетей «вконтакте» и «youtube». Расчет компенсации был осуществлен исходя из количества заявленных Истцом нарушений, в том числе зафиксированных на страницах социальных сетей, однако в исковом заявлении отсутствуют доказательства того, что Ответчик является администратором данных страниц и является ответственным за размещенную там информацию. Более того, материалы на страницах социальных сетей носят информационный характер, а видео-ролики преследуют обучающую цель, являются англоязычными и не были ни созданы Ответчиком, ни размещены им в открытом доступе.

Доменное имя сайта www.superclay.ruне является схожим до степени смешения с

товарным знаком №1048762. На территории Российской Федерации данному товарному знаку предоставляется правовая охрана только для обозначения «JumPing» в отношении одного товара 16 класса МКТУ - «глина для моделирования», так как слово «Clay» дискламировано.

Заявленная Истцом сумма компенсации (2 650 ООО рублей) не соразмерна заявленным в исковом заявлении, нарушениям и представляет собой 123-кратную величину стоимости годового пользования правом на товарный знак №1048762. В соответствии с п.61 Постановления ВС РФ, заявляя требование о взыскании компенсации, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность суммы компенсации допущенному нарушению. В абзаце 4 п.61 указанного Постановления ВС РФ указано, что для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости правомерного использования исключительного права. Подобным подтверждением стоимости исключительного права может служить Договор коммерческой концессии, заключенный между Истцом и Ответчиком, согласно которому стоимость годового пользования комплексом исключительных прав, в том числе правом на товарный знак №1048762 составляет 350 долларов США (эквивалентно 21 500 рублям).

При расчете суммы компенсации Истцом не предоставлено обоснование суммы в 50 000 рублей за каждый факт нарушения, в то время как в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации может составить от 10 000 до 5 000 000 рублей и определяется на усмотрение суда исходя из характера нарушения.

Возражая против доводов ответчика, истец представил следующие пояснения.

Спорный товар был произведен для реализации на территории Республики Беларусь по контракту, который допускал распространение данного товара исключительно на территории Республики Беларусь. К данной ситуации применима категория параллельный импорт, которая не является правомерным использованием товарного знака для извлечения прибыв и влечет соответствующую ответственность.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Тем самым статья предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак, что означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский ^ оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства.

Введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации третьим лицом без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак независимо от того, что соответствующий товар ранее был введен в гражданский оборот на территории иного государства

14.02.2015 между правообладателем и ИП ФИО5 был заключен эксклюзивный договор мастер-франшизы, в соответствии с которым ИП ФИО5 было предоставлено право использовать интеллектуальную собственность правообладателя на территории, указанной в договоре. Данной территорией согласно п. 1.1.12 является Беларусь. Таким образом, товар, который был поставлен для ИП ФИО5, мог реализовываться на территории Республики Беларусь. Впоследствии договор с ИП ФИО5 расторгнут.

Представитель правообладателя в рамках досудебного сбора доказательств по настоящему делу произвела закупку трех наименований товара через сайт superclay.ruответчика. Данный товар содержит маркировку правообладателя, которая выполнена типографским способом и содержит имя/наименование компании, для кого данный товар поставляется и дату изготовления.

Ответчик заклеил данную маркировку описанием товара на русском языке и контактными данными ответчика.

В целях обеспечения сохранности товара в том виде, в котором он был приобретен у ответчика, представитель правообладателя не срывала описание, которое было наклеено ответчиком, для демонстрации в заседании суда того факта, какая именно маркировка скрывается за наклейкой.

Ссылки ответчика на акт приема-передачи товара от ООО «ДжампингКлейРус» являются несостоятельными, поскольку в перечне товаров в акте приема-передачи указаны следующие виды продукции: «Набор 8 цветов в баночках». «Набор в портфеле». «Пакет глины». Реализованные ответчиком наборы «самолетик», «кондитер», «жираф» не соответствуют описанию товаров из акта приема-передачи.

Из представленного акта не следует, какие именно наборы были переданы ответчику, доказательств иного ответчиком в материалы дела не представлено.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

При осмотре вещественных доказательств в судебном заседании судом установлено, что на коробках, приобретенных истцом у ответчика, содержится надпись: «VERAMYOVADARYA» (ФИО5) из чего следует, что данный товар не мог быть правомерно введен в гражданский оборот на территории РФ.

Доводы ответчика о реализации остатков товара, закупленного по договору коммерческой концессии от 01.03.2014 и расфасованного в коробки от продукции, реализовавшейся на территории Республики Беларусь, документально не подтверждены. Кроме того, поскольку на упаковке размещены спорные изображения, фасовка в них даже правомерно реализуемого товара нарушает исключительные права истца.

В обоснование использования изображений, сходных до степени смешения с товарным знаком для рекламы собственной предпринимательской деятельности истец сослался на протокол от 08.12.2016 №78 АБ 1934162.

При исследовании протокола судом установлено, что из 50 страниц протокола информация с сайта superclay.ruответчика действительно представлена на стр. 42-49, в то время как остальные страницы протокола фиксируют информацию, размещенную на страницах социальной сети «вконтакте», принадлежность которой ответчику не установлена. Доказательств того, что ответчик является администратором данной страницы или ответственным за размещенную там информацию, истцом не представлено.

Информация на страницах 42-49 размещена в период действия концессионного договора между истцом и ответчиком, поскольку, как правильно указывает ответчик, согласно п.4.2 Договора одностороннее расторжение Договора возможно при условии письменного уведомление Правообладателя не позднее чем за 6 месяцев. Уведомление о расторжении договора направлено 06.10 20161 следовательно, договор действовал до 05 апреля 2017 года, что подтверждается также конклюдентными действиями сторон: ответчик производил платежи, истец принимал оплату.

Доменное имя сайта www.superclay.ruне является схожим до степени смешения с

товарным знаком №1048762 с учетом неохраняемой части clay.

На территории Российской Федерации данному товарному знаку предоставляется правовая охрана для обозначения «JumPing» в отношении одного товара 16 класса МКТУ - «глина для моделирования», тогда как слово «Clay» дискламировано.

Таким образом, истец имеет право на взыскание компенсации за три нарушения в виде неправомерной продажи товаров, маркированных товарным знаком истца.i

Истцом избран способ защиты - исключительного права в виде взыскания
компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размереот десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, данным |в пункте 64 Постановления №10, положения
абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации
применяются только при множественности нарушений и в случае, если ответчиком
заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения
компенсации.i

Истец при обращении с настоящим иском определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 50 000 руб. за каждое нарушение. За три нарушения сумма составляет 150 000 руб.

В соответствии с п.61 Постановления №10, заявляя требование о взыскании компенсации, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность суммы компенсации допущенному нарушению. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права. Согласно договору коммерческой концессии, действовавшему между сторонами до 05.04,2017 г., стоимость годового пользования комплексом исключительных прав, в том числе правом на товарный знак №1048762 составляет 350 долларов США (эквивалентно 22 400 рублям по курсу ЦБ России на день обращения с иском).

Учитывая доводы, изложенные в ходатайстве, заявленном ответчиком об уменьшении размера компенсации, а также существенное изменение валютных курсов на момент рассмотрения дела, суд признал сумму компенсации за три нарушения в размере 70 000 руб. соразмерной допущенному нарушению исключительного права.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ФИО1 в пользу Джо Ён Кюна 70 000,00 руб. компенсации, а также 957,54 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.