Гражданский кодекс часть 1

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОЛКОВО" обратился в суд с иском об обязании ответчика - Общества с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЛИТЕРА" прекратить незаконное использование обозначения «ШКОЛКОВО», сходного до степени смешения с Товарным знаком ООО «Школково», об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные экземпляры книг, на которых незаконно размещено обозначение «ШКОЛКОВО», сходное до степени смешения с Товарным знаком ООО «Школково», а также о взыскании 4 720 000,00 руб. компенсации.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что согласно свидетельству № 617155 является правообладателем товарного знака «Школково», защищенного, в том числе, в 41 классе МКТУ - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение].

Истец указывает, что ему стало известно об издании и продаже Ответчиком книг, на обложке которых размещено словесное обозначение «ШКОЛКОВО» как наименование серии книг:

1) Все правила русского языка, 1 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

2) Все правила русского языка, 2 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

3) Все правила русского языка, 3 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

4) Все правила русского языка, 4 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

5) Все правила математики, 1 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

6) Все правила математики, 2 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

7) Все правила математики, 3 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

8) Все правила математики, 4 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.).

В доказательство указанных обстоятельств Истцом представлены копия протокола осмотра сайта 77 АВ 713631 от 03.04.2018, заверенного нотариусом Горбатенко Н.В., скриншоты страниц сайтов с предложениями о продаже книг, копии обложек книг, копия квитанции к заказу № 15061026-0021-1 т 26.03.2018.

Ответчик исковые требования не признает по следующим основаниям.

Обозначение, которое использовал ответчик, не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с действующими методическими рекомендациями Роспатента, на которые ссылается истец, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В рекомендациях также указано, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сравниваемые обозначения имеют значительные визуальные отличия. Товарный знак выполнен объемными буквами с засечками, цветовая гамма – черно-белая, расстояние между буквами – с пробелами. Слева используется доминирующий графический элемент – стилистическое изображение ручки для письма. Обозначение, которое использует ответчик для оформления серии книг выполнено шрифтом без засечек, расстояние между буквами – узкое, буквы не содержат обводки. Словесное обозначение вписано в прямоугольник бирюзового цвета, фон – яркий, зависит от конкретной книги из серии (синий, оранжевый, розовый и т.д.). Какие-либо графические элементы – отсутствуют.

Товарный знак №617155

Обозначение на серии книг

В связи с вышесказанным, несмотря на тождество словесных элементов, визуальные отличия не позволяют придти к выводу о сходстве сравниваемых обозначению в целом.

Товарный знак истца зарегистрирован для услуг 35, 38 и 41 класса МКТУ. В соответствии с методическими рекомендациями Роспатента при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.Косновным признакам однородности товаров относится их (1) род (вид), (2) назначение, (3) вид материала, из которого они изготовлены.

Товарный знак истца зарегистрирован только для услуг, регистрация защищает преимущественно образовательные услуги, и не предполагает производства каких-либо товаров в этой области. Таким образом, отсутствует необходимый для признания нарушения критерий однородности.

Как указано в иске, истец – организатор образовательного проекта «Школково» и владелец одноименной интернет-платформы. Проект ориентирован на школьников старших классов, которые готовятся к сдаче единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Деятельность ответчика – это издание детской литературы для дошкольников и школьников младших начальных классов (их родителей). Серия книг «ШКОЛКОВО», которая стала предметом спора, ориентирована на учеников начальной школы. Это следует из их обложек, на которых указано, на какой класс с 1 по 4 рассчитано каждое издание. Эта деятельность не связана с подготовкой к ЕГЭ, это разные аудитории, которые не имеют пересечений.

Ответчик использует на обложке книг свой логотип (сокращенное фирменное наименование), что позволяет достоверно определить источник происхождения. Это подтверждает тезис об отсутствии смешения в гражданском обороте с услугами истца, поскольку потребители легко могут отличить издательство, выпускающее книги, от организатора интернет-платформы.

Истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен вто имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно.Аналогичная позиция применима для товарных знаков.

Истец приводит неверный расчет компенсации, поскольку при расчете компенсации за нарушение прав на товарные знаки необходимо исходить из отпускной цены, а не цены, определенной магазином для дальнейшей продажи. Ответчик не является получателем дохода от продажи изданий в размере, положенном в основу расчета компенсации, т. е. розничной цены соответствующих книжных изданий в интернет-магазине ozon.

Общее число произведенных учебников серии "Школково" составляет 40 000 штук. Это подтверждается договором с типографией и актами к нему. При этом отгружено было только 16 232 (шестнадцать тысяч двести тридцать два) экземпляра. Остальные числятся как остатки и хранятся на складе ответчика. Это подтверждается справкой ответчика о количестве проданных экземпляров продукции серии "Школково".

Отпускная цена составляла не более 11,59 руб. за один экземпляр. Это подтверждается товарными накладными об отгрузке спорных произведений в адрес ООО "Знание Пресс" (ОГРН 1127747247330).

Таким образом, даже если допустить, что ответчик нарушил исключительное право истца на спорные произведения, то компенсация, рассчитанная на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, составила бы 376 257,76 руб.

Ответчик прекратил использование обозначения «ШКОЛКОВО».

В ответах на претензию ответчик информировал истца, что после получения претензии отгрузка учебников серии «ШКОЛКОВО» была прекращена, а информация с сайта была удалена.

Истец заявляет требование об уничтожении контрафактных экземпляров. Истец просит об уничтожении учебников для школьников целиком, в то время как содержимое книг не содержит каких-либо упоминаний об обозначении «ШКОЛКОВО». Ответчик считает, что данное требование экономически не обосновано и противоречит существующим нормам нравственности и морали, поскольку имеются технические возможности уничтожить только обложки спорных книг без уничтожения самих книг как таковых.

Истцу было известно об объемах реализованной продукции и отпускной цене товара, однако расчет компенсации завышен в десять раз. Совокупность указанных обстоятельства свидетельствует о нарушении положения пункта 1 статьи 10 ГК РФ.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Ответчик факт издания и продажи указанных в иске книг не оспаривает, однако считает, что факт нарушения исключительного права отсутствует, поскольку не доказано смешение использованного им обозначения с товарным знаком истца. Кроме того, истец не использует товарный знак для услуг по изданию книг или иной печатной продукции. Компенсация должна рассчитываться на основании отпускной цены, а не розничной.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1489 ГК РФ под согласием правообладателя понимается заключение лицензионного договора на право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Лицензионные договоры на использование товарных знаков, договоры об отчуждении прав на товарные знаки Истец с Ответчиком не заключал.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При разрешении вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака Истца и обозначения, используемого на книгах Ответчиком, суд руководствуется Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».

В соответствии с пп. 3 п. 7 главы 2 раздела 4 Руководства, обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, в соответствии с п. 7.1.2.4 раздела 4 Руководства, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения. При тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения признаются сходными.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Судом установлено, что в товарном знаке Истца, как и в обозначении Ответчика используется словесный элемент «ШКОЛКОВО», являющийся основным при восприятии данных обозначений. Визуальное оформление данного слова различно в товарном знаке истца и в обозначении, использованном ответчиком, но поскольку слово является фантазийным и перекликающимся с широко известным наименованием центра «Сколково», следует признать обоснованность позиции истца о наличии сходства с возможностью смешения в представлении обычного потребителя о производителе товара.

Довод Ответчика об отсутствии однородности вследствие того, что товарный знак Истца зарегистрирован только для услуг, подлежит отклонению, поскольку в соответствии с п. 7.2.1 Руководства, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вывод об однородности товаров делается по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Для вывода о наличии нарушения исключительного права на товарный знак достаточно вероятности смешения в глазах потребителя используемого Ответчиком обозначения «ШКОЛКОВО» и товарного знака Истца.

В соответствии с п. 3 ст. 1242 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель при нарушении его исключительного права вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В силу вышеуказанных правовых норм, Истец, обращаясь с требованием о взыскании компенсации, указал стоимость экземпляра книг, издаваемых Ответчиком и содержащих обозначение «ШКОЛКОВО», приобретенных Истцом на сайте www.ozon.ru по цене 59,00 руб.

В качестве доказательства стоимости книг, Истцом представлена квитанция к заказу № 15061026-0021-1 от 26.03.2018.

Согласно данным, указанным на каждом экземпляре книги, тираж каждой книги составил 5 000 экземпляров. Общее количество экземпляров книг с незаконно размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком Истца, составляет 40 000 экземпляров.

Исходя из вышеуказанного количества товаров, на которые был незаконно размещен товарный знак Истца, размер компенсации заявлен истцом в сумме 4 720 000,00 руб.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в том числе, путем предъявления требования:

1) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

2) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В силу п.п. 1-2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Суд полагает обоснованным довод ответчика, что, поскольку спорное обозначение размещено лишь на обложке экземпляров учебников, для защиты прав истца достаточно уничтожения только обложек, а не всего экземпляра книги, тем более что ответчик подтвердил наличие такой технической возможности.

Также суд принимает довод ответчика о том, что ответчик не может повлиять на ценообразование издаваемой им продукции у лиц, распространяющих литературу через розничные торговые сети, и, следовательно, размер ущерба за нарушение авторских прав не может рассчитываться исходя из цен на книги, установленных не ответчиком, но лицами, которым он реализовал свою продукцию.

Довод ответчика о том, что им был продан не весь тираж товара, не принимается судом, так как в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсация рассчитывается исходя из общей стоимости товаров, на которые был размещен товарный знак, не зависимо от факта их продажи.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного законом.

Согласно приведенным выше разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела следует, что случай нарушения прав истца со стороны ответчика является однократным, доказательства наличия негативных последствий для истца, соразмерных заявленной компенсации, отсутствуют. Доказательств осуществления ответчиком систематических нарушений авторских прав истца материалы дела не содержат.

Однократное нарушение, добровольно устраненное ответчиком, исключает вывод о том, что интересы правообладателя существенно затронуты спорным эпизодом нарушения исключительных прав.

С учетом изложенных обстоятельств, суд полагает подлежащей взысканию компенсацию в размере 460 000 руб. исходя из отпускной цены экземпляра без НДС и тиража 40 000 экземпляров.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в части удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать прекратить незаконное использование обществом с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Литера» обозначения «ШКОЛКОВО» (ОГРН 1167746296046), сходного до степени смешения с Товарным знаком ООО «Школково».

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Литера» (ОГРН 1037835014282)изъять из оборота и уничтожить за свой счет обложки экземпляров книг, на которых незаконно размещено обозначение «ШКОЛКОВО», сходное до степени смешения с Товарным знаком общества с ограниченной ответственностью «Школково».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Литера» (ОГРН 1037835014282)в пользу общества с ограниченной ответственностью «Школково» (ОГРН 1167746296046) компенсацию в размере 460 000,00 руб., а также 16 541,50 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.