Гражданский кодекс часть 1

Истец - ООО "ОМНИКАНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" обратился в суд с иском о запрете ответчику - ООО «ИТ Проспект» использовать товарный знак Livetexбез согласия ООО «Омниканальные технологии», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 496110 любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак Livetex, а также сходные до степени смешения наименования на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети «Интернет» своих услуг., а также о взыскании с ООО "ИТ ПРОСПЕКТ" 5 000 000,00 руб. компенсации.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что правообладателем товарного знака LiveTex является «Омниканальные технологии», ИНН 7813278069 ОГРН 1177847159160 зарегистрировано 03.05.2017 по адресу места нахождения: 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 24, литер Б, помещение 162-П. (Правообладатель).

Основной ОКВЭД Истца - Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)

Интернет-сайт Правообладателя: https://livetex.ru/

Наименование товарного знака: LiveTex — коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка

Программное обеспечение LiveTex Онлайн-консультант в реестре 2014613007, дата регистрации 14.03.2014 г., на основании договора об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ «LiveTex Онлайн-консультант» от 05.07.2017 передано обществом с ограниченной ответственностью «ЛайвТекс» (197101, <...>, литера А) ООО «Омниканальные технологии». ООО «Лайвтекс» ИНН <***> ОГРН <***> зарегистрировано 09.02.2006 по адресу 197022, Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, дом 13 литер а, помещение 4-н (часть).

Согласно уведомлению и заключению РОСПАТЕНТА №2017Д17837 отчуждение исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ по договору зарегистрировано. На основании чего приобретателем программы для ЭВМ рег. № 2014613007 является «Омниканальные технологии» (197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 13, стр. А, пом. 4Н).

ООО «Омниканальные технологии» также является приобретателем исключительных прав на следующие результаты интеллектуальной деятельности:

Словесный Товарный знак LIVETEX (Заявка № 2012710117, зарегистрировано 03.04.2012) свидетельство на товарный знак №496110 на основании изменения к свидетельству на товарный знак № 496110 государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и № гос. Регистрации 28 сентября 2017 г. № РД0232767). Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания действуют в отношении товаров и услуг классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) 35, 42. приоритет товарного знака с 03.04.2012, срок действия – до 03.04.2022.

Изображение товарного знака Livetex (заявка №2013732927, зарегистрировано 16.01.2015) свидетельство на товарный знак № 531901; приложение об изменении наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или места жительства на основании изменения к свидетельству на товарный знак № 531901 государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и № гос. Регистрации 28 сентября 2017 г. № РД0232767).

Livetex в качестве программного обеспечения состоит в реестре российских программных обеспечения (реестр ПО).

Наименование: LiveTex — коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка

Номер в реестре российских ПО - 1259

Класс ПО: Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач.

Дата внесения в реестр 5 Сентября 2016.

В соответствии с приказом №567 от 30.10.2020 Приложения №5 изменена р/з №1259 в поле «Сведения о правообладателях» с кода «67034» ООО «Лайвтекс» на код «201240» ООО «Омниканальные технологии».

ООО «Омниканальные технологии» реализует права на предоставление неисключительных прав пользования (лицензии) указанных возможностей с использованием товарного знака Livetex пользователям на определённый срок и определенной территории на основании возмездных лицензионных договоров, что подтверждается публичной офертой, размещенной на сайте: https://livetex.ru/download-client/license/.

Правонарушителем является ООО «ИТ Проспект», в лице генерального директора ФИО3; ИНН – <***>; ОГРН <***>, зарегистрировано 02.08.2012 (Ответчик, Правонарушитель).

Основной вид деятельности - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, также указано 12 дополнительных видов.

Истцом было выявлено, что в будние дни, ориентировочно с 09:00 до 20:00 при указании в поисковой строке наименования «Лайвтекс» первой строкой выходит сайт: https://chat2desk.com/o-nas , в рекламной информации которого обозначено:

«Аналог LiveTex -ChatDesk, Протестируй бесплатно! Универсальный чат центр -чат-боты, WhatsAppBusinessAPI, туннели продаж от 500 р., amoCRM. Открытое API.Чат-боты. Виджет на сайт», далее контактная информация».

Данная информация Ответчиком используется в коммерческих целях.

Перейдя по ссылке во вкладку «о нас», появляется следующая информация: «Chat2Desk 6 лет на рынке омниканальности», «Омниканальный подход к работе с мессенджерами».

В особенностях сервиса Chat2Desk на указанном сайте перечислены следующие особенности, возможности сервиса:

oWhatsApp Business API

oЧат-боты

oАвтоответы

oИнтеграции

oОнлайн-чат

oТуннели продаж

oОпросы в WhatsApp

Информация по собственнику домена по данным whois.nic.ru

Domain Name: CHAT2DESK.COM

Registry Domain ID: 1949394017_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.nic.ru

Registrar URL: http://www.nic.ru

Updated Date: 2020-03-05T09:35:19Z

Creation Date: 2015-07-27T11:55:13Z

Title страницы: Чат-центр Chat2Desk – Агрегатор мессенджеров для бизнеса, Онлайн-чат для сайта.

Description страницы: 'Чат-центр Chat2Desk➤WhatsApp, Viber, Инстаграм, Telegram, ВКонтакте, Facebook онлайн чаты для сайта; Агрегатор мессенджеров для CRM и техподдержки'

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра письменного доказательства от 17.11.2020 г. (серии 78АБ 96066135) (удостоверен нотариусом ФИО4, зарегистрировано в реестре № 78/71-н/78-2020-28-144).

Между правообладателем и Ответчиком не был заключен лицензионный или иной договор на право использования каких-либо прав на товарный знак Livetex.

Целью Ответчика, выбравшего в качестве рекламы для продвижения услуг чат-ботов несобственное имя (Livetex), а также отсылку к омниканальности платформы Chat2Desk по аналогии с наименованием Истца (ООО «Омниканальные технологии»), было привлечение внимания потребителя/пользователя к предлагаемым услугам, паразитируя на известности чужого товарного знака, которая формировалась Правообладателем, а также ООО «Лайвтекс» (с даты создания общества в 2006г.) в течение продолжительного времени.

Ответчик обязан проявлять добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая необходима при осуществлении предпринимательской деятельности эффективно работающего лица в отношении однородных услуг (разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, предоставление прав на использование чат-ботов, в том числе ресурсов в сети Интернет), должен был знать о государственной регистрации товарного знака Истца.

Основные конкуренты Истца на рынке реализации аналогичных услуг и их доли рынка по выручке. Анализ проведен на базе бухгалтерской финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте: https://bo.nalog.ru/

Платформа	Адрес сайта	Долярынка, %
JivoSite	https://www.jivo.ru/	40,01
LiveTex	https://livetex.ru/	10,31
Callibri	https://callibri.ru/	8,22
Вебим	https://webim.ru/	8,02
Chat2Desk(ООО «ИТ Проспект»)	https://chat2desk.com/	6,61
Прочие		26,82

Истец и Ответчик являются конкурирующими организациями, одновременно с этим, ООО «ИТ Проспект» использует товарный знак Правообладателя для привлечения пользователей на свой Интернет-сайт, увеличения продаж аналогичных услуг, продвижения идентичного сервиса.

Следует отметить, что товарный знак (словесный) Livetex является достаточно известным на рынке, что подтверждается следующим.

1. ЖУРНАЛ РБК №12 (136), ДЕКАБРЬ 2017 «…Такие системы будут появляться, потому что процесс управления продажами в целом требует постоянного улучшения и автоматизации, а People.ai и подобные им проекты нацелены именно на это, соглашается экс-CEO и сооснователь платформы для отдела продаж LiveTex Владимир Бакутеев…». Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/magazine/2017/12/5a0b31619a79475c7267919d

2. Статья «LiveTex: активные продажи на сайте и сервис онлайн-консультаций» Подробнее на Sostav.ru: https://www.sostav.ru/columns/marketface/2012/livetex/

3. Статья известного блогера ФИО5 «LiveTex: что такое онлайн-консультант для сайта и как с его помощью повысить продажи?» Подробнее https://varlamov.ru/927981.html

4. Livetex - интеграция онлайн-консультанта c Битрикс24 «Livetex- онлайн консультант, позволяет общаться с посетителями сайта в чате в реальном времени и предоставляет дополнительный канал связи с клиентами для продаж, техподдержки и оказания консультаций» Подробнее: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.livetex .

Развитие товарного знака Livetex осуществляется силами Истца не один год.

Ежемесячный доход от основной деятельности Истца составляет 7 650 000,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч), что подтверждается бухгалтерским отчетом за 2019 год. Если признать момент, когда Истцу стало известно о нарушениях Ответчика, в качестве начала течения правонарушения, то за период с 07.11.2020 г. по 07.01.2021 г. компенсация в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ составила бы 15 300 000,00 х2 = 30 600 000,00 рублей. В период с момента создания сайта https://chat2desk.com 27.07.2015 неполученный доход мог бы составить ориентировочно 275 400 000,00 руб.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ применительно к нарушению прав на товарные знаки, для правообладателя существует дополнительная возможность восстановления нарушенных прав - требование взыскания компенсации за нарушение исключительных прав вместо возмещения убытков.

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ за данное нарушение предусмотрена компенсация в размере от 10 000,00 руб. до 5 000 000,00 руб., определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закон «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции» запрещено хозяйствующим субъектом использовать чужие результаты интеллектуальной деятельности при продаже, обмене или ином введении в оборот товара.

Одновременно ст. 14.2 Закона «О защите конкуренции» предусмотрен специальный запрет на действия, формирующие ошибочное впечатление о производителе, месте происхождения и иных характеристиках товара.

В настоящее время при рассмотрении подобных дел следует учитывать указания пункта 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу которого использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).

Истец пытался урегулировать спор в досудебном порядке, что подтверждается отправкой досудебной претензии 03.12.2020 г. Ответа об устранении нарушения прав Истца на товарный знак от Ответчика не последовало.

ООО «ИТ Проспект» не согласно с исковым заявлением по следующим основаниям.

Ответчик считает, что Истцом неправильно истолкован закон в части квалификации использования товарного знака в ключевых словах по смыслу ст. 1484 и ст. 1515 ГК РФ. Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 “О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Ответчиком не предпринималось попыток индивидуализировать свой товар (услугу) товарным знаком Истца. Как видно из представленных Истцом скриншотов в протоколе осмотра доказательств 78 АБ 960135 от 17.11.2020 г., в тексте рекламного объявления Ответчика упоминается «Аналог LiveTex –ChatDesk…».

Приведенная фраза не является недобросовестной рекламой. Нет сравнения товаров, нет смешения компаний и товаров. Наоборот, указано, что предлагается к приобретению аналогичный товар. Это подтверждается отсутствием в возбуждении административного производства по заявлению Истца (вх. от 15.01.2021 № 1089-ЭП/21) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу относительно возможного нарушения антимонопольного законодательства, в частности п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ « О защите конкуренции», выразившегося в использовании товарного знака «Livtex» по свидетельству № 496110 без разрешения правообладателя.

Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

Ответчик при использовании товарного знака Истца использовал слово «Аналог» для обозначения того, что рекламирует свою услугу/товар под товарным знаком «Chat2desk».

Истец не предоставил доказательств использования товарного знака Ответчиком по смыслу статьи 1484 ГК РФ ни при маркировке услуги, предоставляемой Ответчиком, ни в ее рекламе или в предложениях о продаже.

Указание товарного знака в качестве ключевого слова при настройке рекламы в сервисе Яндекс.Директ осуществляется рекламодателями без преследования цели индивидуализации товаров (услуг), в технических целях, и не может привести к смешению товаров (услуг) и, следовательно, не может признаваться использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, в том числе частным способом такого использования – “в сети “Интернет” при других способах адресации” (пункт 5 части 2 статьи 1484 ГК РФ).

Учитывая специфику информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принимая во вниманиеположения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, ключевые слова, используемые в сети Интернет, являясь техническим параметром, служат для поиска информации пользователями и не могут служить средством индивидуализации товаров и услуг, в связи с чем, нарушение исключительных прав истца на товарный знак отсутствует.

Согласно позиции компании “Яндекс”, осуществляющей размещение рекламных объявлений, в том числе спорного объявления, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива. Данная позиция неоднократно высказывалась компанией “Яндекс” в судебных разбирательствах и учитывалась при вынесении решения.

Использование того или иного слова (словосочетания) в качестве ключевых слов при настройке рекламной кампании в поисковой системе “Яндекс” не является способом адресации.

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Постановлении от 03.06.2014 по делу № А51-11605/2013, при настройке ключевых слов рекламной кампании отсутствует основной признак адресации – уникальность адреса в определенной адресной системе, что свидетельствует о том, что такое указание не является способом адресации в сети “Интернет”. Таким образом, использование ключевых слов не адресно, не приводит с неизбежностью на конкретный однозначный сайт, не индивидуализирует его или размещенный на таком сайте товар. Данный подход находит отражение и в более актуальной судебной практике.

Верховный суд также принимает этот аргумент при формировании позиции. Так, при подтверждении обоснованности позиций нижестоящих судов об отказе в удовлетворении требований, аналогичных требованиям истца, Верховный суд указал, что нижестоящие суды правомерно исходили из того, что используемое слово, являющееся словесным отображением товарного знака истца по указанному делу, в качестве ключевого слова для поиска информации в сети “Интернет” (в частности, в поисковой системе Google), является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (определение ВС РФ от 16.01.2019 305КГ-18-22963).

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования – осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

Именно в силу приведенного ограничения, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГКРФ.

Истец утверждает, что Ответчик использовал товарный знак «Livetex» в рекламной компании (№ 50644418 по объявлению № 882943172) длительное время с 2015 года (с момента создания сайта Ответчика https://chat2desk.com 27.07.2015 г.) по дату подачи иска.

Однако в соответствии с протоколом осмотра доказательств от 21.04.2021 г. (серия 78 АБ 9717300), удостоверенного ФИО6, временной исполняющей обязанности нотариуса ФИО7 (зарегистрирован в реестре 78/345-н/78-2021-2-778 Приложение № 1), и выгрузкой по рекламной компании ротация рекламного объявления была в период с 18.03.2020 по 17.12.2020 (непродолжительное время - 10 месяцев).

Ответчик незамедлительно прекратил показ объявления.

После того как Ответчик получил претензию Истца исх. № 30/11 от 30.11.2020 с требованием о выплате компенсации в размере 2,5 млн. рублей, отправленную последним 03.12.2020, Ответчик прекратил показ объявления № 882943172 с товарным знаком Livetex 17.12.2020.

Истец утверждает, что Ответчик использовал в момент нарушения во вкладке «о нас», размещенной на домене Ответчика по адресу https://chat2desk.com/o-nas следующие слова:

«Chat2Desk 6 лет на рынке омниканальности и мы не планируем останавливаться».

Омниканальность - маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему, с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом.

Использование слова «омниканальность» не является нарушением, поскольку это общедоступное и общеизвестное слово, поясняющее специфику рынка, а не отсылку к фирменному наименованию Истца или обозначения товара/услуг истца. Истец и ответчик являются конкурентами со схожими товарами и услугами. Действия Ответчика по размещению слова «омниканальности» или «омниканальность» на сайте: https://chat2desk.com/o-nas не представляют собой незаконное использование средств индивидуализации Истца или размещение сходных с товарным знаком Livetex до степени смешения фирменного наименования.

Слово «омниканальность» использовано в общеупотребительном значении для описания товаров/услуг Ответчика.

Согласно пункту 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в публикациях или устной речи.

Истцом не представлено доказательств размещения Ответчиком товарного знака «Livetex», а также размещения сходного до степени смешения наименования на сайте https://chat2desk.com/o-nas.

Истец утверждает, что в будние дни, ориентировочно с 09:00 до 20:00 при указании в поисковой строке наименования «Лайвтекс» первой строкой выходит сайт: https://chat2desk.com/o-nas, в рекламной информации которого обозначено: «Аналог LiveTex-ChatDesk, Протестируй бесплатно!».

Истец подтвердил, что является правообладателем товарного знака «LiveTex» (словесный товарный знак и графическое обозначение).

Протокол осмотра доказательств 78 АБ 960135 от 17.11.2020 г., представленный Истцом, подтверждает выдачу рекламного объявления в ответ на поисковый запрос «Лайвтекс» - на русском языке. Согласно свидетельству о регистрации товарного знака, представленного Истцом, «Лайвтекс» не товарный знак и не подлежит охране в виде товарного знака.

Таким образом, Истец вводит суд в заблуждения суд касательно незаконного использования товарного знака «Livetex» поскольку в представленном Истцом протоколе зафиксирована на скриншотах выдача результатов поисковой системы “Яндекс” по запросу «Лайвтекс», а не товарного знака «Livetex», принадлежащего Истцу.

Требование о компенсации 5 млн руб. несоразмерно с последствиями нарушения поскольку при рекламной компании № 50644418 по объявлению № 882943172 с 18.03.2020 г. по 17.12.2020 или с 01.04.2021 получен результат:

количество показов 587 шт. и количество переходов на сайт Ответчика (кликов) 21 шт. (приложение № 12 протокола осмотра доказательств 78 АБ 9717300 от 21.04.2021 г.).

В то время как результат при обычной рекламной компании Ответчика по России за период 21.03.2021 – 21.04.2021 (отчетность за 30 календарных дней), длящейся с 07.06.2018 г., составляет:

количество показов 1 197 426 шт. и количество кликов 4 103 шт. Указанные данные зафиксированы в приложение № 5 протокола осмотра доказательств 78 АБ 9717300 от 21.04.2021.

Данная информация говорит о том, что показы по объявлению № 882943172 рекламной компании № 50644418 составляют менее 1 %.

Если даже предположить, что все переходы по рекламному объявлению в количестве 21 шт. закончились заключением сделки (что не так), то максимальная финансовая выгода Ответчика от таких сделок - 210 000,00 руб.

Заявленный Истцом размер компенсации считаем чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, который имеет карательный характер, не соразмерен предполагаемому нарушению.

Целью Истца, обратившегося в суд с иском к ответчику, является не восстановление нарушенного права с взысканием разумной, соразмерной компенсации и восстановления баланса интересов сторон, а неправомерное использование правосудия в конкурентной борьбе для причинения экономического ущерба Ответчику. Истец злоупотребляет правом на защиту, используя несоразмерную компенсацию

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Ответчик не оспаривал факт использования словесного обозначения «Лайвтекс» (далее – обозначение) в составе слов для контекстной рекламы следующим образом: при указании в поисковой строке Яндекса обозначения «Лайвтекс» первой строкой поисковой выдачи выдавался сайт: https://chat2desk.com/o-nas , принадлежащий ответчику.

По мнению ответчика, такое применение обозначения не является нарушением прав на средство индивидуализации (товарный знак) поскольку а) не отвечает критерию сходства; б) не является средством индивидуализации.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае имеет место фонетическое тождество обозначения Лайвтекс и товарного знака истца, поскольку слово Лайвтекс является транскрипцией на кириллице слова LiveTex, набранного латиницей.

Графическое сходство не имеет значения при наборе слов и словосочетаний в поисковой строке браузеров, поскольку не учитывается при алгоритме поиска (за исключением «поиска картинкой»).

Слово Лайвтекс является фантазийным, но в данном случае при его указании в перечне ключевых словах для рекламной выдачи оно несет смысловую нагрузку: имитировать товарный знак за счет фонетического сходства. Не все пользователи Яндекс хорошо знают английский язык, и нередко для быстроты и удобства, чтобы не ошибиться в написании слова на чужом языке, пользуются кириллицей для ввода англоязычных слов: Найк вместо Nike, Адидас вместо Adidas и так далее.

Относительно довода ответчика об отсутствии критерия индивидуализации товаров при использовании обозначения в контекстной рекламе следует принять во внимание следующее.

Товарный знак как средство индивидуализации товаров (работ, услуг) не является самоценностью, но предназначен для более успешной деятельности на товарных рынках. Товарный знак используется его обладателями не только для того, чтобы отделить свой продукт от похожих или аналогичных товаров, выпускаемых другими лицами, но и для лучшей узнаваемости продукта в глазах его потребителя, более активного его продвижения в рекламных кампаниях, привлечении внимания и тому подобное.

То есть, целью использования товарного знака является не только обособление продукта, позволяющее потребителю не путать продукты разных лиц, но и, в равной степени, продвижение продукта, повышение его продаж путем закрепления в сознании потребителя связи между товарным знаком и качеством, удобством, востребованностью и так далее товара (работы, услуги).

Исходя из указанных свойств товарного знака, использование в ключевых словах контекстной рекламы обозначений, сходных или аналогичных товарным знакам других лиц, позволяет достигать указанных целей: продвигать свой товар за счет перехвата аудитории конкурентов. Лицо (потребитель), задавая в поисковой строке известное ему наименование, прежде всего получает в верхней части выдачи (наиболее востребованной и читаемой) сайты конкурентов. С большой вероятностью потребитель, не разобравшись или не имея особых предпочтений, перейдет на сайт лица, не имеющего отношения к введенному слову, но использовавшему его в формировании заявки на контекстную рекламу.

Об этих аспектах хорошо осведомлены как компании, поддерживающие поисковые сервисы, так и их клиенты-рекламодатели.

Таким образом, использование в контекстной рекламе в качестве ключевых слов обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с чужими товарными знаками, способно ввести в заблуждение потребителя относительно принадлежности получемой им поисковой выдачи тому лицу, чей товар он искал, а также является недобросовестной конкуренцией, поскольку расширяет аудиторию потенциальных клиентов за счет использования известного клиентам чужого товарного знака.

В таких случаях воспроизведение непосредственно на сайте спорного обозначения не является необходимым и принципиально не влияет на результат. Тем не менее, в данном споре на сайте ответчика воспроизводилось обозначение LiveTex, что само по себе образует нарушение.

Тот факт, что ответчик понимал неправомерность использования товарного знака истца в своей рекламной кампании, подтверждается удалением спорного обозначения после получения претензии истца.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака и запрете его использования в будущем является обоснованным.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса.

Учитывая обстоятельства допущенного нарушения, доказательства, представленные ответчиком в подтверждение невысокого экономического эффекта от оспариваемой рекламы, сведения о возможном доходе, который мог быть получен от такого использования, суд полагает соразмерной компенсацию в размере 500000 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить ООО «ИТ Проспект» (ОГРН <***>) использовать товарный знак LiveTexи сходные с ним до степени смешения обозначения без согласия ООО «Омниканальные технологии» (ОГРН <***>) любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак Livetex, а также сходные до степени смешения наименования на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети «Интернет» своих услуг.

Взыскать с ООО «ИТ Проспект» (ОГРН <***>) в пользу ООО «Омниканальные технологии» (ОГРН <***>) 500 000,00 руб. компенсации за использование товарного знака Livetex, а также 4 800,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.