Гражданский кодекс часть 1

истец: Закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (адрес: Россия 185035, Петрозаводск, <...>; Россия 121059, Москва, а/я 107 ,ООО "Патентус" ФИО1, ОГРН: <***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат №1" (адрес: Россия 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная 17 литера А , ОГРН: 7847020721 );

о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании 5 000 000руб.

при участии

от истца: представитель ФИО1 (дов. от 02.11.2015г.)

от ответчика: представители ФИО2 (дов. от 12.11.2015г.), ФИО3 (дов. от 12.11.2015г.)

установил:

Закрытое акционерное общество «Холод Славмо» (далее – истец, общество «Холод Славмо») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат №1» (далее – ответчик, комбинат) и просит запретить незаконное использование товарных знаков №422533, №422534 и №428080 и сходных с ним обозначений при производстве мороженного, а также взыскать 5 000 000руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №422533, №422534 и №428080.

Комбинат возражает относительно удовлетворения иска, ссылаясь на несовершение действий, нарушающих исключительные права истца, а также принятые им меры, предупреждающие подобные нарушения.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Постановлением от 19.02.2015г. по делу №А76-22720/2013 утверждено мировое соглашение, заключенное между ЗАО «Холод Славмо» (истцом по делу) и ООО «Хладокомбинат №1» (ответчик 1) и Индивидуальным предпринимателем ФИО4 (ответчик 2).

Истец (ЗАО «Холод Славмо») и связанная с ним компания отказываются от претензии к товарам ООО «Хладокомбината №1», производимым и реализуемым в упаковке (копия упаковки содержится в приложении №1), с использованием дизайна, который нарушает или может нарушать исключительные права истца на художественное произведение «Упаковка мороженого «Трубочка сахарная» и произведение компьютерного дизайна «Упаковка мороженого «Трубочка сахарная» на условиях пунктов 2.3, 2.4 настоящего мирового соглашения.

Согласно п.2.1 мирового соглашения, ответчик 1 (комбинат) и связанная с ним компания обязуется в срок до 01.05.2015г.: прекратить производство и выпуск в гражданский оборот товаров в упаковке с использование спорного дизайна, послужившего основанием иска по делу (приложение №1), в срок до 01.05.2015г. изменить дизайн упаковки мороженого таким образом, чтобы начиная с 01.05.2015г. новый дизайн упаковки мороженого не нарушал исключительных прав истца и соответствовал патенту №52995.

Согласно п.2.2 мирового соглашения, ответчик 1 (комбинат) и связанная с ним компания вправе производить выпуск в гражданский оборот товаров с использованием дизайна (спорного дизайна), послужившего основанием для иска, в срок до 01.05.2015г (приложение №1), однако обязан предпринять меры по изъятию товаров со спорным дизайном из гражданского оборота с тем, чтобы начиная со 02.05.2015г. товары ответчика с использование спорного дизайна не могли быть предложены к продаже на оптовом и розничном рынке Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Таким образом, до 01.05.2015г. по указанному мировому соглашению (сделке под контролем суда) имелось согласие правообладателя (общество «Холод Славмо») на использование комбинатом результата интеллектуальной деятельности, в том числе производство товаров с упаковкой с использование спорного дизайна, право на который принадлежат обществу «Холод Славмо».

В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.1229 ГК РФ, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность установленную настоящим кодексом, другими законами.

Следовательно, использование результата интеллектуальной деятельности при наличии согласия правообладателя на такое использование, является законным и не влечет ответственности, установленной ГК РФ.

Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19.06.2006г. №15 «О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае, физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него, в соответствии с законодательством Российской Федерации, наступает гражданско-правовая ответственность. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или право на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Суд считает возможным применить указанное разъяснение по аналогии к исключительным правам на товарный знак, учитывая схожесть правоотношений по защите авторских прав и исключительных прав на товарный знак при их нарушении.

Следовательно, согласно указанному разъяснению, именно общество «Холод Славмо» (истец) должно доказать факт использования данных прав (исключительных прав истца на товарные знаки) ответчиком (комбинатом).

Только после этого (представления истцом указанных доказательств), ответчик будет считаться нарушителем указанных прав.

При этом суд исходит из того, что согласие правообладателя (общества «Холод Славмо») на использование дизайна упаковки (результат интеллектуальной деятельности) мороженого не может повлечь нарушение исключительных прав истца на товарные знаки (средства индивидуализации товаров), посколькуи комбинированные товарные знаки истца фактически повторяют дизайн упаковки, расходясь с ними в незначительных отличительных чертах.

На представленных истцом фотографиях упаковок, приобретенных истцом товаров (мороженое), нотариально удостоверенных протоколами осмотра вещественных доказательств, указана дата изготовления товаров – не ранее 01.01.2015г.

Доказательств производства и реализации комбинатом товаров с упаковкой сходной с обозначением соответствующим товарным знакам истца, последним не представлено.

Изъятие товаров (мороженого) у их собственников (которые приобрели товары до 01.05.2015г.) находится вне воли и вне контроля комбината.

Таким образом, истцом не доказано нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, то есть не доказано ни производство, ни реализация хладокомбинатом (введение в гражданский оборот) мороженого с указанными товарными знаками после 01.05.2015г. Отсутствие нарушения исключительных прав означает отсутствие ответственности за эти нарушения.

При этом суд принял во внимание меры принятые комбинатом по расформированию с 01.05.2015г. производства указанных товаров с обозначениями сходными до степени смешения с товарными знаками истца, изменение дизайна упаковки и иные меры, направленные на исполнение Постановления СИП об утверждении мирового соглашения.

Кроме того, Постановлением судебного пристава-исполнителя от 26.11.2015г. об окончании исполнительного производства по делу №А76-22720/13 установлено фактическое исполнение исполнительного документа по указанному делу (об утверждении мирового соглашения), что также подтверждает, что ответчиком были приняты меры по исключению нарушения прав истца на товарные знаки.

При отсутствии доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, требование о запрете производства и взыскании компенсации за нарушение прав удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске – отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.