Гражданский кодекс часть 1

ответчик: 1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТ", 2."Avira holdings limited" (адрес: Россия 123308, г МОСКВА, <...>; Россия 198095, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Боровая 47 лит.В; Белиз, Belize city, Corner Eyre and Hutson Streets Blake Building Ground floor suite 102);

третье лицо: ООО "АксельНейм" (адрес: Россия 196608, Санкт-Петербург, ФИО1, привокзальная пл., д. 2, лит. А, пом. 4Н; Россия 196607, Санкт-Петербург, а/я44)

о взыскании 1 000 000,00 руб.

при участии

- от истца: ФИО2 представитель по доверенности от 16.03.2016г.

- от ответчика: 1.Дмитриенко Е.Г. представитель по доверенности, ФИО3 представитель по доверенности от 20.12.2016г., 2.Тимофеев А.М. представитель по доверенности от 14.11.2016г., ФИО3 представитель по доверенности от 14.11.2016г.

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" обратился в суд с иском к ответчику 1 – обществу с ограниченной ответственностью «БИТ» о взыскании 100 000 рублей за нарушение исключительного права Истца на товарный знак «NAMES», зарегистрированный на территории РФ по свидетельству №383389 при использовании обозначения «names» в сети Интернет, в том числе, в доменном имени «names.ru» и на Интернет сайте «NAME'S», расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.names.ru/, а также о запрете ответчику 2 - AVIRA HOLDINGS LIMITED использовать обозначения «names» в сети Интернет, в том числе, в доменном имени «names.ru» и на Интернет сайте «NAME'S», расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.names.ru/

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ увеличил исковые требования до 600 000,00 руб. в части компенсации.

Ответчик представил дополнительные письменные пояснения по заявленным требованиям.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец является правообладателем товарного знака «NAMES», зарегистрированного на территории РФ по свидетельству №383389 с приоритетом от 08.12.2008г. в отношении 03, 20, 42 классов МКТУ, а также 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц.

В Интернет магазине «NAME'S», расположенном в сети Интернет по адресу: «http//names.ru», осуществляется предложение к продаже, а также продажа одежды, обуви и аксессуаров.

По поручению Истца 23.09.2014г., с целью подтверждения вышеуказанных обстоятельств, нотариусом ФИО4 был составлен протокол осмотра Интернет- магазина «NAME'S».

Истец 19.12.2014г. направил в адрес администратора доменного имени «names.ru» (ООО «БИТ») претензионное письмо о прекращении использования товарного знака в доменном имени.

Несмотря на полученную претензию, ООО «БИТ» продолжило использовать доменное имя «names.ru» для осуществления деятельности по предложению к продаже, а также продаже одежды, обуви и аксессуаров в Интернет магазине «NAME'S».

Истцом 24.04.2015г. в адрес ООО «БИТ» была направлена повторная претензия по факту незаконного использования товарного знака Истца «NAMES», зарегистрированного на территории РФ по свидетельству №383389 в доменном имени «names.ru».

Претензия Истца от 24.04.2015г. также была проигнорирована ООО «БИТ», Интернет магазин «NAME'S», расположенный в сети Интернет по адресу: «http//names.ru» продолжил функционировать.

В ходе повторного осмотра Интернет магазина «NAME'S», осуществленного нотариусом ФИО4 25.05.2015г., было установлено, что данный Интернет магазин продолжает свою работу, однако на дату осмотра, администратором домена «names.ru» значилась компания «AVIRA HOLDINGS LIMITED».

С целью подтверждения сведений о текущем администраторе доменного имени «names.ru», представителем Истца 05.06.2015г. к регистратору домена (ЗАО «РСИЦ») был направлен адвокатский запрос о принадлежности данного доменного имени.

Представителями Истца 16.06.2015г. был получен ответ на адвокатский запрос, из которого следовало, что ЗАО «РСИЦ» (АО «РСИЦ», в настоящее время) является регистратором доменного имени «names.ru», а администратором данного домена с 13.03.2015г. является компания «AVIRA HOLDINGS LIMITED», расположенная по адресу: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre&Hutson Streets, Belize City, Belize.

Истец полагает, что действия Ответчика-1 по администрированию доменного имени «names.ru» в период до 13.03.2015г., а также действия Ответчика-2 по администрированию доменного имени «names.ru» в настоящее время, нарушают исключительное право Истца на товарный знак «NAMES», зарегистрированный на территории РФ по свидетельству №383389, а также законные интересы Истца, связанные с использованием указанного товарного знака в сети Интернет.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Доменное имя «names.ru» является тождественным товарному знаку «NAMES», зарегистрированному на территории РФ по свидетельству №383389, поскольку полностью его воспроизводит.

Товарный знак Истца «NAMES» зарегистрирован на территории РФ по свидетельству №383389 с приоритетом от 08.12.2008г., в том числе, в отношении 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц.

Услуги по реализации товаров являются деятельностью, однородной услугам 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца «NAMES» по свидетельству №383389.

Согласно разделу 3 Методических рекомендаций (утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство"), сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С учетом однородности услуг по реализации товаров, оказываемых Истцом и Ответчиками, тождества доменного имени и обозначений, используемых на сайте, товарному знаку Истца, имеет место смешение услуг и незаконное использование товарного знака Истца со стороны Ответчиков.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака».

Руководствуясь пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, Истец просит взыскать с Ответчика-1 компенсацию в размере 600 000,00 руб. за нарушение исключительного права Истца на товарный знак «NAMES», зарегистрированный на территории РФ по свидетельству №383389, при использовании обозначения «names» в сети Интернет, в том числе, в доменном имени «names.ru» и на Интернет сайте «NAME'S», расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.names.ru/.

Согласно п. 8.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ регистрация доменного имени подлежит аннулированию:

1) если регистрация была произведена с нарушением установленных Правилами технических требований к доменным именам, действовавшим на момент регистрации;

2) если регистрация доменного имени была произведена в нарушение Правил, действовавших на момент регистрации, и была сопряжена с недобросовестными действиями администратора;

3) по окончании периода преимущественного продления;

4) по заявке администратора;

5)на основании вступившего в законную силу судебного акта;

6) при расторжении администратором договора с регистратором, осуществляющим поддержку сведений о доменном имени;

7) при запрете администратором дальнейшей обработки его персональных данных, производимой в соответствии с Правилами.

Руководствуясь данными правовыми нормами, правообладатель в рамках настоящего иска просит запретить Ответчику-2 использование обозначения «names» в сети Интернет, в том числе, в доменном имени «names.ru» и на Интернет сайте «NAME'S», расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.names.ru/.

Ответчики не отрицали изложенные истцом факты администрирования и поддержания ими сайта http://www.names.ru/, реализацию посредством указанного сайта проекта интернет-магазина по реализации одежды, обуви и аксессуаров. При этом ответчики считают требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Истец осуществляет свою деятельность по продвижению товара посредством интерьерного салона, что следует из материалов дела № СИП-438/2015: из отзыва, представленного ООО "Неймс", и из решения суда по данному делу. В соответствии с указанным отзывом, профильной деятельностью салона является создание авторских интерьеров, а также реализация мебели и предметов интерьера.

В свою очередь, в Интернет-магазине по адресу www.names.ru предлагается к продаже одежда, обувь и аксессуары к ним.

Таким образом, истец и ответчик оказывают услуги на разных товарных рынках и не являются конкурентами между собой, при этом услуги салона по реализации мебели и предметов интерьера не являются однородными с услугами интернет-магазина по продаже одежды и обуви.

Принимая во внимание тот факт, что ответчик не ведет деятельность на рынке мебели и предметов интерьера, в то время как истец оказывает услуги исключительно на этом рынке, товарные знаки истца и ответчика не могут быть смешаны потребителями.

В соответствии с существующей судебной практикой, отраженной в определениях Верховного суда РФ № 310-ЭС15-2555 от 23.07.2015 и № 310-ЭС15 12683 от 20.01.2016, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Поскольку истец использует товарный знак только для продажи мебели и предметов интерьера (класс 20 МКТУ), и с даты регистрации знака (14 июля 2009 года) не приложил усилий для использования знака для продажи каких-либо товаров, относящихся к другим классам (классы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 МКТУ), то действия истца, направленные на создание препятствий к использованию сходных обозначений в отношении неоднородных услуг, связанных с реализацией других товаров, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.

ООО «AVIRA HOLDINGS LIMITED» исковые требования не признает по следующим основаниям.

Доменное имя names.ru (домен), администратором которого является ответчик, было зарегистрировано 09.03.1998, то есть на 10 лет ранее приоритета товарного знака истца. Ответчик получил права администрирования доменом в результате передачи домена внутри группы аффилированных лиц (в которую помимо ООО "БИТ" и Авира Холдинг Лимитед входят также и другие компании).

Истец является правообладателем товарного знака NAMES по свидетельству РФ № 383389 (далее - товарный знак), зарегистрированного 14.07.2009 с приоритетом от 08.12.2008г. в отношении товаров и услуг 03, 20, 35, 42 классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35 класса "продвижение товаров".

Факт существования домена, сходного с товарным знаком, не беспокоил истца в течение 6 лет после регистрации знака, из чего следует, что у истца на самом деле не было ни потребности в использовании домена NAMES.RU, ни реального намерения продвигать этот домен в Интернете.

Намерение получить домен возникло у истца только тогда, когда Интернет-магазин одежды под данным доменным именем стал очень известным и популярным в сети Интернет.

Интернет-магазин одежды www.names.ru (Интернет-магазин) представляет собой масштабный проект по продвижению модной брендовой одежды на территории Российской Федерации.

Проект стал широко известен благодаря его активному продвижению ответчиками. За последние два года ответчиками были вложены значительные денежные средства в рекламу Интернет-магазина, в том числе в средствах массовой информации - в печатных и в электронных изданиях.

За период с 2014 по 2016 годы на Интернет-магазина www.names.ru было израсходовано более 75 миллионов рублей.

На настоящее время Интернет-магазин www.names.ru имеет около 60 000 подписчиков, из которых более 27 000 приходится на Москву, более 7 000 - на Санкт-Петербург, по нескольку сотен - в таких городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Самара, Пермь, Саратов, Челябинск, Казань и др.

Курьерская доставка товаров из Интернет-магазина осуществляется в сотни городов России, а также в Канаду, Южную Корею, Швецию, Германию, Нидерланды, Польшу, Эстонию, Казахстан, Беларусь и другие страны.

Благодаря огромному объему вложенных средств Интернет-магазин, согласно отчету Yandex, по числу поисковых запросов занимает в настоящее место 1-е место среди российских Интернет-магазинов, торгующих одеждой.

Ежедневно сайт Интернет-магазина www.names.ru посещает более 30 000 пользователей.

Всего за два года Интернет-магазин вошел в сотню самых крупнейших Интернет-магазинов в России и занял в ней 47-ое место, что также отражено в результатах указанного выше исследования.

За период с 2014 по 2016 на сайте Интернет-магазина оставлено более 740 отзывов покупателей из различных регионов России.

Кроме того, покупатели оставили более 130 отзывов об Интернет-магазине www.names.ru на Интернет-ресурсе ЯНДЕКС.МАРКЕТ.

В результате активного продвижения Интернет-магазина, домен NAMES.RU стал хорошо узнаваемым покупателями одежды.

Таким образом, обозначение NAMES стало известным и популярным в отношении услуг по продаже одежды именно благодаря активным действиям группы компаний, в которую входит администратор домена NAMES.RU.

Истец, в свою очередь, никогда не оказывал услуг по продаже одежды. Единственным видом деятельности истца является продажа мебели и предметов интерьера через интерьерный салон, что было подтверждено самим истцом и не оспаривается им.

Предъявление истцом иска является злоупотреблением правом, актом недобросовестной конкуренции, направленным на «обратный захват домена», а потому не подлежащим удовлетворению.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между сторонами отсутствует спор относительно фактических обстоятельств дела: факта принадлежности истцу товарного знака «NAMES» с приоритетом от 08.12.2008 г., ведения истцом деятельности по реализации мебели и предметов интерьера (03, 20, 42 классы МКТУ, а также 35 класса МКТУ), реализации ответчиками посредством сайта www.names.ru проекта интернет-магазина под брендом «NAME’S. online department store» по продаже одежды, обуви и аксессуаров к ним.

По мнению истца, ответчики нарушают его право на товарный знак, поскольку используют его в доменном имени и в размещенном на сайте бренде применительно к однородному виду деятельности, предусмотренному 35 классом МКТУ: продвижение товаров.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как правильно указывают стороны, для установления нарушения прав на товарный знак необходимо наличие следующих обстоятельств:

- сходство обозначения, используемого нарушителем, с товарными знаками Истца;

- однородность товаров/услуг;

- возникновение вероятности смешения.

Факт сходства товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиками, не вызывает сомнений у суда и не оспаривается сторонами дела.

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 198, оценка однородности товаров или услуг осуществляется с учетом ряда критериев, среди которых можно назвать род (вид), назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, способы изготовления, условия сбыта товаров, круг потребителей.

Кроме того, в пункте 3.4 указано, что услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Услуги по продаже одежды и обуви не могут быть отнесены к однородным с услугами по продаже мебели и предметов интерьера, поскольку рассматриваемые услуги оказываются в разных областях деятельности и не являются дополняющими друг друга. Таким образом, в отношении 03, 20, 42 классов МКТУ нарушение прав истца на товарный знак отсутствует, поскольку стороны реализуют разнородные товары, характер которых исключает какое-либо смешение в представлении рядового потребителя.

Аналогичный подход должен применяться к виду деятельности по 35 классу МКТУ. Прежде всего, данный класс распространяется на услуги, тогда как реализация товаров является самостоятельным видом деятельности, в который входит также и деятельность по рекламированию реализуемых товаров. Применительно к своим товарам их реклама, осуществляемая продавцом, не образует самостоятельного вида деятельности, поскольку 35 классом МКТУ не охватывается деятельность по оказанию услуг самому себе. Услуги должны оказываться другим участникам коммерческой деятельности, что в случае ответчиков не имеет места: услуги, приведенные в разделе 35 МКТУ, они другим лицам на возмездной основе не оказывают, доказательства этому в дело не представлены.

Даже если такого рода услуги оказывались ответчиками, следовало бы принять во внимание вышеприведенную позицию Роспатента о необходимости учитывать, что услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Продвижение одежды и продвижение мебели со всей очевидностью относятся к разным областям деятельности, характер которых исключает возможность их смешения как со стороны потребителей, так и со стороны других участников предпринимательской деятельности.

Также суд считает правомерной ссылку ответчиков на Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 о вопросах, возникающих при рассмотрении доменных споров, согласно которому использование доменного имени может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак исходя из трех критериев в совокупности:

- спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарного знаком истца;

- у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

- спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В п.3 Постановления приведены условия, исключающие ответственность администратора домена:

- до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал доменное имя с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

- администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

- используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Домен NAMES.RU был зарегистрирован ранее приоритета товарного знака истца, услуги оказывались Ответчиками добросовестно, ответчиками вложены значительные средства в продвижение и узнаваемость домена.

При таких обстоятельствах действия истца, направленные на воспрепятствование деятельности ответчика по реализации одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазине по адресу www.names.ru имеют признаки злоупотребления правом, поскольку однородная деятельность истцом не велась и не ведется.

На основании изложенного иск удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина с суммы увеличения исковых требований взыскивается с истца в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НЕЙМС» в федеральный бюджет 11 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.