Гражданский кодекс часть 1

Истец – ИП ФИО1 обратился в суд с иском об обязании ответчика - ООО "МЕДИ ТЕРРА" прекратить использование дизайна упаковок на территории РФ и взыскании с него 1 200 000,00 руб. компенсации.

Определением от 08.12.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ООО «КОТЭКС» (ОГРН <***>).

Ответчик и третье лицо исковые требования не признают по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что Индивидуальный предприниматель ФИО1 является обладателем исключительных прав на дизайн упаковок кислородных баллончиков, классифицируемый как объект авторского права.

Исключительные права на дизайн упаковок принадлежат Истцу на основании Генерального авторского договора, заключенного 24 февраля 2017 года между ИП ФИО1 и автором ФИО6. К Генеральному авторскому договору прилагаются следующие материалы:

1)Техническое задание №1 от 24.02.2017, Отчет по техническому заданию от 24.04.2017, Акт приема-передачи работ (услуг) по созданию серии дизайнов упаковки от 24.04.2017;

2)Выписка, квитанции и инкассовые поручения, подтверждающие взаиморасчет между Правообладателем и автором за разработанный дизайн упаковок;

3)Исходные файлы в формате ai, cdr, pdf, переданные от автора к Правообладателю как в процессе создания дизайна упаковок, так и по факту выполнения работы;

4)Зафиксирована и заверена переписка в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года, подтверждающая факт создания дизайна упаковок: разработка и согласование концепт-дизайна, согласование стоимости и сроков выполнения работ, процесс разработки дизайна упаковок в режиме «онлайн» но каждой позиции.

В соответствии с вышеуказанными документами исключительные права на произведения были переданы Истцу.

Помимо этого, 02.07.2019 Правообладателем было осуществлено депонирование объектов авторского права в Российском авторском обществе «КОПИРУС».

Депонирование было проведено с учетом ребрендинга, в соответствии с которым наименование OXYCO было изменено на OXYOMi. Обозначение OXYOMi было зарегистрировано на имя Истца в качестве товарного знака по свидетельству №746412.

Правообладателю стало известно об использовании Ответчиком данных объектов на сайте o2-spb.ru, а также на реализуемой им продукции.

С 2013 года компания ООО «КОТЭКС» по заказу Истца комплектовала кислородные баллончики с оформлением их в соответствии с дизайном Истца. Исключительных прав на дизайн ООО «КОТЭКС» не передавалось, поскольку именно Истец, а не ООО «КОТЭКС», занимался введением товара с данным дизайном упаковок в гражданский оборот.

После комплектации продукции ООО «КОТЭКС» передавало ее Истцу для последующей реализации. Вместе с тем, начиная с 18.08.2018,сотрудничество между Истцом и ООО «КОТЭКС» прекратилось в связи с поставкой ООО «КОТЭКС» некачественной продукции и нежеланием комплектовщика произвести замену товара, либо возврат денежных средств. Об этом Ответчик был уведомлен в переписке от 21.08.2018. Данная информация также следует из решения суда по делу А40-282572/18-37-2012.

Сотрудничество между Истцом и Ответчиком в плане закупок кислородных баллончиков началось в 2014 году и прекратилось без объяснения причин по инициативе Ответчика. Последняя закупка товара у Истца была произведена Ответчиком 07.03.2019,что подтверждается копиями реестров отгрузки в адрес Ответчика. Как впоследствии удалось выяснить Истцу, Ответчик приступил к закупке продукции непосредственно у ООО «КОТЭКС». При этом дизайн изготавливаемой и реализуемой продукции изменен не был. Более того, на баллончиках продолжали размещаться контактные данные Истца, которые впоследствии заклеивались наклейкой. Также не были изменены фотографии образцов продукции на сайте Ответчика, посредством которого она реализовывалась.

В соответствии с данными сервиса «Whois», администратором доменного имени o2-spb.ruявляется ООО «ЭЛЬМАНН». В адрес этой компании была направлена претензия и был получен ответ, из которого следует, что компания ООО «ЭЛЬМАНН», являясь администратором доменного имени o2-spb.ru, предоставила право его использования ООО «МЕДИ ТЕРРА» на основании договора №01/14 от 01.02.2014 года, в связи с чем ООО «МЕДИ ТЕРРА» несет всю ответственность за информацию, размещенную на этом сайте.

Правообладателем были произведены четыре контрольных закупки товара в период с июля по октябрь 2019 года посредством заказа с сайта в сети Интернет, расположенного по адресу «o2-spb.ru». Во всех случаях продавцом выступила компания ООО «МЕДИ ТЕРРА», что подтверждается кассовым чеком, транспортными и товарными накладными.

В результате проведенных контрольных закупок были приобретены образцы продукции, оформленные в дизайне, исключительные права на который принадлежат Истцу.

Закупка товара по товарной накладной №УТ-945 от 16.10.2019 была зафиксирована нотариально. По данной закупке у Ответчика был приобретен набор кислородных баллончиков Охусо «На пробу», в состав которого входит два баллончика 8 литров, два баллончика 16 литров и кислородная маска. Даты изготовления реализованных Ответчиком баллончиков — 16 июля (8 литров) и 16 августа (16 литров). Производителем указано ООО «КОТЭКС». Таким образом, данная продукция не могла быть введена в гражданский оборот Истцом. Кроме того, в протоколе осмотра сайта видно, что все кислородные баллончики Охусо реализовывались в аналогичном дизайне.

Для проведения контрольной закупки Истец обратился к сервису www.webjustice.ru(Исполнитель - Индивидуальный предприниматель ФИО7). Было составлено два протокола:

1.Протокол осмотра нотариусом доказательств — информации в сети Интернет (осмотр сайта и оформление заказа). В данном протоколе видно, что все кислородные баллончики Охусо реализовывались в аналогичном дизайне, также были зафиксированы реквизиты Ответчика;

2.Протокол осмотра нотариусом доказательств (осмотр товара при получении).

Еще три контрольные закупки были произведены Истцом как самостоятельно, так и с помощью юридической компании «Коллегия Медиа Юристов» (общество с ограниченной ответственностью) и ее регионального представителя ФИО8.

Дата и номер заказа	Наименование товарной позиции	Первичные бухгалтерские документы	Дата изготовления баллончиков	Привлечение сторонних специалистов для сбора доказательств
№4402 от 17.07.2019	Набор кислородных баллончиков Охусо «На пробу» (два баллончика 8 литров, два баллончика 16 литров, кислородная маска)	Кассовый чек №4 от 18.07.2019 (Продажа №7759)	13 апреля 2019 года (8 литров) и 20 июня 2019 года (16 литров)	-
№4816 от 27.08.2019		Товарная накладная №УТ-698 от 27.08.2019	16 июля 2019 года (8 литров) и 09 августа 2019 года (16 литров)	ООО «Коллегия Медиа Юристов»
№5394 от 16.10.2019		Товарная накладная №УТ-945 от 16.10.2019	16 июля 2019 года (8 литров) и 16 августа 2019 года (16 литров)	ИП ФИО7 Нотариус ФИО9
№5383 от 16.10.2019	Набор для приготовления кислородных коктейлей в домашних условиях КИСЛОРОДНАЯ СТРАНА (30 порций) (баллончик 16 литров, кислородный аэратор, композиция для кислородных коктейлей №23)	Товарная накладная УТ-948 от 17.10.2019	16 августа 2019 года	ООО «Коллегия Медиа Юристов»

Из таблицы следует, что в период с июля по октябрь 2019 года Ответчик активно реализовывал продукцию, а именно кислородные баллончики 8 и 16 литров с использованием дизайна упаковки Истца и без его согласия.

Товары, реализуемые ООО «МЕДИ ТЕРРА», являются однородными товарам Правообладателя, рассчитаны на одну и ту же целевую аудиторию, а также находятся в сравнительно одной ценовой категории. По мнению Истца, использование его интеллектуальной собственности в совокупности с фактором однородности товаров осуществляется ООО «МЕДИ ТЕРРА» с целью извлечения прибыли приводит к смешению образов товаров в глазах потенциального потребителя.

Кроме того, нарушения прав со стороны ООО «МЕДИ ТЕРРА» носили длительный характер. Контрольная закупка товара, произведенная по кассовому чеку №4 от 18.07.2019 (Продажа №7759), продемонстрировала дату изготовления кислородных баллончиков от 13 Апреля 2019 года, что составляет более семи месяцев до даты последней закупки — 16.10.2019.

Ответчику 27.12.2019 была направлена Претензия с требованием прекратить незаконное использование объектов авторского нрава, возместить расходы, понесенные в связи с нарушением исключительных прав, а также произвести компенсацию за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.

В ответ на претензию Ответчик указал на отсутствие нарушений с его стороны и отказался выполнить заявленные требования, в связи с чем Истец был вынужден обратиться в Суд.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Правообладатель оценивает ущерб, понесенный незаконным использованием дизайна упаковок кислородных баллончиков 8 литров и кислородных баллончиков 16 литров в размере 1 200 000,00 руб. (по 600 000,00 руб. за каждый объект авторского права).

Данный размер был определен исходя из длительного срока незаконного использования объектов авторского права, информированности нарушителя о наличии у правообладателя исключительных прав на объекты авторского права, а также убытков правообладателя, возникших в результате смешения образов однородных товаров в глазах потенциального потребителя.

Ответчик не согласен с доводами, изложенными в исковом заявлении, считает требования не подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

Действия Истца представляют собой злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске

Истец не оспаривает, что поставки кислородных баллончиков Ответчику начались в 2014 году. При этом в письме от 13.11.2013Истец, отправляя письмо от своего имени, предлагает Ответчику долгосрочное сотрудничество, прикрепляет подробный прайс-лист и фото продукции.

Истец уведомил Ответчика об изменении дизайна кислородных баллончиков (в отношении которого и обратился в суд с требованием о взыскании компенсации) в письме от 10.08.2017.

Далее, в письме от 10.10.2017 Истец по собственной инициативе направил Ответчику фотографии кислородных баллончиков с изображением объектов дизайна («кружочков») для размещения в дальнейшем их на сайте Ответчика.

Воля Истца на размещение указанных фотографий на сайте Ответчика была чётко выражена в письме от 10.08.2017:

«Фото баллонов в новом дизайне мы предоставим вам сразу же, как они поступят в продажу...»

Важно отметить, что Истец осуществлял поставки кислородных баллончиков Ответчику по 100% предоплате, что также не оспаривается Истцом. Соответствующие договоры поставки, подтверждающие факт отношений между Истцом и Ответчиком.

Таким образом, между Истцом и Ответчиком с 2014 года сложились длящиеся договорные правоотношения, Истец не возражал против размещения фотографий продукции с использованием объектов дизайна, в качестве автора которых он называет себя в исковом заявлении, на сайте Ответчика, более того, Истец активно участвовал в деятельности Ответчика, разъяснял, в каком порядке размещать фотографии баллончиков, какая информация имеет значение для потребителей и т.д. Данные обстоятельства подтверждает сам Истец, в частности, представляя в материалы дела Реестр отгрузки в адрес Ответчика.

Более того, Истец самостоятельно не осуществлял действия, связанные непосредственно с изготовлением и оформлением продукции. Как следует из текста искового заявления, с 2013 года именно ООО «КОТЭКС», а не Ответчик, изготавливало и комплектовало баллончики, а ИП ФИО1 в отношениях с ООО «КОТЭКС» до 2018 года выступал в качестве официального дистрибьютора.

Истцом не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих, что именно Ответчик, ООО «МЕДИ ТЕРРА», размещало объекты дизайна на продукции, предлагаемой к продаже на сайте.

Ввиду сложной организации цепочек поставки, когда ООО «КОТЭКС» изготавливает кислородные баллончики и реализует их через официальных дистрибьюторов, одним из которых выступал Истец, Ответчик, являясь добросовестным участником гражданского оборота, неоднократно обращался к Истцу с просьбой предоставить более подробную информацию, касающуюся подтверждения наличия у ИП ФИО1 исключительных прав на объекты дизайна и товарный знак «OXYCO», однако такие запросы остались без ответа. Истец продолжал производить поставки кислородных баллончиков с использованием объектов дизайна и обозначения «OXYCO» до марта 2019 года.

Между тем, 24.04.2019 в адрес Ответчика поступило письмо с требованием прекратить продажу продукции, маркированной товарным знаком «OXYCO» №686867, правообладателем в отношении которого выступает ООО «КОТЭКС», а не Истец. Регистрация указанного товарного знака Истцом не была оспорена, именно ООО «КОТЭКС» является правообладателем товарного знака, что напрямую следует из Открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Получив информацию о том, что ООО «КОТЭКС», которое является непосредственным изготовителем кислородных баллончиков, принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак №686867 «OXYCO», с 2019 года Ответчик начал приобретать продукцию непосредственно у правообладателя товарного знака.

Учитывая, что в течение длительного периода времени произведения дизайна были правомерно введены в гражданский оборот (фактически с согласия и под контролем Истца, называющего себя автором), произошло исчерпание исключительного права на указанные произведения дизайна по смыслу ст. 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно положениям п. 96 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» исчерпание исключительного права на произведение представляет собой один из случаев свободного использования произведения - исключение из общего правила о том, что любые действия по использованию произведения могут осуществляться только правообладателем или с его согласия (пункты 1 и 2 статьи 1270 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Таким образом, обращение ИП ФИО1 в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на объекты дизайна с учетом предшествующих длительных отношений с Ответчиком, который предоставил согласие на использование объектов дизайна в оформлении продукции, связано исключительно с недобросовестным осуществлением прав, единственной целью чего является причинение вреда Ответчику.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1270 ГК РФ, использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Согласно статье 1252 ГК РФ, при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ правообладатель может осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В деле не имеется доказательств, которые опровергали бы утверждение истца о принадлежности ему прав на дизайн упаковки, указанный в исковом заявлении. Данное обстоятельство не опровергается ответчиком, который не оспаривает факт длительных взаимоотношений с истцом и использование данного дизайна с разрешения истца.

Вместе с тем, с апреля 2019 года ответчик прекратил сотрудничество с истцом, и стал закупать товар у третьего лица. При этом дизайн упаковок не был изменен. Разрешение на дальнейшее использование дизайна ни ответчик, ни третье лицо у истца не запросили.

Довод ответчика об исчерпании прав на произведение не может быть признан обоснованным ввиду следующего.

Согласно пункту 96 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исчерпание права на произведение происходит только в отношении конкретного оригинала или конкретных экземпляров произведения, правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров произведений статьей 1272 ГК РФ не охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

Исходя из данной нормы, ответчик вправе реализовывать только те экземпляры товара, которые были ему переданы истцом до апреля 2019 года.

Наличие у третьего лица прав на товарный знак OXYCOникак не влияет на авторские права истца на произведение – дизайн упаковки, то есть цветовое, графическое и т.п. решение.

При таких обстоятельствах требования истца являются правомерными и обоснованными.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 № 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца, суд принимает во внимание, что в деле отсутствуют сведения о возможной прибыли, полученной ответчиком за реализацию спорных товаров; истец не представил доказательства, что деятельность ответчика повлекла значительный отток покупателей и уменьшение прибыли, получаемой истцом. Исходя из размера компенсации, взимаемой обычно при сравнимых обстоятельствах, руководствуясь принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, суд пришел к выводу о наличии оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации до 300 000 руб.

Истец также просит взыскать с ответчика 294 514,50 руб. в возмещение расходов на оплату юридических услуг, а также 68 863,00 руб. в возмещение расходов на проведение четырех контрольных закупок в период с июля по октябрь 2019, всего 363 375,50 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В обоснование заявления представлены соглашение №35 об оказании юридической помощи от 12.07.2019, счет, платежное поручение, акт выполненных работ, договор №12 на оказание услуг в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности от 18.11.2019, поручения к договору, счета, платежные поручения, акты, договор-счет №2013ОС/20 от 29.04.2020 на нотариальный осмотр сайта с приложением, платежное поручении, акт об оказании услуги, договор №1109-1-КМЮ (ООО) от 09.07.2019, счета, платежные поручения, акты выполненных работ.

Расходы произведены, и подлежат возмещению.

Рассмотрев представленный истцом расчет, принимая во внимание сложность дела и характер судебного процесса, суд полагает требование о взыскании судебных расходов подлежащим удовлетворению в размере 100 000,00 руб.

Расходы истца по сбору доказательств относятся на ответчика.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в части удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать ООО «МЕДИ ТЕРРА» (ОГРН <***>) прекратить использование дизайна упаковок, права на которые принадлежат ИП ФИО1, на территории Российской Федерации.

Взыскать с ООО «МЕДИ ТЕРРА» в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП <***>) 300 000,00 руб. компенсации за незаконное использование дизайна упаковок, 100 000,00 руб. в возмещение расходов на оплату юридических услуг, 68 863,00 руб. в возмещение расходов на сбор доказательств, а также 12 250,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.