Гражданский кодекс часть 1

ответчик: индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес: 199034, РОССИЯ, Санкт-Петербург, В.О., 16-я линия, д. 7; 199226, РОССИЯ, Санкт-Петербург, наб. Морская, д. 17, кв. 22, ОГРН: , );

третье лицо: ООО "Ник.Ру" (адрес: 119991, РОССИЯ, <...>, ОГРН: )

о защите права на коммерческое обозначение и защите интеллектуальной собственности

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.11.2009, ФИО3 по доверенности от 1.12.2010, ФИО4 по доверенности от 10.12.2110 (до перерыва)

от ответчика: ФИО5 по доверенности от 27.04.2010

от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СП-Компания-СП-б» (далее - ООО «СП-Компания-СП-б») обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ника» (далее - ООО «Ника») и индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – Предприниматель, ФИО1) о признании администрирования ФИО1 доменного имени www.sexvideogid.ru актом недобросовестной конкуренции, о запрете ФИО1 использовать в доменном имени www.sexvideogid.ru коммерческое обозначение «Секс Видео Гид», о признании распространения материалов журнала «Секс Видео Гид» на сайте www.sexvideogid.ru нарушением авторских прав истца (после уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В соответствии с правилами статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Ник.Ру» (далее - ООО «Ник.Ру»).

Решением суда от 01.04.2010 исковые требования, предъявленные к предпринимателю ФИО1, удовлетворены в полном объеме, а в удовлетворении иска к ООО «Ника» отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2010 указанное решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.11.2010 решение суда первой инстанции и апелляционного суда отменены и дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении истец уточнил требования и круг ответчиков, предъявил иск только к ответчику – предпринимателю ФИО1 и просил:

- признать незаконным использование предпринимателем ФИО1 коммерческого обозначения «Секс Видео Гид» в наименовании сайта www.sexvideogid.ru ;

- признать администрирование ФИО1 доменного имени www.sexvideogid.ru нарушением прав истца, в том числе, на коммерческое обозначение, логотип «Секс Видео Гид»;

- признать нарушением прав ООО «СП «Компания-СП-б» распространение предпринимателем ФИО1 на сайте www.sexvideogid.ru текстов статей, автором которых является Каневский.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ определением суда от 16.02.2011 (с учетом определения об исправлении явной описки) уточнение исковых требований в данном объеме принято судом к рассмотрению и отказано в принятии к рассмотрению новых требований о признании незаконным использование товарного знака ««Секс Видео Гид» www.sexvideogid.ru».

Ответчик возражал против иска, представил письменный отзыв и дополнение к нему, в которых ссылался на то, что доменное имя "www.sexvideogid.ru" зарегистрировано за ФИО1 как за физическим лицом 1.07.2003 в сети Интернет в зоне RU; сам по себе факт администрирования домена не может нарушать права истца на коммерческое обозначение, логотип и иные объекты авторских прав; истцом не доказан факт использования наименования и изображения «Секс Видео Гид» в качестве коммерческого обозначения; факт размещения на сайте ответчика материалов журнала «Секс Видео Гид» не доказан; наименование и графическое изображение «Секс Видео Гид» не являются коммерческим обозначением ООО «СП-Компания-СП-б» и не подлежат защите, поскольку редакция средства массовой информации, учрежденная истцом, по смыслу статьи 132 Гражданского кодекса РФ не является предприятием и не зарегистрировано в установленном порядка как имущественный комплекс.

Третье лицо – ООО «Ник.Ру» о слушании дела извещен, в суд не явился.

Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «СП-Компания-СП-б» учредил средство массовой информации СМИ в форме журнала и электронного журнала с наименованием «Секс Видео Гид» и примерной тематикой «Обзор новинок видеорынка эротических изданий», что подтверждается свидетельствами о регистрации средства массовой информации от 07.02.2001 серии ЭЛ № 2-5002 и от 26.04.2001 серии ПИ № 77-7776.

Из акта «приемки товарного знака» от 06.12.2001 следует, что редколлегия журнала «Секс Видео Гид» разработала и передала ООО «СП-Компания-СП-б» для использования в качестве логотипа на обложке журнала и в качестве коммерческого обозначения редакции журнала.

В последующем данными лицами указанные логотип и коммерческое обозначение были изменены на аналогичные с указанием на интернет-сайт www.sexvideogid.ru, что подтверждается актом приемки от 07.12.2003.

Из первоначального искового заявления следует, что в связи с отсутствием технической возможности для создания сайта журнала ООО «СП-Компания-СП-б» и ФИО1 договорились, что последний регистрирует доменное имя, создает сайт и осуществляет выпуск электронного приложения к журналу «Секс видео гид». Для названных целей истец передал ФИО1 в электронном виде материалы журналов (статьи, дизайн, фотоматериалы).

ООО «Ник.Ру» 01.07.2003 зарегистрировало в Российской Федерации за ФИО1 доменное имя в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www.sexvideogid.ru.

Согласно свидетельству № 423537, выданному 23.11.2010 (с приоритетом заявки 18.11.2009), ООО «СП-Компания-СП-б» является правообладателем товарного знака, содержащего в себе сочетание буквенного и графического изображения «Сексвидеогид».

18.06.2009 нотариусом Санкт-Петербурга ФИО6 по заявлению истца проведен осмотр доказательств - страниц в Интернете, в ходе которого установлено следующее:

- на странице http://sexvideogid.ru/magazine/ размещено описание журнала «Секс видео гид», учрежденного истцом, помещен логотип журнала, идентичный переданному по актам приемки товарного знака, и онлайн-версия журнала № 50-52 (протокол осмотра от 18.06.2009);

- на странице http://sexvideogid.ru/opt.php размещено предложение о реализации товаров, в том числе журнала «Секс видео гид» с указанием реквизитов ООО «Ника» (протокол осмотра от 18.06.2009);

- на странице http://sexvideogid.ru/gid18/ предложены к продаже журналы «Private» со ссылкой на магазин «Секс видео гид» и ООО «Ника» (протокол осмотра письменного доказательства от 13.11.2009).

Протоколом осмотра письменного доказательства от 18.06.2009 зафиксировано наличие на странице http://nik.ru/lookup.php?domain=sexvideogid.ru&button1 информации о регистрации домена «sexvideogid.ru» за ФИО1

Создание предпринимателем домена со спорным наименованием, получение услуг по поддержке функционирования домена подтверждено договором об оказании услуг от 10.03.2005 № 195773/NIC-D, заключенным ФИО1 с автономной некоммерческой организацией «Региональный Сетевой Информационный Центр».

При оценке доводов истца о противоправном использование коммерческого обозначения «Секс Видео Гид» в названии сайта www.sexvideogid.ru, администрирование данного сайта и доменного имени с использованием текстов, написанных ФИО7 для журнала «Секс Видео Гид» суд исходит из следующего.

Из письменных объяснений истца, представленных после принятия судом уточненных исковых требований, следует, что в качестве правового обоснования истец ссылался на статьи 1250, 1538, 1539, 1473 Гражданского кодекса РФ и статью 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

В соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 18.12.2006 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» часть четвертая Гражданского кодекса РФ введена в действие с 01.01.2008.

В силу статьи 5 указанного закона часть четвертая Гражданского кодекса РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части Кодекса.

В соответствии с действующим законодательством права на логотип подлежат правовой охране при отнесении его (логотипа) либо к товарному знаку, либо к коммерческому обозначению.

Исходя из положений статьи 2 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании место происхождения товара», несмотря на получение от редакции журнала по актам от 6.12.2001 и от 7.12.2003 истец не являлся правообладателем товарного знака «Секс Видео Гид» (в виде сочетания слов, выполненных в определенной графическо-шрифтовой манере) до его государственной регистрации по свидетельству № 423537, выданному 23.11.2010 (с приоритетом заявки 18.11.2009).

Спор о неправомерном использовании товарного знака выходит за пределы требований, принятых судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса РФ исключительное право юридического лица на средства индивидуализации признается в случаях и порядке, установленном названным кодексом и другими законами.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Гражданского кодекса РФ под коммерческим обозначением понимается используемые юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, средства для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса).

В силу статьи 132 Гражданского кодекса РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Следовательно, с учетом норм пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи со статьей 132 Гражданского кодекса РФ коммерческое обозначение не может существовать без созданного предприятия как имущественного комплекса при наличии соответствующих правоустанавливающих документов.

При этом, коммерческие обозначения не являются фирменными наименованиями и не подлежат обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 2 статьи 1539 Гражданского кодекса РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В силу прямого указания в законе коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и служит цели индивидуализации принадлежащих одному юридическому лицу одного или нескольких торговых, промышленных и других предприятий (статья 1538 Гражданского кодекса РФ). Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование (пункт 1 статьи 1541 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, коммерческое обозначение, представляющее собой объект интеллектуальной собственности, до 1.01.2008 никакими правовыми не регулировался.

Исходя из теоретических и практических трактовок данного понятия, можно сделать вывод, что коммерческое обозначение - это символ, позволяющий отличать одно предприятие от другого.

Учитывая, что редакционная коллегия журнала «Секс видео гид» не является предприятием, следовательно, разработанное ею словесное (графическое) обозначение «Секс Видео Гид» не может признаваться коммерческим обозначением по смыслу статьи 1538 Гражданского кодекса РФ.

Из представленных истцом документов следует, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-59974/10-154-318 по заявлению ООО «СП-Компания-СП-б» о признании недействительным отказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в государственной регистрации предприятия как имущественного комплекса с названием «Редакция журнала Секс Видео Гид», оформленный письмом от 13.04.2010 № 01/002/2010-034.

За ФИО1 с 01.07.2003 зарегистрировано в Российской Федерации доменное имя в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www.sexvideogid.ru.

Указанная регистрация не была оспорена либо признана недействительной в установленном законом порядке.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательства принадлежности истцу – ООО «СП-Компания-СП-б» спорного коммерческого обозначения суду не представлены.

Поскольку домен зарегистрирован за ответчиком ранее регистрации прав истца на коммерческое обозначение (и при отсутствии такой регистрации на момент разрешения спора) суд полагает, что являются необоснованными требования истца о признании незаконным использования ответчиком спорного коммерческого обозначения в наименовании сайта, который зарегистрирован за ответчиком.

Суд также принимает во внимание и то обстоятельство, что на момент введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ ФИО1 зарегистрировал и администрировал сайт с доменом "sexvideogid.ru", добросовестно использовал его с 2003 года при отсутствии претензий со стороны истца; пользование сайта прекращено после предъявления истцом соответствующих требований.

При этом из первоначального искового заявления ООО «СП-Компания-СП-б» следует, что сайт использовался именно для продвижения продукции истца. Требований об оформлении правоотношений с ответчиком истец не заявлял.

Согласно пункту 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 5/29) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В силу пункта 2 статьи 1540 Гражданского кодекса РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Оценивая указанные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии у истца права на коммерческое обозначение «Секс Видео Гид» ввиду неиспользования данного обозначения для индивидуализации предприятия ООО «СП-Компания-СП-б», и, следовательно, у истца отсутствует право требовать судебной защиты непринадлежащего ему исключительного права на коммерческое обозначение.

Поскольку истец не является правообладателем указанного им коммерческого обозначения, то являются необоснованными и не подлежащими судебной защите его требования в части признания администрирования ФИО1 доменного имени www.sexvideogid.ru нарушением прав истца на коммерческое обозначение в виде использования спорного словесного обозначения в доменном имени.

Само по себе администрирование домена, то есть совершение технических действий по определению администратором порядка использования домена и осуществлению организационной и технической поддержки его функционирования, не свидетельствует о воспроизведении, распространении или иным образом нарушении прав истца на коммерческое обозначение.

Более того, как следует из объяснений сторон, в настоящее время права администрирования сайта переданы истцу, что свидетельствует о прекращении возможного правонарушения.

По мнению суда, не подлежит удовлетворению требование истца о признании нарушением прав ООО «СП «Компания-СП-б» распространение предпринимателем ФИО1 на сайте www.sexvideogid.ru текстов статей, автором которых является Каневский.

При этом, суд исходит из того, что на момент рассмотрения спора по существу и принятия по иску решения отсутствуют доказательства нарушения прав истца на данные произведения со стороны ответчика, применительно к действиям, направленным на продолжение размещения и использования их на вышеназванном сайте.

В судебном заседании стороны пояснили, что в настоящее время прежнее содержание сайта удалено истцом.

Более того, данное обстоятельство отражено и в представленном истцом исследовании, проведенном Санкт-Петербургской региональной общественной организацией потребителей объектов интеллектуальной собственности по вопросу изменений содержания страниц сайта www.sexvideogid.ru на сайте http://replay.waybackmachine.org

Суд не может согласиться с доводами истца, указывающего на возможность удовлетворения иска в части требования о прекращении и размещении указанных объектов на сайте www.sexvideogid.ru на будущее время, поскольку требование о пресечении определенных действий предполагает установление факта их объективного наличия на момент судебного разбирательства.

Любое заявленное в судебном порядке требование, устанавливающее императивное предписание на пресечение не соответствующего закону действия в отношении конкретного лица, должно обладать признаками достоверности, объективности и исполнимости, и не может быть удовлетворено при отсутствии таких признаков.

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса РФ арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Таким образом, защите в суде подлежит нарушенное право заинтересованного лица, которое в рассматриваемом случае могло быть восстановлено посредством пресечения неправомерных действий иного лица, в частности в отношении прекращения размещения на спорном сайте текстов статей.

Суд полагает, что возможные (предполагаемые) нарушенные права истца как обладателя исключительных прав на статьи были восстановлены, поскольку ответчиком были фактически осуществлены действия по удалению из сети (сайта) указанного информационного ресурса (произведения), в связи с чем в удовлетворении названного требования не имеется процессуальной необходимости.

Более того, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец не доказал объективными, допустимыми и достоверными доказательствами того, что на сайте www.sexvideogid.ru были размещены тексты статей, в отношении которых он является правообладателем, а также того, что данные тексты были размещены на сайте помимо его воли и разрешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Из материалов дела, объяснений сторон следует, что ФИО1 зарегистрировал и администрировал сайт с доменом "sexvideogid.ru" с 2003 года при отсутствии претензий со стороны истца.

При этом из искового заявления ООО «СП-Компания-СП-б» следует, что по взаимной устной договоренности истца с ответчиком сайт использовался именно для продвижения продукции истца в сети Интернет, поскольку у истца отсутствовала техническая возможность для создания сайта журнала (так в исковом заявлении).

В связи с этим при издании журнала с 2003 года по 2009 год истец рекламировал сайт www.sexvideogid.ru.

Требований об оформлении правоотношений с ответчиком истец не заявлял.

Доказательства уклонения ответчика от заключения договора о передаче прав на использование текстов статей, а также факта направления ответчику таких предложений истец не представил.

При таких обстоятельствах, по мнению суда, являются обоснованными ссылки ответчика на злоупотребление истцом правом и на возможность применения положений статьи 10 Гражданского кодекса РФ.

Из предъявленных истцом в материалы дела доказательств (протоколов осмотра письменного доказательства от 18.06.2009 и от 13.11.2009) не представляется возможным установить, нарушаются ли ответчиком авторские права истца на какие-либо конкретные произведения (литературные, фотографические).

Суду не представлены достоверные и достаточные доказательства размещения конкретных статей и принадлежность их по авторскому праву истцу.

Данные протоколы доказывают лишь факт размещения ссылок с упоминанием журнала «Секс Видео Гид», но не подтверждают фактическое размещение на сайте нарушающие авторские права статьи журнала.

Оценив представленное истцом заключение и исследование, проведенном Санкт-Петербургской региональной общественной организацией потребителей объектов интеллектуальной собственности по вопросу изменений содержания страниц сайта www.sexvideogid.ru на сайте http://replay.waybackmachine.org, суд приходит к выводу о том, что данный документ не может быть признан достоверным и достаточным доказательством, поскольку из анализа данного заключения невозможно соотнести содержание журнала на архивном сайте с принадлежностью размещенных на нем конкретных текстов статей истцу или иному лицу.

В настоящее время отсутствует возможность точной и достоверной проверки и сопоставления текстов, размещенных в спорный период на сайта и опубликованных в журнале, поскольку содержимое сайта изменено и удалено, что подтвердили стороны в ходе судебного разбирательства.

Более того, указанный экспертом сайт http://replay.waybackmachine.org, который был изучен в ходе исследования, не подтверждает документально достоверность сведений, заархивированных под указанием сайта www.sexvideogid.ru.

Как указано в данном заключении, архивные страницы имеют ошибки, опечатки, а также разницу в знаках препинания, что доказывает искажение информации на сервере http://replay.waybackmachine.org.

В Условиях пользования сайтом http://replay.waybackmachine.org, размещенных на его страницах и удостоверенных переводом протокола осмотра письменного доказательства серии 78АА № 0190282 от 22.04.2011, указано на то, что архив не может гарантировать или обеспечить, чтобы контент в коллекциях был точным, полным.

Таким образом, истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил доказательства наличия права на коммерческое обозначение и нарушение ответчиком при администрировании спорного сайта принадлежащих истцу прав на коммерческое обозначение, а также факта размещения конкретных текстов статей (объектов авторского права), обладателем авторских прав на которые является истец.

При таких обстоятельствах исковые требования не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Преснецова Т.Г.