Гражданский кодекс часть 1

Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Старая Тула» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 424772 в сумме 500 000 руб.

Истец пояснил, что на основании свидетельства №424772 от 06.12.2010 он является обладателем исключительных прав на товарный знак, представляющий собой объемное обозначение в виде реалистического изображения пряника в форме пистолета, на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия (ствол рукоятка, курок и т.д.). В центре изображения под курком помещен словесный элемент «Тула», в отношении которого правовая охрана не представлена. Данный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники». Дата приоритета товарного знака 23.03.2010, дата истечения срока действия регистрации 23.03.2020. Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака № 424772, выразившийся в производстве и введении в гражданский оборот пряников в форме объемного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. О факте нарушения ответчику истцом была направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака. Не прекратив производство и реализацию контрафактной продукции, ответчик обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака объемного обозначения в форме, стилизованной под револьвер «Бульдог», на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия (ствол рукоятка, курок и т.д.). На рукоятке помещен словесный элемент «Тула». Правовая охрана испрашивалась ответчиком в отношении 30 класса МКТУ «пряники». Роспатент решением от 24.05.2014 отказал ответчику в государственной регистрации заявленного обозначения, указав, что заявленное ответчиком обозначение по внешней форме сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, права на которые принадлежат истцу. Суд по интеллектуальным правам решением от 14.01.2015 по делу №СИП-868/2014 отказал в удовлетворении исковых требований ответчика о признании недействительным решения Роспатента. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 по делу №СИП-864/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2015 было оставлено без изменения. Ответчик не прекращал производство и введение в гражданский оборот контрафактной продукции, что подтверждается приобретенным истцом пряником «Тульский сюрприз» сырцовый глазированный с начинкой, массой 350 гр., датой производства 09.01.2015, произведенным ответчиком и приобретенным истцом по товарному чеку от 06.02.2015, выданному индивидуальным предпринимателем ФИО2 Истец не давал ответчику разрешение на использование товарного знака №424772. Позиция истца о сходстве произведенных ответчиком пряников «Тульский сюрприз» и товарного знака по свидетельству №424772 основана на экспертизе Роспатента, решении СИПа. Учитывая характер допущенного ответчиком нарушения исключительных прав обладателя товарного знака и длительный период незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 500000 руб.

Ответчик исковые требования истца не признал, пояснив, что Тульский пряник в форме «револьвер» был выведен ответчиком на рынок в марте 2008 года, что подтверждается заявлением в Палату по патентным спорам Роспатент с фотографиями пряничной доски, а также трудовым договором между ответчиком и работником – резчиком ФИО5 на дату изготовления пряничной доски в форме «револьвер». Пряничная доска относится к произведениям искусства, согласно ст. 1225 ГК РФ появляется в результате интеллектуальной деятельности и охраняется законом. Пряничная доска изготовлена по заданию ответчика и является служебным произведением, поэтому исключительные права на нее принадлежат работодателю. Истец не был осмотрителен, приступая к регистрации товарного знака по свидетельству №424772, чем нарушил параграфы 2 и 3 статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, которыми установлен запрет на недобросовестную конкуренцию. Заявленная истцом сумма компенсации 500000 руб. не обоснована. Размер компенсации должен быть разумным и увязан с годовыми объемами выпуска Тульских пряников в форме пистолета. В период с марта 2008 по 22.03.2010 доля выпущенных ответчиком пряников в форме револьвера незначительна. По товарному чеку от 19.08.2011 нарушителем исключительных прав истца должен является ИП ФИО6, реализовывавший пряник. Поскольку в чеке не описан товар, то ответчик ставит под сомнение представленные истцом документы по закупке пряника в форме револьвера. Ответчик возражает также против представленных истцом доказательств нарушения его прав в 2015 году. Нарушителем исключительных прав по факту закупки пряника в форме револьвера у ИП ФИО2 является сам ФИО2, т.к. он реализовывал контрафактный по мнению истца товар. Ответчик представляет копии накладных, свидетельствующие о том, что в период с декабря 2014 года и до 06.02.2015, т.е. до даты, указанной в представленном истцом товарном чеке от 06.02.2015 отсутствует наименование «револьвер».

Ответчик заявил о применении в отношении исковых требований истца срока исковой давности, пояснив, что истец узнал о нарушении своих прав на товарный знак 19.08.2011 после приобретения пряника в форме револьвера, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Срок исковой давности закончился 20.08.2014. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Тульской области 19.05.2015.

В судебном заседании, состоявшемся 5.10.2015, представитель ответчика ходатайствовал о приобщении к материалам дела заявления о принятии судебного акта о признании за ответчиком ФИО1 исключительных прав на пряничные доски «Револьвер» с даты создания произведений.

Суд отказал в удовлетворении заявления ответчика о приобщении к материалам дела заявления ответчика о принятии судебного акта о признании за ответчиком ФИО1 исключительных прав на пряничные доски, так как ответчик в рамках рассматриваемого дела может заявить собственные исковые требования, как встречный иск, но встречный иск им не подан.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд считает исковые требования истца к ответчику подлежащими частичному удовлетворению на основании нижеследующего.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак № 424772 подтверждается выданным Роспатентом свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 424772, в котором указаны дата приоритета товарного знака - 23.03.2010, дата истечения срока действия регистрации - 23.03.2020. Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

П. 1 ст. 1477 ГК РФ предусмотрено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

П. 2 ст. 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п.1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован (п. 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3).

Из материалов дела следует, что 06.02.2015 истец по договору розничной купли-продажи купил у ИП ФИО2 товар: пряник 350 гр. «Револьвер» (сгущенка), представляющий собой объемное обозначение в виде реалистического изображения пряника в форме револьвера, на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия.

Представленный истцом пряник по внешней форме сходен до степени смешения с товарным знаком № 424772 правообладателем которого является истец.

Факт продажи подтверждается:

товарным чеком от 06.04.2015, в котором содержатся сведения о количестве, стоимости товара, дате и времени заключения договора розничной купли - продажи, об индивидуальном налоговом номере ответчика;

закупленным товаром – пряником на котором имеется этикетка с нанесенным на ней текстом: заслуженный предприниматель ФИО1, пряники «Тульский сюрприз» сырцовые, глазированные с начинкой, сведения о составе, годности, способе хранения, дате изготовления - 09.01.2015.

В связи с тем, что покупка спорных товаров оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства, товарный чек является допустимым доказательством, подтверждающим факт розничной купли-продажи спорного товара в торговой точке ответчика.

Приобретенный 6.02.2015 истцом у ИП ФИО2 пряник в форме револьвера имеет дату изготовления и упаковывания 9.01.2015, совпадающую с датой приобретения ИП ФИО2 пряников у ответчика по накладной №000020 от 9.01.2015.

В накладной №000020 от 9.01.2015 указано наименование проданных ответчиком ФИО2 пряников «Тульский сюрприз», совпадающих с наименованием нанесенного на этикетку приобретенного истцом пряника «Тульский сюрприз» в форме «револьвер».

Информация на наклейке приобретенного истцом у ИП ФИО2 по товарному чеку от 06.02.2015 пряника в форме револьвера» совпадает со сведениями, изложенными в накладной №000020 от 09.01.2015, по которой у ответчика товар покупал ИП ФИО2 по следующим позициям:

наименование пряника – «Тульский сюрприз»;

масса пряника – 350 гр.;

изготовитель – ИП ФИО1

срок изготовления и срок покупки товара ФИО2 – 9.01.2015.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику права на использование товарного знака №424772 нет.

В судебном заседании 5.10.2015 ответчик представил суду две доски (формы для изготовления пряников) с нанесенными записями на одной доске – ФИО5 26.02.2008, на второй – ФИО5 21.02.2008. После осмотра формы для изготовления пряников были возвращены представителю ответчика, фотографии форм приобщены к материалам дела.

Помимо форм, ответчик представил суду:

Заявку №2011733869 от 14.10.2011 ИП ФИО1 на имя руководителя отделения «Палата по патентным спорам» ФГБУ ФИПС о признании недействительным решения экспертизы об отказе в регистрации в качестве объемного товарного знака с датой приоритета 14.10.2011 по заявке №2011733869 для товаров 30- класса МКТУ «пряники».

примерную форму 73 от 02.10.2000 трудового договора (контракта) с работником, заключенного ИП ФИО1 с ФИО5 о приеме его по трудовому договору в кондитерский цех резчиком пряничных форм, а также копию трудовой книжки, подтверждающую, что в оспариваемый период ФИО5 работал у ИП ФИО1 резчиком пряничных форм;

копии накладных от 26.12.2014, 06.01.2015, 09.01.2015, по которым ИП ФИО1 отпустила ФИО2 пряники. В числе наименований отпущенных пряников 6 и 9 01.2015 значится «Тульский сюрприз».

Представленные ответчиком доказательства не служат основанием для вывода о необоснованности исковых требований истца.

По делу установлено, что хотя по свидетельству №424772 от 06.12.2010 правообладателем товарного знака №424772, представляющего собой объемное обозначение в виде реалистического изображения пряника в форме пистолета, на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия, является истец, ответчик изготавливает и выпускает в оборот пряники в форме пистолета, имеющей визуальное сходство с товарным знаком истца до степени смешения.

Из представленного в дело заключения коллегии Палаты по патентным спорам следует, что ИП ФИО1 подала заявку №2011733869 с приоритетом от 14.10.2011 на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в форме, стилизованной под револьвер «БУЛЬДОГ».

Роспатентом 1.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 ст. 1483 ГК РФ. В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным знаком по свидетельству №424772, зарегистрированным на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» и имеющим более ранний приоритет (23.03.2010) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Экспертизой установлено, что для рядового потребителя, не являющегося специалистом в области оружия, сравниваемые объекты сходны до степени смешения и воспринимаются как единая линейка товаров.

ИП ФИО1 подала в коллегию Палаты по патентными спорам возражение, в котором выразила несогласие с решением Роспатента.

Коллегия Палаты по патентными спорам сочла доводы возражения не убедительными. указав, что основные детали прорисовки обоих видов стрелкового оружия неизменны (ствол, курок, рукоятка и т.д.), тождественная цветовая гамма (коричневая, темно-коричневая и белая), наличие тождественных словесных элементов («ТУЛА»). Коллегия при сравнительном анализе заявленного объемного обозначения и противопоставленного объемного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет признак совпадения их внешней формы, на основе которого и было установлено сходство этих обозначений.

В отношении довода ИП ФИО1 о том, что пряники, изготовленные в форме заявленного обозначения, поступили в продажу в начале марта 2008 года, что подтверждается датой изготовления пряничных досок, гораздо более ранней, чем дата приоритета противопоставленного знака, коллегия Палаты по патентным спорам отметила, что довод заявителя о том, что им ведены в гражданский оборот пряники указанной формы ранее даты приоритета противопоставленного знака, является не убедительным, поскольку не снимает препятствия в виде наличия более ранних исключительных прав.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2014 было отказано ИП ФИО1 в удовлетворении возражения от 16.02.2014, решение Роспатента от 11.11.2013 оставлено в силе.

ИП ФИО1 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным вышеназванного Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2014.

Решением от 14.01.2015 по делу № СИП-868/2014 Суд по интеллектуальным правам отказал заявителю в удовлетворении заявленных требований, признав обоснованным вывод Роспатента о наличии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам также отметил в решении, что вопреки соответствующему доводу заявителя, производство и введение в гражданский оборот соответствующей продукции до даты приоритета противопоставленного товарного знака правового значения при оценке правомерности оспариваемого решения не имеет.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 по делу №СИП-868/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2015 было оставлено без изменения.

Таким образом, сходство до степени смешения производимых и реализуемых ответчиком пряников в форме объемного изображения «револьвер» с товарным знаком истца в форме объемного изображения пистолета подтверждены вышеприведенными решениями Роспатента и Суда по интеллектуальным правам.

В части доводов ответчика о наличии у него с 2008 года прав на результаты интеллектуальной деятельности – произведение «Пряничная доска «Револьвер», суд согласен с позицией истца о том, что они не имеют правового значения при оценке правомерности заявленных истцом исковых требований.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В рассматриваемом случае средству индивидуализации выпускаемого истцом товара (товарному знаку №424772) не противостоит какое-либо средство индивидуализации товара, выпускаемого ответчиком.

Представленные ответчиком пряничные доски, являясь результатом интеллектуальной деятельности, не являются средством индивидуализации, поэтому само по себе наличие у ответчика пряничных досок с нанесенными на них датами более ранними, чем дата приоритета зарегистрированного истцом товарного знака №424772 на товар, относящийся к 30 классу МКТУ, не доказывает наличия у ответчика средств индивидуализации на аналогичный товар, исключительное право на который возникло ранее.

Суд согласен с доводом истца о том, что заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака в форме «Револьвер- Бульдог» было подано ответчиком только 14.10.2011 после получения претензии истца №184 от 22.08.2011 о незаконном использовании товарного знака №424772.

Доводы ответчика о введении в гражданский оборот спорного товара в 2008 году ничем не подтверждены, равно как и дата изготовления пряничных досок подтверждена лишь проставленными на них датами.

Правовой формой охраны зарегистрированных товарных знаков является свидетельство, устанавливающее приоритет товарного знака, следовательно, важным является принцип «регистрации», поскольку владелец зарегистрированного права освобождается от бремени доказывания своего права.

Правовая охрана товарного знака осуществляется с даты установления приоритета, и продолжается, как правило, до истечения срока регистрации. Доказательств признания недействительным в порядке, установленном ст. ст. 1512, 1513 ГК РФ, предоставления правовой охраны товарному знаку №424772, правообладателем которого является истец, ответчик не представил.

Довод ответчика о том, что нарушителями исключительных прав истца являются индивидуальные предприниматели, реализующие товар ответчика, не обоснован. Истец вправе по собственному усмотрению обратиться с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, как к продавцу, так и к производителю.

Представленные ответчиком накладные на отпуск товара ИП ФИО2, в которых отсутствует наименование пряника «револьвер», не доказывают, что ответчик не передавал ФИО2 на реализацию через розничную торговую сеть пряников указанной формы. На приобретенном истцом у ИП ФИО2 прянике в форме револьвера имеется этикетка с наименованием «Тульский сюрприз». Пряники с таким наименованием содержатся в представленных истцом накладных от 6.01.2015 и 9.01.2015 на отпуск товара ИП ФИО2.

Ссылка ответчика на пропуск истцом срока исковой давности не состоятельна.

Речь идет о длящемся нарушении прав, в частности, об изготовлении 09.01.2015 и передаче контрафактного товара индивидуальному предпринимателю ФИО2 По указанному нарушению истцом срок исковой давности не пропущен.

Касаясь размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд считает необходимым отметить следующее:

П. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ст. 1301 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, с учетом требований разумности и справедливости.

В п. 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 500000 руб. за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации – товарный знак №424772.

Суд считает возможным снизить размер взыскиваемой с ответчика суммы компенсации на 50%, с 500000 руб. до 250000 руб.

При этом суд учитывает с одной стороны неоднократность нарушений исключительных прав истца на охраняемый товарный знак со стороны ответчика, о чем свидетельствуют накладные от 06.01.2015, 09.01.2015 на отпуск истцом пряников «Тульский сюрприз» ответчику, а с другой стороны учитывает, что речь идет об индивидуальном предпринимателе, а не о крупном промышленном предприятии.

В с вязи с изложенным, суд исковые требования истца к ответчику удовлетворяет частично, в сумме 250000 руб.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 424772 в сумме 250 000 руб.

В удовлетворении остальных исковых требований ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

Судья Л.Д. Тажеева