Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 800000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака в виде комбинированного обозначения, включающего в себя слова «OfficeLINE» с изображением силуэта фламинго в букве «О» над чертой.

В судебном заседании истец требования поддержал. По мнению истца необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации является установленный решением арбитражного суда факт незаконного использования ответчиком товарного знака состоящего из элементов «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение фламинго в фигуре круга или литере «О». Истец считает доводы ответчика о том, что он действовал в рамках заключенного договора франчайзинга несостоятельными, так как договор является незаключённым, по причине отсутствия регистрации товарного знака, следовательно, до регистрации товарный знак не мог быть введён в оборот в рамках договора франчайзинга. Тот факт, что ответчик, используя товарный знак после регистрации права, не знал о том, что право на товарный знак зарегистрировано, не имеет значение при определении размера компенсации. Истец указал на то, что поведение ответчика противоречит понятию «добросовестности» в связи с длительностью использования товарного знака в течение двух лет, его масштабностью (в четырех городах, расположенных на территории двух регионов). Злостность поведения ответчика, по мнению истца, выражается также в том, что ответчик пытался скрыть использование товарного знака, видоизменив его и используя в период с ноября 2006 года по 21.12.2006 (дата судебного заседания, когда ответчику стало известно о предъявлении требования о прекращении использования его товарного знака) в виде словосочетания на английском языке (латиницей) «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О»).

Истец считает, что все доводы ответчика направлены на переоценку обстоятельств, установленным вступившими в силу судебными актами арбитражного суда по делу № 1248/2006.

Ответчик просил в удовлетворении иска отказать. Указал на то, что по договору франчайзинга от 01 января 2000 года истец представлял ответчику право использования товарного знака до 2010 года и своевременно не поставил ФИО1 в известность о том, что исключительное право на товарный знак зарегистрировано. Считает, что отсутствие регистрации права на товарный знак не влечёт недействительность или незаключённость договора франчайзинга. Указал на то, что истец не реализовал своё право уведомления лиц, использующих товарный знак, о том, что право зарегистрировано, в связи с чем, истец допустил злоупотребление правом, которое не подлежит защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика сослался на пункт 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19, согласно которому, исходя из положений статьи 23 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», регистрация товарного знака не даёт права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Поэтому изготовление товара (оказание услуги) с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака (знака обслуживания), не является нарушением прав на товарный знак (знак обслуживания), если оно осуществляется по ранее заключённому договору с владельцем товарного знака (знака обслуживания).

Представитель ответчика считает, что в действиях предпринимателя ФИО1 отсутствовала злонамеренность, хотя судом и подтверждён факт незаконного использования товарного знака. Указал на то, что после обращения истца в суд с требованием о признании незаконным факта использования товарного знака действовал добросовестно, изменив обозначение товарного знака, намереваясь впоследствии прекратить его использование. Считает, что истцом не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих размер неполученных им доходов от использования товарного знака и обосновывающих сумму заявленной ко взысканию компенсации, право определять размер компенсации принадлежит суду. В связи с тем, что ответчик добровольно прекратил использование товарного знака до принятия арбитражным судом решения по делу № А74-1248/2006, и право истца было восстановлено, в удовлетворении требования по настоящему делу просит отказать.

Исследовав представленные доказательства, выслушав выступления лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Требования истца о взыскании денежной компенсации за незаконное использование чужого товарного знака основаны на положениях статей 4, 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1.

В соответствии со статьёй 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу статьи 46 названного закона использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пунктом 4 статьи 46 правообладателю и обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара предоставлено право вместо требования о взыскании причиненных убытков требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В период рассмотрения настоящего спора Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 утратил силу 01.01.2008 в связи с вступлением в силу с указанной даты части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, при рассмотрении требования о применении меры ответственности за незаконное использование товарного знака арбитражный суд руководствуется нормами главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, а также ответственность за незаконное его использование предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения, при этом размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков. Наличие имущественного вреда и его размер не входят в предмет доказывания по настоящему делу.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 232627 от 21.12.2002 общество с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» является владельцем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) в виде комбинированного обозначения, включающего слова «Office LINE» с изображением силуэта фламинго в букве «О» над чертой. Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных товаров (услуг) следующих классов: класса 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; информация о деловой активности; маркетинговые исследования; прокат оборудования для офиса; репродуцирование документов; систематизация информации в машинных базах данных; фотокопирование; класса 39 – сдача в аренду складов; класса 40 - печатание рисунков, схем, чертежей, шаблонов, выкроек; класса 41, класса 42 – дизайн художественный; научно-исследовательские разработки; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; офсетная печать; типографское дело; редакторские услуги; технические исследования; дизайн в области упаковки (услуги); чертежные работы, шелкография; экспертиза инженерно-техническая. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 28 августа 2001 года.

Указанное в свидетельстве № 232627 обозначение (за исключением неохраняемого элемента слова «Office») охраняется законом, и его использование другими лицами без разрешения правообладателя является нарушением права на товарный знак.

Вместе с тем предприниматель ФИО1 без разрешения правообладателя использовал товарный знак истца. Факт незаконного использования товарного знака установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14.05.2007 по делу № А74-1248/2006, по иску общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконным использование ответчиком в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске товарного знака истца, состоящего из элементов «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение фламинго в фигуре круга или литере «О»; а также признании незаконным использование предпринимателем ФИО1 обозначений, сходных с его товарным знаком до степени смешения, состоящих из элементов: словосочетания на английском языке (латиницей) «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в период с октября 2005 года по апрель 2006 года; словосочетания «ЛИНИЯ ОФИСА» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О») в течение 2006 года; признанании незаконным использование предпринимателем ФИО1 в местах осуществления им предпринимательской деятельности комбинированного обозначения, состоящего из элементов: словосочетания «ЛИНИЯ ОФИСА» + изображение части туловища жирафа (головы и шеи) в фигуре круга или литере «О» в период с ноября 2006 года по 21.12.2006.

Названный судебный акт имеет преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В указанном судебном акте со ссылками на статьи 2, 3, 4 действующего на тот момент Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»содержатся выводы суда о фактах незаконного использования предпринимателем ФИО1 в 2005-2006 годах товарного знака истца в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске путем изготовления и использования клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков, а также в местах осуществления предпринимательской деятельности, в документации, связанной с введением в гражданский оборот работ и услуг.

В поименованном решении также давалась оценка доводу ответчика о правомерности использования им товарного знака в рамках договора франчайзинга от 01.01.2000. Этот довод признан несостоятельным, поскольку на момент заключения договора товарный знак не был зарегистрирован, и в договоре не содержится условия о предоставлении права ответчику использовать определенный товарный знак.

Как указано выше, размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела.

В соответствии со статьёй 71 Кодекса арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Для защиты нарушенного права выбранным истцом способом достаточно самого факта нарушения исключительных прав, а такие обстоятельства как отсутствие продолжения данного нарушения на момент рассмотрения спора в суде, отсутствие надлежащего извещения о моменте регистрации права на товарный знак правообладателем, отсутствие доказательств получения доходов ответчика в результате использовании товарного знака, недоказанность размера убытков правообладателя, причиненных в связи с незаконным использованием товарного знака, может повлиять только на размер взыскиваемой компенсации и не является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Как следует из материалов дела и установлено решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу № А74-1248/2006, предприниматель ФИО4 использовал товарный знак истца в 2005-2006 годах в городах Абакане, Черногорске, Саяногорске, Минусинске и прекратил использование товарного знака, принадлежащего ООО «Офис-Лайн» только после предъявления правообладателем соответствующего требования в суд. Однако, до прекращения использования товарного знака, в целях дальнейшего его использования при осуществлении своей деятельности ответчик видоизменил его содержание, представив товарный знак в виде словосочетания на английском языке (латиницей) «Office LINE» + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере «О»). Таким образом, доводам ответчика о том, что он начал использование товарного знака еще до его регистрации с согласия и ведома истца не может быть дана положительная оценка, в связи с чем его ссылка на нормы статьи 23 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и пункт 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 июля 1997 года № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» как на основания освобождения от ответственности является необоснованной.

Вместе с тем, заслуживает внимания суда довод ответчика о том, что истец не обосновал заявленный размер компенсации, не представил доказательства, подтверждающие наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования его товарного знака (например, наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж своей продукции на территории, где допускалось использование товарного знака ответчиком, отток в этой связи значительной части потребителей на рынке канцелярских принадлежностей, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца и т.д.).

Оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика предусмотренной законом денежной компенсации за незаконное использование товарного знака является законным и обоснованным.

При этом, учитывая, что минимальный размер компенсации, определенный действующей на дату рассмотрения дела статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 10000 рублей, а максимальный – 5000000 рублей, при доказанности факта незаконного использования предпринимателем ФИО1 зарегистрированного товарного знака, принадлежащего ООО «Офис-Лайн», с учетом неоднократности, длительности и масштабности его использования, а также принимая во внимание действия ответчика направленные на изменение содержания товарного знака с целью дальнейшего его использования, но, учитывая то обстоятельство, что предприниматель ФИО1 добровольно прекратил использование товарного знака, арбитражный суд признал подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака частично, в сумме 200000 рублей.

Утверждения представителя ответчика о наличии добросовестности и отсутствии злонамеренности в действиях ответчика не принимаются судом как обоснованные, поскольку при наличии подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом фактах незаконного использования товарного знака, нельзя сделать вывод о добросовестности поведения ответчика.

Довод ответчика о том, что в связи с прекращением использования предпринимателем ФИО1 товарного знака права истца восстановлены, что, по мнению ответчика, также является основанием для отказа в удовлетворении иска, является несостоятельным, поскольку статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрено освобождение от ответственности за незаконное использование товарного знака в связи с прекращением его использования.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своим правом также не нашел своего подтверждения при рассмотрении данного дела.

Государственная пошлина по иску составляет 14500 рублей, которая в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на стороны пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований: на истца в сумме 10875 рублей и на ответчика в сумме 3625 рублей. Поскольку при подаче иска истец оплатил государственную пошлину в сумме 14500 рублей по платёжному поручению от 16.08.2007 № 487, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплаченной государственной пошлине в сумме 3625 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Абакана, зарегистрированного по адресу: <...>, ИНН <***>, свидетельство о государственной регистрации серия 19 № 000648552 выдано 17.07.2007 Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Офис-Лайн», <...> рублей компенсации и 3625 рублей расходов по уплаченной государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в суд апелляционной инстанции - Третий апелляционный суд (г. Красноярск) либо в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу в суд кассационной инстанции - Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (г. Иркутск), путём подачи апелляционной либо кассационной жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Арбитражного суда С.М. Тропина

Республики Хакасия