Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Катульская И.К. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Юрьевым Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП <***>, г. Похвистнево Самарской области,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП <***> г. Магнитогорск Челябинской области,

о признании договора недействительным в части, применении последствий недействительности сделки

при участии в судебном заседании представителя ответчика -ФИО3, по доверенности № 2 от 11.04.2019, личность подтверждена паспортом,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) 07.12.2018 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2), о:

- признании недействительным пункт 1.1.1. договора лицензии исключительных прав № 5-05/17-И от 26.05.2017, заключенного индивидуальным предпринимателем ФИО1 с индивидуальным предпринимателем ФИО2;

-применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежной суммы в размере 250 000 руб. ( т.1 л.д. 5-8).

Судом приняты уточнения требований в порядке ст.49 АПК, истец просит признать договор недействительным в части передачи истцу права использовать зарегистрированный товарный знак, применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика в пользу истца 150 000 руб. в качестве паушального платежа (л.д. 185.т.1), в части признания несостоявшимся предоставления истцу права использования охраняемой коммерческой информации утонение требований не принято как не отвечающее положениям ст.49 АПК РФ, о чем судом вынесено протокольное определение 10.07.2019.( л.д. 196 т.1).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что между ним и ответчиком был заключен договор лицензии исключительных прав №5-05/17-И от 26.05.2017, согласно которому истцу за вознаграждение было предоставлено право использовать в предпринимательской деятельности зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ, коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily согласно перечню в приложении № 1 к договору, которые находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.ru google disk. После заключения договора истцу стало известно, что товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) не зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме этого истец указывает, что ответчик не передал ему коммерческую информацию, указанную в приложении № 1 к договору, а именно: не представил пароль для доступа к корпоративному аккаунту pnz@hockeyfamily.ru google disk.

В дополнении к иску ( т.2 лд. 49) истец сослался на то, что сумма, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 125 000 руб., что рассмотрено судом как уточнение требования в части применения последствий недействительности сделки применительно к положениям ст.49 АПК РФ. ( т.2 л.д. 49).

Ответчик в ходе судебного заседания возражал против удовлетворения исковых требований, представил отзыв, в котором пояснил, что согласно договора ответчик передал право пользования тремя позициями результатов интеллектуальной деятельности, а именно: зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ; на охраняемую коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily и коммерческую информацию состоящую из «НОУ-ХАУ» и определена в приложении № 1 к договору. Таком образом, истец указывает о частичном неисполнении обязательств ответчиком, поскольку ссылается лишь на отсутствие зарегистрированного товарного знака, в связи с чем, нет законных оснований для признания всего договора недействительным (т.1 л.д. 51-56).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Между ответчиком (правообладатель) и истцом (пользователь) заключен договор лицензии исключительных прав № 5-05/17-И от 26.05.2017 (далее – договор, т. 1, л.д. 10-12), согласно п. 1.1 которого, правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности пользователя следующие результаты интеллектуальной деятельности:

1.1.1 Зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ.

1.1.2 На охраняемую коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily.

Согласно п. 1.2 договора, коммерческая информация состоит из «НОУ-ХАУ» и определена в приложении № 1 к договору.

В соответствии с п. 3.1.1 договора, правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию, представленную в приложении № 1 к договору и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Согласно п. 4.1 договора, вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав устанавливается сторонами и регламентированы в приложении № 1 к договору.

В соответствии с п. 4.1.2 договора, размер паушального платежа составляет 250 000 руб.

Сторонами в п. 4.1.3 согласовано, что размер роялти платежа составляет 11 000 руб., оплата начинается с 3 (третьего) месяца фактического начала работы филиала.

Приложением № 1 к договору (т. 1, л.д. 13) установлено, что все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.ru google disk.

Во исполнение принятых по договору обязательств истцом в адрес ответчика перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., что подтверждается переводами денежных средств с карты истца на карту ответчика (т. 1, л.д. 14) и последним не оспаривается.

Однако ответчик не приступил к исполнению договора и не передал истцу ни право на товарный знак, ни коммерческую информацию, предусмотренные договором.

04.10.2018 истцом направлен запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности ФГБУ «Федеральный институт промышленной безопасности» о предоставлении информации: была ли осуществлена государственная регистрация товарного знака Hockeyfamily, номер заявки на регистрацию №2016718050(W16006355).

В дальнейшем истцом получен ответ, что товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355) не зарегистрирован, в связи с тем, что ответчиком не была оплачена государственная пошлина (т. 1, л.д. 15-16).

Указанный факт послужил основанием для обращения истца в арбитражный суд за защитой своих прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Положениями ст. 1480 ГК РФ, установлено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1503 ГК РФ, на основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Согласно п. 2 ст. 1503 ГК РФ, если заявителем не уплачена в установленном порядке пошлина, указанная в пункте 1 настоящей статьи, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из материалов дела следует, что ответчиком 23.05.2016 подана заявка на государственную регистрацию товарного знака №2016718050 (т. 1, л.д. 59).

24 марта 2017 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности вынесено решение о государственной регистрации товарного знака № №2016718050 (т. 1, л.д. 60) и было разъяснено, что для регистрации товарного знака в установленном порядке, необходимо в течение 4 месяцев с даты направления соответствующего решения уплатить пошлину.

Между тем, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что по состоянию на 28.11.2017 товарный знак №2016718050 в установленном законом порядке не был зарегистрирован, так как согласно данным с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности ответчиком не была оплачена пошлина за регистрацию товарного знака.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным названным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Статьей 168 ГК РФ установлено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 431.1 ГК РФ сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.

Согласно п. 2 ст. 179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

В соответствии с абзацем 3 п. 99 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман.

В пункте 1.1.1 договора указано, что передаче подлежит зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily №2016718050(W16006355), следовательно суд приходит к выводу, что указание в предмете договора факта, что передаче подлежит именно зарегистрированный товарный знак, является существенным при заключении договора.

Ответчик как лицо, которое подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака, зная о том, что на момент подписания договора процедура регистрации товарного знака не была завершена, так как для ее завершения требуется оплата пошлины, ввел ответчика в заблуждение относительно наличия у истца зарегистрированного товарного знака, таким образом, умышленно,скрыв от истца тот факт, что регистрация товарного знака не завершена. Намерение ответчика завершить процедуру регистрации не имеет правового значения для оценки действительности сделки на момент подписания договора сторонами.

Доказательств государственной регистрации товарного знака ответчиком в материалы дела не представлено.

Следовательно, по спорному договору передано несуществующее право, в том числе на товарный знак, право пользования которым, является предметом спорного договора.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что пункт 1.1.1 договора следует признать недействительным по указанным истцом основаниям.

Между тем, суд считает требования истца в остальной части не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст. 1027 ГК РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

В соответствии со ст. 1031 ГК РФ правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Согласно п. 1.2 спорного договора, коммерческая информация состоит из «НОУ-ХАУ» и определена в приложении № 1 к договору.

Приложением № 1 к спорному договору установлено, что все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.ru google disk.

1. Маркетинговый план

2. Брендбук

3. План развития

4. Юридически правовые документы

5. Программное обеспечение

6. Обучение сотрудников

7. Роялти

8. Паушальный взнос

Факт получения истцом доступа к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru, подтверждается скриншотами (т. 2, л.д. 71-74), из которых усматривается, что истцом через аккаунт pnz@hockeyfamily.ruпредоставлялось разрешение на редактирование документа: «Мониторинг».

В обоснование возражений по вопросу пользования истцом коммерческой информацией ответчика последним в материалы дела представлены сведения, подтверждающие наличие у истца доступа к корпоративному аккаунту, использовании указанного аккаунта истцом в июне-июле 2017 года, истец был утвержден региональным представителем ШХМ ( школы хоккейного мастерства) г.Самары с его согласия, приказом № 2.4 ( исх № 58) от 03.07.2017, в соответствии с условиями пункта 2 которого истец фактически дал свое согласие и получил право пользован6ия франшизой и ведения деятельности, о чем указано в отзыве ответчика с приложением подтверждающих документов ( т.1 л.д. 51-82).

Также факт использования истцом коммерческой информации подтверждается скриншотами, из которых усматривается:

- ответчик ведет активную переписку по набору желающих заниматься хоккеем в г. Самара в рамках заключенного с истцом договора;

- запуск тренировочного процесса в г. Самара планируется в сентябре 2017 года;

- ответчик ведет переписку с фитнесс-клубом Imperial Fitness;

- ответчик дает объявление в соц.сети «ВК» о проведении первого собрания участников и желающих заниматься хоккеем;

- ответчик активно развивал соц.сеть инстаграмм «Hockeyfamily_63» г. Самара;

- ответчик занимается активным поиском тренера для обучения Hockeyfamily в г. Самара;

- ответчик ведет переписку с истцом, где через googi disk ответчик дает задания истцу относительно продвижения школы Hockeyfamily в г. Самара;

- ответчик обращается в Федерацию хоккея Самарской области с просьбой оказать содействие в развитии школы Hockeyfamily в г. Самара;

- ответчик предоставляет сводную таблицу по затратам за июль и сентябрь 2017 года истцу;

- ответчик ведет переписку относительно размещения рекламы школы Hockeyfamily в г. Самара с партнером «Наше радио»;

- ответчик ведет переписку с истцом относительно поиска типографии для изготовления рекламной продукции школы Hockeyfamily в г. Самара (т. 2, л.д. 8-18, 20-22, 25-28, 32-39, 41),

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу, что истец , получив доступ к аккаунту pnz@hockeyfamily.ruна протяжении определенного периода времени пользовался предоставленной коммерческой информацией для осуществления деятельности по организации работы хоккейной школы, использовав при этом логотип, фирменные цвета и т.д., а следовательно получал выгоду от использования информации.

Спорный договор по своей конструкции является сложным и его предмет в данном случае состоит из двух частей: это передача зарегистрированного товарного знака и коммерческой информации.

С учетом того, что истцом не было получено право на зарегистрированный товарный знак, суд ранее пришел к выводу о том, что
п. 1.1.1 договора № 1 подлежит признанию недействительным, однако признаков того что истец не получил коммерческую информацию по договору № 1, а следовательно не мог ее использовать при организации работы хоккейной школы материалами дела не подтверждено.

С учетом вышеизложенного суд считает что требования истца в остальной части не подлежат удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 180 ГК РФ, недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Как следует из вышеуказанного, договор исполнялся сторонами в остальной части, что свидетельствует о возможности его исполнения и без п. 1.1.1 договора.

Довод истца о недоказанности ответчиком обстоятельств введения режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) судом отклоняется, как противоречащий ч. 1 ст. 1465 ГК РФ и материалам дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Суд считает необходимым отметить, что ссылка истца на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ N №, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» несостоятельна, так как указанный документ утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно п. 144 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ (в редакции Федерального закона N 35-ФЗ) с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным.

Таким образом, введение режима коммерческой тайны не является обязательным для сохранения конфиденциальности сведений с 01.10.2014.

Принятие ответчиком мер для соблюдения конфиденциальности информации подтверждается фактом ограничения доступа к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru, так как для его получения является обязательным наличие пароля. Без указанного пароля невозможно получить доступ к аккаунту.

Также в п. 3.2.4 оспариваемого договора установлена обязанность пользователя не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию.

Что касается требования истца о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания суммы паушального платежа в размере 250000 руб. суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с п. 4.1.2 договора, размер паушального платежа составляет 250 000 руб.

Паушальный платеж - определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицензионного вознаграждения, устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата на основе использования лицензии.

Материалами дела подтверждено, что истцом в адрес ответчика перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., что подтверждается переводами денежных средств с карты истца на карту ответчика (т. 1, л.д. 14).

Как было установлено судом ранее, материалы дела содержат доказательства использования истцом коммерческой информации при осуществлении деятельности по работе хоккейной школы. Указаний в договоре № 1 на то, что указанный паушальный платеж является платежом только за использование зарегистрированного товарного знака, не имеется.

Следовательно, паушальный платеж по договору был уплачен, в том числе , за пользование коммерческой информацией, в связи с чем суд не усматривает оснований для возвращения истцу установленного договором единого платежа в размере 250 000 руб., в то числе в части 125 000 руб..

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

Истцом при обращении в суд с иском была оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., что подтверждается чек-ордером от 30.11.2018 (т.1 л.д. 7), что соответствует заявленным требованиям.

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

В связи с тем, что исковые требования о признании договора недействительным были удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 176 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Признать недействительным пункт 1.1.1. договора лицензии исключительных прав № 5-05/17-И от 26.05.2017 , заключенный Индивидуальным предпринимателем ФИО1 с индивидуальным предпринимателем ФИО2

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.К.Катульская

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.