Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Котенко Д.О.
рассмотрел в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Дальхимфарм» (ул. Ташкентская, д. 22, г. Хабаровск, 680001, ОГРН 1022701195417) к акционерному обществу «Валента Фармацевтика» (ул. Фабричная, д. 2, город Щёлково, Московская область, 141108, ОГРН 1035010202336) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178115, № 602114.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества «Дальхимфарм»
– Коваленко А.А. (по доверенности от 08.07.2021), Вишняков А.С. (по доверенности от 08.07.2021 №27/72-н/27-2021-3-1890);

от акционерного общества «Валента Фарм» – Переверзев А.П.
(по доверенности от 31.01.2022), Матвеева А.И. (по доверенности от 31.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Дальхимфарм» (далее – общество «Дальхимфарм») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу «Валента Фармацевтика» (далее
– общество «Валента Фармацевтика») о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178115, № 602114 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, указывает, что истец не является заинтересованным лицом, что спорный товарный знак не использовался в спорный период по уважительным причинам, в связи с задержкой в получении регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, что спорное обозначение «Гидазепам», на регистрацию которого истец подал заявку № 2021750354, сходно до степени смешения с другим товарным знаком ответчика «ГИДЕПАМ» по свидетельству Российской Федерации № 753439.

Кроме того ответчик указал что обращение истца в суд с требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков имеет признаки злоупотребления правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В обоснование своих доводов ответчик представил следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием «Гидазепам» от 14.12.2020 №134459;

2. Скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств о регистрации заявления;

3. Фрагмент официального издания Государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 01.07.1994, содержащие данные о препарате «Гидазепам»;

4. Скриншоты страниц Справочника Видаль о препарате Гидазепам

5. Копия решения Минздрава России от 07.07.2021 об отказе в проведении экспертизы;

6. Копия заявления на получение разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Гидазепам;

7. Скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств о разрешении на проведение клинических исследований;

8. Разрешения Минздрава России № 392 и выписки из протокола № 275 от 11.05.2021 заседания Совета по этике;

9. Заявление от 28.12.2021 о регистрации лекарственного препарата «Гидазепам» по процедуре ЕАЭС;

10. Распечатки электронной переписки с поручением на подготовку инструкции для медицинского применения препарата «Гидазепам»;

11. Распечатки электронной переписки, касающейся подготовки макетов пачки и контурной ячейковой упаковки, за период с 09.10.2020 до 12.11.2020;

12. Копии проектов макетов пачки и контурной ячейковой упаковки;

13 Соглашение о намерениях сотрудничать в области организации контрактного производства препарата «Гидазепам»;

14 Информационное письмо ООО «АЛЬФАРМ» с данными об объемах аптечных закупок препарата Диамидазепам;

15. Договор от 21.12.2017 № ВФ-4346989 с АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на разработку фармсубстанции;

16. Акта от 18.12.2020 о принятии работ по договору от 21.12.2017;

17. Скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) в отношении препарата Диамидазепам;

18. Скриншоты страниц официального сайта ТОО «ВИВА Фарм», касающиеся препарата Гидазепам VIC (Казахстан);

19. Договора № ВФ-5954842 от 20.03.2020 с АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» для подготовки материалов с целью регистрации лекарственного препарата Гидазепам;

20. Акта сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2020 по договору от 20.03.2020;

21. Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2021 к договору от 20.03.2020. Титульные листы к паспортам выпущенной АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» продукции под торговым наименованием Гидазепам;

22. Акт получения АО «Валента Фармацевтика» произведенного АО «УсольеСибирский химфармзавод» препарата Гидазепам;

23. Акт передачи в ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» препарата Гидазепам;

24. Акт возврата в АО «Валента Фармацевтика» препарата Гидазепам от ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»;

25. Фотографии препарата Гидазепам;

26. Заключение специалиста от 13.05.2022.

Истец представил возражения на отзыв ответчика.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака истец указывает, что намерен использовать обозначение «ГИДАЗЕПАМ», тождественного спорным товарным знакам при производстве и реализации лекарственных препаратов, ссылается на то, что является правопреемником Хабаровского химико-фармацевтического завода, основанного в 1939 году, имеет необходимые лицензии и производственные мощности.

Истец ссылается на то, что ответчик спорные товарные знаки в отношении товаров 5-го класса МКТУ не использует, а правовая охрана спорных товарных знаков создает препятствия для осуществления истцом своей хозяйственной деятельности под сходным до степени смешения обозначением, что затрагивает законные интересы истца.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 602114 (далее – товарный знак № 602114) зарегистрирован на имя ответчика 18.01.2017 по заявке № 2015738097 от 20.11.2015, в отношении товаров 5-го класса «медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические» МКТУ.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации «» по свидетельству Российской Федерации № 178115 (далее – товарный знак № 178115) зарегистрирован на имя ответчика 02.08.1999 по заявке № 96716086 от 03.12.1996, в отношении товаров 5-го класса «фармацевтические препараты» МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, на неиспользование ответчиком товарного знака для всех товаров, в отношении которых знак зарегистрирован, направил в адрес общества «Валента Фармацевтика»13.09.2021 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарные знаки в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ.

Ввиду того, что предложение истца ответчик оставил без удовлетворения, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец обратился в Судпоинтеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении всех зарегистрированных товаров 5-го класса МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, адресованным ответчику (т.1,л.д.41), а также почтовыми описями и квитанциями (т.1,л.д.44), что ответчик не оспаривает.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности
не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судебная коллегия оценила по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи и приходит к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении всех заявленных в иске товаров
5-го классов МКТУ.

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, подача истцом заявок в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Вместе с тем направленность коммерческого интереса истца в последующем использовании спорного обозначения в отношении указанных товаров и услуг следует из всей совокупности представленных по делу доказательств.

Так в обоснование своей заинтересованности истец представил многочисленные документы, относящиеся к хозяйственной деятельности, в частности:

1.Лицензия на производство лекарственных средств № 00077-ЛС от 19.09.2019;

2.Лицензия № ФС-99-02-003510 от 07.11.2013 на фармацевтическую деятельность;

3.Прайс-лист от 07.12.2021;

4.Скриншот сайта ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»;

5.Заявка на товарный знак № 2021750354

6.Регистрационного удостоверения ЛП-001585;

7.Заявки на товарный знак № 2017741635;

8.Уведомление по заявке на товарный знак № 2017741635;

9.Сведения с сайта «ФГБУ» ФИПС» Роспатента товарный знак № 602114;

10.Данные с сайта «ФГБУ» ФИПС» Роспатента товарный знак № 178115;

11.Скриншот с сайта Государственного реестра лекарственных средств от 18.08.2021, от 10.09.2021;

12.Скриншот с сайта информационного портала Евразийского экономического 3 союза от 10.09.2021;

13.Ответ АО «Валента Фармацевтика» исх. № 2040/2021
от 10.11.2021;

14.Справки «О производственных мощностях» от 10.12.2021;

15.Доверенности представителя Истца;

16.Диплома представителя Истца;

17.Свидетельства о браке представителя Истца;

18.Сопроводительного письма о направлении Ответчику копий приложений к исковому заявлению;

19.Чека от 27.12.2021 Прод301806 об отправке Ответчику сопроводительного письма с копиями приложений к исковому заявлению с описью вложения;

20.Архивная справка от 19.11.2018;

21.Статьи из газеты «Тихоокеанская звезда» от 17.12.2021;

22.Статьи из газеты «Верное Решение» № 1 от 21.01.2019;

23.Статьи из источника Хабаровские Вести от 02.12.2020;

24.Статьи из журнала Фармацевтические технологии и упаковка (ФТУ) № 6, 2019;

25.Статьи из журнала ВВФ № 3, 2021;

26.Статьи из газеты АиФ от 30.03.2022;

27.Сведений о производстве за 2021 год

28.Грамоты, дипломы.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума № 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума № 10 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

В настоящем случае имеет место высокая степень сходства словесного обозначения истца «Гидазепин» по заявке № 2017741635, которому Роспатент противопоставил спорные товарные знаки, и спорных товарных знаков «» по свидетельству № 178115 (наличие в указанном обозначении второго элемента, повторяющего слово «Гидазепам» латынью не исключает высокой степени сходства) и «» по свидетельству № 602114, чем обусловлена высокая степень сходства обозначений в глазах покупателей. Кроме того, имеет место фактическое тождество обозначения истца «Гидазепам» по заявке № 2021750354 и спорных товарных знаков (наличие в товарном знаке по свидетельству № 178115 второго элемента, повторяющего слово «Гидазепам» латынью не исключает фактического тождества обозначений в целом).

Сходство обозначения истца и спорных товарных знаков до степени смешения, как и однородность товаров «медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические» 5-го класса МКТУ спорного товарного знака по свидетельству № 602114, товаров «фармацевтические препараты» 5-го класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 178115лекарственным средствам, которые производит истец, ответчик не оспаривает.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 602114 в отношении товаров «медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические» 5-го класса МКТУ и товарного знака по свидетельству № 178115 в отношении товаров «фармацевтические препараты» 5-го класса МКТУ.

Ссылки ответчика на сходство обозначения «ГИДАЗЕПАМ» до степени смешения в отношении однородных товаров (согласно заключению специалиста от 13.05.2022) с принадлежащим ответчику товарным знаком «ГИДЕПАМ» по свидетельству Российской Федерации № 753439, который вместе со спорными знаками образует серию товарных знаков ответчика, не опровергают указанных выше обстоятельств и сами по себе не имеют правового значения для установления заинтересованности истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено
в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается
(пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты
во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (13.09.2021), период времени, в отношении которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака – с 13.09.2018 по 12.09.2021 включительно (далее – спорный период).

При оценке доказательств, представленных ответчиком в подтверждение факта использования им спорного товарного знака,
Суд по интеллектуальным правам учитывает следующее.

В подтверждение наличия препятствий для использования спорных товарных знаков в исследуемый период и в подтверждение их использования ответчик представил многочисленную хозяйственную документацию, в частности:

1.Заявление о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием ГИДАЗЕПАМ от 14.12.2020 №134459;

2.Скриншот страницы ГРЛС о регистрации заявлении;

3.Распечатки листов официального издания Государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 01.07.1994, содержащие данные о препарате Гидазепам;

4.Скриншоты страниц Справочника «Видаль» о препарате Гидазепам

5.Решение Минздрава России от 07.07.2021 об отказе в проведении экспертизы

6.Заявления на получение разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата Гидазепам;

7.Скриншот страницы ГРЛС о разрешении на проведение клинических исследований;

8.Разрешение Минздрава России № 392 и выписка из протокола № 275 от 11.05.2021 заседания Совета по этике;

9.Заявление от 28.12.2021 о регистрации лекарственного препарата Гидазепам по процедуре ЕАЭС;

10.га

11.Распечатка электронной переписки с поручением на подготовку Инструкции для медицинского применения препарата Гидазепам;

12.Распечатка электронной переписки, касающейся подготовки макетов пачки и контурной ячейковой упаковки, за период с 09.10.2020 по 12.11.2020;

13.Проекты макетов пачки и контурной ячейковой упаковки;

14.Соглашение о намерениях сотрудничать в области организации контрактного производства препарата Гидазепам;

15.Договор от 21.12.2017 № ВФ-4346989 с АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на разработку фармсубстанции;

16.Акт от 18.12.2020 о принятии работ по договору от 21.12.2017;

17.Скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) в отношении препарата Диамидазепам;

18.Скриншоты страниц официального сайта ТОО «ВИВА Фарм», касающиеся препарата Гидазепам VIC (Казахстан);

19.Договор № ВФ-5954842 от 25.03.2020 на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы с АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»;

20.Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2020 по договору от 20.03.2020;

21.Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021 к договору от 20.03.2020;

22.Титульных листов к паспортам выпущенной АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» продукции под торговым наименованием Гидазепам;

23.Примера Акта получения АО «Валента Фарм» произведенного АО «УсольеСибирский химфармзавод» препарата Гидазепам;

24.Акт передачи в ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» препарата Гидазепам;

25.Акт возврата в АО «Валента Фарм» препарата Гидазепам от ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»;

26.Фотографии препарата Гидазепам.

Достоверность указанных документов в ходе рассмотрения дела не опровергнута, следовательно, они должны быть оценены судом при исследовании вопроса об использовании спорного товарного знака.

Как следует из материалов дела, ответчик заключил с акционерным обществом «Усолье – Сибирский химико-фармацевтический завод» (исполнитель) договор № ВФ-4346989 от 21.12.2017 на выполнение научно-исследовательских и технологических работ (далее – договор от 21.12.2017), по условиям которого, с учетом технического задания (Приложение №1 к договору) исполнитель обязуется провести отработку методов синтеза фармацевтической субстанции «Гидазепам», наработку опытно-промышленных образцов и подготовку комплекта документов для регистрации лекарственного средства.

Согласно договору на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы №ВФ-5954842 от 25.03.2020 (далее – договор от 25.03.2020) акционерное общество «Усолье – Сибирский химико-фармацевтический завод» (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием общества «Валента Фарм» (заказчик ) научные исследования или разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него и/или разработать новую технологию (Работы), а именно согласно техническому заданию (приложение №1) к договору фармацевтическую разработку и подготовку документации для регистрации в Министерстве Здравоохранения Российской Федерации лекарственного препарата Гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин («Гидазепам») дозировкой 20 мг. и 50 мг.

Согласно пункту 6.2.2. технического задания в редакции дополнительного соглашения №2 от 08.04.2021 к договору от 25.03.2020, используемая АФМ будет охарактеризована с точки зрения химических (количественный анализ и примеси) и физических свойств. Произведенные серии будут представлены в виде записей валидационных серий. При масштабировании процесса, будет получена серия промышленного масштаба для подтверждения критических условий производства (объем серии определяется исполнителем). Для фармацевтической экспертизы в Минздраве России будут отобраны образцы из одной из валидационной серий Гидазепам таблетки 50 мг в количестве не менее 10 упаковок №10. Для целей проведения сравнительного теста кинетики растворения (проводит заказчик) будут отобраны и образцы одной из валидационных серий Гидазепам таблетки 50 мг в количестве не менее 50 таблеток. Для целей проведения исследования биоэквивалентности (проводит заказчик) будут отобраны, упакованы в первичную и вторичную упаковку и промаркированы по инструкциям заказчика образцы одной из валидационных серий Гидазепам таблетки 50 мг в количестве не менее 10 упаковок №10. Для целей проведения сравнительного теста кинетики растворения (проводит заказчик) будут отобраны и образцы одно из валидационных серий Гидазепам таблетки 50 мг в количестве не менее 50 таблеток.

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ выполненных по договору от 25.03.2020, от 16.11.2020 и акту сдачи-приемки выполненных работ выполненных по договору от 21.12.2017,от 18.12.2020 приняты работы, выполненные по указанным договорам, в частности ответчику переданы документы для направления заявки на государственную регистрацию лекарственного препарата в Минздрав России, представлены опытно-промышленные образцы и паспорт на три опытно-промышленные партии лекарственного средства.

При этом, ответчик заключил с АО «Усолье – Сибирский химфармзавод» соглашение от 28.10.2020 о намерениях заключить и исполнить договор, предметом которого будет являться контрактное производство и/или поставка ответчику лекарственного препарата «Гидазепам, таблетки 20 мг и 50 мг» (МНН гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин).

Согласно актам об отборе образцов (проб) АО «Усолье – Сибирский химфармзавод» передало ответчику товар «Гидазепам таблетки 50 мг», в количестве 10 блистеров №10 и 5 блистеров №10 партии 010820. Указанные образцы ответчик ввел в оборот с целью выполнения клинического исследования по протоколу № ГЗМ-05-01-2021 для регистрации лекарственного средства «Гидазепам».

Согласно акту приема-передачи образцов от 18.08.2021 ответчик передал государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской области ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» (далее – ГБУЗ ЯО ЯОКНБ) товар«Гидазепам таблетки 50 мг №10» в общем количестве 10 упаковок, из них 5 упаковок товара Гидазепам таблетки 50 мг (АО «Усолье – Сибирский химфармзавод») №10 по партии № 010820 и 5 упаковок товара Гидазепам VICтаблетки 50 мг (ТОО «ВИВА ФАРМ», Республика Казахстан) №10 по партии № 010121. Согласно акту возврата препарата от 22.09.2021 ГБУЗ ЯО ЯОКНБ возвратило ответчику 14 таблеток товара «Гидазепам таблетки 50 мг» по партии № 010820 и 14 таблеток товара «Гидазепам таблетки 50 мг» по партии № 010121 не использованные в ходе выполнения клинического исследования по протоколу № ГЗМ-05-01-2021 «Открытое, рандомизированное, перекрестное, с адаптивным дизайном исследование по изучению сравнительной фармакокенетики и биоэквивалентности препаратов Гидазепам, таблетки 50 мг (АО «Усолье – Сибирский химфармзавод») и Гидазепам VICтаблетки 50 мг (ТОО «ВИВА ФАРМ», Республика Казахстан) у здоровых добровольцев при однократном применении».

Указанные документы в совокупности с представленными ответчиком паспортами от 05.08.2020 № 357, № 358, № 359 подтверждают факт производства акционерным обществом «Усолье – Сибирский химико-фармацевтический завод» по заказу ответчика серии лекарственного препарата «Гидазепам, таблетки 50 мг» в количестве 1000 упаковок №10 серии № 010820, в количестве 1000 упаковок №10 серии № 020820, в количестве 1000 упаковок №10 серии № 030820.

Кроме того, ответчик представил паспорта от 03.08.2020 №354, №355 и от 04.08.2020 №356, которые подтверждают факт производства акционерным обществом «Усолье – Сибирский химико-фармацевтический завод» по заказу ответчика серии лекарственного препарата «Гидазепам, таблетки 20 мг» в количестве 1000 упаковок №10 серии № 010820, в количестве 1000 упаковок №10 серии № 020820, в количестве 1000 упаковок №10 серии № 030820.

Производство акционерным обществом «Усолье – Сибирский химико-фармацевтический завод» по заказу ответчика серии препарата «Гидазепам, таблетки 20 мг» в общем количестве 3000 упаковок и серии препарата «Гидазепам, таблетки 50 мг» в общем количестве 3000 упаковок соответствует условиям договора от 25.03.2020, а именно пункту 6.2.2. технического задания в редакции дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2021 к договору от 25.03.2020, которым предусмотрен выпуск как валидационных серий для фармацевтической экспертизы в Минздраве России, сравнительного теста кинетики растворения указанного препарата и для исследования его биоэквивалентности, так и выпуск серии промышленного масштаба для подтверждения критических условий производства.

Представленные доказательства подтверждают как производство по заказу ответчика серии товара промышленного масштаба (6000 упаковок) для выпуска в оборот после получения разрешения, так и совершения необходимых для ввода товара в оборот под спорным наименованием действий для преодоления объективных в настоящем случае препятствий для использования спорных товарных знаков для производства лекарственных средств (получение регистрационного удостоверения).

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) в Российской Федерации допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Согласно части 9 статьи 18 Закона об обращении лекарственных средств в отношении лекарственных препаратов, разрешенных для медицинского применения в Российской Федерации более двадцати лет и в отношении которых невозможно проведение исследований их биоэквивалентности (за исключением биологических лекарственных препаратов), допускается включение в состав раздела фармакологической, токсикологической документации и раздела клинической документации вместо отчета разработчика о результатах собственных доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения обзора научных работ о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований данных лекарственных препаратов, в том числе включая опыт их пострегистрационного применения.

При этом государственная регистрация лекарственного препарата «Гидазепам» (гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробензодиазепин) ранее уже действовала по удостоверению рег. № 92/210/5 от 24.07.1992, которое по состоянию на 04.02.2020 отозвано (т. 2 л.д. 15).

Как следует из материалов дела, ответчик подал 14.12.2020 в Минздрав России заявку № 134459 на государственную регистрацию лекарственного препарата «Гидазепам таблетки 20 мг и 50 мг», ссылаясь на указанное положение (с указанием «тип регистрации: не требуются КИ (20 лет)»)
(т.1, л.д.123-128), по которой принято решение от 07.07.2021 об отказе в проведении экспертизы лекарственного средства для медицинского применения в части экспертизы лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения ввиду отсутствия в составе регистрационного досье отчетов о результатах клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения
(т.1 л.д. 132).

Ответчик 31.03.2021 представил в Минздрав России документы для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата «Гидазепам таблетки 20 мг и 50 мг» по протолку № ГЗМ-05-01-2021 «Открытое, рандомизированное, перекрестное, с адаптивным дизайном исследование по изучению сравнительной фармакокенетики и биоэквивалентности препаратов Гидазепам, таблетки 50 мг (АО «Усолье – Сибирский химфармзавод») и Гидазепам VIC таблетки 50 мг (ТОО «ВИВА ФАРМ», Республика Казахстан) у здоровых добровольцев при однократном применении.

По результатам рассмотрения представленных документов Минздрав России выдал разрешение № 392 от 19.07.2021 на проведение клинического исследования препарата «Гидазепам» со сроком его проведения с 19.07.2021 по 31.12.2022 (т.1, л.д.135,136).

Согласно части 1 статьи 52.1. Закона об обращении лекарственных средств перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии произведенного в Российской Федерации лекарственного препарата для медицинского применения, за исключением иммунобиологических лекарственных препаратов, производитель такого лекарственного препарата представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, документ производителя лекарственного средства, подтверждающий качество лекарственного препарата, и подтверждение уполномоченного лица производителя лекарственных средств соответствия лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Согласно части 4 статьи 52.1. Закона об обращении лекарственных средств в отношении первых трех серий или партий лекарственного препарата, впервые произведенного в Российской Федерации или впервые ввозимого в Российскую Федерацию, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, дополнительно представляется протокол испытаний о соответствии серии или партии лекарственного препарата для медицинского применения показателям качества, предусмотренным нормативной документацией (далее - протокол испытаний), проводимых аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения. Порядок выдачи указанными федеральными государственными бюджетными учреждениями данного протокола и размер платы за его выдачу устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Вместе с тем представленные доказательства в совокупности свидетельствуют о том, что в период с по 14.12.2020 по 12.09.2021 ответчик произвел товар, маркированный спорными товарными знаками и объем такого производства (6000 упаковок лекарственного средства) является реальным, а не номинальным. Кроме того ответчик совершил необходимые действия для введения товара в оборот в указанный период времени, в том числе подал заявку на регистрацию лекарственного препарата под спорным обозначением и фактически ввел в оборот образцы товара под спорным обозначением при проведении клинических исследований. Вместе с тем ответчик не имел возможности фактически ввести в оборот произведенные партии лекарственного препарата, маркированного спорными товарными знаками, за исключением образцов для клинических исследований в силу законодательных ограничений, то есть по обстоятельствам, не зависящим от воли ответчика, а именно ввиду прохождения обязательной процедуры получении регистрационного удостоверения на лекарственный препарат.

При этом товары 5-го класса МКТУ регистраций спорных товарных знаков представляют собой лекарственные средства, которые в силу положений статьи 9 Закона об обращении лекарственных средств являются объектами, ограниченными в гражданском обороте.

При этом с учетом действительной воли заявителя, направленной на реализацию всех произведенных товаров после регистрации лекарственного средства, у суда отсутствуют основания считать номинальным ввод в оборот образцов препарата «Гидазепам» при клинических исследованиях на добровольцах.

При этом судебная коллегия учитывает, что в настоящем случае ответчик не обязан доказывать использование товарного знака на протяжении всего трехлетнего периода, напротив, по смыслу статьи 1486 ГК РФ досрочное прекращение правовой охраны товарного знака возможно при его неиспользовании непрерывно в течение трех лет.

В случае, когда товарный знак зарегистрирован для вида товара, а фактически используется для его подвида, использование товарного знака правообладателем в отношении такого подвида признается использованием в отношении вида товара в целом. Таким образом, использование ответчиком товарных знаков при маркировании лекарственного фармацевтического препарата «Гидазепам» с учетом положений пункта 4 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств, значения слова «медикаменты» как лекарства, лечебные средства (Толковый словарь иноязычных слов [Текст] : Ок. 25000 слов и словосочетаний / Л. П. Крысин. - Москва : Рус. яз., 1998. - 846 с.), суд признает также использования оспариваемого товарного знака в отношении таких видов товаров как «медикаменты, медикаменты для человека, препараты химико-фармацевтические».

Оценив представленные в подтверждение использования спорного знака доказательства в их совокупности и взаимосвязи судебная коллегия приходит к выводу о том, что представленные ответчиком доказательства в совокупности свидетельствуют о вводе в гражданский оборот ответчиком товаров 5-го класса МКТУ «медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические», маркированных товарным знаком № 602114 и товаров 5-го класса МКТУ «фармацевтические препараты», маркированных товарным знаком № 178115, в разрешенном законодательством объеме в виде образцов для клинических исследований, а также о наличии у ответчика объективных препятствий для ввода в оборот в исследуемый период остального объема произведенного товара.

При этом судебная коллегия не может согласиться с доводом ответчика о наличии в действиях истца по предъявлению настоящего иска в суд признаков злоупотребления правам, подкрепленные сведениями информационного письма ООО «АЛЬФАРМ» об объемах аптечных закупок препарата истца «Диамидазепам», содержащего то же самое действующее вещество, что и лекарственный препарат под спорным обозначением «Гидазепам».

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ предусмотрено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В силу пункта 5 той же статьи добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу вышеприведенных норм, добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Доводы ответчика о том, что истец уже выпускает препарат, «Диамидазепам», содержащий то же самое действующее вещество, что предъявление настоящих требований направлено не на ввод в оборот лекарственного препарата под спорным товарным знаком «Гидазепам», а на недопущение выпуска на рынок товара ответчика, не достаточны для вывода о том, что обращение в суд с настоящим иском не имело иных добросовестных целей, кроме причинения вреда ответчику.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие доказательств использования спорного знака в исследуемый период, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований
не имеется, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования открытого акционерного общества «Дальхимфарм» оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум
Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.Н. Березина

Судья

И.В. Лапшина