Гражданский кодекс часть 1

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении части услуг
35-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 –
ФИО3 (по доверенности от 30.05.2018 26 АА № 2961162);

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО4 (по доверенности от 24.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – предприниматель ФИО2)
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении услуг 35-го «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32-ом
и 43-ем классах» и 43-го класса «базы отдыха, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования
(с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) уточнения предмета исковых требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлеченаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предприниматель ФИО1 обосновывает тем, что его супруга – ФИО5 является участником общества с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ»
(далее – общество «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ»), сам предприниматель ФИО1 на основании договоров аренды предоставляет обществу «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ» в пользование нежилые помещения под размещение пивоваренного предприятия, ресторана и бара.

Истец указывает на то, что им 17.10.2018 и 23.11.2018 в Роспатент поданы заявки № 2018745159 и № 2018752019 на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений «ПЕТРОВИЧЪ PETROVICH» и «ПЕТРОВИЧЪ craftbeer» соответственно для индивидуализации товаров
32-го, услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

В то же время, как утверждает истец, спорный товарный знак ответчиком не используется в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

В уточненном исковом заявлении предприниматель ФИО1 отмечает, что он является инвестором в формировании материально-технической базы общества «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ», участвует в управлении предприятием.

Также истец ссылается на то, что уведомлениями Роспатента
от 30.04.2019 и от 21.05.2019 отказано в регистрации в качестве товарных знаков обозначений по заявкам № 2018745159 и № 2018752019 в связи с противопоставлением, в том числе спорного товарного знака ответчика.

Ответчик в отзывах на исковое заявление просит отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что спорный товарный знак используется в отношении услуг 36, 39, 42-го классов МКТУ закрытым акционерным обществом «Агентство «Петрович» (далее – общество «Агентство «Петрович») под контролем правообладателя.

По мнению ответчика, поскольку интерес истца усматривается в регистрации товарного знака в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво», а спорный товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении этого товара, отсутствуют препятствия для обращения истца в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво».

Предприниматель ФИО2 также считает, что предпринимателем ФИО1 не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку согласно информации из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) основным видом деятельности указанного лица является «аренда и управление собственным недвижимым имуществом».

Кроме того, ответчик ссылается на то, что в нарушение статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) истец не направил в его адрес предложение заинтересованного лица.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель предпринимателя
ФИО1 поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении.

По ходатайству представителя истца к материалам дела приобщена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на общество «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ», в соответствии с которой предприниматель ФИО1 введен в состав участников данного общества с долей в уставном капитале 50%, а также распечатки с сайта https://petrovich-beer.ru.

Также представитель истца в судебном заседании уточнил предмет исковых требований, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении услуг 35-го «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32-ом и 43-ем классах» и 43-го класса «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров» МКТУ вследствие его неиспользования.

Уточнение предмета принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель предпринимателя ФИО2 возражал против удовлетворения исковых требований.

По ходатайству представителю ответчика к материалам дела приобщены выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении нежилого здания площадью 1128 кв.м., находящегося по адресу: <...>, и в отношении земельного участка, расположенного по тому же адресу, а также выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «РесторансМенеджмент» (далее – общество «РесторансМенеджмент»).

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, в связи с чем дело рассмотрено на основании положений
статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Как следует из материалов дела, предприниматель ФИО2 является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298, зарегистрированного Роспатентом 16.10.2008 с приоритетом по дате подачи заявки (03.11.2006), в отношении товаров 32-го «коктейли безалкогольные, лимонады, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки фруктовые, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков», услуг 35-го «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32, 36, 39, 42, 43», 36-го «агентства по операциям с недвижимостью, оценка недвижимого имущества, посредничество при операциях с недвижимостью», 39-го «бронирование билетов для путешествий, организация круизов, организация путешествий, перевозка путешественников, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, сопровождение путешественников, услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях), экскурсии туристические», 42-го «арбитраж, услуги юридические», 43-го «базы отдыха, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров» классов МКТУ.

Предприниматель ФИО1, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении части услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации названных услуг, 06.02.2019 направил по юридическому адресу и адресу для переписки предпринимателя ФИО2 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не получив ответа на направленное предпринимателю
ФИО2 предложение, предприниматель ФИО1 по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Судебная коллегия не может согласиться с изложенным в первоначальном отзыве доводом ответчика о несоблюдении истцом обязательного досудебного порядка урегулирования настоящего спора, установленного статьей 1486 ГК РФ.

Предпринимателем ФИО1 в подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора
в материалы дела представлены: текст предложения заинтересованного лица (т. 1, л.д. 35), почтовые квитанции от 06.02.2019, свидетельствующие о направлении отправления предпринимателю ФИО2 (т. 1,
л.д. 86–87) по юридическому адресу этого лица и адресу для переписки, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Проведенная судом проверка информации, содержащейся на сервисе «Отслеживание почтовых отправлений» федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», показывает, что указанные отправления не были получены предпринимателем ФИО2 по причине истечения срока хранения и отсутствии адресата.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Вместе с тем на предпринимателе ФИО2 лежит обязанность обеспечить получение почтовой корреспонденции по месту его нахождения и адресу для переписки, неисполнение данной обязанности влечет за собой возложение на него риска наступления негативных последствий.

При этом Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание положения части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 10 ГК РФ, с учетом отсутствия доказательств, опровергающих факт направления истцом ответчику 06.02.2019 текста предложения, приходит к выводу о том, что представленные в материалы дела доказательства соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора являются достоверными и достаточными для признания такого порядка соблюденным.

Ссылка ответчика на дело № СИП-50/2019, в рамках которого суд установил несоблюдение истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора и в связи с этим возвратил исковое заявление предпринимателя ФИО1, не имеет в данном случае правового значения, поскольку вывод о соблюдении такого порядка делается судом на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела и действительной воли сторон, направленной на урегулирование возникшего спора во внесудебном порядке.

Суд принимает во внимание то, что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу № СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017
№ 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации), постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу № СИП-768/2018.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего спора дважды предлагал сторонам урегулировать спор во внесудебном порядке (определения Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 и от 27.05.2019), в том числе предоставлял дополнительное время для проведения переговоров.

Вместе с тем, на момент проведения судебного заседания 23.07.2019 стороны не урегулировали спор во внесудебном порядке, таких намерений в судебном заседании представители сторон также не выразили.

Принимая во внимание цель досудебного порядка урегулирования спора, установленного статьей 1486 ГК РФ, достаточное количество времени для реализации права на внесудебное урегулирование настоящего спора, учитывая отсутствие реальных намерений истца и ответчика разрешить настоящий спор во внесудебном порядке, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), истец по делу
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи
с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность
в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности
не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем ФИО1 в материалы дела представлены следующие документы: лист записи ЕГРИП от 04.05.2019 в отношении предпринимателя ФИО1; выписки из ЕГРЮЛ на общество «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ» по состоянию на 19.01.2019 и на 21.07.2019; копии страниц паспорта
ФИО5 и свидетельства о заключении брака между ФИО1 и ФИО5; договор аренды нежилых помещений от 02.04.2012, заключенный между ФИО6, ФИО1, с одной стороны, и обществом «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ», с другой стороны, акт приема-передачи от 02.04.2012 по этому договору; договор аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) от 02.04.2012, заключенный между теми же лицами, акт приема-передачи от 02.04.2012 по этому договору; декларация о соответствии Евразийского Экономического Союза от 07.02.2017; письмо ФИО5 от 21.06.2019; уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения от 30.04.2019 и от 21.05.2019 в отношении заявок № 2018745159 и № 2018752019 на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений «ПЕТРОВИЧЪ PETROVICH» и «ПЕТРОВИЧЪ craftbeer»; решение Роспатента о принятии к рассмотрению поступившей 07.05.2019 заявки
№ 2019722182; распечатки с сайта https://petrovich-beer.ru, согласно которым по адресу: <...> находится крафтовый паб «ПЕТРОВИЧЪ».

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что предприниматель ФИО1 совместно с аффилированным лицом (обществом «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ») имеет намерение под обозначениями «ПЕТРОВИЧЪ PETROVICH», «ПЕТРОВИЧЪ craftbeer» осуществлять деятельность пивоваренного предприятия, ресторана и бара.

При этом судебная коллегия исходит из того, что согласно представленным в материалы дела доказательствам заявленным основным видом деятельности общества «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ» является производство напитков, этим лицом получена декларация о соответствии на товар «пиво ПЕТРОВИЧЪ в ассортименте», указанному лицу предоставлены в аренду нежилые помещения для осуществления деятельности пивоваренного предприятия, ресторана и бара.

Судебной коллегией не принимаются заявленные устно в судебном заседании доводы ответчика о том, что представленные договоры аренды не могут подтверждать факт осуществления по адресу: <...>
вышеназванными аффилированными лицами деятельности, связанной с оказанием услуг пивоваренного предприятия, ресторана и бара.

Действительно, из представленных ответчиком в материалы дела выписок из ЕГРН не следует, что договоры аренды, заключенные с обществом «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ», прошли государственную регистрацию.

Вместе с тем в судебном заседании судом обозревался оригинал договора аренды нежилых помещений от 02.04.2012, заключенного на срок
5 лет, для размещения пивоваренного предприятия, на котором имеется отметка регистрирующего органа о государственной регистрации этого договора 11.05.2012. При этом в пункте 5.1 названного договора согласовано условие о его автоматической пролонгации на неопределенный срок. Представитель истца в судебном заседании подтвердил, что названный договор является действующим и в переданных в пользование помещениях располагается пивоваренное предприятие.

Договор аренды недвижимого имущества (нежилых помещений)
от 02.04.2012 заключен с целью размещения ресторана и бара (пункт 1.5 договора) на срок одиннадцать месяцев, в связи с чем не подлежал государственной регистрации.

Наличие в ЕГРН информации об ином арендаторе – обществе «РесторансМенеджмент» не исключает осуществления деятельности обществом «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ», поскольку ответчиком не доказано, что первое общество арендует те же помещения в здании общей площадью 1128 кв.м., что и второе общество.

Судом по интеллектуальным правам также не принимается довод ответчика о невозможности осуществления деятельности пивоварни, ресторана и бара в здании по адресу: <...>
, так как согласно данным из ЕГРН это нежилое здание отнесено к категории складских помещений.

Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок под этим зданием он предоставлен в собственность с разрешенным использованием для размещения объектов пищевой промышленности, в том числе для производства алкогольных напитков.

При этом суд отмечает, что в рамках настоящего спора не подлежат установлению факты нарушения лицами, участвующими в деле, установленных требований в сфере регистрации прав, соблюдения санитарных, технических и прочих норм. В рассматриваемом случае суд оценивает представленные доказательства с точки зрения наличия у лица, предъявившего иск, намерений использовать обозначение, сходное со спорным товарным знаком, для индивидуализации определенных услуг.

Кроме того, ответчик, заявляя о наличии у него сомнений относительно нахождения во временном пользовании общества «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ» помещений для размещения пивоваренного предприятия, ресторана и бара, с заявлением о фальсификации вышеназванных договоров аренды в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не обращался, иным образом обоснованность этих сомнений не подтвердил.

Предпринимателем ФИО1 также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, путем обращения 17.10.2018, 23.11.2018 и 07.05.2019 в Роспатент с заявками
№ 2018745159, № 2018752019 и № 2019722182 на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений «ПЕТРОВИЧЪ PETROVICH», «ПЕТРОВИЧЪ craftbeer» и комбинированного обозначения соответственно для индивидуализации товаров 32-го, услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, в том числе и тех услуг, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака ответчика.

Сходство заявленных обозначений с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 362298 обусловлено наличием словесного элемента «ПЕТРОВИЧ», входящего как в состав заявленных обозначений, так и в состав спорного товарного знака, а также доминирующим положением этого словесного элемента в заявленных обозначениях и спорном товарном знаке. Указанный вывод подтверждается уведомлениями Роспатента от 30.04.2019 и от 21.05.2019, которыми отказано в регистрации в качестве товарных знаков обозначений по заявкам
№ 2018745159 и № 2018752019 в связи с противопоставлением, в том числе спорного товарного знака ответчика.

Судебная коллегия полагает необходимым также провести анализ однородности производимых истцом товаров и оказываемых им услуг услугам 35-го и 43-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану этого товарного знака.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация
не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи
и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство № 128), к основным признакам однородности товаров и услуг относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 7.2.1.1 Руководства № 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги – это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Судебная коллегия, руководствуясь изложенными правилами и рекомендациями по определению однородности товаров и услуг, приходит к выводу о том, что оказываемые истцом совместно с аффилированным лицом услуги ресторана и бара идентичны услугам 43-го класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров» и однородны услугам 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, столовые на производстве и в учебных заведениях».

При этом судом принято во внимание, что оказываемые истцом услуги и услуги 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, столовые на производстве и в учебных заведениях», в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относятся к одному роду
услуг – услуги по организации общественного питания, имеют единое назначение – удовлетворение потребности человека в пище, имеют общий круг потребителей.

Кроме того, судебная коллегия исходит из того, что высокая степень сходства заявленных на регистрацию обозначений и товарного знака ответчика обуславливает расширения диапазона услуг, которые могут быть признаны однородными.

Вместе с тем, производимые аффилированным с предпринимателем ФИО1 лицом товары (пиво) и оказываемые этим лицом услуги по организации общественного питания не могут быть признаны однородными услуге 35-го класса МКТУ «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32-ом и 43-ем классах» по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, аффилированным с истцом лицом осуществляется производство товара (пиво «ПЕТРОВИЧ» в ассортименте) и реализация этого товара, в том числе посредством принадлежащих этим лицам ресторана и бара. Каких-либо доказательств того, что указанная группа лиц осуществляет продвижение товаров, принадлежащих другим лицам, не входящим в эту группу, в дело не представлено.

Из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в определении от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459, следует, что деятельность по продаже произведенных самим продавцом товаров не относится к услуге 35-го класса МКТУ «продвижение товаров и услуг», которая исходя из положений ГК РФ предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продвижению их товаров.

По смыслу определения понятия «торговая деятельность», данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», под сбытом или реализацией товаров следует понимать, что это услуга в торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Следовательно, для установления факта использования товарного знака при оказании услуги «продвижение товаров и услуг» правовое значение имеет дифференцирование деятельности по реализации своих товаров от услуг по реализации товаров. Деятельность по реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр.

Для целей применения статьи 1486 ГК РФ реализация одним из аффилированных лиц товара, произведенного другим аффилированным лицом, следует считать реализацией своих товаров.

Аналогичный подход отражен также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-261/2014, от 13.06.2017 по делу № СИП-656/2016, от 05.07.2019 по делу
№ СИП-718/2018.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298, в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров».

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
от 15 апреля 1994 года предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления от 23.04.2019 № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается
(пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предпринимателем ФИО1
в адрес предпринимателя ФИО2 предложения (06.02.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 06.02.2016 по 05.02.2019 включительно.

Предпринимателем ФИО2 в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие доказательства: выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества «Агентство «Петрович», из которой следует, что единственным акционером и единоличным исполнительным органом этого лица является ФИО2, основным видом деятельности названного лица является торговля оптовая неспециализированная; свидетельство о государственной регистрации общества «Агентство «Петрович» от 27.01.2005; свидетельство о постановке этого юридического лица на налоговый учет от 27.01.2005; свидетельство о государственной регистрации права от 28.05.2010, согласно которому ФИО2 на праве собственности принадлежит нежилое помещение (кафе (встроенное помещение пельменной)), находящееся по адресу: г. ФИО7,
ул. К. Маркса, 132; технический паспорт на указанное помещение; диплом о высшем образовании от 27.06.1987 НВ № 237489, выданный ФИО2 по специальности «Технология и организация общественного питания».

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиком доказательства, приходит к выводу о том, что ответчиком не доказан факт использования им спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением, в отношении услуги 35-го «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32-ом и 43-ем классах» и 43-го «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров» классов МКТУ.

При этом суд исходит из того, что ответчиком не представлено доказательств непосредственного осуществления деятельности, относящейся к вышеназванным услугам, с использованием спорного товарного знака.

Так, факт принадлежности ответчику на праве собственности помещения, предназначенного под деятельность кафе, в отсутствие соответствующих доказательств не означает, что такая деятельность в этом помещении фактически осуществляется. Не имеется и доказательств того, что соответствующая деятельность сопровождается использованием спорного товарного знака.

То обстоятельство, что ФИО2 является единственным акционером и единоличным исполнительным общества «Агентство «Петрович», также само по себе не свидетельствует о том, что общество «Агентство «Петрович» с использованием спорного товарного знака осуществляет деятельность, относящуюся к услугам 35-го и 43-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак и перечисленных в просительной части искового заявления (с учетом его уточнения).

Аналогичным образом наличие у предпринимателя ФИО2 специального образования в сфере общественного питания не подтверждает оказание им с использованием спорного товарного знака вышеназванных услуг.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что спорный товарный знак не использовался ответчиком в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением, в отношении услуги 35-го «продвижение товаров и услуг, указанных в классах 32-ом
и 43-ем классах» и 43-го «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров» классов МКТУ.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 ТРИПС относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действий, исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Вместе с тем предпринимателем ФИО2 не представлено доказательств того, что спорный товарный знак не использовался им по независящим от него обстоятельствам или имелись объективные препятствия к такому использованию.

Вместе с тем, принимая во внимание, что предпринимателем ФИО1 доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров», исковые требования в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении вышеперечисленных услуг подлежат удовлетворению.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении услуг 43-го класса «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (Москва, ОГРНИП <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Ставрополь, ОГРНИП <***>) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья Д.А. Булгаков

Судья Д.И. Мындря