Гражданский кодекс часть 1

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «MAGNUS» по свидетельству Российской Федерации № 389789.

В судебном заседании приняли участие представители заявителя ФИО1 по доверенности от №35 от 05.05.2014 и ФИО2 по доверенности №37 от 14.05.2014.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Джей энд Ти Банк» (далее – заявитель, ЗАО «Джей энд Ти Банк») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Рюрик 3» (далее – ООО «Рюрик 3», правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «MAGNUS» по свидетельству Российской Федерации № 389789 в отношении части услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

Заявитель в судебное заседание явился, требования поддержал по мотивам, изложенным в заявлении, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 389789 в отношении услуг 36 класса МКТУ – агентства кредитные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через; Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей.

Ответчик и третье лицо, извещенные в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в суд своих представителей не направили, мотивированных возражений против рассмотрения дела в их отсутствие суду не представили, в связи с чем дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик через канцелярию суда представил отзыв, против удовлетворения заявленных требований возражал, ссылаясь на недоказанность заявителем своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также на наличие доказательств надлежащего использования названного товарного знака правообладателем..

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей заявителя, суд признает заявленные требования правомерными и подлежащими удовлетворению в полном объеме в силу нижеследующего.

Как установлено судом в судебном заседании, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 389789 со словесным обозначением «MAGNUS», выполненным заглавными буквами латинского алфавита, был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.09.2009 с приоритетом от 03.09.2007 на имя ответчика в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком в течение указанных последних трех лет товарный знак не используется, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (17.04.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано надлежащее использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 389789 включает промежуток с 16.04.2011 по 16.04.2014 включительно.

Кроме того, ЗАО «Джей энд Ти Банк» ссылалось на то, что им были поданы в Роспатент заявки № 2013719251, № 2013719251 (т. 1 л.д. 15-29) на регистрацию в качестве собственных товарных знаков словесные обозначения «МАГНУС», «MAGNUS», защита которых испрашивается для части товаров 09 и услуг 35, 36, 38 и 39 классов МКТУ.

В результате формальной экспертизы Роспатентом было установлено, что испрашиваемым регистрациям препятствует сходный с ними до степени смешения спорный товарный знак, зарегистрированный для однородных услуг.

В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленные ЗАО «Джей энд Ти Банк» словесные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 далее – Правила ТЗ), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 № 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, непосредственно оказывающем услуги конечному потребителю.

Вопрос об однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, услугам, для которых заявителем испрашивается правовая охрана заявками на регистрацию собственных товарных знаков, разрешен уполномоченным органом, выводы которого сторонами по делу не оспариваются.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из вышеупомянутого постановления Президиума ВАС РФ следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным Постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров заявитель обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

Факт заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в части услуг 36 класса МКТУ подтверждается материалами дела.

Так, из представленной в материалы дела лицензии № 3061 на осуществление банковских операций (т. 1 л.д. 30-36), следует, что заявитель является кредитной организацией, которой предоставлена лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, в том числе на привлечение денежных средств юридических лиц и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц и физических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц и физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Согласно представленному в материалы дела Уставу, утвержденному решением акционера от 27.01.2011 и согласованному с Московским Главным территориальным управлением ЦБ России 28.02.2011 (т. 1 л.д. 82-102), заявитель вправе осуществлять такую деятельность, как: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов), выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; лизинговые операции; оказание консультационных и информационных услуг, выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами, то есть оказывать услуги, однородные услугам 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

К указанному выводу об однородности названных услуг суд первой инстанции приходит руководствуясь положениями подпункта 2 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, а также правовыми позициями, изложенными в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 № 5793/13, от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06, а также в подпункте д пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17.

Представленными в материалы дела справкой регистратора об администраторе домена jtmagnus.ru, соглашением о предоставлении заявителю права использования доменного имени от 17.09.2012, образцом заявления на открытие счета вклада «Магнус», заявками на регистрацию собственных товарных знаков, нашли свое объективное подтверждение доводы заявителя об осуществлении им подготовительных действий к реальному использованию словесного обозначения, включенного в состав спорного товарного знака, в своей хозяйственной деятельности.

Ответчиком по делу данные обстоятельства не оспариваются.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу изложенного, вопреки доводам правообладателя спорного товарного знака об обратном, заявитель является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Кроме того, согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Представленные же в дело ответчиком доказательства
(том 2 л.д. 7-85): договор аренды от 06.06.2013, договор аренды
№ 104/А-III-09 от 01.07.2009, договор аренды № MG-L-22-2013 от 01.04.2013 и акт приема-передачи к нему, договор аренды № 12/А-I-10 и акт приема-передачи к нему, архитектурно-планировочное задание, проект размещения информационного объекта с фотографиями объекта, подтверждают только место нахождения ответчика по указанному адресу и нахождение по данному адресу вывески, а также могут подтверждать факт оказания ответчиком (арендодателем) иным лицам услуги по сдаче в аренду нежилых помещений, относящейся к 36 классу МКТУ, в отношении которой заявитель требований не заявлял.

Возражения ответчика об оказании им иных услуг судом отклоняются, так как вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они документально не подтверждены.

Доводы ответчика о том, что заявитель не вправе осуществлять такие услуги, как клиринг и страхование, судом также отклоняются, так как согласно названному Уставу заявителя, он вправе осуществлять иные, не указанные в Уставе, сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В то же время, указанные услуги относятся к финансовым услугам и являются однородными той деятельности, которую осуществляет заявитель и, в частности, однородными тем услугам, для которых им были заявлены на регистрацию в качестве собственных товарных знаков словесные обозначения «МАГНУС» в латинице и в кириллице.

Иных доказательств, подтверждающих надлежащее использование спорного товарного знака именно в отношении услуг 36 класса МКТУ, входящих в предмет заявленных по настоящему делу требований, ответчик не представил, доводы заявителя об обратном в судебном заседании не опроверг, о фальсификации представленных в дело доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявил.

В то же время, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, а в силу статьи 41 названного Кодекса, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные по делу требования обоснованными, доказанными и подлежащими удовлетворению в полном обьеме.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

На основании статей 8-12, 1484, 1486 ГК РФ и руководствуясь статьями 4, 41, 65, 71, 75, 110, 121-123, 156, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 389789 в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: агентства кредитные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через; Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рюрик 3» (Невский проспект, <...>, ОГРН <***>) в пользу закрытого акционерного общества «Джей энд Ти Банк» (Кадашевская наб., <...>, ОГРН <***>) 4 000 (четыре тысячи) рублей госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья Н.Н. Тарасов

Судья Т.В. Васильева

Судья Н.А. Кручинина