Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление компании «ПАНДОРА А/С» / «PANDORA A/S» (Ховедвейен 2, ДК-2600, Глоструп, Дания) к обществу с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Геймз» (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, Москва, 125167, ОГРН <***>) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «PANDORA SAGA» по свидетельству Российской Федерации № 436774 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с его неиспользованием,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 23.08.2013,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

компания «ПАНДОРА А/С» / «PANDORA A/S» (далее – компания «ПАНДОРА А/С») обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Геймз» (далее – ООО «Мэйл.Ру Геймз») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PANDORA SAGA» по свидетельству Российской Федерации № 436774 в отношении всех услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) в связи с его неиспользованием.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

ООО «Мэйл.Ру Геймз» в судебное заседание не явилось, не выполнило свою процессуальную обязанность по предоставлению отзыва в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ООО «Мэйл.Ру Геймз» и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 07.10.2014 рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца об уточнении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленных требований в отношении перечня услуг, по которым он просит досрочно прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; в том числе агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров». В остальной части исковых требований просил принять отказ от иска, производство по делу в указанной части прекратить.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Как установлено в части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В связи с изложенным и принятием судом частичного отказа истца от заявленных требований производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

В остальной части заявленных требований представитель истца исковые требования поддержал.

Как следует из материалов дела ООО «Мэйл.Ру Геймз» (прежнее наименование ООО «АйТи Территория», ОГРН <***>, согласно выписке из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц от 03.06.2014) является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Pandora Saga» по свидетельству Российской Федерации № 436774, зарегистрированного в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ с датой приоритета 03.11.2009, дата государственной регистрации – 11.05.2011, срок действия – до 03.11.2019.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что названный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 436774 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении услуг 35 класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных услуг.

Заявление мотивировано тем, что спорный товарный знак является фонетически тождественным коммерческому обозначению компании «ПАНДОРА А/С» / «PANDORA A/S» и серии словесных товарных знаков: «PANDORA» по международной регистрации № 979859 в отношении товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ с датой регистрации 17.09.2008; «PANDORA» по международной регистрации № 1004640 в отношении товаров 03, 09, 14 и услуг 35 классов МКТУ с датой регистрации 14.05.2009 (с территориальным расширением в отношении Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ); «ПАНДОРА» по международной регистрации № 1074499 в отношении товаров 14 класса МКТУ с датой регистрации 28.02.2011, зарегистрированных на имя истца.

Заявитель ссылается на широкое использование обозначения «PANDORA» как в кириллице, так и в латинице («PANDORA»/ «ПАНДОРА») как средства индивидуализации своей продукции, торговых павильонов, в рекламе и как средство индивидуализации в сети Интернет. На территории Российской Федерации управление торговой сетью осуществляет ЗАО «ПанКлуб», являющееся лицензиатом заявителя в отношении названных международных товарных знаков, содержащих словесное обозначение «PANDORA».

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В качестве обоснования своей заинтересованности, истцом в материалы дела представлены: договор о предоставлении лицензии на товарный знак, заключенный между Пандора А/С (Лицензиар) и ЗАО «ПанКлуб» (Лицензиат), согласно условиям которого Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительное право на использование товарных знаков на всей территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, для которых действуют товарные знаки; договоры аренды, заключенные между ЗАО «ПанКлуб» (арендатор) и третьими лицами (арендодатели), из которых следует, что арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение во временное пользование; договоры поставки, заключенные между ЗАО «ПанКлуб» (поставщик) и третьими лицами (покупатели); договоры подряда, заключенные между ЗАО «ПанКлуб» (заказчик) и третьими лицами (подрядчики) и приложения к договорам (том 2 л.д. 26-140; том 3 л.д. 1-137; том 4 л.д. 1-145; том 5 л.д. 1-144; том 6 л.д. 1-145; том 7 л.д. 1-167; том 8 л.д. 1-150, том 9 л.д. 1-146, том 10 л.д. 1-22); платежные поручения (том 10 л.д. 23-150; том 11 л.д. 1-25); список магазинов, на территории которых расположены точки продаж продукции компании «ПАНДОРА А/С», принадлежащие ЗАО «ПанКлуб» (том 11 л.д. 54-62).

Кроме того в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истец ссылается на факт использования в своей коммерческой деятельности словесного обозначения «PANDORA», сходного до степени смешения со спорным товарным знаком.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В материалы дела представлены доказательства того, что истец использует в своей предпринимательской деятельности словесное обозначение «PANDORA» в отношении товаров и услуг, которые по признаку род, вид, круг потребителей могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Словесное обозначение в силу Правил сравнивается по фонетическому, графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам.

Проведя сравнение словесного обозначения, принадлежащего компании «ПАНДОРА А/С» и товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 436774, суд пришел к выводу о том, что названное обозначение схоже до степени смешения по фонетическому, семантическому, визуальному признакам.

Кроме того, компанией «ПАНДОРА А/С» подана заявка в Роспатент на регистрацию на территории Российской Федерации собственного товарного знака, содержащего словесное обозначение «PANDORA», в отношении определенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при оказании услуг 35 класса МКТУ обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации № 436774.

Учитывая изложенное, суд полагает что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (13.05.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Pandora Saga» по свидетельству Российской Федерации № 436774, исчисляется с 12.05.2011 по 12.05.2014 включительно.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств подтверждающих использование спорного товарного знака суду не представил, возражений против представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

Из положений статей 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что стороны пользуются равными правами, в том числе, на представление доказательств. В результате несовершения ими процессуальных действий, участники процесса самостоятельно несут риск наступления каких-либо неблагоприятных последствий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что
ООО «Мэйл.Ру Геймз» не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, не представлено документов невозможности использования товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 436774 в отношении услуг 35 класса МКТУ: реклама; в том числе агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

Принять отказ от части заявленных требований в отношении следующих услуг: офисная служба; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; подготовка платежных документов; прокат фотокопировального оборудования; тестирование психологическое при найме на работу; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]. Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Геймз» (ОГРН <***>) в пользу компании «ПАНДОРА А/С» / «PANDORA A/S» 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов