Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (ул. Кольцовская, д. 40, г. Воронеж, 394030, ОГРН 1023601542887) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении поступившего 09.11.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Рус» (ш. Киевское, д. 106, г. Обнинск, Калужская область, 249030, ОГРН 5077746564011).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» – Бостан О.Н. (по доверенности от 31.07.2019), Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 04.06.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С. (по доверенности 26.04.2019 № 01/32-368/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Рус» – Бышова О.А. (по доверенности от 03.07.2019 № 1570).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – заявитель, общество «Воронежская кондитерская фабрика») 18.06.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269 и об обязании аннулировать регистрацию указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Рус» (далее – третье лицо, общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус»).

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, общество «Воронежская кондитерская фабрика» указывает на то, что при рассмотрении его возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269 для товаров 30-го класса «конфеты» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) административный орган неверно применил нормы

материального права, в частности подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Заявитель утверждает, что является крупнейшим кондитерским предприятием России и правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 180117, имеющего более раннюю дату приоритета и зарегистрированного также в отношении товаров 30-го класса МКТУ, и между двумя средствами индивидуализации имеется сходство до степени смешения, поскольку словесный элемент «КУЗНЕЧИК» является частью обоих товарных знаков.

По мнению заявителя, между спорным и противопоставленным товарными знаками имеется семантическое и фонетическое сходство, обусловленное общим словом «КУЗНЕЧИК», означающим «прыгающее насекомое, издающее стрекочущие звуки», являющимся наиболее сильным элементом и занимающим доминирующим положение в обоих средствах индивидуализации.

Как полагает общество «Воронежская кондитерская фабрика», наличие прилагательного «ЗЕЛЕНЫЙ» в противопоставленном товарном знаке не изменяет в восприятии российского потребителя элемент «КУЗНЕЧИК», поскольку благодаря известной детской песне на стихи Николая Носова «В траве сидел кузнечик» к мультфильму «Приключения Незнайки» кузнечик изображается зеленым в мультфильмах, детских книжках и спектаклях.

Наряду с этим заявитель обращает внимание на то, что именно зеленым изображен кузнечик на этикетке производимых третьим лицом карамельных конфет «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» и это выглядит также как на обертках конфет фабрик холдинга «Объединенные кондитеры», в состав которого входит заявитель.

Общество «Воронежская кондитерская фабрика» не согласно с выводом Роспатента о том, что в обозначении «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» кузнечик воспринимается как сказочный персонаж по имени Лотте, и считает, что само слово «ЛОТТЕ» не ассоциируется ни с каким именем сказочного персонажа и может лишь обозначать связь с южнокорейским

холдингом «ЛОТТЕ», частью которого является третье лицо.

Наличие в сравниваемых обозначениях различного количества букв, звуков и слогов, как полагает заявитель, не исключает возможность их смешения.

Признав однородность товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы как спорный, так и противопоставленный знаки, Роспатент, по мнению заявителя, необоснованно не учел, что при идентичности и однородности товаров, вероятность смешения анализируемых средств индивидуализации возрастает.

Общество «Воронежская кондитерская фабрика» указывает на то, что административным органом неправильно истолкованы нормы материального права и проигнорированы подлежащие применению при сравнении обозначений критерии, выработанные Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Судом по интеллектуальным правам.

Представленные третьим лицом материалы по рекламе и поставке продукции, как полагает заявитель, не подлежали учету Роспатентом, поскольку они относятся к иной продукции Холдинга «ЛОТТЕ».

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка (том 7, л.д. 40–49).

Административный орган указывает на то, что возражение общества «Воронежская кондитерская фабрика», основанное на несоответствии спорного знака обслуживания подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, было признано необоснованным.

Описывая и сравнивая товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 665269 и № 180117, Роспатент полагает, что для определения наличия или отсутствия сходства сравниваемые обозначения должны рассматриваться в целом, а различие в деталях не играет определяющей роли, так как потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два

товарных знака и руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, который видел ранее. При этом в памяти остаются основные отличительные элементы товарного знака.

Следовательно, с точки зрения административного органа, должен быть проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, а вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В отношении фонетического сходства Роспатент отмечает, что сравниваемые средства индивидуализации различны, поскольку в спорном товарном знаке, помимо лексической единицы русского языка «КУЗНЕЧИК», есть словесный элемент «ЛОТТЕ», расположенный на первом месте. С него начинается прочтение товарного знака потребителем, он меняет звуковой ряд и вносит существенное звуковое отличие между товарными знаками, так как нет звукового сходства между словами «ЛОТТЕ» и «Зеленый». Административный орган настаивает на фонетическом различии спорного и противопоставленного товарных знаков за счет разного количества слогов и звуков, состава согласных и гласных в них.

Анализируя семантический признак, Роспатент полагает, что сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку сочетание слов в противопоставленном товарном знаке не несет оригинальной семантики, так как зеленый кузнечик – один из самых распространенных на территории России видов насекомых семейства настоящие кузнечики, а словесный элемент спорного товарного знака будет восприниматься потребителем в целом как фантазийные и вымышленные слова, например в качестве сказочного персонажа.

При определении сходства по графическому критерию административный орган указал на отсутствие у обоих товарных знаков графической и цветовой проработки, что обуславливает второстепенность рассматриваемого критерия и превалирование признаков, по которым установлено фонетическое и семантическое различие. При этом, по мнению административного органа, визуально сравниваемые средства

индивидуализации отличаются за счет разного количества букв, их размера и использования в спорном знаке дефиса, который зрительно объединяет слова.

Несмотря на вывод об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы оба товарных знака, Роспатент полагает, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 30-го класса МКТУ одному производителю, что исключает угрозу смешения товарных знаков в гражданском обороте.

Кроме того, административный орган считает недоказанным наличие у товаров 30-го класса МКТУ, маркированных противопоставленным товарным знаком, определенной репутации у потребителя и ассоциации исключительно с обществом «Воронежская кондитерская фабрика» как с производителем этих товаров.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, представило письменный отзыв, доводы которого повторяют позицию административного органа (том 5, л.д. 82–87).

Дополнительно общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» обратило внимание на отсутствие вхождения одного обозначения в другой, на различную продолжительность их звучания и с учетом правил чтения слева направо на произнесение спорного обозначения без паузы.

По мнению третьего лица, в словосочетании «Зеленый кузнечик» невозможно выделить сильный или слабый элемент, поскольку оно является неделимым и при попытке рассматривать его по частям будет потерян заложенный в нем смысл. При этом в обозначении «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» часть «КУЗНЕЧИК» также не является более сильной, поскольку может восприниматься как сказочный персонаж (кузнечик) по имени Лотте, учитывая широкую известность мультфильмов «Лунтик и его друзья» и «Пчелка Майя», в котором есть персонажи – соответственно кузнечики «Кузя» и «Прыг».

Вместе с тем третье лицо полагает, что обозначение «ЛОТТЕ» может восприниматься как ласковое обращение к девочке по имени Шарлотта,

поскольку слово «Лотте» является общеупотребимым сокращением от него, и именно этот вариант подчеркивается правообладателем спорного товарного знака в рекламно-информационных материалах для потребителей.

Общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» утверждает, что отсутствия между сравниваемыми обозначениями семантического и фонетического сходства достаточно для вывода о том, что товарные знаки не являются сходными до степени смешения в целом и не ассоциируются друг с другом.

Кроме того, третье лицо считает очевидным, что поскольку оно является частью крупнейшего мирового конгломерата ЛОТТЕ, созданного в 1967 году для производства кондитерских изделий, то любой товар, содержащий в своем наименовании слово «ЛОТТЕ» или «LOTTE», будет восприниматься как продукция, производимая либо третьим лицом, либо группой компаний, тем более, что ей принадлежит серия из 17 товарных знаков, объединенных одним и тем же словесным элементом «ЛОТТЕ» («LOTTE»), который располагается всегда в начальной части знаков, и именно на него направлено внимание потребителя (например, «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ», «LOTTE», «LOTTE FITNESS», «ЛОТТЕ ГАНА», «ЛОТТЕ- ЗАЙКА», «ЛОТТЕ-ГАГАГА», «ЛОТТЕ-КОРАЛЛ»). Как указывает третье лицо, в такой ситуации очевидно, что каждый новый товарный знак, содержащий обозначение «ЛОТТЕ» («LOTTE»), потребитель будет воспринимать как продолжение серии товарных знаков третьего лица и это исключает любую возможность их смешения с товарными знаками иных лиц.

Общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» просит суд не принимать во внимание ссылки заявителя на судебные решения по другим делам, так как они приняты при иных фактических обстоятельствах.

Заявителем представлены в материалы дела письменные пояснения и возражения на отзывы административного органа и третьего лица (том 5, л.д. 99–110; том 7, л.д. 51–58; том 9, л.д. 115–134).

Как указывает заявитель, Роспатент не принял во внимание, что на момент подачи заявки третьего лица на регистрацию спорного товарного знака правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала

практически двадцать лет, то есть третье лицо осознанно предпринимало действия по использованию на территории Российской Федерации товарных знаков, принадлежащих кондитерским фабрикам, входящим в холдинг «Объединенные кондитеры» (например, зарегистрировало товарный знак «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» по свидетельству Российской Федерации № 677178, который был оспорен открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский», являющимся правообладателем товарного знака «СНЕЖИНКА» по свидетельству Российской Федерации № 164829 с приоритетом от 19.03.1997), а также с целью завуалировать свои незаконные притязания в отношении товарного знака «Зеленый кузнечик».

Вопреки суждениям Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками, заявитель ссылается на вступившие в законную силу судебные акты по делам № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018, в которых суды пришли к обратным выводам.

Общество «Воронежская кондитерская фабрика» настаивает на том, что административный орган проигнорировал требования статей 6.quinquies и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994, вступившего в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС), а также необоснованно отошел от установленных им же критериев и принципов сравнения обозначений, сконцентрировав внимание на анализе отдельных отличий без учета общего смыслообразующего слова «КУЗНЕЧИК», которое несет основную нагрузку.

Опровергая позицию третьего лица, общество «Воронежская кондитерская фабрика» повторяет изложенные в заявлении доводы о наличии сходства между сравниваемыми обозначениями по фонетическому и семантическому критериям, обращает внимание положение и значение словесного элемента «КУЗНЕЧИК» и настаивает на намерении правообладателя спорного товарного знака использовать узнаваемость известного средства индивидуализации, а не придумать собственное

оригинальное название конфет, например «СВЕРЧОК», «СТРЕКОЗА» и т.п.

Заявитель также выражает несогласие с позицией Роспатента и третьего лица о том, что одним из вариантов восприятия обозначения «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» является то, что речь идет о сказочном персонаже – кузнечике по имени Лотте, поскольку, во-первых, не приведено ни одного произведения, в котором был бы такой герой; во-вторых, в сознании рядового российского потребителя кузнечик не будет выглядеть девочкой по имени Шаролотта или в сокращенном виде Лотте.

Общество «Воронежская кондитерская фабрика» обращает внимание на то, что представленные в Роспатент рекламные материалы, на которые ссылается третье лицо, в частности телевизионный ролик про печенье Lotte Choco Pie, демонстрируют бьющего мячом по футбольным воротам мальчика поддерживающих его на стадионе болельщиков, а не играющую в куклы девочку.

Наличие у группы компаний «ЛОТТЕ» прав на фирменное наименование и связанные с ними товарные знаки, по мнению заявителя, не дает законных оснований для предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В подтверждение своих доводов заявитель представил фотографии насекомого – самого распространенного в России зеленого кузнечика, а также изображения образцов этикеток конфет, производимых им и его лицензиатами, в сравнении с обертками карамельных конфет с использованием товарного знака «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» и с названием «Кузнечик», производимых как третьим лицом, так и иными предприятиями, входящими в группу компаний «ЛОТТЕ».

Наряду с этим заявитель представил лингвистическое заключение патентного поверенного Гоголева Д.О. (том 7, л.д. 93–100), который пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным знаком, и результаты социологического опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ, подтверждающие вероятность смешения маркированной ими продукции (том 7, л.д. 106–119).

В дополнительных письменных объяснениях (том 10, л.д. 1–4)

Роспатент критически оценивает представленное заявителем лингвистическое заключение патентного поверенного Гоголева Д.О. и указывает на то, что выводы по вопросу соответствия спорного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ является компетенцией Роспатента и суда, а решение данного вопроса на основании мнений и заключений лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, не предусмотрено законом. Наряду с этим административный орган отметил, что названное заключение подготовлено по заказу заявителя, в связи с чем его нельзя признать независимым, и оно не может быть признано экспертным заключением в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом экспертиза не назначалась, а вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта, носит правовой характер, не требует специальных знаний и может быть разрешен судом самостоятельно без проведения экспертизы с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара.

В отношении представленных заявителем результатов социологического опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ в сентябре 2019 года, административный орган считает, что значительная часть ответов респондентов носит предположительный характер и они не доказывают неправомерность оспариваемого ненормативного правового акта.

Поскольку ни лингвистическое заключение патентного поверенного Гоголева Д.О., ни результаты социологического опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ, не были представлены заявителем в Роспатент вместе с возражением, а выполнены после принятия оспариваемого решения, то они не могли быть учтены административным органом и не могут служить основанием для признания его недействительным.

При этом подготовленное по заказу третьего лица заключение от 22.11.2019 № 309-2019 по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН ФНИСЦ РАН (том 8, л.д. 11–160; том 9, л.д. 1–101), по мнению административного органа, подтверждает его позицию и выводы об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и маркированных ими

товаров в гражданском обороте, а изложенные в дополнительных письменных объяснениях общества «Воронежская кондитерская фабрика» доводы о недобросовестности действий третьего лица не относятся к компетенции административного органа.

В свою очередь, в отношении представленного заявителем заключения ВЦИОМ третье лицо отмечает, что оно не содержит ретроспективы на дату приоритета спорного товарного знака (опрос проведен в сентябре 2019 года спустя два с половиной года) и вопросы были заданы по ситуации на момент проведения опроса, мнения потребителей на дату приоритета не исследовались, предложенные респондентам варианты ответов построены таким образом, что не позволяют достоверно определить степень уверенности опрошенного в своем ответе. В подтверждение доводов третьего лица о том, что анализируемый социологический опрос нельзя принимать в качестве надлежащего доказательства, представлено мнение кандидата социологических наук, сертифицированного судебного эксперта Батыкова И.В., а в обоснование позиции об отсутствии у потребителей конфет смешения спорного и противопоставленного товарных знаков и особенности их восприятия – заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН.

Утверждения общества «Воронежская кондитерская фабрика» о недобросовестности действий общества «Лотте Кондитерская фабрика Рус» при регистрации спорного товарного знака, по мнению третьего лица, не подтверждены соответствующими доказательствами, поскольку обстоятельства, установленные без его участия при рассмотрении дел № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018, не имеют правового значения для настоящего дела.

Как полагает третье лицо, использование им в этикетке конфет «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» определенной изобразительной части не могло повлиять на решение Роспатента ввиду того, что спорный товарный знак является словесным, а сам заявитель использовал свою этикетку при производстве конфет с 2015 года, то есть за два года до того, как началось производство товара третьим лицом.

Общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» настаивает на том, что его действия по подаче заявки на спорный товарный знак носят характер обычной хозяйственной деятельности и направлены на развитие всемирно известной серии кондитерских изделий «ЛОТТЕ».

В судебном заседании представители заявителя настаивали на признании недействительным оспариваемого ненормативного права акта.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления.

Третье лицо поддержало позицию административного органа и изложенные в отзыве доводы.

Как усматривается из материалов дела, общество «Воронежская кондитерская фабрика» является правообладателем словесного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 180117, зарегистрированного 29.09.1999 с приоритетом по дате подачи заявки 29.05.1998 в отношении товаров 30-го классов МКТУ «кондитерские изделия, конфеты, карамель, печенье, вафли».

Спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 665269 зарегистрирован 02.08.2018 по заявке № 2017713218 с приоритетом от 07.04.2017 для индивидуализации товаров 30-го классов МКТУ «конфеты» и представляет собой словесное обозначение « ». Правообладателем указанного товарного знака является общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус».

В Роспатент 09.11.2018 поступило возражение общества «Воронежская кондитерская фабрика» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269, в котором содержатся ссылки на пункт 6 статьи 1483, подпункт 1 пункта 2 статьи 1512, пункт 2 статьи 1513 ГК РФ.

По мнению заявителя, регистрация спорного товарного знака нарушает его исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 180117, имеющий более раннюю дату приоритета и зарегистрированный в отношении однородных товаров.

Как указывает заявитель, словесный элемент спорного товарного знака состоит из 12 звуков, а противопоставленного – из 15 звуков, при этом следующих подряд друг за другом 8 последних звуков полностью совпадают и образуют слово «КУЗНЕЧИК». Входящие в состав обоих обозначений гласные и согласные звуки являются близкими либо совпадающими: «Е-Ы-У-И» и «З-Л-Н-К-Ч» – в противопоставленном товарном знаке, «О-Е-У-И» и «Л-Т-К-З-Н-Ч» – в спорном товарном знаке. В каждом обозначении словесные элементы имеют двойные ударения, которые в обоих случаях совпадают со слогом и буквой во втором элементе.

Анализируя способ написания сравниваемых товарных знаков, заявитель полагает, что поскольку они выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета, то между ними имеется графическое сходство.

При сравнении спорного и противопоставленного товарных знаков по семантическому критерию заявитель указывает на то, что словосочетание «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» не имеет отдельного словарного значения в целом, а словосочетание «ЗЕЛЕНЫЙ КУЗНЕЧИК» по смыслу означает прыгающее и издающее стрекочущие звуки насекомое зеленого цвета. Ввиду отсутствия в общедоступных источниках информации такого устойчивого словосочетания как «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» заявитель делает вывод о необходимости оценивать смысловое сходство отдельно по каждому слову «ЛОТТЕ» и «КУЗНЕЧИК», в связи с чем очевидно совпадение одного из элементов обозначений в этих товарных знаках.

Поскольку сравниваемые средства индивидуализации зарегистрированы в отношении конфет, являющихся кондитерскими изделиями и продуктами повседневного спроса, то внимание потребителя к их маркировке снижено, что, по мнению общества «Воронежская кондитерская фабрика», усиливает вероятность смешения товарных знаков и обозначений друг с другом.

Ссылаясь на положения Парижской конвенции и правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановления от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/2004,

от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004, от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40-9614/2012), податель возражения полагает, что регистрация «знаков- близнецов» нарушает права законных и добросовестных правообладателей, иностранных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в находящуюся в нестабильном положении российскую экономику, российских производителей, создающих производства и рабочие места, а также дезориентирует потребителей, приобретающих по ошибке аналогичную продукцию разного качества.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

распечатки сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении сравниваемых средств индивидуализации;

выписки из Словаря русского языка С.И. Ожегова;

копии доверенности на представителя и документа об уплате государственной пошлины.

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем – обществом «Лотте Кондитерская фабрика Рус» был представлен отзыв, доводы которого практически полностью совпадают с доводами вышеописанного отзыва на поданное в суд заявление.

Решением Роспатента от 15.04.2019 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 665269 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган признал общество «Воронежская кондитерская фабрика» заинтересованным лицом в подаче возражения, но исходил из отсутствия вероятности смешения спорного и противопоставленного товарных знаков и недоказанности заявителем довода о несоответствии спорного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Прежде всего административный орган установил, что товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному и противопоставленному товарным знакам, являются идентичными (позиция

«конфеты») либо однородными (позиции «кондитерские изделия, карамель, печенье, вафли»).

Роспатент указал на то, что каждое из сравниваемых средств индивидуализации включает в свой состав по два словесных элемента: в спорном товарном знаке – это не имеющее смыслового значения фантазийное слово «ЛОТТЕ» и лексическая единица русского языка существительное «КУЗНЕЧИК», а в противопоставленном товарном знаке – две лексических единицы русского языка существительное «КУЗНЕЧИК» и воспринимаемое как указание на цвет прилагательное «ЗЕЛЕНЫЙ». При этом административный орган привел значение слова «КУЗНЕЧИК» в соответствии со Словарем русского языка С.И. Ожегова.

Поскольку сопоставляемые товарные знаки лишены каких-либо изобразительных элементов и оригинального шрифтового исполнения, способствующих их запоминанию потребителями, Роспатент отметил, что графический критерий сходства не оказывает существенного влияния на их восприятие, а основное значение приобретает фонетический и семантический критерии.

Несмотря на наличие в обоих товарных знаках тождественного элемента «КУЗНЕЧИК» административным органом сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения по следующим основаниям:

нет звукового сходства первых словесных элементов «ЛОТТЕ» и «Зеленый»;

нет вхождения одного обозначения в другое;

различный состав слогов, а также буквенный и звуковой состав сравниваемых обозначений;

товарные знаки не вызывают одинаковые смысловые ассоциации;

обозначение «Зеленый кузнечик» представляет собой название одного из распространенных на территории Российской Федерации (наряду с серым кузнечиком, певчим кузнечиком, степной дыбкой) видов насекомых семейства настоящие кузнечики;

спорный товарный знак «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» воспринимается в

качестве фантазийного обозначения, например, сказочного персонажа (кузнечика) по имени Лотте.

Принимая во внимание фонетические и семантические отличия сравниваемых обозначений, Роспатент отметил, что спорный и противопоставленный товарные знаки не сходны друг с другом в целом, а следовательно маркированные им однородные товары 30-го класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

При этом административный орган принял во внимание доводы третьего лица о наличии у него серии товарных знаков со словесным элементом «ЛОТТЕ» / «LOTTE» и информацию о присутствии товаров с указанным обозначением на территории Российской Федерации.

Проанализировав судебные акты, на которые ссылался податель возражения, Роспатент указал на то, что изложенные в них правовые подходы не применимы к спорной ситуации (ввиду отсутствия вхождения одного товарного знака в другой), а установленные в них обстоятельства не имеют преюдициального значения для настоящего спора (поскольку судами не исследовался вопрос о сходстве спорного и противопоставленного товарных знаков, а сравнивались обозначения «КУЗНЕЧИК» и «Зеленый кузнечик»).

Не согласившись с данным решением Роспатента и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает права и законные интересы общества «Воронежская кондитерская фабрика», последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных

законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом «Воронежская кондитерская

фабрика» не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта,

решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом «Воронежская кондитерская фабрика» в поданном в суд заявлении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума № 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (07.04.2017) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ и введенные в действие 31.08.2015 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 № 38572 (далее – Правила № 482).

При этом порядок рассмотрения возражения о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума № 10, применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в

качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у

правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Аналогичные методологические подходы сформулированы в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 18.07.2006 № 3691/06, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 по делу № СИП-642/2018.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах 1–3 пункта 42 Правил № 482, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Спорный товарный знак является словесным обозначением « » и состоит из двух написанных через дефис слов «ЛОТТЕ» и «КУЗНЕЧИК», выполненных прописными буквами черного цвета стандартным шрифтом русского алфавита.

Правовая охрана предоставлена для одного товара 30-го класса МКТУ «конфеты».

Противопоставленный товарный знак также является словесным обозначением « », состоящим из двух слов «Зеленый» и «кузнечик», выполненных буквами черного цвета стандартным шрифтом русского алфавита. Первая буква первого слова является прописной, а остальные буквы обоих слов – строчными.

Правовая охрана предоставлена для товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия, конфеты, карамель, печенье, вафли».

Из оспариваемого решения Роспатента (стр. 7) усматривается, что данное обстоятельство также было установлено коллегией Палаты по патентным спорам.

Таким образом, ввиду наличия разных начальных элементов сравниваемые обозначения не являются тождественными, однако то обстоятельство, что и в спорном, и в противопоставленном товарном знаке имеются одинаковые вторые слова («КУЗНЕЧИК» / «кузнечик»), судебная коллегия считает необоснованным вывод административного органа об отсутствии между ними сходства, а, учитывая, что в данном случае имеет место не только однородность, но и идентичность товаров, вероятность смешения указанных товарных знаков возрастает.

Анализ сравниваемых товарных знаков по звуковому (фонетическому) критерию показывает, что словесный элемент спорного товарного знака представляет собой сложное существительное, состоящее из двух

самостоятельных слов «ЛОТТЕ» и «КУЗНЕЧИК», написанных через дефис и объединяющих тринадцать букв (5 гласных и 7 согласных) и двенадцать звуков, которые входят в пять слогов. В рассматриваемом слове два ударения: главное (падает на второй слог второго слова «кузнЕчик») и второстепенное или побочное (падает на первый слог первого слова «лОтте»).

Словесное обозначение в противопоставленном товарном знаке представляет собой словосочетание «Зеленый кузнечик», написанных рядом без каких-либо символов и знаков препинания двух слов, объединяющих пятнадцать букв (6 гласных и 9 согласных) и пятнадцать звуков, которые входят в шесть слогов. Как в первом, так и во втором слове ударение падает на второй слог («зелЁный», «кузнЕчик»). При этом первое слово является прилагательным, а второе – существительным.

Следовательно, словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют незначительные отличия по количеству и составу букв, звуков и слогов.

Принимая во внимание правила чтения надписей в русском языке, судебная коллегия считает, что при произнесении каждого из словесных обозначений, первое впечатление потребителя, обусловленное различием в начальных частях сложного слова («ЛОТТЕ») либо словосочетания («Зеленый»), будет перекрыто практически одинаковой протяженностью и ритмикой звучания, а также восприятием более яркого и звучного одинакового второго слова («КУЗНЕЧИК» / «кузнечик»), которым заканчивается обозначение, в связи с чем потребитель будет слышать и обращать внимание на второе слово, что усилит одинаковое звуковое восприятие этих товарных знаков.

Сравнивая спорный и противопоставленный товарные знаки по смысловому (семантическому) признаку, судебная коллегия пришла к выводу о том, что логическое ударение в каждом из них падает на второе слово («КУЗНЕЧИК» / «кузнечик»).

Материалами дела не подтверждается, что словесное обозначение в спорном товарном знаке является устойчивым словосочетанием, равно как и

наличие в русском языке какого-либо значения слова «ЛОТТЕ». Судебная коллегия критически оценивает пояснения третьего лица, являющегося его правообладателем, и соглашается с доводами заявителя о том, что рядовой российский потребитель не будет воспринимать это слово в качестве сокращения от женского имени Шарлотта. Более того, принимая во внимание морфологические характеристики слова «КУЗНЕЧИК», очевидно, что оно относится к нарицательным одушевленным существительным мужского рода, в связи с чем даже в качестве фантазийного обозначения какого-либо персонажа для него не может использоваться женское имя.

Вопреки доводам третьего лица, представленные им рекламно- информационные материалы для потребителей не подтверждают, что они разработаны и распространены для конфет, производимых обществом «Лотте Кондитерская фабрика Рус» и демонстрирующих какую-либо девочку.

При этом в материалах административного дела имеются:

распечатки телевизионного рекламного ролика про печенье LOTTE Choco Pie, героями которого являются бьющий мячом по футбольным воротам мальчик, стоящий в воротах вратарь и болельщики на стадионе (том 3, л.д. 93, 94; том 4, л.д. 71–82);

рисованный сценарий и фотографии рекламного ролика печенья LOTTE Choco Pie, в котором мама с сыном едут в электричке (том 4, л.д. 84–101);

копия настенного календаря на 2017 год, на каждой странице которого содержится реклама печенья LOTTE Choco Pie, крекера LOTTE Fitness, печенья с начинкой Koala’s march, а также снэков PEPERO, мятных леденцов Anytime и горького шоколада Dream Cacao (том 4, л.д. 105–117).

Следовательно, первая часть сложного слова в спорном товарном знаке не несет самостоятельную смысловую нагрузку и как следствие не влияет на его семантическое значение.

В отличие от этого в словосочетании «Зеленый кузнечик» каждое из двух самостоятельных слов имеет свой смысл и они связаны между собой по смыслу и грамматически: главным словом является имя существительное –

«кузнечик», а зависимым – имя прилагательное – «зеленый», отвечающее на вопрос «какой» и обозначающее признак предмета, в данном случае его цвет.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что логическое ударение в противопоставленном товарном знаке падает на слово «кузнечик» и именно оно несет основную смысловую нагрузку.

Изложенное позволяет согласиться с доводами заявителя о том, что сильным и доминирующим элементом в обоих товарных знаках является слово «КУЗНЕЧИК» / «кузнечик», обозначающее прыгающее насекомое, издающее стрекочущие звуки, а также признать необоснованным вывод Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки не вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

Анализ спорного и противопоставленного средств индивидуализации по графическому (визуальному) признаку показывает, что они не имеют графической и цветовой проработки, выполнены буквами черного цвета стандартным шрифтом русского алфавита, но имеющими разный размер (все прописные в спорном товарном знаке, одна прописная и остальные строчные в противопоставленном товарном знаке), что не влияет на их различительную способность.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает правильным вывод Роспатента о том, что в рассматриваемом случае графический (визуальный) критерий не оказывает влияния на восприятие этих товарных знаков.

Между тем суд соглашается с доводами общества «Воронежская кондитерская фабрика» о высокой степени сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками по звуковому (фонетическому) и по смысловому (семантическому) критериям.

Как указывалось выше, вывод административного органа об идентичности и однородности товаров, на которые распространяется правовая охрана спорного и противопоставленного товарных знаков, заявителем и третьим лицом не оспаривается, что позволяет суду не исследовать данное обстоятельство. Вместе с тем судебная коллегия считает необходимым отметить, что с учетом установления высокой степени

сходства сравниваемых обозначений по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам и идентичности либо однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, вероятность их смешения в глазах потребителя возрастает.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что регистрация спорного знака обслуживания осуществлена с нарушением подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем требование общества «Воронежская кондитерская фабрика» о признании недействительным решения Роспатента от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269 является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Судебная коллегия отмечает, что представленное заявителем в качестве письменного доказательства лингвистическое заключение патентного поверенного Гоголева Д.О. также содержит выводы об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, а также о наличии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным знаком.

При этом возражения Роспатента о том, что указанный письменный документ не может быть принят в качестве доказательства по делу, отклоняются судом как основанные на неверном понимании норм процессуального права.

По смыслу положений статей 64 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами являются полученные в предусмотренном названным Кодексом порядке письменные документы, содержащие сведения о подлежащих установлению судом фактах, а также подтверждающие или опровергающие требования и возражения лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении настоящего дела судом действительно не назначалась судебная экспертиза, однако в этом нет необходимости исходя из предмета доказывания, обусловленного правовыми и фактическими основаниями заявления, поскольку разрешаемые судом вопросы носят правовой характер и не нужно разъяснять вопросы, требующих специальных

знаний (абзац шестой пункта 162 Постановления Пленума № 10).

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что вопрос об оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 указанного постановления Пленума (абзац седьмой пункта 75 Постановления Пленума № 10).

Вместе с тем в силу положений статей 41, 45, 65, 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе представить в обоснование своих доводов полученное им во внесудебном порядке мнение специалиста.

Согласно части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Кроме того, само по себе выражение мнения патентного поверенного по исследуемым судом вопросам в данном случае не подменяет ни полномочия Роспатента при рассмотрении возражения, ни является вмешательством в компетенцию суда при рассмотрении спора.

В абзаце третьем пункта 137 Постановления Пленума № 10 разъяснено, что податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

То обстоятельство, что указанное заключение патентного поверенного не было представлено заявителем в Роспатент вместе с возражением, а подготовлено после принятия оспариваемого решения и не могло быть учтено административным органом, не препятствует приобщению его в качестве обоснования несогласия с выводами административного органа, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте.

С учетом изложенного представленное обществом «Воронежская

кондитерская фабрика» заключение письменного патентного исследовано и оценено судом в качестве письменного документа наряду с иными доказательствами по делу.

Аналогичное мнение у суда в отношении подготовленного по заказу заявителя опроса Фонда ВЦИОМ, приобщенного к материалам судебного дела в качестве письменного доказательства в обоснование довода о том, что потребители считают обозначения «Зеленый кузнечик» и «ЛОТТЕ- КУЗНЕЧИК» схожими по звучанию (47 % респондентов), по смыслу (44 % респондентов), просто схожими (43 % респондентов), наличием у них общего смыслообразующего слова «кузнечик» (38 % респондентов), вероятности перепутать конфеты под данными обозначениями между собой (31 % респондентов), а также воспринять конфеты «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» в качестве «линейки» продукции одного изготовителя (43 % респондентов).

Наряду с этим судебная коллегия принимает во внимание, что 43 % опрошенных затруднились с ответом на вопрос о том, что означает слово «ЛОТТЕ» в обозначении «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК».

Несмотря на возражения третьего лица об отсутствии в исследовании ретроспективы на дату приоритета спорного товарного знака (опрос проведен в сентябре 2019 года, спустя два с половиной года и постановке вопросов по ситуации на момент его проведения), некорректности формулировок вопросов и ответов, не позволяющих достоверно определить степень уверенности опрошенного в своем мнении, судебная коллегия полагает, что данное доказательство не имеет определяющего значения для разрешения настоящего спора, поскольку, как указывалось выше, установление сходства между сравниваемыми обозначениями осуществляется судом с учетом представленных сторонами доказательств, но по своему внутреннему убеждению

Представленные третьим лицом в опровержение вышеназванного исследования Фонда ВЦИОМ результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН ФНИСЦ РАН, исходя из поставленных перед респондентами вопросов (например: «когда Вы видите товарный знак по свидетельству Российской Федерации

№ 665269, возникает ли у вас ассоциация с каким-либо другим конкретным обозначением или нет?», «можете ли вы отличить обозначение (товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 665269) от обозначения (товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 180117?» и др.) не ставили цель установить мнение потребителей о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками, в том числе в ситуации при покупке конфет, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Доводы общества «Лотте Кондитерская фабрика Рус» о том, что оно является частью крупнейшего мирового конгломерата ЛОТТЕ, созданного в 1967 году для производства кондитерских изделий, и что любой товар, содержащий в своем наименовании слово «ЛОТТЕ» или «LOTTE», будет восприниматься как продукция, производимая либо третьим лицом, либо группой компаний, тем более, что ей принадлежит серия из 17 товарных знаков, объединенных одним и тем же словесным элементом «ЛОТТЕ» («LOTTE»), который располагается всегда в начальной части знаков, и именно на него направлено внимание потребителя (например, «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ», «LOTTE», «LOTTE FITNESS», «ЛОТТЕ ГАНА», «ЛОТТЕ- ЗАЙКА», «ЛОТТЕ-ГАГАГА», «ЛОТТЕ-КОРАЛЛ»), а каждый новый товарный знак, содержащий обозначение «ЛОТТЕ» («LOTTE»), потребитель будет воспринимать как продолжение серии товарных знаков третьего лица и это исключает любую возможность их смешения с товарными знаками иных лиц, не принимается во внимание судебной коллегией в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица.

При этом согласно пункту 2 статьи 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке.

Между тем по смыслу положений статьи 1 ГК РФ осуществление и использование гражданских прав не должно нарушать права и законные интересы иных участников гражданского оборота.

Следовательно, само по себе наличие у третьего лица прав на слово

«ЛОТТЕ», являющегося частью его фирменного наименования», равно как и на товарные знаки, в состав которых оно входит, не дает законных оснований для предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Кроме того, оценивая по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства как каждое в отдельное, так и в их совокупности, судебная коллегия обращает внимание на выполненный по заказу заявителя опрос Фонда ВЦИОМ, из которого следует, что только 2 % из 1500 опрошенных респондентов воспринимают слово «ЛОТТЕ» как кондитерскую фабрику и как корейскую компанию и 1 % – как производителя Choko Pie (том 7, л.д. 110 оборот), из представленного третьим лицом заключения Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН ФНИСЦ РАН следует, что у 88 % опрошенных не возникает никаких ассоциаций спорного товарного знака с другим конкретным обозначением (том 8, л.д. 21).

Судебная коллегия также отклоняет ссылки заявителя на вступившие в законную силу судебные акты по делам № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018, в которых, как полагает общество «Воронежская кондитерская фабрика», суды пришли к обратным, нежели Роспатент, выводам о наличии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками.

Анализ принятых по вышеназванным делам судебным дела решений свидетельствует о том, что предметом спора в обоих случаях были требования таможенного органа и органа полиции о привлечении иных лиц, не участвующих в настоящем деле, к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при помещении под таможенную процедуру «экспорт» товара с нанесением на маркировку наименования «Кузнечик» и при реализации в магазине конфет «Кузнечик».

Заявитель по настоящему делу – общество «Воронежская кондитерская фабрика» был привлечен к участию в делах № А03-9152/2017 и

№ А41-63741/2018 как правообладатель товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству Российской Федерации № 665269 и имел процессуальное положение третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, однако ни Роспатент, ни общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» не участвовали в них.

Кроме того, при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности судами были сделаны выводы о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком «Зеленый кузнечик» по свидетельству Российской Федерации № 180117 и обозначением «Кузнечик», а не «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК».

Изложенное с учетом положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исключает возможность признать установленные судами факты в качестве обстоятельств, имеющих преюдициальное значения для рассмотрения настоящего дела.

Судебная коллегия, рассмотрев доводы заявителя о том, что административный орган проигнорировал требования статей 6.quinquies и 10.bis Парижской конвенции и положения Соглашения ТРИПС и не нашел признаков недобросовестности в действиях третьего лица, отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 170 Постановления Пленума № 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем в пункте 171 Постановления Пленума № 10 обращено внимание судов на то, что при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе,

исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения административного органа и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления Пленума № 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

В рассматриваемом случае из текста направленного в административный орган 09.11.2018 возражения следует, что на странице 6 общество «Воронежская кондитерская фабрика» процитировало положения статьи 10.bis Парижской конвенции, однако довод о наличии в действиях общества «Лотте Кондитерская фабрика Рус» по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом или акта недобросовестной конкуренции не заявляло, а также не ссылалось на подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ как на основание для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Согласно пункту 2.5 Правил № 56 пределы полномочий Роспатента по проверке обоснованности поданных возражений в рамках административной процедуры обусловлены теми мотивами, на которые ссылается податель возражения в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Кроме того, оценка действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, как злоупотребление правом

либо акт недобросовестной конкуренции по существу, не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем из представленных в суд 26.09.2019 и 27.12.2019 письменных пояснений заявителя в качестве возражений на отзывы Роспатента и третьего лица усматривается, что он заявляет довод о недобросовестном характере действий третьего лица при регистрации спорного товарного знака (том 7, л.д. 55–56; том 9, л.д. 127–133).

Исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1512 ГК РФ).

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же

статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ», конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В обоснование довода о недобросовестности действий третьего лица по регистрации спорного товарного знака заявитель ссылается на следующие обстоятельства:

спорный товарный знак имеет связь с обозначением «Кузнечик», которым была маркирована продукция, признанная контрафактной при рассмотрении дел № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018;

организации, которые были привлечены к административной ответственности по результатам рассмотрения дел № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018, связаны с третьим лицом в силу аффилированности и вхождением группу компаний «ЛОТТЕ» либо ввиду наличия договоров гражданско-правового характера;

намерения третьего лица по регистрации спорного товарного знака обусловлены обеспечением возможности продолжить распространение на территории Российской Федерации конфет с использованием маркировки и обозначения «Кузнечик», в то время как у аффилированного лица, являющегося их импортером, возникли проблемы;

заявка третьего лица на регистрацию спорного товарного знака была подана 07.04.2017 несмотря на действие правовой охраны противопоставленного товарного знака с 29.05.1998, то есть в течение практически двадцати лет.

По смыслу вышеприведенных положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

На основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В рассматриваемом случае судебная коллегия полагает, что доводы заявителя о намерениях и целях третьего лица по регистрации спорного

товарного знака носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающим принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

Как указывалось выше, судебная коллегия пришла к выводу о том, что обстоятельства, установленные при рассмотрении делах № А03-9152/2017 и № А41-63741/2018, не имеют преюдициального значения для разрешения настоящего спора, в связи с чем одних лишь ссылок на принятые по результатам рассмотрения этих дел судебные акты недостаточно для вывода о злоупотребление третьим лицом своим правом.

Вопреки доводам заявителя имеющиеся в материалах дела письменные доказательства о лицах, входящих в группу компаний «ЛОТТЕ» (том 3, л.д. 102–121, 109, 119), не позволяют однозначно установить, что организация, которая была привлечена к административной ответственности по результатам рассмотрения дела № А03-9152/2017, является аффилированной с третьим лицом, поскольку в исследуемых судом документах не указаны реквизиты юридического лица (основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, номер в торговом реестре и т.п.), позволяющий его индивидуализировать и отличить от иных организаций, имеющих схожее фирменное наименование.

Суд также полагает, что само по себе наличие договоров гражданско- правового характера по поставке товаров, заключенных между третьим лицом и его контрагентами, не свидетельствует о том, что общество «Лотте Кондитерская фабрика Рус» действовало в их интересах и тем более обеспечивало им возможность продолжать распространение на территории Российской Федерации конфет с использованием маркировки и обозначения «Кузнечик».

Факт подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака в период действия правовой охраны противопоставленного товарного знака подтверждается материалами настоящего дела, однако это обстоятельство не означает, что цель общества «Лотте Кондитерская фабрика

Рус» заключалась в причинении вреда обществу «Воронежская кондитерская фабрика», поскольку последним не доказаны ни факт использования им своего товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, на момент подачи третьим лицом заявки; ни наличие у третьего лица намерения посредством приобретения исключительного права на спорный товарный знак вытеснить заявителя с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования противопоставленного товарного знака, либо намерение использовать его деловую репутацию, а также не представлены иные доказательства, из которых можно сделать вывод о том, что действия третьего лица, связанные с подачей заявки на регистрацию спорного товарного знака, носили характер злоупотребления правом.

На основании изложенного судебная коллегия не усматривает оснований для признания обоснованным довода заявителя о недобросовестности действий третьего лица.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления Пленума № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявитель уплатил государственную пошлину в размере 3000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 05.06.2019 № 7274.

Поскольку заявление общества «Воронежская кондитерская фабрика» удовлетворено, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении поступившего 09.11.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269 как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 665269.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (ул. Кольцовская, д. 40, г. Воронеж, 394030, ОГРН 1023601542887) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 3000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Е.С. Четвертакова

Судьи И.В. Лапшина

С.П. Рогожин