Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор» (Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, эт. 18, Москва, 123112, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Союзнефтегазсервис-Траст» (ул. Западная, д. 2, д. Юрлово, Солнечногорский р‑н., Московская обл., ОГРН <***>) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидететльству Российской Федерации № 489580.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб.,
д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор» – ФИО1 (по доверенности от 22.05.2018), ФИО2 (по доверенности
от 22.05.2018) и ФИО3 (по доверенности от 25.05.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Союзнефтегазсервис-Траст» – ФИО4 и ФИО5 (по доверенности от 27.06.2018 № 77 АВ 8260536).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор» (далее – общество «ЕдиныйФактор», истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Союзнефтегазсервис-Траст» (далее – общество «Союзнефтегазсервис-Траст», ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении товаров 09-го «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и услуг 35-го «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», 38-го «телекоммуникации (передача данных, сообщений, информации; передача информации по кабельному телевидению, передача информации по кабелю, передача информации посредством компьютера, обеспечение доступа к информации через Интернет», 42-го «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станиц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили иинформацию» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении указанной части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, поскольку осуществляет деятельность по разработке компьютерного и программного обеспечения, оказывает консультационные услуги в области компьютерных технологий, занимается обработкой данных и размещением информации, проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, занимается созданием и использованием баз данных, внедряет услуги, оказываемые с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также предполагает осуществлять свою деятельность под обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым оспариваемым товарным знаком, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности 02.03.2016, 03.10.2017 и 23.05.2018 в Роспатент им были направлены заявки
№ 2016706326, 2017740946 и 2018721096 соответственно на регистрацию сходных до степени смешения с оспариваемой регистрацией словесных обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, которые являются однородными товарам и услугам оспариваемого товарного знака.

Также в письменных пояснениях истец отмечает, что он является администратором доменного имени 1f.ai и onefactor.ru, а его фирменное наименование в переводе на английский язык, приобретает обозначение, сходное с оспариваемой регистрацией

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении указанной части товаров
и услуг, ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании, назначенном на 24.01.2019 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 31.01.2019.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, просили их удовлетворить.

Представители ответчика выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В отзывах на исковое заявление ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580, так как считает, что представленные им в материалы дела доказательства, не подтверждают изложенные им в иске обстоятельства, полагает, что действия истца по подаче настоящего искового заявления, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Обращает внимание суда на то, что спорный товарный знак используется им и под его контролем в установленном законом порядке, в отношении всех указанных в иске товаров и слуг, для которых он зарегистрирован, при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе через Интернет-сайт http://unofactor.ru/.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик является правообладателем словесного товарного знака «Unofactor» по свидетельству Российской Федерации № 489580, который был зарегистрирован 14.06.2013в отношении, в том числе товаров 09-го «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и услуг 35-го «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», 38-го «телекоммуникации (передача данных, сообщений, информации; передача информации по кабельному телевидению, передача информации по кабелю, передача информации посредством компьютера, обеспечение доступа к информации через Интернет», 42-го «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станиц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили иинформацию» классов МКТУ, с датой приоритета от 13.06.2012.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак им не используется на протяжении последних трех лет в указанной части товаров и услуг, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном
статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, для чего ответчику 25.05.2018 было направлено предложение по его юридическому адресу (том 1,
л.д. 71-72).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 27.07.2018 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности ответчиком были представлены заявки от 02.03.2016 № 2016706326, от 03.10.2017 № 2017740946 и от 23.05.2018 № 2018721096, которые им были направлены в Роспатент для государственной регистрации обозначения «» в качестве товарных знаков, правовая охрана для которых испрашивается в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ.

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначений ответчика, а также однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана по названным заявкам, и товаров / услуг, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 45-48), поскольку Роспатентом было отказано истцу в регистрации заявок № 2016706326 и № 2017740946 в качестве товарных знаков в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации заявленным истцом обозначениям в качестве товарных знаков в отношении всех заявленных им в заявке товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении испрашиваемой в иске части товаров и услуг, истцом в материалы дела были представлены: данные с Интернет-сайта www.1f.ai.ru/; устав; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; приказ Минкомсвязи от 07.12.2017 № 680; сведения о правообладателях программного обеспечения в отношении истца, как правообладателя программного обеспечения, ведущего собственную разработку программного обеспечения; лицензионный договор от 01.04.2017 № 5-04/2017 с актами приема-передачи (том 1); приказ бухгалтера от 31.03.2017 о принятии на баланс программного обеспечения; заявка на регистрацию программы для ЭВМ от 01.08.2018; справка о регистрации доменного имени от 31.07.2018; договоры об оказании информационных услуг от 01.09.2017 № 2-06/2017, от 01.11.2017
№ 1-11/2017, от 03.05.2018 № 2018-05-03 с актами приема-передачи и приложениями; договор об оказании услуг технической поддержки от 01.04.2017 № 4-04/2017 с актами приема-передачи и приложениями; договор на выполнение работ по доработке программного обеспечения от 15.06.2017 с приложениями; договор на участие в конференции от 21.09.2017; информационные сведения о конференциях и Sberbank соревновании (том 2); акты оказанных услуг; акты приемки-сдачи работ/услуг; платежные поручения (том 3); решение о смене фирменного наименования; справка в отношении доменного имени onefactor.ru
от 15.10.2018; штатное расписание сотрудников; трудовой договор от 24.04.2017 № 73 (том 13); трудовые договоры от 05.12.2017, 25.09.2017, 28.05.2018, 13.06.2018, 24.07.2018, 05.09.2018; информация об участии в конференциях и научных семинарах; коммерческое предложение по размещению рекламы; договор на выполнение научно-исследовательских работ от 25.05.2018; лицензионный договор от 01.04.2017 № 1-04/2017; адвокатские запросы и ответы на них (том 14, том 17); уведомление о положительном результате проверки заявки на регистрацию программы для ЭВМ от 22.10.2018; протокол осмотра Интернет-сайта ответчика http://unofactor.ru/; акты приема-передачи к договорам, содержащимся в томах 1 и 2 (том 17).

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 указано, что применительно к части 1
статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198).

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленными истцом в материалы дела документами подтверждается, что истец осуществляет деятельность по разработке компьютерного и программного обеспечения, оказывает консультационные услуги в области компьютерных технологий, занимается обработкой данных и размещением информации, проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, занимается созданием и использованием баз данных, внедряет услуги, оказываемые с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а следовательно, производит товары и оказывает услуги однородные товарам 09-го и услугам 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, поскольку сопоставляемые товары / услуги оспариваемого товарного знака аналогичны либо однородны деятельности, оказываемой истцом и производимым им товарам, так как они имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей.

При этом о фальсификации представленных истцом доказательств, ответчиком в установленном законом порядке суду не заявлено.

Таким образом, с учетом приведенных норм права, а также указанных обстоятельств, оценив представленные обществом «ЕдиныйФактор» в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации№ 489580, так как оказываемые обществом «ЕдиныйФактор» услуги, с использованием разрабатываемого им оборудования и программного обеспечения помогают организациям в эксплуатации или управлении их предприятия, или коммерческой деятельности, осуществляя связь с потребителями путем оповещения их о товарах и или услугах, в том числе через Интернет, и являются однородными товарам 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, указанным в иске, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580.

Следовательно, истец доказал, что он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку представленными доказательствами в совокупности подтверждается, что истцом были осуществлены необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности названное общество подало заявки от 02.03.2016 № 2016706326, от 03.10.2017 № 2017740946 и от 23.05.2018 № 2018721096 на регистрацию сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения для индивидуализации уже осуществляемой им деятельности, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Вместе с тем данное обстоятельство не свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 может быть досрочно прекращена в отношении услуг 42-го класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станиц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию».

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1
статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (25.05.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 25.05.2015 по 24.05.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против исковых требований, общество «Союзнефтегазсервис-Траст» в отзывах ссылается на надлежащее использование им оспариваемого товарного знака в отношении всех указанных в иске товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В подтверждение использования обществом «Союзнефтегазсервис-Траст» товарного знакапо свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении указанных в иске товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, ответчиком представлены: протокол осмотра доказательств от 27.09.2018 № 77 АВ 8937172; заключение специалиста в области компьютерно-технических исследований от 24.09.2018; техническое предложение на выполнение работ 2015 год (том 3); техническое предложение на выполнение работ 2015-2016 год; справка № 25 (том 4); технико-коммерческое предложение на выполнение работ 2017-2018 год; письмо от 17.01.2018 № 33/24; техническое предложение на оказание услуг 2018 год; пояснительная записка; протокол осмотра доказательств от 21.09.2018 № 77 АВ 8937014; каталог за 2018 год
(том 5); договоры от 01.01.2016, 23.01.2017, 02.01.2018 на изготовление рекламно-сувенирной продукции; распечатка с Интернет-сайта ответчика http://unofactor.ru/; информация о кросс-моделировании в системе управления жизненным циклом месторождений «Унофактор; презентация; публикации из журналов; сборник тезисов; презентация (тома 6-14); выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика и аффилированного с ним лица – общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (далее – общество НПО «Союзнефтегазсервис»); протокол осмотра доказательств от 23.10.2018; письма; сведения с аукциона госзакупок (том 15, л.д. 56-том 16, л.д. 9); свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ; отзывы пользователей; договоры на выполнение научно-исследовательских работ от 10.06.2016, 01.10.2016 с приложениями; договор доступа к программному мониторингу от 01.02.2017; справка о материально-технических рессурсах
от 15.02.2018(том 16, л.д. 10-89, 124-128); распечатки с Интернет-сайта ответчика http://unofactor.ru/; акты и платежные поручения за 2016-2017 годы; информация с портала госзакупок (том 17, л.д. 106-том 18, л.д. 14).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что все перечисленные доказательства подпадают под период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака (с 25.05.2015 по 24.05.2018), за исключением договора подряда
от 31.05.2018 (том 16, л.д. 90-123).

Оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности ответчиком факта надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станиц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию», для которых он зарегистрирован, поскольку из указанных выше доказательств усматривается, что в спорный период времени данные услуги оказывались ответчиком на территории Российской Федерации с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580, из которых усматривается, что общество «Союзнефтегазсервис-Траст», в том числе через общество НПО «Союзнефтегазсервис» оказывает научные и технологические услуги в рамках системы «Unofactor», занимается научными исследованиями и разработкой, а также занимается разработкой и усовершенствованием технического и программного обеспечения, что подтверждается представленными в материалы дела распечатками с Интернет-сайта ответчика http://unofactor.ru/, каталогами, презентациями, техническими и технико-коммерческими предложениями, информацией о кросс-моделировании, письмами, публикациями из журналов, пояснительной запиской, отзывами пользователей, договорами на выполнение научно-исследовательских работ, а также актами о выполненных работах по ним.

Вместе с тем суд отмечает, что доказательства, представленные обществом «Союзнефтегазсервис-Траст», и их взаимная связь друг с другом не подтверждают факт ввода в гражданский оборот ответчиком, в том числе под контролем правообладателя, товаров 09-го класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и оказанию им третьим (иным) лицам услуг 35-го класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», а также услуг 38-го класса МКТУ «телекоммуникации (передача данных, сообщений, информации; передача информации по кабельному телевидению, передача информации по кабелю, передача информации посредством компьютера, обеспечение доступа к информации через Интернет», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580.

В связи с чем судебная коллегия не может признать обоснованным утверждение ответчика о том, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580 используется ответчиком в отношении товаров 09-го и услуг 35-го, 38-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Утверждение ответчика о том, что договорами от 01.01.2016, 23.01.2017, 02.01.2018 на изготовление рекламно-сувенирной продукции, подтверждается факт оказания им услуг 35-го класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580, не может быть признано обоснованным, так как эти договоры заключены с аффилированным лицом – обществом НПО «Союзнефтегазсервис», тогда как доказательств, подтверждающих факт оказания им такого рода услуг иным третьим лицам ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено, и кроме того, данные документы подтверждают рекламу ответчиком своих услуг.

Также не представлено ответчиком доказательств, подтверждающих факт оказания им иным третьим лицам услуг 38-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку доказательства, представленные в материалы дела, указанные им в отзывах обстоятельства не подтверждают.

Следовательно, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих факт ввода им в гражданский оборот, в том числе под контролем правообладателя, товаров 09-го и оказания услуг 35, 38-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 489580.

Таким образом, поскольку из содержания представленных обществом «Союзнефтегазсервис-Траст» доказательств усматривается, что им или с его согласия осуществляется оказание услуг 42-го класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станиц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию», Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в указанной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

В то же время, учитывая, что обществом «Союзнефтегазсервис-Траст» не доказан факт использования оспариваемого товарного знака в отношении указанных в иске товаров 09-го и услуг 35, 38-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, в то время как общество «ЕдиныйФактор» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, данное обстоятельство в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в отношении товаров 09-го «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и услуг 35-го «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», 38-го «телекоммуникации (передача данных, сообщений, информации; передача информации по кабельному телевидению, передача информации по кабелю, передача информации посредством компьютера, обеспечение доступа к информации через Интернет» классов МКТУ.

Довода общества «Союзнефтегазсервис-Траст» о том, что действия общества «ЕдиныйФактор» связанные с подачей заявок от 02.03.2016
№ 2016706326, от 03.10.2017 № 2017740946 и от 23.05.2018 № 2018721096 на регистрацию товарных знаков, и последующее, после обращения к ответчику с предложением заинтересованного лица, обращение в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском, с учетом того, что им доказано осуществление однородной деятельности, в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также совершены необходимые подготовительные действия к использованию спорного обозначения для индивидуализации своей коммерческой деятельности, не может быть признан обоснованным, так как такие действия не могут расцениваться как злоупотребление правом, поскольку они отвечают существу законодательного регулирования такого рода правоотношений.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор» удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 489580 в отношении товаров 09-го «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и услуг 35-го «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных», 38-го «телекоммуникации (передача данных, сообщений, информации; передача информации по кабельному телевидению, передача информации по кабелю, передача информации посредством компьютера, обеспечение доступа к информации через Интернет» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союзнефтегазсервис-Траст» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор» (ОГРН <***>)
6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин