Гражданский кодекс часть 1

к MATRIZE Handels-GmbH / МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ (Ferdinandstrasse 25-27, 20095, Gamburg, Deutschland / Фердинандштрассе 25-27, 20095, Гамбург, Германия)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 450449 вследствие его неиспользования в отношении всех зарегистрированных услуг 35-го класса МКТУ.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены: общество с ограниченной ответственностью «АРАБЕСКА» (ул. Донбасская, д. 2, стр. 10, эт. 3, комн. 715, г. Видное, Московская обл., 142703, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Премиум» (ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 526, г. Видное, Московская обл., 142700, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Мир инструмента» (Белокаменное ш., влад. 8, г. Видное, Московская обл., 142703, ОГРН <***>), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО2, ФИО3, по доверенности от 19.08.2015;

от ответчика: ФИО4, по доверенности от 24.05.2016;

от третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Мир инструмента»: ФИО5, по доверенности от 01.02.2016.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании MATRIZE Handels-GmbH (МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ, далее – ответчик, компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 450449 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Исковые требования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, который, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих предъявлению настоящего иска, не используется правообладателем в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также организации, с которыми у правообладателя оспариваемого товарного знака заключены лицензионные договоры – общество с ограниченной ответственностью «АРАБЕСКА», общество с ограниченной ответственностью «Премиум», общество с ограниченной ответственностью «Мир инструмента».

Ответчик в отзыве возражал против заявленного требования, указав на отсутствие у истца заинтересованности в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, ввиду недоказанности материалами дела факта оказания истцом такого вида услуг третьим лицам.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир инструмента» в своем отзыве на исковое заявление, сославшись на безосновательность довода истца о неиспользовании товарного знака, указало, что товарный знак ответчика используется им на основании лицензионного договора при поставках на территорию России и дальнейшей реализации через продавцов различного уровня, в том числе включая крупные сетевые магазины, ручного, садового и иного инструмента, маркированного этим товарным знаком. Общество с ограниченной ответственностью «Мир инструмента» также указало на избрание истцом ненадлежащего способа защиты своих прав путем предъявления требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вместо оспаривания решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака истца.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором содержится информация из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации, а также изложена просьба о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представители истца в судебном заседании исковое требование поддержали.

Представители ответчика и третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Мир инструмента» возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент и третьи лица – общество с ограниченной ответственностью «АРАБЕСКА», общество с ограниченной ответственностью «Премиум», надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав явившихся представителей участвующих в деле лиц, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме в связи с нижеследующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора судебной практики).

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака «STERN» по свидетельству Российской Федерации № 450449, с приоритетом от 30.07.2010, зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении указанных услуг 35-го класса МКТУ истец обосновал тем, что он задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.07.2010) начал оказание услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно услуг по продвижению (в том числе рекламе, менеджменту и административной деятельности в сфере бизнеса) и продаже товаров с использованием обозначения «Stern».

В подтверждение данного обстоятельства истцом в материалы дела представлены:

- договор на оказание услуг по созданию рекламно-информационного материала от 13.06.2003, заключенный истцом (заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «Артстройпроект» с техническим заданием № 1 к нему и актом сдачи-приемки работ;

- проект отделочных работ и расстановки торгового оборудования в салоне женской одежды «Штерн»;

- договор технического обслуживания от 15.10.2007 № 44-2007, заключенный истцом (заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «МИКРОКЛИМАТ-Сибирь» об осуществлении технического обслуживания кондиционеров в салоне «Stern» по адресу: <...>;

- договор технического обслуживания от 20.11.2007 № 51-2007, заключенный истцом (заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «МИКРОКЛИМАТ-Сибирь» об осуществлении технического обслуживания кондиционеров в салоне «Stern» по адресу: <...>;

- договор от 24.07.2008 № 97 на изготовление рекламной продукции, заключенный истцом (заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «АДВ Медиа», с техническим заданием на изготовление вывесок «Stern» к нему и дизайн-проектом рекламных вывесок «STERN»;

- договор от 19.03.2009 № У0544 S&G на рекламное обслуживание, заключенный истцом в качестве рекламодателя с обществом с ограниченной ответственностью «Медиа Реклама» об оказании услуги по производству и размещению рекламных материалов в журнале «Shop & Go» и рекламным разворотом из журнала «Shop & Go» за декабрь 2009 год (город распространения журнала - Новосибирск, тираж журнала - 30 000 экз.) с рекламой «Stern»;

- заявление о страховании гражданской ответственности при использовании нежилых помещений, которое явилось основанием для заключения договора страхования гражданской ответственности истца (страхователь) в отношении салона «Stern», расположенного по адресу: г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7;

- трудовой договор от 04.06.2012, заключенный истцом в качестве работодателя с работником для осуществления последним трудовой деятельности в качестве продавца-консультанта в салоне женской одежды «Stern», расположенном по адресу: <...>;

- договор купли-продажи от 29.05.2013 № 81, заключенный истцом в качестве покупателя с обществом с ограниченной ответственностью «Гелеос» о приобретении сумок ПВД «Stern» вместе со спецификацией, товарной накладной, счетом-фактурой и макетом сумки к нему;

- трудовой договор от 02.09.2013, заключенный истцом в качестве работодателя с работником для осуществления последним трудовой деятельности в качестве продавца-консультанта в салоне женской одежды «Stern», расположенном по адресу: <...>;

- договор поставки от 26.06.2014 № 35, заключенный истцом в качестве покупателя с обществом с ограниченной ответственностью «Ситифлекс» о поставке сумок ПВД «Stern», вместе со спецификациями, товарной накладной, счетом-фактурой и макетом сумок к нему.

Также истцом указано, что ему принадлежит доменное имя
stern-moda.ru, в состав которого входит оспариваемый товарный знак.

Кроме того, истец сослался на обращение в Роспатент с заявкой № 2013719347 на регистрацию обозначения «Stern» в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги розничной продажи, осуществляемые магазинами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи», и последующий отказ Роспатента в такой регистрации ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком ответчика в отношении однородных услуг.

Сходство до степени смешения обозначения «Stern», на регистрацию которого в качестве товарного знака истцом подана заявка в Роспатент, и товарного знака ответчика «STERN» для суда очевидно, ответчиком не оспаривается.

Проанализировав и оценив все представленные в дело доказательства, суд считает, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован – «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» по следующим основаниям.

Исследуя вопрос об однородности этих услуг с осуществляемой истцом деятельностью, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги – это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В частности, при определении однородности товаров принимаются во внимание такие признаки, как принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе (пункт 3.1.1 Рекомендаций); область применения товаров и цель применения (пункт 3.1.2); материал, из которого изготовлены товары (пункт 3.1.3); условия реализации товаров (пункт 3.1.4); круг потребителей (пункт 3.1.5); длительность использования товаров и их стоимость (пункт 3.1.6).

Также необходимо учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

Суд также учитывает положения пункта 3.4 Рекомендаций, согласно которым при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Согласно представленным истцом доказательствам он осуществляет относящуюся к услугам 35-го класса МКТУ деятельность по продаже товаров с использованием обозначения «Stern», а также деятельность по продвижению и рекламе товаров третьих лиц посредством принадлежащих истцу интернет-сайтов (подтверждается имеющимися в деле скриншотами интернет-страниц).

Учитывая все вышеприведенные критерии определения однородности товаров (услуг), близкое к тождеству сходство сравниваемых обозначений (разница написания лишь в заглавных и строчных буквах), характер осуществляемой истцом деятельности, суд приходит к выводу о возможности расширить в конкретном случае диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные, в связи с чем деятельность истца в рассматриваемом случае может быть признана однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с учетом их общей родовой и видовой принадлежности, а также направленности услуг, в том числе, на один и тот же круг потребителей.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 450449 на дату обращения истца в суд с исковыми требованиями была обусловлена принятием Роспатентом решения от 17.12.2014 об отказе в регистрации товарного знака по заявке истца, мотивированного, в том числе, наличием однородности услуг, указанных в перечне заявки, услугам, содержащимся в свидетельстве ответчика на оспариваемый товарный знак.

В то же время суд отмечает, что при других обстоятельствах – в частности, при отсутствии высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкой к тождеству, выводы по вопросу однородности осуществляемой истцом деятельности по розничной реализации товаров и оказанию третьим лицам услуг в области рекламы испрашиваемым услугам «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» могут быть иными ввиду различного исходного назначения и условий оказания таких услуг.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (31.08.2015), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, составляет с 31.08.2012 по 30.08.2015.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно пункту 41 Обзора судебной практики для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования принадлежащего ответчику товарного знака его лицензиатом в материалы дела представлены распечатки с сайта «Мир инструмента» с указанием на различную продукцию, каталог компании «Мир инструмента» июнь-июль 2014 года с прайс-листом, каталог продукции «STERN» за 2012 год, фотографии с выставки «INTERLIGHT» 2012 год, а также распечатки с сайта Роспатента о регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 377790 и № 450449.

Между тем, перечисленные документы не подтверждают использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку какие-либо данные о дате изготовления представленных каталогов, тираже и пр. отсутствуют,доказательств участия ответчика либо его лицензиата в сфотографированной выставке не представлено.

Каталог различных видов инструмента также не подтверждает оказание ответчиком либо его лицензиатом услуг по рекламе, менеджменту в сфере бизнеса; административной деятельности в сфере бизнеса; офисной службе.

Таким образом, суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицензиатом ответчика документы в их совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования оспариваемого товарного знака в испрашиваемой истцом части.

Кроме того, в судебном заседании представитель ответчика признал отсутствие у него доказательств использования товарного знака в отношении исследуемых услуг.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что истец документально подтвердил свою заинтересованность в отношении всех испрашиваемых услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а ответчик не доказал фактическое использование этого товарного знака в отношении данных услуг, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для полного удовлетворения заявленных требований.

С учетом принятого по делу решения расходы по уплате государственной пошлины согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 65, 75, 110, 121-123, 156, 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 450449 в отношении всех услуг
35-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана.

Взыскать с MATRIZE Handels-GmbH / МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин