Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Богдановой М.В., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица – TRU Kids Inc. (5 WoodHollowRoad, FirstFloor, Parsippany, NJ 07054, USA) к иностранному лицу – ToyPlayLLC (88 SuydamStreetSteA, Brooklyn, NY 11221, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица TRU Kids Inc. – Довгалюк А.И., Христофоров А.А., Ароникова М.А. (по доверенности от 12.08.2020);

от иностранного лица Toy Play LLC – Молчанова А.Н. (по доверенности от 01.08.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо – TRU Kids Inc. (далее – истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу – Toy Play LLC (далее – ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076, поскольку осуществляет деятельность по продвижению широкого перечня товаров для детей за пределами Российской Федерации, в том числе через Интернет-сайт toyrus.com, и приобрел доменное имя toyrus.ru, то есть, занимается деятельностью по реализации продукции, однородной тем, для которой зарегистрирован спорный товарный знак, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности в Роспатент была направлена заявка № 2019768795 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Учитывая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533076 ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2021 исковое заявление компании TRU Kids Inc. оставлено без удовлетворения.

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что ответчик подтвердил использование под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076 с незначительными изменениями его элементов для продвижения на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей. Кроме того суд указал, что имеющимися в деле доказательствами подтвержден факт широкой известности потребителю спорного товарного знака.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой инстанции должен был установить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение. Однако в оспариваемом решении суд первой инстанции указал, что в фактически использовавшемся обозначении подлежат учету словесные элементы, обозначающие Российскую Федерацию и игрушки.

Президиум Суда по интеллектуальным права указал на то, что при установлении использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с незначительным изменением отдельных элементов суд первой инстанции ошибочно учитывал слабые элементы (TOY, RU, RUS) фактически использовавшихся обозначений, имеющих отношение, как указал суд первой инстанции, к общеизвестным аббревиатурам и игрушкам. При этом в большинстве имеющихся в материалах дела доказательств словесные элементы использованы на фоне изобразительных элементов, которые были проигнорированы судом первой инстанции. Решение суда первой инстанции вообще не содержит анализа этих элементов, в том числе на предмет их силы.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, просили их удовлетворить.

Представители ответчика выступили по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В своей правовой позиции ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом обращает внимание суда на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533076 обладают широкой известностью, и используются в отношении указанных в иске товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Истец в письменных пояснениях полагает, что истец не доказал использование спорного товарного знака для всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 03.03.2020 за № РД0327012, является правообладателем словесного товарного знака «TOYRUS» по свидетельству Российской Федерации № 533076, зарегистрированного 28.01.2015 по заявке от 07.12.2012 № 2012742609, в отношении товаров 21-го «бутыли; блюдца; ванны детские переносные; губки туалетные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; поилки; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда для тепловой обработки пищи; предметы домашней утвари туалетные; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для питья; стаканы [емкости]; утварь кухонная»,
25-го «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», 28-го «велотренажеры; доски для плавания поддерживающие; жилеты для плавания; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; ласты для плавания; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки боксерские; пояса для плавания; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; столы для настольного тенниса; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; эспандеры [тренажеры]», и услуг 35-го «агентства по коммерческой информации; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых автоматов; сбор информации в компьютерных базах данных» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533076 в отношении вышеназванных товаров и услуг не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 30.03.2020 было направлено предложение заинтересованного лица по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков.

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 29.06.2020 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 Постановления № 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) указано, что знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

Как указано в статье 3ter «Соглашения о международной регистрации знаков» (заключено в Мадриде 14.04.1891) заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на страну, воспользовавшуюся возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3.

В статье 2 «Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» (Подписан в Мадриде 28.06.1989) указано, что если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договаривающейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства Договаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой «базовая регистрация»), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В части 1 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» также отмечено, что любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть специально сделано в международной заявке.

Таким образом, из указанных норм права следует, что товарному знаку, зарегистрированному в какой-либо стране иностранного происхождения, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, лишь в случае его регистрации в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации по заявлению такого правообладателя, в связи с чем, соответственно, такому зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку выдается свидетельство о предоставлении ему правовой охраны, а также указанные сведения отмечаются в реестре международной регистрации товарных знаков.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2012
№ ВАС-12509/12.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил сведения о международных свидетельствах на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ (том 1, л.д. 103-105).

Помимо этого, в подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка № 2019768795, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации словесного обозначения «TOYRUS» в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Судом установлено, что вопрос о сходстве обозначения по заявке
№ 2019768795 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации
№ 533076, а также однородности товаров и услуг, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 101-102).

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных им товаров и услуг.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076, истцом в материалы дела были представлены:

– сведения из сети Интернет о наличии у истца Гипермаркета для детей на территории США, и других магазинов в ОАЭ и Канаде (том 1, л.д. 29-37, 106-134, том 2, л.д. 27-35, том 3, л.д. 28-32, 80-том 4, л.д. 9, );

– данные о выручке (том 1, л.д. 142, том 2, л.д. 1-25);

– сведения о поданном ответчиком протесте, в порядке, предусмотренном статьей 1493 ГК РФ в отношении регистрации обозначения по заявке № 2019768795 (том 3, л.д. 33-40).

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что истец, являясь иностранным лицом, доказал осуществление за пределами Российской Федерации деятельности по продвижению широкого перечня товаров для детей, в том числе через Интернет-сайт toyrus.com, при этом, подав заявку № 2019768795 на государственную регистрацию словесного обозначения «TOYRUS» в качестве товарного знак, осуществил подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 533076, с обеспечением его правовой охраны для товаров 21, 25, 28-го и услуг
35-го классов МКТУ, являющихся однородными товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076, поскольку подтвердил, что занимается деятельностью по реализации продукции и оказанием услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением на территории Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 по делу № СИП-279/2015.

Правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 Постановления № 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (30.03.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 30.03.2017 по29.03.2020 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях ответчик пояснил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533076 использовался и используется с изменением его отдельных элементов в спорный период под контролем правообладателя – обществом с ограниченной ответственностью «ТОЙ.РУ» (далее – общество «ТОЙ.РУ»), которому принадлежит серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 719366, № 719367, № 711656, № 684343, № 680453, № 682076, № 683309, № 679527, № 690427, объединенных единым словесным элементом, также используемого в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения.

По утверждению ответчика, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533076 используется при продвижении широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RUи ТОЙРУША на территории Российской Федерации, через Интернет-сайт toy.ru и toyrusha.ru, при этом спорное обозначение, благодаря социальным сетям, YOUTUBE-каналам TOY.RU и ТОЙРУША, видеорекламе и коммерческим съемкам со знаменитостями, приобрело широкую известность.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая указания президиума Суда по интеллектуальным правам, судебная коллегия установила, что общество «ТОЙ.РУ» является аффилированным с ответчиком лицом (пункт 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), и занимается продвижением на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RUи ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RUи TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram.

В частности, из вышеназванных доказательств следует, что общество продвигает указанными способами детские игрушки, которые реализуются с использованием обозначений ООО «ТОЙ.РУ», TOY.RUи TOYRUSHA.RU.

При этом из вышеназванных доказательств усматривается, что ответчик продвигает на территории Российской Федерации указанную продукции в течение нескольких лет, которая активно используется в гражданском обороте, и при этом обществу также принадлежит серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 719366, № 719367, № 711656, № 683309, объединенных единым словесным элементом «TOY.RU» и «TOYRUSHA», которые могут использоваться в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Как разъяснено в пункте 164 постановления № 10, использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных (рядовых) потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

При этом, как разъяснено в пункте 162 постановления № 10 смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Из общедоступных источников информации судом установлено, что слово «TOY», в переводе с английского, означает – игрушка, словесный элемент «.RU», являетсянациональным доменом верхнего уровня для России, и является седьмым по популярности национальным доменом верхнего уровня, а словесный элемент «RUS» используется для сокращенного названия Российской Федерации, при этом словесный элемент «рус» – представляет собой кириллический домен верхнего уровня для русскоязычного интернет-сообщества.

Из вышеуказанного следует, что при установлении использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с незначительным изменением отдельных элементов перечисленные элементы оцениваются как слабые.

При изложенных обстоятельствах, использование обществом «ТОЙ.РУ» товарных знаков, содержащих словесные обозначений «TOY.RU» и «TOYRUSHA» при продвижении на территории Российской Федерации товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RUи ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram (данные на компакт диске), не подтверждает использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076 с незначительными изменениями (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, изложенные в его постановлении об отмене решения, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При этом суд отмечает, что в большинстве имеющихся в материалах дела доказательствах словесные элементы использованы на фоне изобразительных элементов.

Для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного обозначений возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы (заявлены на регистрацию) для идентичных товаров и (или) услуг.

Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского патентного ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части «C» Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация № 489, 2004).

Такой же подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и от 18.01.2021 по делу № СИП-965/2019.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что оспариваемый товарный знак является фантазийным словом искусственного происхождения. В оспариваемом товарном знаке отсутствуют графические элементы. При этом ответчик не приводит довода о том, что при прочтении словесного товарного знака «TOYRUS» в сознании потребителей возникает стойкая смысловая ассоциация с конкретным изображением, используемым правообладателем либо под его контролем, и не представляло доказательств в подтверждение такого довода.

Таким образом, не очевидно, что потребитель воспринимает фактически использовавшиеся ответчиком обозначения (товарные знаки №№ 711656, 719366, 719367, 684343, 683309, 682076, 680453, 679527, 690427) и спорный товарный знак «TOYRUS» в качестве одинаковых или незначительно отличающихся. Все товарные знаки, на которые ссылается ответчик в обоснование использования товарного знака «TOYRUS» в изменённом виде, качественно от него отличаются и меняют его существо.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии между используемыми и спорным обозначениями сходства, позволяющего прийти к выводу, что товарный знак используется с изменениями, при которых это обозначение остается узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

Ссылки ответчика на документы о рекламных акциях и продвижении магазинов и брендов ответчика, в том числе в рекламных видеороликах и в аккаунтах социальных сетей, судом не принимаются, поскольку в них также использованы указанные выше отличительные обозначения.

Аккаунты в сети Instagram не подтверждают такое использование, поскольку как таковое обозначение «toyru» не используется для индивидуализации услуг розничной торговли и для маркировки и/или продвижения товаров, соответственно, и не воспринимается потребителями как идентификатор соответствующих товаров и услуг. Ответчик не представил доказательств использования этого обозначения каким-либо иным образом. Таким образом, ссылка ответчика на аккаунты в Instagram toyru_official и toyru_live не изменяет предмет доказывания по настоящему делу с учётом указаний суда кассационной инстанции.

В видеороликах, представленных ответчиком вместе с дополнительными пояснениями от 28.09.2021, используются те же обозначения и или содержатся обзоры магазинов с соответствующими вывесками, которые и подлежали сравнению со спорным товарным знаком «TOYRUS». Как установлено выше судом они не являются сходными применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ. Тот факт, что в некоторых из этих роликов произносится словосочетание «toy ru», не влияет на вывод о том, что для индивидуализации своей деятельности в этих роликах ответчик использует именно комбинированные обозначения.

Более того, элементы «toy» и «ru» являются слабыми и описательными для деятельности ответчика и реализуемых им товаров, то есть само по себе произнесение вслух этих слов не может в принципе признаваться использованием товарного знака.

Таким образом, ответчик не представил доказательств, подтверждающих использование товарного знака «TOYRUS» по свидетельству Российской Федерации № 533076 в том виде, в каком он зарегистрирован либо с незначительными изменениями, не влияющими на его восприятие. Все представленные ответчиком доказательства подтверждают использование других обозначений не сходных со спорным товарным знаком.

Обстоятельства надлежащего использования каких-либо иных товарных знаков, а также наличие или отсутствие подтверждающих данные обстоятельства доказательств, не имеет правого значения, поскольку в данном деле подлежит установлению факт использования правообладателем товарного знака, в отношении которого были предъявлены исковые требования.

С учетом изложенного, судебная коллегия также не может согласится с ответчиком в том, что вышеназванными доказательствами подтверждается факт широкой известности потребителю именно спорного товарного знака, так как активно используются на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет иные обозначения, которые, как выяснилось, существенно отличаются от спорного товарного знака.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076 в отношении товаров 21, 25-го, 28-го и услугам 35-го классов МКТУ, для которых этот товар зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Помимо этого, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что истец представил: сведения о международных свидетельствах на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ (том 1, л.д. 103-105); заявку № 2019768795, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации словесного обозначения «TOYRUS» в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ; сведения из сети Интернет о наличии у истца Гипермаркета для детей на территории США, и других магазинов в ОАЭ и Канаде (том 1, л.д. 29-37, 106-134, том 2, л.д. 27-35, том 3, л.д. 28-32, 80-том 4, л.д. 9); сведения о поданном протесте, в порядке, предусмотренном статьей 1493 ГК РФ в отношении регистрации обозначения по заявке № 2019768795 (том 3, л.д. 33-40).

При таких обстоятельствах коллегия судей не усматривает правовых оснований для квалификации как злоупотребление правом действий истца при подаче заявки на регистрацию схожего товарного знака, так как такое право прямо предусмотрено действующим законодательством, а данных о том, что такое обращение было связано с целью причинить вред заявителю, материалы дела не содержат, в связи с этим довод ответчика о недобросовестности в действиях истца признается несостоятельным.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица – TRU Kids Inc. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533076 в отношении товаров 21-го «бутыли; блюдца; ванны детские переносные; губки туалетные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; поилки; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда для тепловой обработки пищи; предметы домашней утвари туалетные; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для питья; стаканы [емкости]; утварь кухонная», 25-го «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», 28-го «велотренажеры; доски для плавания поддерживающие; жилеты для плавания; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; ласты для плавания; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки боксерские; пояса для плавания; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; столы для настольного тенниса; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; эспандеры [тренажеры]» и услуг 35-го «агентства по коммерческой информации; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых автоматов; сбор информации в компьютерных базах данных» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица – Toy Play LLC в пользу иностранного лица – TRU Kids Inc. 9000 (девять тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря