Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ» (Кузнечный пер., д. 2-4, литера Б, помещ. 11-Н, ком. 5, вн. тер. муниципальный округ Владимирский округ, Санкт-Петербург, 191025, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.12.2022 возражения на решение Роспатента от 26.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716396.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо The Saul Zaentz Company (2600 Tens Street, Berkeley, California 94710, United States of America), иностранное лицо Middle-Earth Enterprises LLC (2117D Fourth Street, Berkeley, California 94710, United States of America).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ» – ФИО1 (по доверенности от 23.06.2023), ФИО2 (по доверенности от 29.06.2023;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 10.02.2023);

от иностранного лица The Saul Zaentz Company и иностранного лица Middle-Earth Enterprises LLC – ФИО4 (по доверенности от 14.09.2023).

Представители приняли участие в судебном заседании посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ» (далее – общество) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2023, которым оставлено в силе решение Роспатента от 26.10.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного

обозначения « » по заявке № 2021716396.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо The Saul Zaentz Company (далее – компания The Saul Zaentz Company), иностранного лица The Saul Zaentz Company, иностранного лица Middle-Earth Enterprises LLC (далее – компания The Saul Zaentz Company).

Указанное требование заявитель мотивирует тем, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пунктам 3, 6 и 9 статьи 1483 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Представители заявителя в судебном заседании поддержали свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, просили удовлетворить заявленные требования.

В свою очередь, представители Роспатента и третьих лиц против удовлетворения заявления возражали, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлено, что в Роспатент 23.03.2021 общество подало заявку № 2021716396 на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения « » в отношении товаров 14, 16, 20, 21, 26, 30, 31, 32-го классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

При проведении экспертизы заявленного обозначения в Роспатент 17.09.2021 поступило обращение компании The Saul Zaentz Company от 12.09.2021, содержащее доводы о несоответствии государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака пунктам 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Названное обращение на основании пункта 1 статьи 1493 и абзаца 3

пункта 1 статьи 1499 ГК РФ Роспатент учел при исследовании возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Решением от 26.10.2022 Роспатент отказал в государственной регистрации указанного обозначения в связи с его несоответствием пунктам 3, 6 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В дальнейшем, 25.12.2022, общество обратилось в Роспатент с возражением на решение Роспатента от 26.10.2022. Решением от 31.03.2023 в удовлетворении указанного возражения Роспатент отказал.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 31.03.2023 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы общества, последнее обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявитель не пропустил.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление

№ 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество в заявлении, поданном в суд.

С учетом даты (23.03.2021) поступления заявки № 2021716396 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как следует из абзаца 5 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

При этом судебная коллегия отмечает, что норма пункта 9 статьи 1483 ГК РФ применяется с учетом пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, согласно которому другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. В ином случае это является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

Как отмечено в пункте 82 постановления № 10, воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).

В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

С учетом вышесказанного при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, воспроизводит ли оспариваемый товарный знак персонажа противопоставленного произведения, а именно: используются ли в данном товарном знаке индивидуализирующие

характеристики такого персонажа, которые делают его узнаваемым.

Как отмечает Роспатент, указанный подход соответствует правоприменительной практике, выраженной, в частности, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2022 по делу № СИП-152/2022.

В своем обращении компания The Saul Zaentz Company указала, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию персонажей романа Джона ФИО5 «Властелин колец» (1954 год) и мультипликационного фильма «Властелин Колец» (1978 год), а именно: Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins).

Исследовав приведенный довод компании «The Saul Zaentz Company», Роспатент правомерно установил следующее.

Обозначение « » по заявке № 2021716396 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Административный орган, проведя анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка, использующего в своей письменности буквы латинского алфавита. При этом, как следует из приведенных в Интернет-словарях «Яндекс Переводчик» (https://translate.yandex.m/?source_lang=en&target_lang=m&text=baggins) и «Lingvo Live» (https://lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/baggins) примеров употребления заявленного обозначения в литературе, массовой культуре и СМИ, указанное обозначение используется лишь в качестве фамилии «Baggins» персонажей Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins) романа «Властелин колец» и снятых по его мотивам фильмов, в том числе мультипликационного фильма «Властелин колец».

С учетом вышесказанного заявленное обозначение тождественно фамилии персонажей романа Джона ФИО5 «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма, а именно: Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins).

При этом судебная коллегия отмечает, что имя (а также его части, например, фамилия) является одним из ключевых индивидуализирующих признаков персонажа, которые делают его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев. Как указывает Роспатент, данная правовая позиция соответствует сложившейся судебной правоприменительной практике, выраженной, в частности, в решении суда от 07.03.2023 по делу № СИП-1019/2023, решении суда от 19.08.2022 по делу № СИП-152/2022.

Таким образом, поскольку в обозначении по заявке № 2021716396 используются индивидуализирующие характеристики героев романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса, указанное обозначение воспроизводит данных персонажей.

Заявитель указывает, что Роспатент не проанализировал достоверность информации, приведенной в Интернет-словарях «Яндекс Переводчик» и «Lingvo Live» относительно употребления слова «BAGGINS» в литературе, массовой культуре и СМИ.

Как правильно указал административный орган, в результатах поиска значения слова «BAGGINS» в Интернет-словарях «Яндекс Переводчик» и «Lingvo Live» приведены цитаты из романа «Властелин колец», повести «Хоббит, или Туда и обратно», из снятых по мотивам данных произведений фильмов, а также из различных телесериалов и статей в СМИ.

При этом у Роспатента не имелось оснований считать, что в указанных источниках слово «BAGGINS» не используется или употребляется в иных значениях. Доказательств, согласно которым в упомянутых Интернет-словарях приведены недостоверные сведения, заявитель не представил.

С учетом изложенного приведенный довод заявителя судебная коллегия отклоняет.

Анализируя вопрос известности романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма в Российской Федерации, Роспатент обоснованно пришел к следующим выводам.

Как верно отметил административный орган, роман «Властелин колец» переведен на 38 языков и продолжает издаваться по всему миру. Названный роман является одним из наиболее популярных произведений в жанре фэнтези XX века.

Так, согласно статье Интернет-издания «РИА Новости» от 18.03.2008 «Популярность и финансовый успех наследия ФИО5. Цифры и факты» (https://ria.ru/20080318/101558183.html) общий тираж романа «Властелин колец» составляет более 100 миллионов экземпляров.

Как следует из статьи электронного журнала «Вестник МГОУ» от 13.02.2013 «Переводы романа Дж. ФИО5 «Властелин колец» как источник изучения его бытования в культурном пространстве СССР и России» (https://old.evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/269), статьи журнала «Мир Фантастики» от 03.01.2017 «Властелин колец» в СССР. История первого перевода ФИО6» (https://www.mirf.ru/book/vlastelin-kolec- v-sssr-pereskaz-bobyr/), роман «Властелин колец» впервые переведен на русский язык в 1982 году и впоследствии множество раз переиздавался в СССР и Российской Федерации.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что роман «Властелин колец» неоднократно экранизировался, что усилило его популярность.

Так, первой экранизацией упомянутого литературного произведения является созданный в 1978 году мультипликационный фильм «Властелин колец» (https://www.kinopoisk.ru/film/5919/).

Данный мультипликационный фильм дублирован на русский язык, а его экземпляры распространялись в Российской Федерации, в том числе на кассетах компанией СП «Варус-Видео» (например, https://meshok.net/item/ 302799617_Властелин_Колец_мультфильм_лицензия, https://www.kinopoisk.

ru/film/ 5919/cast/).

Этот мультипликационный фильм имеет множество отзывов и рецензий на таких Интернет-ресурсах, как «КиноПоиск» (https://www.kinopoisk.ru/film/5919/), «otzovik.com» (https://otzovik.com/ reviews/multfilm_vlastelin_kolec_1978/).

В период с 2001 года по 2003 год компания The New Line Cinema также создала кинофильмы «Властелин колец: Братство кольца» (https://www.kinopoisk.ru/film/328/), «Властелин Колец: Две крепости» (https://www.kinopoisk.ru/film/312/), «Властелин колец: Возвращение короля» (https://www.kinopoisk.ru/film/3498/), которые в мировом кинопрокате в совокупности собрали около 3 миллиардов долларов США.

Роспатент обоснованно указал, что создание названных фильмов также повлияло на популярность романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма.

С учетом изложенного административный орган верно отметил, что роман «Властелин колец» и мультипликационный фильм «Властелин колец» являются известными в Российской Федерации, в силу чего обозначение «BAGGINS» будет ассоциироваться у российских потребителей с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом данных произведений.

Заявитель указывает, что в романе «Властелин колец» упомянуто множество хоббитов, имеющих фамилию «Бэггинс». В силу изложенного, по мнению заявителя, заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей именно с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом.

Вместе с тем Роспатент правомерно учел, что Фродо Бэггинс и Бильбо Бэггинс являются ключевыми персонажами романа «Властелин колец», и одноименного мультипликационного фильма, именно посредством действий которых развивается основной сюжет указанных произведений. В силу этого фамилия «Бэггинс» будет ассоциироваться у потребителей именно с приведенными персонажами.

При этом как правильно указал административный орган, даже если обозначение «BAGGINS» будет восприниматься в качестве имени иного героя романа «Властелин колец» и снятого по его мотивам мультипликационного фильма, то данное обозначение в любом случае будет являться сходным с персонажем названных произведений.

Учитывая изложенное, вышеуказанный довод заявителя отклоняется судебной коллегией.

Относительно довода заявителя о том, что в ряде переводов романа «Властелин колец» на русский язык фамилия «Baggins» адаптирована и изменена (например, на «Торбинс»), судебная коллегия отмечает следующее.

По мнению заявителя, в силу данного обстоятельства обозначение «BAGGINS» не будет ассоциироваться у российских потребителей с названными персонажами.

Однако наличие иных переводов на русский язык упомянутого романа, в которых фамилия «Baggins» была адаптирована, само по себе не свидетельствует о том, что заявленное обозначение с точки зрения российских потребителей не воспринимается в качестве фамилии персонажей Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса.

При этом Роспатент также верно отметил, что согласно таблице «Варианты передачи используемых имен и названий в различных переводах на русский язык», приведенной в статье «Властелин колец» Интернет-энциклопедии «ru.wikipedia.org», на которую ссылается заявитель, одним из наиболее часто используемых вариантов перевода фамилии «Baggins» является именно «Бэггинс». Так, указанный вариант используется в наиболее полном переводе названного произведения, автором которого являются В. Каменкович, В. Каррик.

В свою очередь, в русском дубляже мультипликационного фильма «Властелин колец» фамилия «Baggins» приведенных персонажей переведена именно как «Бэггинс».

При этом аналогичная версия перевода данной фамилии используется в иных фильмах, снятых по мотивам романа «Властелин колец», например, в фильмах Властелин колец: Братство кольца», «Властелин Колец: Две крепости», «Властелин колец: Возвращение короля», что усиливает имеющиеся ассоциативные связи у российских потребителей в отношении заявленного обозначения.

Учитывая вышесказанное, наличие переводов романа «Властелин колец», в которых фамилия «Baggins» переведена иначе, не опровергает вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у российских потребителей с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом.

Судебная коллегия также отклоняет довод заявителя о том, что заявленное обозначение не ассоциируется у российских потребителей с персонажами романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма, поскольку слово «Baggins» придумано не Джоном ФИО5, а представляет собой реально существующую англосаксонскую фамилию.

Как ранее было указано, роман «Властелин колец» и снятый по его мотивам мультипликационный фильм известны в Российской Федерации, в силу чего обозначение «BAGGINS» будет ассоциироваться с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом данных произведений.

В свою очередь, административный орган правомерно сослался на то, что англосаксонская фамилия Бэггинс не является распространенной в Российской Федерации. Доказательств того, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как названная фамилия, не имеющая отношения к перечисленным персонажам, заявитель не представил.

Судебная коллегия также учитывает, что исключительные права на роман «Властелин колец» и одноименный мультипликационный фильм возникли до даты подачи заявки № 2021716396.

Так, роман «Властелин колец» обнародован задолго до даты подачи заявки № 2021716396.

Первая часть данного романа – «Братство кольца» («The Fellowship of the Ring») впервые опубликована 29.07.1954. При этом вторая и третья части названного произведения – «Две крепости» («The Two Towers»), «Возвращение короля» («The Return of the King») опубликованы 11.11.1954 и 20.10.1955 соответственно.

При этом Роспатент обоснованно принял во внимание факт того, что компании The Saul Zaentz Company на основании исключительной лицензии принадлежит право коммерческого использования романа «Властелин колец», а также его частей (например, статья в журнале «Коммерсант Власть» от 17.12.2012 «Властелины наследия ФИО5» – https://www.kommersant.ru/doc/2091404?ysclid=lf018as976912489017, статья в Интернет-издании «TASS» от 10.02.2022 «СМИ: пакет прав на «Властелина колец» и «Хоббита» выставят на аукцион» – https://tass.ru/ kultura/13670679).

Указанное право названная компания реализуется посредством заключения сублицензионных договоров с иными лицами, в том числе на использование образов персонажей упомянутого в своей хозяйственной деятельности. Наличие данного права у компании The Saul Zaentz Company заявитель не оспаривает.

В свою очередь, мультипликационный фильм «Властелин колец» обнародован в 1978 году. Согласно представленному компанией The Saul Zaentz Company свидетельству Бюро регистрации авторских прав США от 22.02.1979 № PA 2674, исключительное право на названный мультипликационный фильм принадлежит указанной компании.

Вместе с тем в материалы административного дела согласие компании The Saul Zaentz Company на государственную регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения общество не представило.

В силу этого предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2021716396 противоречит подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель указывает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения в нарушение пункта 51 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454 (далее – Правила рассмотрения споров в административном порядке) не проанализировал заявленное обозначение на предмет соответствия его государственной регистрации подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из пункта 51 Правил рассмотрения споров в административном порядке, прилагаемое к решению Роспатента

заключение коллегии включает мотивировочную часть, содержащую анализ и правовое обоснование вывода по существу спора в отношении каждого довода, приведенного в возражении или заявлении, отзыве на возражение или заявление.

Вместе с тем в заключении к оспариваемому решению от 31.03.2023 Роспатента приведен детальный анализ вопроса соответствия государственной регистрации заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (страницы 7–9 указанного заключения).

Таким образом, довод заявителя о том, что приведенный анализ в заключении к оспариваемому решению Роспатента отсутствует, не соответствует действительности.

Заявитель также приводит довод о том, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг, которые не имеют отношения к сферам деятельности, связанным с романом «Властелин колец» и одноименным мультипликационным фильмом, например, к издательскому делу и кинопроизводству. В силу этого, по мнению заявителя, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем указанный довод судебная коллегия также отклоняет в силу следующего.

Судебная коллегия учитывает, что положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлен на противодействие нарушению исключительного права на произведение науки, литературы или искусства, выразившееся в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного или тождественного с таким объектом авторских прав или с его названием, персонажем, фрагментом или цитатой.

В свою очередь, как верно указал Роспатент, вопрос взаимосвязи испрашиваемых товаров и услуг с возможными сферами применения противопоставленного объекта авторских прав (его персонажа) не имеет правового значения при применении названной нормы.

Судебная коллегия также отклоняет довод заявителя о том, что Роспатент не проанализировал, являются ли персонажи Фродо Бэггинс и Бильбо Бэггинс романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма самостоятельными объектами авторских прав или нет.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не содержит требований, согласно которым противопоставленному названию или персонажу произведения искусства должна быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1259 ГК РФ.

Административный орган учел, что данная правовая позиция соответствует сложившейся правоприменительной практике, выраженной,

в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021, от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013.

Роспатент также пришел к правомерному выводу о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как ранее было указано, заявленное обозначение воспроизводит персонажей Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса известного в Российской Федерации романа «Властелин колец» и одноименного мультипликационного фильма. При этом компании The Saul Zaentz Company принадлежит исключительное право на данный мультфильм, а также право на коммерческое использование названного романа и его персонажей.

С учетом приведенных обстоятельств у российских потребителей при восприятии заявленного обозначения будет возникать не соответствующее действительности представление о том, что источником маркируемых данным обозначением товаров и услуг является либо компания The Saul Zaentz Company, либо иное лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность под контролем названной компании.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, его государственная регистрация в качестве товарного знака противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно вопроса соответствия государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе

в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 607512 с приоритетом от 01.03.2016 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде абстрактной линии, словесный элемент «Baggins», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, неохраняемые словесные элементы «СУМКИ АКСЕССУАРЫ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также амперсанд «&», выполненный стандартным шрифтом. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ на имя ФИО7.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 516819 с приоритетом от 12.05.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25-го классов МКТУ и услуг 39, 41-го классов МКТУ на имя компании The Saul Zaentz Company.

Роспатент верно установил, что заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно словесным элементам «Baggins» / «BAGGINS» противопоставленных товарных знаков, с учетом чего обозначение по заявке № 2021716396 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 607512 и № 516819 являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия, что заявитель не оспаривает.

При этом испрашиваемые товары 14, 16, 20, 21, 26, 30, 31, 32-го классов МКТУ и услуги 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43-го классов МКТУ являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14, 16, 20, 21-го классов МКТУ, в частности, товаров 14-го класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные», товаров 16-го класса МКТУ «афиши; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое бумажное; бланки; брошюры», товаров 20 класса МКТУ «бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия бамбуковые; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из панциря черепах; изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия художественные резные деревянные; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс», товаров 21-го класса МКТУ «блюда; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бутыли; бутыли оплетенные; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 516819 зарегистрирован в отношении товаров 14-го класса МКТУ «ювелирные изделия; часы наручные; часы; цепочки для ключей из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов», товаров 16-го класса МКТУ «картонные фигуры; плакаты; наклейки; литографические отпечатки; книги, а именно книги о фильмах и серии художественных произведений», товаров 20-го класса МКТУ «статуэтки из полимеров или полимерной глины; статуэтки из смолы; скульптуры из полимеров или полимерной глины; скульптуры из смолы», товаров 21-го класса МКТУ «кружки; кружки глиняные для напитков; бокалы; стаканы для напитков; бутербродницы; посуда глиняная, изделия из фаянса, керамики; статуэтки из стекла или керамики».

Приведенные товары относятся к различным ювелирным украшениям, писчебумажной, канцелярской продукции, печатной продукции и книгам, произведениям искусства и дизайна, посуде, в силу чего соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, каналы реализации, в силу чего являются однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 39-го класса МКТУ «аренда автобусов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; предоставление информации по вопросам перевозок; сервисы

по совместному использованию автомобилей; прокат транспортных средств; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 516819 предоставлена в отношении услуг 39-го класса МКТУ «информация о путешествиях и турах; предоставление веб-сайта для организации путешествий и туров; подготовка и организация экскурсий и туров по осмотру достопримечательностей; предоставление доступа (ссылок) к веб-сайтам других лиц, содержащих информацию о путешествиях; предоставление информации, новостей и комментариев, относящихся к путешествиям».

Сравниваемые услуги 39-го класса МКТУ представляют собой услуги, связанные с организацией путешествий, в силу чего соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия оказания. В связи с этим данные услуги являются однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 41-го класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу- программы».

Противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 516819 предоставлена правовая охрана в отношении услуг 41-го класса МКТУ «развлечения, а именно предоставление онлайновых электронных игр; игровые услуги, предоставляемые в режиме онлайн из компьютерных сетей, а именно предоставление онлайновых компьютерных игр; предоставление информации в режиме онлайн об электронных играх и обновлениях для таких игр; предоставление онлайновых многопользовательских интерактивных игр через сеть интернет; предоставление веб-приложений и онлайновых порталов для пользователей для участия в игровом процессе в режиме онлайн».

Сравниваемые услуги 41-го класса МКТУ относятся к одной области деятельности (обеспечение развлечения и досуга), предназначены для одной группы потребителей и могут быть оказаны одними и теми же лицами. В силу чего данные услуги имеют высокую степень однородности.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 40-го класса МКТУ «переделка одежды; пошив одежды» и услуги 42-го класса МКТУ «моделирование одежды».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 516819 зарегистрирован в отношении товаров 25-го класса МКТУ «одежда, а именно головные уборы, куртки, пиджаки, рубашки трикотажные спортивные, футболки, тенниски, рубашки, брюки, штаны,

кальсоны, платья».

Указанные товары и услуги соотносятся по своему виду и назначению (одежда – переделка, пошив, моделирование одежды), имеют одинаковый круг потребителей, могут производиться и оказываться одним и тем же лицом, в силу чего имеют определенную степень однородности.

Определенную степень однородности имеют также испрашиваемые услуги 42-го класса МКТУ, в частности, «восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий» и товары 9-го класса МКТУ «электронное игровое программное обеспечение; интерактивные мультимедийные электронные игровые программы» противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 516819, так как данные товары и услуги относятся к одной и той же области деятельности – программированию, что обуславливает возможность их совместной реализации и оказания для одного и того же круга потребителей.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35-го класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Указанные услуги идентичны услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 607512.

В свою очередь, испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ, в частности, «анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг» однородны услугам 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 607512, в том числе «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях». Перечисленные услуги представляют собой услуги в области торговли и рекламы, в силу чего соотносятся как род-вид, имеют одинаковый источник происхождения, круг потребителей, условия оказания.

Испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ «обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и услуга 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 607512 «ведение

автоматизированных баз данных» также имеют высокую степень однородности, поскольку относятся к одной и той же области деятельности, связанной с базами данных.

Кроме того, испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ в соответствии с приведенным в перечне уточнением относятся только к товарам 14, 16, 20, 21, 30, 31, 32-го классов МКТУ и услугам 36, 37, 39, 40, 42, 43-го классов МКТУ. В силу этого данные услуги являются однородными товарам 9, 14, 16, 20, 21, 25-го классов МКТУ и услугам 39, 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 516819, поскольку приведенные товары и услуги могут оказываться совместно.

Выводы Роспатента относительно однородности упомянутых товаров и услуг заявитель не оспаривает.

Учитывая высокую степень сходства обозначения по заявке № 2021716396 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 607512 и № 516819, а также высокую степень однородность вышеуказанных сравниваемых товаров и услуг, Роспатент пришел к выводу о том, что имеется вероятность смешения данных обозначений в гражданском обороте, что также не оспаривает заявитель.

В силу этого государственная регистрация заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 14, 16, 21-го классов МКТУ, а также приведенной выше части товаров 20-го класса МКТУ и части услуг 35, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель также приводит довод о том, что ранее на его имя Роспатент

зарегистрировал товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 664455. При этом несоответствие предоставления данному товарному знаку правовой охраны требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатент не выявил. В силу указанного, по мнению заявителя, Роспатент при принятии оспариваемого решения от 31.03.2023 нарушен принцип законных ожиданий.

Вместе с тем, Роспатент ссылается на то, что как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 30.06.2023 по делу № СИП-1046/2022, содержанием принципа, законных ожиданий является не идентичное поведение административного органа в отношении разных хозяйствующих субъектов применительно к схожим фактическим обстоятельствам, а именно идентичное поведение применительно к одним и тем же лицам при идентичных фактических обстоятельствах.

Административный орган также отмечает, что аналогичная правовая

позиция изложена в постановлениях президиума Суда от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021, от 26.05.2023 по делу № СИП-1121/2021 и других.

Роспатент верно указал, что приведенный заявителем товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 664455 отличается от заявленного обозначения как составом элементов, так и графическим исполнением.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения учел доводы компании The Saul Zaentz Company, изложенные в обращении от 12.09.2021, содержащие доводы о несоответствии государственной регистрации заявленного обозначения, в том числе подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. При этом применительно к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 664455 соответствующее обращение названной компании в Роспатент в установленном действующим законодательством порядке не поступало.

В свою очередь, каких-либо решений, принятых при идентичных фактических обстоятельствах, Роспатент не принимал.

Учитывая изложенное, ссылка заявителя на факт государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 664455 не опровергает выводы Роспатента о несоответствии государственной регистрации заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, что оспариваемое решение принял уполномоченный орган, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в силу чего требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ» (ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.12.2022 возражения на решение Роспатента от 26.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716396, оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ» (ОГРН 1217800002133) 3000 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 21.06.2023 № 1983.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья Д.А. Булгаков Судья Ю.В. Борисова Судья Н.Н. Погадаев