Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества
с ограниченной ответственностью «ЭСКО БАР» (пр-т Ленина, д. 52,
пом. VII, <...>, ОГРН <***>) к обществу
с ограниченной ответственностью «ЛЕНОРА» (<...>, Москва, 124482, ОГРН <***>)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 461834 в отношении услуг
43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании принял участие представитель общества
с ограниченной ответственностью «ЭСКО БАР» – ФИО1
(по доверенности от 15.07.2020).

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОРА», Роспатент, извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, явку своих представителей в суд не обеспечили.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЭСКО БАР» (далее – общество «ЭСКО БАР») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕНОРА»
(далее – общество «ЭСКО БАР») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 461834
в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров
и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В обоснование поданного искового заявления общество «ЭСКО БАР» ссылается на то, что правообладателем не используется спорный товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 461834
на протяжении трех лет, предшествующих дате направления предложения.

Общество «ЭСКО БАР» также указывает на свою заинтересованность
в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака,
так как им осуществляется деятельность однородная услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно деятельность по оказанию услуг общественного питания, кафе, бары.

Общество отмечает, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в числе
видов экономической деятельности истца, перечислены в частности, следующие:

деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (основной вид деятельности) (ОКВЭД 56.10);

деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1);

деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием
в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (ОКВЭД 56.10.3).

Истцом также 10.09.2018 подана в Роспатент заявка № 2018739062
на регистрацию в качестве товарного знака сходного до степени смешения
с товарным знаком ответчика обозначения «» в отношении
услуг 43-го класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест
в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома
для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров]
для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; ясли детские».

Истец указывает на то, что оспариваемая регистрация препятствует
его коммерческой деятельности при оказании услуг общественного питания, и, поскольку истец заинтересован в своей деятельности использовать сходное до степени смешения с оспариваемой регистрацией обозначение, просит удовлетворить исковые требования.

Роспатентом был направлен отзыв, в котором указано, что вопрос
о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставил рассмотрение дела на усмотрение суда, а также просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя с последующим направлением
в его адрес копии судебного акта.

Ответчик отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

Как следует из материалов дела определение Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 о принятии искового заявления
к производству, о назначении предварительного судебного заседания
и о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 о назначении дела
к судебному разбирательству, направлены по юридическому адресу общества «ЛЕНОРА», указанному в информационной выписке из ЕГРЮЛ
от 31.07.2020 (том 1, л. д. 15 – 23).

Согласно почтовым конвертам, возвращенным в суд, судебная корреспонденция не была получена ответчиком и возвращена в суд в связи
с истечением срока хранения.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим
образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение,
адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что ответчик извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом,
в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда
по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru согласно отчетам
о публикации судебных актов.

Обстоятельство того, что ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления,
своих представителей в судебное заседание не направили, в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, в связи
с чем, дело рассмотрено в порядке статей 123 и 156 названного Кодекса.

В судебном заседании, состоявшемся 21.10.2020, представитель истца поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении.

Как следует из материалов дела, общество «ЛЕНОРА» является правообладателем комбинированного товарного знака
«» по свидетельству Российской Федерации № 461834, зарегистрированного 16.05.2012 по заявке № 2011700970 с приоритетом
от 19.01.2011 в отношении услуг 37-го и 43-го классов МКТУ, в частности
в отношении услуг 43-го класса МКТУ «кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания».

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этого знака для индивидуализации названных услуг, общество 04.05.2020 направило ответчику по адресам известным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации предложение
об отказе от права на товарный знак.

Не получив ответа на направленное предложение, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71
и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может
быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель
не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением
об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному
в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе
от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом в подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора в материалы дела представлены:
текст предложения, почтовые квитанции и описи от 04.05.2020, свидетельствующие о направлении предложения обществу «ЛЕНОРА».

Суд по интеллектуальным правам изучив указанные доказательства,
в отсутствие возражений ответчика, приходит к выводу о том,
что представленные в материалы дела доказательства подтверждают соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, установленного статьей 1486 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ
или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован,
в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются
к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет»,
в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности
не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения
со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом представлены следующие документы: информационная выписка из ЕГРЮЛ от 31.07.2020 в отношении истца, договор аренды нежилых помещений
от 05.11.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Н» (арендодатель) и обществом «ЭСКО БАР» (арендатор), акт приема-передачи недвижимого имущества от 05.11.2017, договор на размещение нестационарного торгового объекта от 09.10.2017, договор от 19.06.2017№ Д105, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Афиша – наружная реклама» (исполнителем) и обществом (заказчиком) на изготовление и монтаж средств наружной рекламы и информации, с приложениями, уведомление
Роспатента от 14.03.2019 о результатах проверки соответствия
заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке
№ 2018739062.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, характерную для услуг, оказываемых кафе, барами, по предоставлению общественного питания в арендованных обществом нежилых помещениях.

Обществом также осуществлены подготовительные действия
к использованию обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания ответчика, путем обращения в Роспатент с заявкой
№ 2018739062 на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения
«» для индивидуализации услуг 43-го класса МКТУ.

Истцом заключен соответствующий договор с организацией
на изготовление и монтаж средств наружной рекламы и информации
с обозначением «».

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления от 23.04.2019 № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При
этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными
с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно
и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров
или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает,
в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает
и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие
у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения,
а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 461934 и обозначение «» по заявке № 2018739062 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482),
суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства в силу фонетического и семантического сходства доминирующего в указанных обозначениях словесного элемента «Бари/Bary».

При этом услуги 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, являются однородными услугам для которых истцом испрашивается правовая охрана заявленному
на регистрацию обозначению, в связи с чем вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте существенно усиливается.

Также судебная коллегия отмечает, что осуществляемая истцом деятельность и услуги «услуги предприятий общественного питания; закусочные; буфеты; прилавки с едой, продаваемой <на вынос>;
кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд
и доставки их на дом» 43-го класса МКТУ являются однородными,
имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, способы их оказания, что обуславливает возможность возникновения у потребителей представления об оказании этих услуг одним и тем же лицом.

При изложенных обстоятельствах истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 461834
в отношении услуг «услуги предприятий общественного питания; закусочные; буфеты; прилавки с едой, продаваемой <на вынос>; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд
и доставки их на дом» 43-го класса МКТУ.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак
не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается. Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из разъяснения, содержащегося в пункте 166 Постановления
от 23.04.2019 № 10, следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если
не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления от 23.04.2019 № 10 содержится правовая позиция, согласно которой в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно
в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (04.05.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного
знака обслуживания, исчисляется с 04.05.2017 по 03.05.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.

Ответчиком каких-либо доказательств использования спорного знака обслуживания в отношении спорных услуг, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к его использованию, не представлено.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком
не подтверждено использование оспариваемого знака обслуживания
в отношении заявленных истцом позиций, в то время как истец подтвердили свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой
охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью
«ЭСКО БАР» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану знака обслуживания
по свидетельству Российской Федерации № 461834 в отношении
услуг «услуги предприятий общественного питания; закусочные; буфеты; прилавки с едой, продаваемой <на вынос>; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»
43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОРА»
в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭСКО БАР»
6000 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно
и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда
по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев
со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев