Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ» (пер. Подкопаевский, <...>, ОГРН <***>)

к компании ФЭШН ТиВи Программгезельшафт мбХ / FASHION TV ProgrammgesellschaftmbH (Wasagasse 4, A-1090, Wien, Austria)

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 990964A в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 125993 ОГРН <***>).

В судебном заседании принял участие представители от общества с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ»:

до перерыва: ФИО1 (по доверенности от 19.02.2016) и ФИО2 (по доверенности от 22.12.2015);

после перерыва: ФИО3 (по доверенности от 19.02.2016).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ» (далее – общество; общество «ФЭШНТВ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ФЭШН ТиВи Программгезельшафт мбХ / FASHION TV Programmgesellschaft mbH (далее – компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 990964A в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) на основании судебного акта направить в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомление о внесении изменений в реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 990964A (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

Заявление общества «ФЭШНТВ» мотивировано тем, что оно является владельцем телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD», а также осуществляет деятельность по ретрансляции телепередач посредством кабельной телекоммуникационной связи.

При этом обществом «ФЭШНТВ» получена вся разрешительная документация, в том числе им оформлены лицензии на осуществление кабельного вещания, а каналы «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD» зарегистрированы в качестве средств массовой информации.

Кроме того, обществом «ФЭШНТВ» подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака «» в отношении услуг 35, 38-го и 41-го классов МКТУ.

Общество «ФЭШНТВ» полагает, что обозначение по указанной заявке и спорный товарный знак сходны до степени смешения. При этом услуги
35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны услугам 35-го класса МКТУ, указанным обществом «ФЭШНТВ» в заявке на регистрацию своего обозначения в качестве товарного знака и оказываемым им фактически, поскольку имеют общую цель – продвижение товара для его дальнейшей реализации.

Истец считает, что ответчик не использует спорный товарный знак на территории Российской Федерации для услуг, в отношении которых заявлены исковые требования, и регистрация этого товарного знака на имя ответчика препятствует истцу в осуществлении им законной предпринимательской деятельности.

Ответчик до начала судебного заседания представил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

При этом в отзыве на исковое заявление (л.д. 63 – 68, т.д. 1)
не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении, поскольку, по его мнению, у истца отсутствует заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Компания в своем отзыве пояснила, что между ней и обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМОДА» заключен договор коммерческой концессии от 01.07.2014 (зарегистрирован Роспатентом 05.02.2015 за № РД0166602), по которому последнему предоставлено исключительное право использования комплекса исключительных прав, включающего исключительные права на товарные знаки, в том числе спорный товарный знак.

Компания полагает, что действия общества «ФЭШТВ», направленные на досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака являются злоупотреблением правом, что запрещено статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

По мнению ответчика, предпринимая подобные действия, истец намерено пытается избежать ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие ответчику, в том числе и на товарный знак по международной регистрации № 990964A. В подтверждение довода о злоупотреблении правом со стороны истца ответчик ссылается на дело № А40-32692/2015.

Кроме того, компания в отзыве на исковое заявление отмечает, что общество, подавая заявки на регистрацию тождественных товарных знаков, пытается воспользоваться репутацией компанией, в том числе в целях получения необоснованных преимуществ от незаконного использования товарного знака, принадлежащего компании.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 23.06.2016 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 30.06.2016.

После перерыва судебное заседание продолжено 30.06.2016 в прежнем составе суда при участии явившегося в судебное заседание представителя истца ФИО3

В судебном заседании 30.06.2016 представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Компания и Роспатент извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://kad.arbitr.ru), своих представителей в судебное заседание не направили.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом «f shop» по международной регистрации № 990964A зарегистрирован на имя компании 10.10.2008 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, а именно: «розничные услуги в области отбеливающих препаратов и других веществ для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерии, эфирных масел, косметики, лосьонов для волос, средств для чистки зубов; розничные услуги в области научных, морских, геодезических, фотографических, кинематографических, оптических, взвешивающих, измерительных, сигнализационных, контролирующих (надзорных), спасательных и обучающих приборов и инструментов, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитных носителей информации, дисков для звукозаписи, торговых автоматов и механизмов для аппаратов с предварительной оплатой, кассовых аппаратов, счетных машин, оборудования для обработки данных и компьютеров, огнегасительных устройств; розничные услуги в области драгоценных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или с покрытием из них; ювелирных изделий, драгоценных камней, часов и прочих хронометрических инструментов; розничные услуги в области бумаги, картона и изделий, изготовленных из этих материалов, печатной продукции, переплетного материала, фотографии, канцелярских товаров, клейких веществ для канцелярских и бытовых целей, материалов для художников, кистей, пишущих машинок и конторских принадлежностей (за исключением мебели), инструктивных и учебных материалов (за исключением аппаратуры), пластмассовых материалов для упаковки, типа печатников, печатных блоков; розничные услуги для мебели, зеркал, рам для картин, изделий из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, раковины, янтаря, перламутра, сепиолита и заменителей этих материалов или из пластмассы; розничные услуги в области бытовой и кухонной утвари и контейнеров, расчесок и губок, кистей (за исключением малярных кистей), материалов для изготовления кистей, изделий для целей очистки, железную стружку, необработанная или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), изделия из стекла, фарфора и фаянса; розничные услуги в области одежды, обуви, головных уборов; розничные услуги в области мяса, рыбы, птицы и дичи, мясных экстрактов, консервированных, сушеных и вареных овощей и фруктов, желе, джемов, компотов, яиц, молока и молочных продуктов, пищевых масел и жиров; розничные услуги для кофе, чая, какао, сахара, риса, тапиока, саго, искусственного кофе, муки и зерновых продуктов, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мороженного, меда, патоки, дрожжей, пекарных порошков, соли, горчицы, уксуса, соусов (приправ), пряностей, льда; розничные услуги в области пива, минеральных и газированных вод и других безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, сиропов и других препаратов для изготовления напитков; розничные услуги в области алкогольных напитков».

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по международной регистрации № 990964A не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении услуг
35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении названных услуг.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары – это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно сведениям из устава общества «ФЭШНТВ» к его видам деятельности относятся, в том числе рекламная деятельность, деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания.

В подтверждение реального оказания услуг в сфере ретрансляции телеканала посредством телекоммуникационной связи обществом «ФЭШНТВ» в материалы дела представлены договоры на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений, а именно: договор от 27.02.2015 № ФТВ-6/15 между обществом с ограниченной ответственностью «Паблиш Корнер» (Заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (Исполнитель); договор от 25.02.2015 № ФТВ-5/15 между обществом с ограниченной ответственностью «СТОРИ МЭГЭЗИН» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель); договор от 06.02.2015 № ФТВ-4/15 между обществом с ограниченной ответственностью «Импресс Медиа» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель); договор от 02.02.2015 № ФТВ-2/15 между обществом с ограниченной ответственностью «Фэшн Пресс» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель); договор от 22.02.2015 № ФТВ-1/15 между обществом с ограниченной ответственностью «Прогрессив Медиа» (заказчик) и обществом «Фэшн Пресс» (исполнитель); лицензионные договоры на предоставлении лицензиатам неисключительной лицензии на ретрансляцию канала «Fashion TV», а именно: лицензионный договор от 28.02.2013 между обществом «ФЭШТВ» (лицензиар) и закрытым акционерным обществом «АКАДО-Столица» (лицензиат), лицензионный договор от 01.09.2013 между обществом «ФЭШТВ» (лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью «ОрскТелеком» (лицензиат), лицензионный договор от 01.05.2015 между обществом «ФЭШТВ» (лицензиар) и акционерным обществом «Норильск-Телеком» (лицензиат), лицензионный договор от 01.03.2013 между обществом «ФЭШТВ» (лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры» (Лицензиат), а также документы, подтверждающие исполнение указанных договоров: по договору от 22.02.2015 № ФТВ-1/15 – акты от 31.03.2016 № 160331-0062 и от 02.04.2016 № 160402-0001; по договору от 02.02.2015 № ФТВ-2/15 – акты от 31.03.2015 № ФЭ150331-0001, от 31.08.2015 № 150831-0001, от 04.09.2015 № 150904-0001, от 30.04.2015 № 150430-0001, по договору от 06.02.2015 № ФТВ-4/15 – акты от 31.03.2015 № ФЭ150331-0002, от 30.04.2015 № 150505-0001, от 31.05.2015 № 150531-0002, от 30.06.2015 № 150630-0003, от 31.07.2015 № 150731-0001, от 31.08.2015 № 150831-0002, от 30.09.2015 № 150930-0002, от 31.10.2015 № 151031-0002, от 30.11.2015 № 151130-0001, от 31.12.2015 № 151231-0004, от 31.10.2015 № 151031-0001, от 30.11.2015 № 151130, от 29.02.2016 № 160229-0056, от 29.02.2016 № 160229-0057, по договору от 25.02.2015 № ФТВ-5/15 – акты от 31.03.2015 № ФЭ150331-0004, от 27.04.2015 № 150427-0001, от 31.05.2015 № 150531-0003, от 03.06.2015 № 150603-0001, от 29.09.2015 № 1509292-0001, от 31.10.2015 № 151031-0004, от 03.11.2015 № 151103-0002, от 29.02.2016 № 160229-0060, по договору от 27.02.2015 № ФТВ-6/15 – акты от 25.03.2015 № 150325-0001, от 19.04.2015 № 150419-0002, от 19.05.2015 № 150519-0001, от 19.06.2015 № 150619-0001, от 19.08.2015 № 150819-0001, от 19.09.2015 № 150919-0001, от 19.10.2015 № 151019-0001, от 19.11.2015 № 151119-0001, от 19.12.2015 № 151219-0001.

Также в подтверждение фактической деятельности в сфере ретрансляции телеканала посредством телекоммуникационных каналов, осуществляемой обществом «ФЭШНТВ, представлены разрешительные документы, выданные обществу «ФЭШНТВ»: свидетельство от 27.01.2012 № ФС77-48379 о регистрации средства массовой информации телеканал «Fashion TV Network», согласно которому специализацией указанного канала является: информационная (трансляцию недель моды шоу-показов, заметных светских событий, а также увлекательные истории дизайнеров, моделей и звезд); культурно-просветительская; развлекательная; реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе; свидетельство от 27.01.2012 № ФС77-48380 о регистрации средства массовой информации телеканал «Fashion TV HD», согласно которому специализацией указанного канала является: информационная (трансляцию недель моды шоу-показов, заметных светских событий, а также увлекательные истории дизайнеров, моделей и звезд); культурно-просветительская; развлекательная; реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе; лицензия от 13.02.2008 № 13059 на осуществление телевизионного вещания в соответствии с которым ему предоставлено право осуществлять кабельное вещание посредствам телеканала «Fashion TV Network» программ о моде, интервью с дизайнерами одежды, трансляций показов модной одежды и недель мод; лицензия от 02.03.2012 № 20105 на осуществление вещания, в соответствии с которой ему предоставлено право телевизионного вещания телеканала «Fashion TV HD», лицензия от 13.03.2012 № 20151 на осуществление телевизионного вещания, в соответствии с которой ему предоставлено право телевизионного вещания телеканала «Fashion TV Network», срок действия указанной лицензии – до 13.02.2023.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены распечатки с интернет-сайта http://www.ftvchannel.ru/, на котором размещены сведения о телевизионных передачах истца, связанных с трансляцией показов мод, конкурсов красоты.

Из анализа вышеперечисленных документов следует, что истец оказывает услуги в сфере трансляции радио- и телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания; интернет-услуг, а именно передачи информации и развлечений в области моды и музыки.

Также в подтверждение оказания истцом рекламных услуг путем трансляции рекламного материала на телеканале, принадлежащем истцу, в материалы дела представлены договоры на размещение рекламного материала заказчика в эфире телеканала «Fashion TV Network»: договор от 29.11.2013 № ФТВ-13-08/08 между обществом с ограниченной ответственностью «Херст Шкулев Медиа» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель), договор от 29.01.2014 № ФТВ-14/2 между обществом с ограниченной ответственностью «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель), договор от 13.03.2014 № ФТВ 14/4 между обществом с ограниченной ответственностью «Медиа Групп» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель), договор от 28.03.2014 № ФТВ-14/5 между обществом с ограниченной ответственностью «СТОРИ МЭГЭЗИН» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель), договор от 25.06.2014 № ФТВ-14/7 между обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное Бюро Джамп» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель) договор от 10.07.2014 № ФТВ-14/08 между обществом с ограниченной ответственностью «Мондадори Индепендент Медиа» (заказчик) и обществом «ФЭШНТВ» (исполнитель), а также документы, подтверждающие исполнение указанных договоров: по договору от 29.11.2013 № ФТВ-13-08/08 – акт от 30.06.2014 № 140630-003; по договору от 29.01.2014 № ФТВ-14/2 – акты от 25.05.2014 № 140525-001, от 22.06.2014 № 140622-001, от 21.09.2014 № 140921-001, от 22.10.2014 № 141022-001, от 23.11.2014 № 141123-001, от 21.12.2014 № 141221-001; по договору от 13.03.2014 № ФТВ-14/4 – акты от 05.12.2014 № 141205-001, от 30.11.2014 № 141130-003, от 02.10.2014 № 141002-001, от 30.09.2014 № 140930-001, от 31.08.2014 № 140831-001, от 05.06.2014 № 140605-001, от 31.05.2014 № 140531-085; по договору от 28.03.2014 № ФТВ-14/5 – акты от 30.09.2014 № 140930-002, от 08.10.2014 № 141008-001; по договору от 25.06.2014 № ФТВ-14/7 – акт от 15.07.2014 № 140715-001; по договору от 10.07.2014 № ФТВ-14/08 – акт от 26.07.2014 № 140726-001.

Из анализа вышеперечисленных документов следует, что обществом «ФЭШНТВ» также осуществляется деятельность по трансляции на принадлежащем ему телеканале рекламных материалов по заказу третьих лиц.

Помимо перечисленных документов в подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом «ФЭШНТВ» представлена заявка № 2015741920 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения , поданная в Роспатент 21.12.2015, в отношении услуг 35-го («аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), 38-го, 41-го классов МКТУ.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и обозначения по заявке № 2015741920 на предмет наличия их сходства коллегия суда пришла к следующим выводам.

Товарный знак по международной регистрации № 990964A является комбинированным, выполнен в черном цвете стандартным шрифтом латинского алфавита. Обозначение данного знака включает в себя словесный элемент «f shop», при этом буква «f» заключена в неправильный многоугольник. При этом справа от буквы в пространстве многогранника также находится точка.

Обозначение со словесным элементом «f» по заявке № 2015741920 выполнено в черном цвете, включает в себя заключенную в многогранник строчную букву «f» латинского алфавита, при этом справа от буквы в пространстве многогранника также находится точка.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482
(далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно положениям пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, установленные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В обозначении по заявке № 2015741920 и в обозначении спорного товарного знака доминирующим элементом, а именно влияющим на восприятие данных обозначений в целом, выступает заключенная в многогранник буква «f», поскольку занимает центральное положение, имеет более крупные размеры по отношению к другим элементам сравниваемых обозначений.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях использован одинаковый шрифт.

С учетом изложенного, обозначение по заявке № 2015741920 и обозначение спорного товарного знака создают общее зрительное впечатление. При этом их незначительные отличия не влекут формирования различного восприятия у потребителей.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что истец также осуществляет подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в сфере оказания рекламных услуг, путем трансляции рекламного материала на принадлежащем ему телеканале.

При определении однородности услуг, осуществляемых истцом на территории Российской Федерации и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования и предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, коллегия судей приходит к выводу об их однородности, ввиду следующих обстоятельств.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

Услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относятся к родовому понятию «розничные услуги» для различных товаров. При этом осуществляемая истцом деятельность по трансляции рекламного продукта по заказу посредством своего телеканала и розничные услуги имеют общее функциональное назначение, а именно – демонстрация товара с целью его дальнейшей реализации третьим лицам и продвижение товара для третьих лиц.

Учитывая общее функциональное назначение названных услуг, услуги 35-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак («розничные услуги») и услуги, которые фактически оказывает истец («реклама»)могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что услуги, осуществляемые истцом на территории Российской Федерации, и услуги
35-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования и предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, однородны, поскольку являются услугами одного рода, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Оценив представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 990964A в отношении услуг
35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Принимая во внимание изложенное, установленную судом однородность соответствующих услуг, довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех указанных им в исковых требованиях услуг подлежит отклонению.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своим правом отклоняется как не обоснованный в связи со следующим.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем ответчик, утверждая, что общество «ФЭШНТВ» злоупотребило правом, подав настоящее исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, поскольку своими действиями пытается избежать ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие ответчику, в том числе на спорный товарный знак, не представил соответствующих доказательств в материалы дела.

Также ответчик не представил и доказательств того, что общество «ФЭШНТВ» пытается воспользоваться деловой репутацией компании и узнаваемостью спорного товарного знака, а также доказательств наличия такой узнаваемости среди российских потребителей и возникновения у них ассоциативной связи между спорным товарным знаком и компанией.

В то же время сами по себе действия общества «ФЭШНТВ» по подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 990964A не противоречат действующему законодательству.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (22.12.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по международной регистрации № 990964A на территории Российской Федерации исчисляется с 22.12.2012 по 21.12.2015 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака или наличия уважительных причин, препятствующих такому использованию, суду не представил.

Таким образом, требования общества «ФЭШНТВ» о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 990964A в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, подлежат удовлетворению.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что требование об обязании Роспатента на основании судебного акта направить в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) уведомление о внесении изменений в реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 990964A на территории Российской Федерации рассмотрению не подлежит, поскольку Роспатент участвует в настоящем деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, тогда как ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве соответчика истцом не заявлялось.

Между тем, суд полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с подпунктом (1) (а) статьи 11 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1981 (далее – Мадридское соглашение) функции, в том числе, связанные с международной регистрацией, осуществляются Международным бюро.

Согласно пункту 1 правила 19Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению,когда международная регистрация признается недействительной и решение о признании регистрации недействительной не может более быть обжаловано, ведомство этой договаривающейся стороны, чей компетентный орган вынес решение о признании регистрации недействительной, уведомляет об этом Международное бюро.

Соответственно в силу пункта 2 правила 19 приведенной инструкции Международное бюро вносит в международный реестр запись о признании международной регистрации недействительной вместе с данными, содержащимися в уведомлении о признании международной регистрации недействительной.

Требование об обязании Роспатента направить в МБ ВОИС уведомление о внесении изменений в реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 990964A на территории Российской Федерации не имеет реального правового содержания, поскольку данная обязанность возложена на Роспатент международными правовыми актами, в которых участвует Российская Федерация.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ» удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации № 990964А
в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, указанных в данной международной регистрации.

Взыскать с компании ФЭШН ТиВи Программгезельшафт мбХ в пользу общества с ограниченной отнесенностью «ФЭШНТВ» расходы по уплате государственной пошлины при подаче иска в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно
и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам
в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Д.А. Булгаков

Судья И.В. Лапшина

Судья Н.Л. Рассомагина