Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания
ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление закрытого акционерного общества «Магистральпром» (Панфиловский пр-кт, д. 4, стр. 1, <...>, ОГРН <***>)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>),

о признании недействительным решения Роспатента от 05.06.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 и признании патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 недействительным,

с участием третьего лица: закрытого акционерного общества ПКФ «Магистраль» (ул. Ворошилова, д. 35, офис 2.3.2, г. Челябинск, Челябинская область, 454014, ОГРН <***>)

при участии в судебном заседании представителей:

заявителя: ФИО2 по доверенности от 01.09.2014, ФИО3 по доверенности от 06.10.2014;

Роспатента: ФИО4 по доверенности № 02/32-580/41 от 01.09.2014;

третьего лица: не явился, извещено,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Магистральпром» (далее – общество «Магистральпром») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения Роспатента
от 05.06.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 и признании патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 недействительным.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество ПКФ «Магистраль» (далее – общество ПКФ «Магистраль»).

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился. Копии определений о принятии искового заявления к производству
от 08.09.2014, об отложении предварительного судебного заседания
от 13.10.2014, о назначении дела к судебному заседанию от 10.11.2014 с указанием времени и места проведения судебного заседания направлены третьему лицу по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Однако к моменту проведения предварительного судебного заседания у суда отсутствовали сведения о надлежащем извещении третьего лица о времени и месте предварительного судебного заседания, поскольку в суд не вернулось уведомление о вручении судебной корреспонденции.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной в порядке, установленном указанным Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

В системе отслеживания регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» содержалась информация, согласно которой адресату, закрытому акционерному обществу ПКФ «Магистраль», вручено судебное извещение.

Как следует из положений части 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица, определяемом на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц адрес закрытого акционерного общества ПКФ «Магистраль» на дату проведения предварительного судебного заседания не изменился, судебная корреспонденция направлялась по указанному адресу.

Вместе с тем, в целях обеспечения всех мер по извещению третьего лица о времени и месте судебного разбирательства суд направил в адрес третьего лица, ПКФ «Магистраль», также телеграмму с уведомлением с указанием времени и места судебного заседания. Согласно сведениям, поступившим в суд 11.11.2014, телеграмма не доставлена адресату, поскольку «адресат выбыл неизвестно куда».

Частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом согласно части 4 указанной статьи лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;

Учитывая, что третьему лицу судом была направлена телеграмма, содержащая информацию о начавшемся процессе, и суд располагает информацией о том, что она не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем суд уведомлен организацией почтовой связи, судебная коллегия считает третье лицо извещенным надлежащим образом.

Общество ПКФ «Магистраль» в судебное заседание не явилось, явку представителя не обеспечило. На основании пункта 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в его отсутствие.

Представитель общества «Магистральпром» в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в заявлении, указав, что оспариваемое решение нарушает права и охраняемые законом интересы его доверителя.

По мнению заявителя, принимая оспариваемое решение, Роспатент необоснованно сузил заявленный по патенту Российской Федерации № 103111 технический результат, ввиду чего исключил ряд признаков полезной модели из числа существенных, не раскрыв при этом в достаточной мере известность оставшейся совокупности признаков из американского патента US 5261599 (т. 2, л.д. 62-87).

Такой подход, по мнению заявителя, привел Роспатент к ошибочному выводу о наличии единственного отличия полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111 от решения по американскому патенту US 5261599, выраженного в нахождении длины стороны квадратной ячейки периодической решетки в диапазоне 9-11 мм.

Как отметил заявитель, вопреки доводам Роспатента, технический результат «увеличение эксплуатационной стойкости подрельсовой прокладки» является понятным для специалиста в области техники и включает в себя период эксплуатации, максимальные выдерживаемые нагрузки и способность сохранять свои качества в определенных климатических условиях.

Кроме того, заявитель полагает, что наличие четырех позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности платины с противоположных ее сторон параллельно друг другу, позволяющих добиться безошибочного размещения прокладки на шпале, является существенным для увеличения эксплуатационной стойкости и повышения надежности работы рельсового крепления. А также отмечает, что упоминание в противопоставленном патенте дополнительных проушин не позволяет судить об известности указанного признака из американского патента US 5261599.

Признак «расположение верхней и нижней поверхности ребер жесткости в одной плоскости в с вершинами выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины», назначение которого заключается в достижении необходимых контролируемых параметров жесткости, снижении нагрузки на волновую часть прокладки и фиксации краев волны от сдвигов за пределы изделия, по мнению заявителя, также является существенным. При этом заявитель отмечает их отсутствие в американском патенте US 5261599.

Вместе с тем, заявитель полагает, что, несмотря на отсутствие в формуле полезной модели указания на форму выступов и радиус закругления их вершин, признак «чередующиеся выступы и впадины на верхней и нижней поверхностях расположены в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной 9-11 мм» способствует достижению заявленного технического результата, что обусловлено наличием указанных сведений в описании полезной модели.

Представитель Роспатента в судебном заседании указал на законность и обоснованность оспариваемого решения, поддержав доводы, изложенные в отзыве.

Представитель Роспатента в судебном заседании пояснил, что из американского патента US № 5261599 известны все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111, а именно подрельсовая прокладка, представляющая собой рельефную прямоугольную пластину с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенных в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой, рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости прямоугольного сечения, расположенным по краям длинных сторон указанной пластины. Все остальные признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 1030111, а именно размер квадратных ячеек составляет 9-11 мм; подрельсовая прокладка содержит четыре позиционирующих выступа, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу; верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости расположены в одной плоскости с вершинами выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины, по мнению Роспатента, являются несущественными.

При этом, по мнению Роспатента, технический результат полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111 заключается в повышении эксплуатационной стойкости подрельсовой прокладки и на надежности работы рельсового скрепления за счет увеличения сопротивления изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на материал прокладки и достигается за счет ребер жесткости прямоугольного сечения, расположенных по краям длинных сторон пластины и указанных в описании увеличенной средней площади поперечного сечения прокладки, а также пологой синусоидальной формы выступов и впадин в периодической решетке с увеличенными размерами квадратных ячеек до 9-11 мм и радиусами закругления у вершин выступов до 2 мм. При этом Роспатент отмечает, что отсутствие в формуле полезной модели указания на размеры и форму выступов не позволяет установить влияние «квадратной ячейки со стороной 9-11 мм» на достижения технического результата, ввиду чего указанный признак является несущественным.

Также Роспатент не считает существенным признак полезной модели, выраженный в наличии четырех позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположны ее сторон параллельно друг другу, поскольку согласно описанию полезной модели позиционирующие выступы предназначены для безошибочного размещения прокладки на шпале.

Кроме того, основываясь на описании полезной модели, Роспатент отмечает, что признак, выраженный в расположении верхней и нижней поверхности ребер жесткости в одной плоскости с вершинами выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины не оказывает влияния на повышение сопротивления изгибающим нагрузкам, ввиду чего не является существенным.

Таким образом, по мнению Роспатента, совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111, известна из американского патента US 5261599, ввиду чего полезная модель не является охраноспособной, как не соответствующая критерию «новизны».

Третье лицо, извещенное надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направило, отзыв не представило.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, полезная модель по патенту Российской Федерации № 103111 зарегистрирована с приоритетом
от 03.12.2010, установленным по дате подачи заявки, на имя ФИО5.

Формула полезной модели изложена в следующей редакции:

«1. Подрельсовая прокладка, представляющая собой рельефную прямоугольную пластину с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенных в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой, и с четырьмя позиционирующими выступами, попарно расположенными на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу, отличающаяся тем, что рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости преимущественно прямоугольного сечения, расположенными по краям длинных сторон указанной пластины, причем верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости находятся в одной плоскости с вершинами указанных выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины, а чередующиеся выступы и впадины на ее верхней и нижней поверхностях расположены в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной 9-11 мм.

2. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что боковые стороны ребер жесткости снабжены технологическими уклонами, расположенными симметрично относительно средней плоскости пластины.

3. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из термоэластопласта».

На основании договора исключительные права на оспариваемою полезную модель 03.12.2012 приобрело общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТОИМПЭКС», а 16.10.2013 – общество «Магистральпром».

Общество ПКФ «Магистраль» обратилось в Роспатент 20.06.2013 с возражением против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации № 10311 в связи с несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Возражение общества ПКФ «Магистраль» мотивировано тем, что совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели известна из патентов US 5261599, US 6481637 (т. 2, л.д. 88-115), RU 2173370 (т. 2, л.д. 33-47).

Так, по мнению подателя возражений, полезная модель предполагает достижение трех технических результатов, при этом технический результат, выраженный в повышении эксплуатационной стойкости подрельсовой прокладки не является понятным для специалиста на основании уровня техники, поскольку невозможно оценить степень влияния каждого признака независимого пункта формулы на его достижение, а другие могут быть достигнуты при раздельном использовании части совокупности признаков полезной модели.

Общество ПКФ «Магистраль» отметило, что достижение технического результата, выраженного в повышении надежности работы рельсового скрепления за счет увеличения сопротивления изгибающим усилиям рельефной прямоугольной пластины, влияет только один из отличительных признаков оспариваемой полезной модели, а именно наличие ребер жесткости.

Вместе с тем, общество ПКФ «Магистраль» полагает, что для указанного технического результата являются несущественными те отличительные признаки полезной модели, которые направлены на обеспечение равномерного распределения нагрузки на весь объем материала прокладки при ее функционировании в тяжелых условиях эксплуатации.

Решением Роспатента от 05.06.2014 патент на полезную модель № 103111 признан недействительным полностью.

При этом Роспатент указал, что в соответствии с решаемой полезной моделью задачей, ее технический результат заключается в увеличении сопротивления изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на материал прокладки.

Указанный технический результат, по мнению Роспатента, согласно описанию полезной модели достигается за счет наличия ребер жесткости прямоугольного сечения, расположенных по краям длинных сторон пластины, увеличенной средней площади поперечного сечения прокладки, а также пологой синусоидальной форме выступов и впадин в периодической решетке с увеличенными размерами квадратных ячеек до 9-11 мм и радиусами закругления у вершин выступов до 2 мм.

Вместе с тем, Роспатент отметил, что отсутствие в формуле полезной модели признаков, характеризующих форму выступов и впадин, а также радиус закругления их вершин, делает невозможным влияние признака, выраженного в размещении чередующихся выступов и впадин в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной 9-11 м, на повышение сопротивления изгибающим нагрузкам.

Из описания полезной модели, по мнению Роспатента, следует, что на достижения указанного результата, также не влияют признаки, выраженные в наличии позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу и расположении ребер жесткости в одной плоскости с вершинами выступов на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины соответственно.

Таким образом, по мнению Роспатента, в оспариваемом патенте не раскрыты причинно-следственные связи между упомянутыми отличительными признаками и техническим результатом, заключающимся в увеличении сопротивления изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на материал прокладки.

Не согласившись с принятым решением закрытое акционерное общество «Магистральпром» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 названного Кодекса установлено, что в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 указанной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Заявителем соблюден срок, предоставленный для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Верховного суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 и принятие по его результатам решений находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъясняется в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 5, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорной полезной модели (03.12.2010) правовая база для оценки ее патентоспособности включает в себя ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 29.10.2008 № 326 (далее – Регламента ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ условиями предоставления полезной модели правовой охраны являются ее новизна и промышленная применимость.

Обращаясь в Роспатент с возражениями от 20.06.2013 общество ПКФ «Магистраль» оспорило соответствие полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

При этом в силу подпункта 2 того же пункта для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Заявляя возражения относительно предоставления правовой охраны спорной полезной модели, ПКФ «Магистраль» в качестве наиболее близкого аналога указал американский патент US 5261599 (опубликованный 16.11.1993), из которого, по мнению подателя возражений, известны все существенные признаки независимого пункта формулы спорной полезной модели, включая характеристику назначения. Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111 условию патентоспособности «новизна».

Однако суд не может согласиться с указанными выводами Роспатента.

Так, согласно описанию оспариваемой полезной модели к техническому результату относятся:

- повышение эксплуатационной стойкости подрельсовой прокладки;

- повышение надежности работы рельсового скрепления за счет увеличения сопротивления изгибающим усилиям рельефной прямоугольной пластины;

- обеспечения равномерного распределения нагрузки на весь объем материала прокладки при ее функционировании в тяжелых условиях эксплуатации» (4 абз., стр. 2 описания; т. 2, л.д. 7).

В соответствии с описанием оспариваемой полезной модели, помимо признаков известных их прототипа, достижению технического результата служат такие признаки как «наличие ребер жесткости преимущественно прямоугольного сечения, расположенных по краям длинных сторон платины, верхняя и нижняя поверхность которых находятся в одной плоскости с выступами на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины», а также «расположение чередующихся выступов и впадин на верхней и нижней поверхностях в узлах периодической с квадратной ячейкой со стороной 9-11 мм» (5 абз., стр. 2 описания; т. 2, л.д. 7-8).

Описывая причинно-следственную связь существенных признаков с достигаемым техническим результатом, заявитель отмечает, что наличие ребер жесткости, а также расположение чередующихся выступов и впадин в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой, длинна стороны которой лежит в приделах от 9 до 11 мм, что в свою очередь ведет к увеличению радиуса скругления вершин выступов до 2 мм, обеспечивают как сопротивление сгибающим усилиям, так и равномерное распределение нагрузки на весь объем материала за счет не только упругой деформации всестороннего сжатия материала, но и за счет упругой деформации изгиба, поскольку в данном случае выступы и впадины представляют собой пружинящие элементы (4-5 абз., стр. 3 описания; т. 2; л.д. 8).

Из независимого пункта формулы по патенту Российской Федерации № 103111 следует, что реализация полезной модели предполагает расположение выступов и поверхностей ребер жесткости в одной плоскости, то есть таким образом, чтобы при размещении прокладки между основанием и подошвой рельса восприятие сдавливающей нагрузки ребрами жесткости и выступами в рельефной части пластины происходило одновременно, что в свою очередь способствует равномерному распределению нагрузки на весь материал прокладки. При этом ребра жесткости являются частью конструкции сравнительно большого сечения и придают ей жесткость. Назначение ребер жесткости в оспариваемом патенте заключается в достижении необходимых контролируемых параметров жесткости, в фиксации краев волны от сдвигов, чтобы волна работала внутри изделия, не выпирая за габаритные размеры, поскольку в поперечной плоскости прокладка лимитирована посадочным местом в скреплении.

В противопоставленном американском патенте US 5261599 напротив подрельсовая прокладка представляется для создания амортизации между нижней частью рельса и основанием рельса. При этом она изготовлена из амортизирующего материала. Верхняя - основная поверхность подрельсовой прокладки служит для поддержки рельса, и также включает в себя упруго поддерживающие деформируемые уплотняющие средства, расположенные по периферии, которые мягче, чем основная верхняя поверхность. Уплотняющее средство устроено таким образом, что когда подрельсовая прокладка помещается на основание рельса, и рельс помещается на верхнюю основную поверхность части опоры рельса, они (уплотняющие средства) соприкасаются с основанием рельса и деформируются под тяжестью рельса для образования достаточно водонепроницаемого уплотнения между основание рельса и рельсовой прокладкой по ее периферии. При использовании такой подрельсовой прокладки водоносный песок, гравий или другие частицы не смогут просачиваться между базовой рельсовой прокладкой и основанием рельса.

При этом судом установлено, что подрельсовая прокладка, описанная в американском патенте US 5261599, состоит из опорной части рельса в виде пластины (1), выполненной из амортизирующего материала, и более мягкой, подпруженной деформируемой уплотняющей части (3). Следовательно, указание Роспатента на то, что подпруженная деформируемая уплотняющая часть (3) в американском патенте US 5261599 является ребром жесткости, представляется неверным, поскольку ее назначение состоит в образовании водонепроницаемого уплотнения. В тоже время в оспариваемом патенте напротив, ребра жесткости служат для создания жесткости конструкции и направлены на снижение возможной ее деформации.

Таким образом, суд приходит к выводу, что признак «рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости, расположенными по краям длинных сторон указанной пластины, причем верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости находятся в одной плоскости с вершинами указанных выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины» не были известны из противопоставленного американского патента US 5261599.

Кроме того, суд не может согласиться с доводом Роспатента о том, что формула не содержит признаков, характеризующих форму выступов, а также радиус скругления вершин выступов, не может доказывать того, что этот признак не влияет на технический результат, поскольку оптимальные значения толщины подрельсовой прокладки, ширины ребер жесткости и размер стороны квадратной ячейки чередующихся выступов и впадин в узлах периодической решетки в диапазоне 9-11 мм определены по результатам лабораторных и технологических испытаний, которые были представлены в материалы административного дела.

Учитывая особенности спора, Суд по интеллектуальным правам определением от 14.01.2015 в порядке, предусмотренном статьей 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлек к участию в деле в качестве специалиста ФИО6 для дачи устной консультации по техническим вопросам, имеющим существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Согласно устной консультации специалиста ФИО6, данной им в судебном заседании 29.01.2015, помимо сопротивления изгибающим усилиям, соприкасаясь с основанием и подошвой рельса одновременно с остальной частью рабочей плоскости прокладки, ребра жесткости воспринимают сдавливающую нагрузку, создаваемую монтажными клеммами, обеспечивая тем самым ее равномерное распределение. Достигаемый за счет этого эффект выражается как в повышении эксплуатационной стойкости прокладки, так и в повышении надежности рельсового скрепления.

Таким образом, существенными признаками для указанных технических результатов следует считать одновременно «наличие ребер жесткости преимущественно прямоугольного сечения, расположенных по краям длинных сторон платины» и «расположение их верхней и нижней поверхностей в одной плоскости с выступами на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины».

При этом «наличие четырех позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу» также является существенным, поскольку обеспечивает не только точное позиционирование прокладки при ведении монтажных работ, но и удерживает изделие от сдвигов при несении динамических нагрузок, повышая тем самым ее эксплуатационную стойкость и надежность работы рельсового скрепления в целом.

Учитывая данные специалистом консультации, суд не находит оснований согласиться с доводом Роспатента о том, что невозможно установить причинно-следственную связь признака, выраженного в расположении чередующихся выступов и впадин на верхней и нижней поверхностях пластины в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной, длинна которой лежит в предела от 9 до 11 мм, с техническим результатом ввиду отсутствия в формуле полезной модели признаков, характеризующих форму выступов и впадин.

Из пояснений специалиста следует, что форма рельефной части поверхности решения по американскому патенту US 5261599 стремится к плоскости, ввиду чего изделие в большей степени служит для восприятия сдавливающих нагрузок. При этом рельефная форма изделия по патенту Российской Федерации № 103111 предназначена в первую очередь для сопротивления изгибающим усилиям.

Таким образом, все приведенные в независимом пункте формулы признаки находятся в причинно-следственной связи с заявленными техническими результатами и являются существенными. При этом их совокупность не известна из американского патента US 5261599.

Так, вопреки выводам Роспатента решение по американскому патенту US 5261599 не содержит признака «пластина с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенными в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой длинна стороны которой лежит в пределах от 9 до 11 мм».

Из описания технических воплощений изделия по американскому патенту US 5261599 следует, что для повышения деформируемости рельсовой прокладки под нагрузкой верхняя и нижняя основные поверхности изделия могут иметь круглые выемки, смещенные таким образом, чтобы не перекрывать друг друга, при этом диаметр выемок может составлять 12,12 мм, их шаг может быть 12,5 мм, а максимальная глубина выемок может составлять 2 мм (10 абз., 4 стр. описания; т. 2, л.д. 84).

Указанные параметры периодической решетки явным образом выходят за пределы, указанные в независимом пункте формулы патента Российской Федерации № 103111. При этом из приложенных к американскому патенту US 5261599 рисунков № 11, 12, 14, 15 (т. 2, л.д. 78-80) следует, что соответствующая часть пластины не имеет характерных выступов, а противопоставленная выемкам рельефная часть представляет собой образованный исходной плоской поверхностью после производства выемки усеченный полу-шар.

Также изобретение по американскому патенту US 5261599 не имеет ребер жесткости и позиционирующих выступов.

Таким образом, совокупность существенных признаков полезной модели по патенту Российской Федерации № 103111 не известна из решения по американскому патенту US 5261599.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 05.06.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 не соответствует положениям статьи 1351 ГК РФ, нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ввиду чего подлежит отмене.

В соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании решений государственных органов наряду с указанием на признание оспариваемого акта недействительным, должно быть указано об обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя, в данном случае о восстановлении действия патента Российской Федерации на полезную модель № 103111.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования закрытого акционерного общества «Магистральпром» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.06.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111 как несоответствующее статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на полезную модель № 103111.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу закрытого акционерного общества «Магистральпром» 2000 (Две тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин