Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе акционерного общества «Соединительные отводы трубопроводов» на решение Копейского городского суда Челябинской области от 22 января 2020 года по иску ФИО1 к акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов» о защите нарушенного права.

Заслушав доклад судьи Винниковой Н.В. об обстоятельствах дела, доводах апелляционной жалобы, возражений относительно нее, объяснения представителя ответчика- АО «СОТ» ФИО2, поддержавшей доводы жалобы, объяснения истца ФИО1, возражавшего против удовлетворения жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов» (далее по тексту – АО «СОТ») о признании несоответствующим закону использование АО «СОТ» в своей коммерческой деятельности в период с 09 ноября 2012 года по настоящее время интеллектуальной собственности ФИО1 в соответствии с патентом на изобретение № № «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» от 05 февраля 2014 года; возложении обязанности на АО «СОТ» обязанности прекратить использование в своей коммерческой деятельности изобретения истца без получения в установленном законом порядке его разрешения; обязании ответчика опубликовать вступившее в законную силу решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исковые требования мотивированы тем, что в период с 237 октября 2009 года по 26 ноября 2016 года в связи с выполнением своих трудовых обязанностей <данные изъяты> АО «СОТ», истцом было создано изобретение «Способ изготовления тройников из трубных заготовок». Истец служебной запиской № № от 17 января 2011 года уведомил работодателя об изобретении, который на протяжении четырех месяцев никак не отреагировал, в связи с чем, исключительное право на вышеуказанное служебное изобретение и право на получение патента принадлежит истцу. АО «СОТ» в свою очередь не подало заявку в Роспатент на получение охранных документов, не уведомило истца об этом, и не заключило с истцом договор о вознаграждении за использование интеллектуальной собственности, тем самым дало полное право использования интеллектуальной собственности автору изобретения. 09 ноября 2014 года истец обратился в Роспатент с заявкой № № на выдачу патента на указанное изобретение, который был выдан 05 февраля 2014 года. АО «СОТ» при производстве тройников штампосварных(ТСШ) использует по настоящее время изобретение истца, так как установка для изготовления ТСШ находится на производственной площадке. Истец на протяжении всей трудовой деятельности на АО «СОТ» неоднократно требовал заключить с ним лицензионный договор, но был уволен по сокращению штатов. Также указал, что изобретение относится к обработке металла давлением, в должностных инструкциях главного сварщика и инженера технолога по сварке и контролю ничего не сказано про обработку металла давлением, в связи с чем, считает, что фактически изобретение не является служебным.

В судебном заседании суда первой инстанции истец ФИО1, его представитель по ордеру ФИО3 исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Представитель ответчика АО «СОТ» - по доверенности ФИО4 исковые требования не признала. Третьи лица- ФИО5, ФИО6, представители третьих лиц -Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), ООО «Техсервис», ООО «Содружество» при надлежащем извещении в судебном заседании не участвовали. Представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Суд постановил решение о частичном удовлетворении исковых требований ФИО1, признал не соответствующим закону использование АО «СОТ» в своей коммерческой деятельности в периоды с 09 ноября 2012 года по 09 ноября 2015 года, с 24 апреля 2017 года по 09 ноября 2018 года, с 08 августа 2019 года по настоящее время интеллектуальной собственности ФИО1 в соответствии с патентом на изобретение №№ «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» от 05 февраля 2014 года. На АО «СОТ» возложена обязанность прекратить использование в своей коммерческой деятельности изобретения в соответствии с патентом на изобретение №№ «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» от 05 февраля 2014 года без получения разрешения в установленном законом порядке, опубликовать вступившее в законную силу судебное решение в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В апелляционной жалобе АО «СОТ» просит решение суда отменить, принять новый судебный акт об отказе ФИО1 в удовлетворении исковых требований. Указывает, что при присвоении изобретению статуса «служебного» не требуется согласие патентообладателя на использование работодателем спорного изобретения. Соответственно, АО «СОТ» не может быть установлен запрет на использование в своей коммерческой деятельности изобретения в соответствии с патентом на изобретение № № «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» от 05 февраля 2014 года. Считает, что в данном случае спор может идти только об обязании АО «СОТ» заключить лицензионный договор и размере вознаграждения по лицензионному договору. Определяющим для признания технического решения служебным является цель его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания. Ссылается на то, что помимо истца патентообладателями по патенту № № являются также ФИО5 и ФИО6, данные лица осуществляли ответчику поставку оборудования, с помощью которого может быть осуществлен способ по патенту. Вышеуказанные патентообладатели фактически использовали изобретение путем введения в гражданский оборот устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением осуществляется запатентованный способ. АО «СОТ» вправе использовать поставленное оборудование для производства тройников, в том числе на основании принципа исчерпания прав, поскольку оно было приобретено на законных основаниях у компаний, аффилированных с патентообладателями. Считает, что в случае использования патента ответчиком в периоды его недействительности по причине неуплаты истцом пошлины за поддержание патента у ответчика возникло право послепользования, позволяющее ему в дальнейшем использовать изобретение без расширения объемов использования безвозмездно, что также свидетельствует о необоснованности исковых требований.

В дополнении к апелляционной жалобе АО «СОТ» указывает, что для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющим трудовые обязанности работника содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений. Определяющим является факт создания изобретения в рамках трудовых обязанностей. Положением об отделе главного сварщика предусмотрено, что в функции отдела входит разработка технологических процессов на вновь вводимые и модернизированные объекты производства. Согласно описанию к спорному изобретению, последнее может быть использовано при производстве штампосварных тройников, производство сварных деталей относится к сфере деятельности главного сварщика. Указывает, что право послепользования спорного изобретения, возникшее у АО «СОТ», подтверждается началом изготовления и последующей реализацией продукции тройники в период неуплаты истцом пошлины и, соответственно, недействительности патента.

ФИО1 представил возражения на апелляционную жалобу, указывая, что принадлежащее ему изобретение не является служебным, с чем в ходе судебного разбирательства соглашались представители ответчика.

Третьи лица- ФИО5, ФИО6, представители третьих лиц- Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), ООО «Техсервис», ООО «Содружество» в судебное заседание апелляционной инстанции не явились, извещены надлежащим образом, об отложении дела слушанием не просили. Информация о рассмотрении дела была заблаговременно размещена на официальном сайте Челябинского областного суда в сети Интернет. В связи с чем, на основании ст.ст. 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия признала возможным рассмотреть дело в отсутствие третьих лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений относительно нее, выслушав объяснения сторон, проверив материалы дела, исследовав дополнительные доказательства, приобщенные судебной коллегией в целях полного установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, судебная коллегия приходит к следующему.

Одной из процессуальных гарантий права на судебную защиту в целях правильного рассмотрения и разрешения судом гражданских дел являются нормативные предписания части 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что решение суда должно быть законным и обоснованным.

В пунктах 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Как следует из материалов дела, ФИО1 состоял в трудовых отношениях с АО «СОТ» в период с 27 октября 2009 года по 28 ноября 2016 года, занимал должности <данные изъяты>, а с 01 октября 2015 года- <данные изъяты>(л.д.11-25 т.1).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении АО «СОТ» единственным акционером указанного общества является ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Решением единственного акционера ЗАО «СОТ» полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ЗАО «СОТ» переданы управляющей организации- ЗАО «РИМЕРА» по договору от 10 октября 2011 года(л.д.117-127 т.4). Из объяснений представителя ответчика следует, что АО «СОТ», ЗАО «РИМЕРА» входят в группу компаний ЧТПЗ. Инвестиционным комитетом(ЗАО «РИМЕРА») от 15 марта 2011 года было принято решение утвердить, включить в бюджет и открыть финансирование капитальных вложений на завершение проекта «Тройники»(МО0211-20), в качестве руководителя проекта(исполнение сроков, контроль исполнения бюджета проекта) был утвержден главный сварщик ЗАО «СОТ» ФИО1, также был утвержден график реализации по проекту(л.д.29-32 т.2). Приложения №№ 1,2 к протоколу инвестиционного комитета содержат поэтапный график ( организационный план) реализации проекта «Тройники» за период с 10 марта 2011 года по 30 июня 2011 года, данные по возможным объемам реализации продукции в 2011 году, 2012- 2015 годах.

17 января 2011 года ФИО1 в адрес главного инженера ЗАО «СОТ» была подана служебная записка № №, согласно которой ФИО1 закончена доработка инновационного метода изготовления тройников штампосварных с помощью локального индукционного нагрева места отбортовки трубной заготовки холодным пуансоном при вытяжке горловины в верхнем вертикальном положении; работа над данным методом велась с 2006 года; последующим этапом развития проекта «Тройники» является модернизация оборудования под руководством ФИО1 на сторонних предприятиях, изготовление опытных образцов ТШС, проведение их испытаний, разработка и подача заявки на изобретение, получение патента. Служебная записка содержит просьбу ФИО1 рассмотреть вопрос о подготовке и подачи заявки на авторское изобретение вышеуказанного метода от имени ЗАО «СОТ», в противном случае авторское право перейдет в собственность ФИО1, и ЗАО «СОТ» будет пользоваться изобретением на правах незаконного использования интеллектуальной собственности(л.д.26 т.1).

ФИО1, ФИО6, ФИО5 09 ноября 2012 года обратились в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с заявлением № № о выдаче патента на изобретение «Способ изготовления тройников из трубных заготовок»(л.д.195 т.1). По заявке № № был выдан патент № № на изобретение «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» с приоритетом от 09 ноября 2012 года, авторами и патентообладателями которого являются ФИО5, ФИО1, ФИО6 Согласно описанию изобретения к патенту № № изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении тройников, применяемых в тепловых и водопроводных сетях, описание содержит формулу изобретения(л.д.28-35 т.1).

Согласно информации ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», по данным Государственного реестра изобретений Российской Федерации по состоянию на 29 августа 2019 года, вышеуказанное изобретение зарегистрировано 05 февраля 2014 года, патент прекратил свое действие досрочно 10 ноября 2015 года в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе, действие патента восстановлено 24 апреля 2017 года; патент прекратил свое действие досрочно 10 ноября 2018 года в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе, действие патента восстановлено 08 августа 2019 года, годовые пошлины за поддержание патента в силе учтены по 09 ноября 2020 года включительно(л.д.137 т.1).

Для установления факта использования либо неиспользования АО «СОТ» в своей коммерческой деятельности способа изготовления тройников из трубных заготовок с описанием, указанным к патенту на изобретение № №, судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза.

Заключением эксперта ФИО13 при проведении сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы и признаков исследуемых технологических процессов «Производство тройников штампосварных» ТП № и «Производство тройников штампосварных» ТП № установлено использование в деятельности предприятия АО «СОТ» всех признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту № №. Согласно заключению эксперта способ изготовления тройников из трубных заготовок с описанием, указанным к патенту № №, используется в технологических процессах «Производство тройников штампосварных» ТП № и «Производство тройников штампосварных» ТП №. Поскольку технологический процесс является основной частью производственного процесса, то «Способ изготовления тройников из трубных заготовок» используется в деятельности АО «СОТ» с 09 ноября 2012 года по настоящее время(л.д.2-30 т.3).

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции пришел к выводу о незаконном использовании ответчиком в своей деятельности изобретения, автором которого является ФИО1, в связи с чем, признал незаконным использование изобретение, защищенное патентом № №, в периоды действия патента, возложил на ответчика обязанность прекратить использование изобретение без получения в установленном законом порядке разрешения.

Судебная коллегия не может согласиться с указанным выводом суда в силу следующего.

В соответствии со ст. 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно п.1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу ст.1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В силу ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Согласно п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (п. 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Как следует из разъяснений, изложенных в пунктах 129-130 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными (пункт 5 статьи 1370 ГК РФ).

Служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника - автора - и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

В рассматриваемом случае материалы дела свидетельствуют о том, что изобретение, защищенное патентом № №, является служебным изобретением, что подтверждается уведомлением ФИО1 работодателя о созданном изобретении в период осуществления трудовых обязанностей, в том числе при осуществлении руководства проектом «Тройники». Совокупность представленных по делу доказательств подтверждает служебных характер вышеназванного изобретения.

В этом случае АО «СОТ» имеет право использования принадлежащего ФИО1 изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения.

Пунктом 3 ст. 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Представленный в материалы дела технологический процесс «Производство тройников штампосварных» ТП № от 26 марта 2015 года свидетельствует о возникновении у АО «СОТ» права послепользования изобретением, защищенным патентом № №, поскольку в периоды прекращения действия патента и до даты публикации сведений о восстановлении его действия начало использование изобретения. Заключенные АО «СОТ» с ООО «Техсервис» и ООО «Содружество» договоры поставки соответственно от 11 мая 2010 года № 001 и от 10 ноября 2010 года № 002 оборудования, предназначенного для производства тройников штампосварных, свидетельствуют о совершении ответчиком необходимых приготовлений к последующему использованию изобретения, защищенного патентом № №. Также ответчиком представлен суду апелляционной инстанции договор поставки от 10 ноября 2015 года, заключенный между ЗАО «СОТ»(поставщик) и АО «Газстройдеталь»(покупатель), по условиям которого поставщик должен был поставить в адрес покупателя оборудования, запасных частей, техники, механизмов согласно спецификации. Представленные к договору спецификации содержат ссылку на поставку в том числе и тройников ТШС(л.д.128-154,159,160,162 т.4). Указанные обстоятельства ФИО1 не оспаривались.

В связи с вышеизложенным, судебная коллегия приходит к выводу о возникновении у АО «СОТ» права использования принадлежащего ФИО1 изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, а также права послепользования данным изобретением, в связи с чем, нельзя признать незаконной деятельность ответчика по использованию спорного изобретения в период с 09 ноября 2012 года по настоящее время. Исковых требований о взыскании авторского вознаграждения за использование изобретения в рамках настоящего дела истцом предъявлено не было.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене с принятием нового решения об отказе ФИО1 в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 328, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Копейского городского суда Челябинской области от 22 января 2020 года отменить, принять новое решение об отказе ФИО1 в удовлетворении исковых требований.

Председательствующий

Судьи