Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Периклаз» к ( / / )1 о взыскании денежных средств по лицензионному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16.11.2021.

Заслушав доклад судьи Кучеровой Р.В., объяснения представителя истца ( / / )4, ответчика ( / / )1, его представителя ( / / )5, представителя третьего лица ОАО «Первоуральский динасовый завод» - ( / / )6, судебная коллегия

установила:

ООО «Периклаз» обратилось в суд с иском к ( / / )1 о взыскании денежных средств по лицензионному договору от <дата> на право изобретения по патенту <№> в размере вознаграждения в сумме 5000 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <дата> по <дата> в размере 69 996 руб. 81 коп., с продолжением их взыскания, начиная с <дата> и по день фактического исполнения обязательства. В обоснование иска указаны следующие обстоятельства. <дата> между ООО «Периклаз» (лицензиат) и ( / / )1 (лицензиар) заключен лицензионный договор на право использования изобретения по патенту <№>. В соответствии с условиями договора лицензиар обязуется предоставить лицензиату удостоверенное патентом <№> исключительное право использования изобретения «... в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется использовать изобретение и оплачивать лицензиару вознаграждение, обусловленное предоставленными пределами использования изобретения. Объектом договора является изобретение «...» по патенту <№>, действительному до <дата>. Во исполнение данного пункта договора проведена государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом от <дата> № <№> Право на использование лицензиатом изобретения приобретено для согласованных в договоре целей - для введения в гражданский оборот продукции. В которой использовано изобретение, а именно, изготовление, применение, продажа истцом продукции, полученной с применением изобретения. Обеспечение согласованных сторонами целей (способов) использования изобретения является обязанностью лицензиара. Под продукцией, в которой используется изобретение, понимается .... В соответствии с условиями договора за права, полученные по договору, лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, на первом этапе лицензиару выплачивается единовременный платеж в размере 5000000 руб. в срок не позднее пяти дней с момента получения лицензиатом оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности. Ставка роялти составляет 630 рублей на одну тонну продукции. Единовременный платеж является авансовым платежом и засчитывается при осуществлении фактических выплат лицензиару. Фактические выплаты лицензиару осуществляются после того, как общий размер рассчитанного лицензиару вознаграждения превысит размер единовременного платежа. Истец выплатил ответчику единовременный авансовый платеж в соответствии с условиями договора в размере 5000 000 руб. Ответчик же свои обязательства по договору не исполнил, поскольку изобретение при его использовании и внедрении в течение согласованного в договоре трехлетнего срока не обеспечило создание продукции в виде ...), что нашло свое подтверждение в результате проведения по заданию истца подрядчиком ООО «... пусконаладочных работ установки получения ... на ООО «Периклаз» в <адрес>, по результатам проведения которых было установлено, что общий выход ... по технологии составляет 43, 3 %, что существенно ниже нормы, то есть установлена объективная невозможность достижения заявленного в патенте технического результата. Более того, ООО «... сделан вывод об отсутствии перспективности технологии и невозможности ее использования в промышленных целях. Данное обстоятельство является нарушением прав истца по договору и основанием для возврата ответчиком 5000000 рублей в силу п. 6.9 лицензионного договора. Досудебную претензию истца ответчик оставил без удовлетворения.

Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16.11.2021 исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, вынести новое решение, которым исковые требования удовлетворить. В жалобе указывает, что суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела и не применил закон, подлежащий применению. Истец не заявлял о целесообразности действия лицензионного договора, не оспаривал право ответчика на изобретение по патенту, не оспаривал промышленную применимость данного изобретения и не оспаривал сам патент (его патентоспособность). Поэтому указание данных обстоятельств судом и указание в оспариваемом решении на данные обстоятельства не имеет правового значения для правильного рассмотрения настоящего дела и свидетельствует о неправильном определении судом обстоятельств, имеющих значение для дела. Истец обращал внимание суда, но суд незаконно отклонил доводы истца об обусловленном исполнении обязательства по лицензионному договору, то есть когда истец и ответчик в лицензионном договоре исполнение обязанностей и прекращение определенных прав по договорному обязательству обусловили наступлением определенных обстоятельств, предусмотренных договором. Стороны согласовали в лицензионном договоре обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступило оно или нет, а именно, невозможность достижения показателей, предусмотренных техническими условиями на готовую продукцию, в течение 3 лет с даты заключения договора. Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. В заключенном сторонами лицензионном договоре согласована выплата вознаграждения ответчику в виде роялти, но не паушального платежа. Размер вознаграждения формируется на основании периодических платежей- роялти, выплачиваемом в несколько этапов. При этом размер периодических платежей определяется на основании согласованной ставки роялти. На первой этапе лицензиату выплачивается единовременный платеж в размере 5000000 руб. Единовременный платеж является авансовым платежом по отношению к платежам, предусмотренным п. 6.4 договора, и засчитывается при осуществлении фактических выплат лицензиату. Фактические выплаты лицензиату осуществляются после того, как общий размер рассчитанного лицензиару вознаграждения превысит размер единовременного платежа. Основным условием получения ответчиком от истца денежного вознаграждения является практическое внедрение указанного в изобретении способа получения ..., то есть получение истцом готовой продукции. Суд не принял во внимание, что стороны в договоре согласовали условие безвозмездного использования истцом удостоверенного патентом права использования изобретения ответчика в установленных договором пределах. Обосновывая свои исковые требования о взыскании с ответчика денежных средств, истец заявлял о наличии договорного условия –возникновении невозможности достижения показателей, согласованных сторонами в технических условиях, на готовую продукцию. Фактически заключенный сторонами лицензионный договор исполнял единолично ответчик ( / / )1, поэтому указанные ответчиком в возражениях на исковое заявление доводы о неисполнении/ненадлежащем исполнении лицензиатом условий лицензионного договора фактически адресованы непосредственно ( / / )1 как руководителю лицензиата. По истечении трех лет, с даты заключения договора была, установлена объективная невозможность достижения показателей готовой продукции, ответчик оставил свою работу, рабочее место и был уволен. Выводы суда об оспаривании патента, о недоказанности истцом невозможности достижения заявленного в патенте технологического результата, о непринятии сторонами совместного решения о целесообразности действия лицензионного договора не относятся к обстоятельствам, имеющим значение для настоящего дела. Имеет значение для правильного рассмотрения дела только факт наступления вышеуказанных условий, влекущих для ответчика обязанность возвратить истцу денежные средства. В случаях удовлетворения исковых требований права и интересы ответчика не нарушаются, поскольку данный договор продолжает действовать на согласованных условиях и в случае использования изобретения в согласованных сторонами пределах и получения продукции, в которой используется изобретение, ответчик получит вознаграждение из расчета 630 руб. за тонну продукции.

В возражениях на жалобу ответчик, что с доводами апелляционной жалобы не согласился, просил оставить их без удовлетворения, решение суда без изменения. Ответчик не оспаривал наличие отлагательного условия п. 6.9 лицензионного договора. Вместе с тем, указывал на то, что п. 6.9 договора необходимо трактовать в совокупности с иными условиями договора. Возникновение отлагательного условия, а именно достижение показателей по выпускаемой продукции, зависело не только от ответчика, но и от истца, о чем суд прямо указывает в оспариваемом решении. Неисполнение именно со стороны истца обязательства по строительству (внедрению изобретения) является непосредственной причиной недостижения установленных показателей по выпуску готовой продукции. В п.6.9 лицензионного договора идет речь о невозможности достижения показателей, следовательно, возврат денежных средств происходит только в случае объективной, не зависящей от воли сторон невозможности достижения показателей, установленных договором. Для установления именно объективной невозможности достижения показателей стороне истца необходимо доказать отсутствие признака патентоспособности изобретения, права на которое являются предметом лицензионного договора. Истец последовательно указывал именно на неработоспособность изобретения, поскольку изначально пытался доказывать именно объективную невозможность реализации изобретения в виде отсутствия у него патентоспособности. Позиция истца в апелляционной жалобе о том, что истец не оспаривал промышленную применимость изобретения, помимо явного противоречия, свидетельствует о том, что истец отказывается от доводов об объективной невозможности достижения установленных лицензионным договором показателей по выпуску продукции. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств сторон по договору, очевидно, носит субъективный характер и не связано с объективной невозможностью достижения показателей. В связи с этим, ссылка истца на п. 6.9 договора, как основание требования о возврате денежных средств, является необоснованной. Доводы истца относительно того, что договор со стороны истца исполнялся лично ответчиком, так как в указанных период он был директором и работником истца, не основаны на нормах права. Ответчик не привлекался к какой –либо ответственности ни как директор ООО «Периклаз», ни как работник. Строительство технологической линии были приостановлено в сентябре 2018, в связи с выявленными нарушениями, допущенными при проектировании. Строительство фактически истцом возобновлено не было, что свидетельствует о нежелании истца исполнять обязательства по внедрению изобретения. Представленный истцом отчет ООО «...» является ненадлежащим доказательством, поскольку правом на признание непатентоспособности изобретения имеет только орган, выдавший патент.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца ( / / )4 на доводах апелляционной жалобы настаивал, просил решение суда отменить, вынести новое, которым исковые требования удовлетворить.

В заседании суда апелляционной инстанции ответчик ( / / )1, его представитель ( / / )5 с доводами апелляционной жалобы не согласились, просили решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель третьего лица ОАО «Первоуральский динасовый завод»- ( / / )6 с доводами апелляционной жалобы согласился.

Третьи лица ООО «Химтехпроект», ООО «Промышленная инновация», ИП ( / / )10, ( / / )11, в заседание суда апелляционной инстанции не явились. Как следует из материалов дела, стороны извещены о времени и месте рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции в соответствии со статьей 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, информация о рассмотрении дела размещена 06.02.2022 на сайте Свердловского областного суда (oblsud.svd.sudrf.ru).

Поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговременного извещения сторон о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, судебная коллегия, руководствуясь статьями 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определила рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав лиц, участвующих в деле, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со статьей 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, суд правильно определил характер правоотношения между сторонами и закон, подлежащий применению при рассмотрении дела, на основании которого верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу, в связи с чем доводы жалобы о том, что судом неверно были применены нормы материального права судебной коллегией отклоняются.

Судом первой инстанции было установлено и подтверждается материалами дела, что <дата> между ООО «Периклаз» (лицензиат) и ( / / )1 (лицензиар) был заключен лицензионный договор <№> по условиям которого лицензиар ( / / )1 обязался предоставить лицензиату ООО «Периклаз» исключительное право использования изобретения «...» в установленных договором пределах, охраняемое патентом РФ <№>, действительному до <дата>, а лицензиат ООО «Периклаз» обязался использовать изобретение и оплачивать лицензиару вознаграждение, обусловленное предоставленными пределами использования изобретения. Под продукцией, в которой используется изобретение, понимается ... (п. 1.1 договора) (т.1 л.д. 13-22).

<дата> проведена государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом от <дата> № <№>, что подтверждается свидетельством изменения в патент на изобретение <№> «Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом» от <дата> (т. 1 л.д. 23).

Согласно пункту 1.2 указанного договора, за права, полученные по договору, лицензиат ООО «Периклаз» уплачивает лицензиару ( / / )1 вознаграждение согласно разделу 6 договора.

Лицензиат уплачивает вознаграждение лицензиару путем перечисления денежных средств на расчетный счет лицензиара. Размер вознаграждения формируется на основании периодических платежей – роялти, выплачиваемом в несколько этапов. При этом размер периодических платежей определяется на основании согласованной ставки роялти. На первом этапе лицензиару выплачивается единовременный платеж в размере 5000000 рублей в срок не позднее 5 дней с момента получения лицензиатом оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию предоставления права использования результате интеллектуальной деятельности по настоящему договору. Ставка роялти составляет 630 рублей на одну тонну продукции. Единовременный платеж является авансовым платежом по отношению к платежам по договору, и засчитывается при осуществлении фактических выплат лицензиару. Фактические выплаты лицензиару за очередной расчетный период осуществляются после того, как общий размер рассчитанного лицензиару вознаграждения, превысит размер единовременного платежа (раздел 6 лицензионного договора).

ООО «Периклаз» выплатило ( / / )1 авансовый единовременный платеж в размере 5000000 руб., что подтверждается платежными поручениями от <дата><№> на сумму 2500 000 руб. и от <дата><№> на сумму 2500 000 руб. (т.1 л.д. 24,25)

В соответствии с п. 6.9 лицензионного договора, в случае невозможности достижения показателей, предусмотренных техническими условиями на готовую продукцию в течение трех лет с даты заключения договора, лицензиар возвращает лицензиату единовременный платеж в размере 5000000 рублей не позднее трех месяцев по истечении трех лет с даты заключения настоящего договора, при этом вознаграждение лицензиару не начисляется и не выплачивается.

Разрешая заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 309, ст. 310, ст. 421, ст. 1229, ст. 1233, ст. 1235, ст. 1237, ст. 1367, ст. 1369 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что истцом не доказана как объективная невозможность достижения заявленного в патенте технического результата, так и принятие сторонами совместного решения о целесообразности действия настоящего договора и/или его преобразовании.

Судебная коллегия, ознакомившись с материалами дела, не находит оснований для отмены решения суда.

Из материалов дела следует, что лицензионный договор <№> от <дата> заключен сроком до <дата>.

В силу пункта 6.9 лицензионного договора, в случае невозможности достижения показателей, предусмотренных техническими условиями на готовую продукцию в течение трех лет с даты заключения договора, лицензиар возвращает лицензиату единовременный платеж в размере 5000 000 рублей не позднее трех месяцев по истечении трех лет с даты заключения настоящего договора, при этом вознаграждение лицензиару не начисляется и не выплачивается.

Вместе с тем, из пунктов 1.1, 1.3.1, 2.5,3.1, 11.1 лицензионного договора, следует, что лицензиар ( / / )1 оказывает помощь лицензиату ООО «Периклаз» во внедрении изобретения, а также участвует в развитии производства путем разработки технологии, обучения, консультирования авторского надзора и других действий, способствующих росту объемов производства; лицензиар обязуется оказывать лицензиату помощь во внедрении изобретения до полной отработки технологии и формирования технологической инструкции.

В обязанности лицензиата входит использование изобретения, обеспечить практическое применение (использование, внедрение) изобретения.

Если в процессе внедрения изобретения выявится объективная невозможность достижения заявленного в патенте технического результата, стороны совместно принимают решение о целесообразности действия настоящего договора и/или его преобразовании, при этом все затраты, осуществленные сторонами в процессе внедрения изобретения, возмещению не подлежат, за исключением случая, установленного п. 6.9 лицензионного договор

Каких-либо доказательств, подтверждающих, что истец использовал изобретение, обеспечил его практическое применение (использование, внедрение) материалы дела не содержат.

При указанных обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что в данном случае требования истца о возврат денежных средств на основании условий, предусмотренных п. 6.9 лицензионного договора, удовлетворению не подлежат, поскольку истцом не доказано, что он использовал изобретение, внедрил его в производство (практически применил) и указанное изобретение не повлекло достижения тех показателей, которые были предусмотрены техническими условиями.

Доводы жалобы о том, что главным условием применения п.6.9 лицензионного договора является именно невозможность достижения показателей, предусмотренных техническими условиями на готовую продукцию, в течение 3 лет с даты заключения договора, судебная коллегия отклоняет, поскольку для того, что достичь или не достичь определенные показатели на готовую продукцию, каждая из сторон договора должна была произвести определенные действия, предусмотренные договором, в частности на стороне истца лежала обязанность по использованию изобретения, его практическом применении. Однако, истцом в материалы дела не было представлено доказательств, подтверждающих факт, что изобретение было практически применено (внедрено), в связи с чем, говорить в данном случае именно о невозможности достижения определенных показателей на готовую продукцию нельзя.

Доводы жалобы относительно того, что фактически заключенный сторонами лицензионный договор исполнял единолично ответчик ( / / )1, поскольку в указанный период он являлся директором ООО «Периклаз» и его работником, судебная коллегия во внимание не принимает, поскольку лицензионный договор был заключен между физическим и юридическим лицом. Доказательств того, что ( / / )1, как директор или как работник, привлекался к ответственности за причинение ущерба Обществу, с связи с невыполнением обязанностей по строительству технологической линии, материалы дела не содержат.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 "О судебном решении", заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия отмечает, что истец с требованиями о расторжении лицензионного договора <№> от <дата> в суд не обращается, также, как и не обращается с требованиями о признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ), вместе с тем, оснований для взыскания уплаченных денежных средств по заявленным требованиям не имеется.

Доводы апелляционной жалобы не содержат правовых оснований для отмены постановленного решения, не опровергают выводов суда и не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, а по существу основаны на неверном толковании норм материального права и направлены на иную оценку обстоятельств дела, установленных и исследованных судом в соответствии с правилами статей 12, 56, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Суд с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не противоречат материалам дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, нормы материального права судом применены верно. Оснований для отмены решения суда не имеется.

Каких-либо нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся в силу части 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены решения, судом первой инстанции не допущено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 320, 327.1, п. 2 ст. 328, ст. ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16.11.2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу истца ООО «Периклаз» - без удовлетворения.

Председательствующий Д.Е. Ковелин

Судьи Р.В. Кучерова

Г.С. Хайрова